（民商法学专业论文）专利许可使用权出资法律问题研究.pdf

重庆大学硕士学位论文 中文摘要 摘要 实践中，专利作为一种重要的知识产权展现了其强大的资本功能。我国企业 法律制度规定可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产可以用作出资。对于 专利许可使用权能否用作出资，相关法律未置可否，学界也没有定论。因此，研 究专利许可使用权出资法律问题，对我国完善和拓展专利权出资制度具有重要的 意义。 本文力图以现行法律为基点，通过运用知识产权法理论与公司出资理论，力 图对专利许可使用权出资相关问题进行较为详尽的研究探讨。本文主体主要由以 下部分组成： 第一部分是关于专利许可使用权出资的基本问题。笔者从知识产权基本理论 和企业出资理论切入，对专利许可使用权的法律性质、专利许可使用权出资的含 义、国内外对于专利许可使用权出资的立法情况进行了阐述和介绍。明确了专利 许可使用权不是债权，也不是类用益物权，而是具有复制、收益和处分权能的用 益知识产权。 第二部分是关于专利许可使用权出资的有效构成要件。笔者从专利法和企业 法两方面探讨了专利许可使用权出资中对出资主体、出资标的、出资程序的要求， 认为通过普通许可获得的专利许可使用权不能成为出资标的。 第三部分介绍了专利许可使用权的出资作价。文章从评估主体、专利评估已 建立的准则以及影响专利许可使用权评估的重要因素三个方面进行了说明，并认 为专利许可费是评估用作出资的专利许可使用权价值的重要指标。 第四部分主要分析了专利许可使用权出资中各方应当承担的法律义务和相应 的法律责任，主要是指出资方和中介机构在出资中承担的法律义务和法律责任。 第五部分对专利许可使用权出资付诸实施可能遇到的阻碍和风险进行了设 想，并提出了相应的解决办法，以突破本来的阻碍以及降低可能的风险。 专利许可使用权作为一种重要的用益知识产权，具有很强的资本性，没有理 由将其排除在出资标的之外。本文通过对专利许可使用权出资中的相关法律问题 进行了分析探究，试图为推动专利许可使用权出资成为一种合法有效的出资形式 尽一份绵薄之力。 关键词：专利许可使用权出资，构成要件，评估作价，法律责任，风险 a b s t r a c t i np r a c t i c e ，a sa ni m p o r t a n ti n t e l l e c t u a lp r o p e r t y , t h ep a t e n ts h o w si t sp o w e r f u l f u n c t i o no fc a p i t a l t h ee n t e r p r i s el e g a ls y s t e mo fc h i n ar e q u i r e st h en o nc u r r e n c y p r o p e r t yb eu s e da sc a p i t a lc o n t r i b u t i o nm u s tc a n b ee v a l u a t e db yc u r r e n c ya n dc a nb e t r a n s f e r r e d f o rt h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h tc a nb eu s e da sc a p i t a lc o n t r i b u t i o no rn o t ， l a w sm a d en oc o m m e n t ，a c a d e m i cc i r c l e sh a v en o ty e tc o n c l u s i v e t h e r e f o r e ，i ts h o w s g r e a ts i g n i f i c a n c ef o ro u rc o u n t r y t os t u d yt h el e g a lp r o b l e mo ft h ep a t e n tl i c e n s e du s i n g r i g h ti n v e s t m e n t t h i sa r t i c l eb a s eo nt h ep r e s e n tl a w , t h r o u g ht h eu s eo ft h et h e o r yo fi n t e l l e c t u a l p r o p e r t yl a wa n dc o r p o r a t ei n v e s t m e n tt h e o r y , t r i e st om a k em o r ed e t a i l e ds t u d yo nt h e r i g h to fu s i n gp a t e n tb y l i c e n s e di n v e s t m e n t t h i sp a p e rm a i n l yc o n s i s t so ft h ef o l l o w i n g c o m p o n e n t s ： t h ef i r s tp a r ti sa b o u tt h eb a s i cp r o b l e m so ft h ei n v e s t m e n to fp a t e n tr i g h t s l i c e n s e du s i n g t h ea u t h o rb e g i n sw i t ht h ei n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t st h e o r ya n dt h e e n t e r p r i s ei n v e s t m e n tt h e o r y , d e s c r i b e st h el e g a ln a t u r eo fp a t e n tr i g h t sl i c e n s e du s i n g a n dt h em e a n i n go fi n v e s t m e n tw i t hp a t e n tr i g h t sl i c e n s e du s i n g ，a n di n t r o d u c e st h e r e l a t e dl e g i s l a t i o na th o m ea n da b r o a df o rt h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h ti n v e s t m e n t t h es e c o n dp a r ti sa b o u tt h ee f f e c t i v ec o n s t i t u e n t so ft h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h t i n v e s t m e n t t h ea u t h o rd i s c u s s e dt h em a i ni n v e s t o r , i n v e s t m e n ts u b j e c ta n dt h e r e q u i r e m e n t so fi n v e s t m e n tp r o g r a mf r o mt w or e s p e c t s o ft h ep a t e n tl a wa n db u s i n e s s 1 a w t h et h i r dp a r ti n t r o d u c e st h ec o n t r i b u t i v ee v a l u a t eo ft h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h t t h i sp a p e re x p l a i ni nt h r e ea s p e c t so ft h ee v a l u a t i o ns u b je c t ，p a t e n te v a l u a t i o n e s t a b l i s h e dc r i t e r i aa sw e l la st h ei m p o r t a n tf a c t o r si n f l u e n c i n gt h ee v a l u a t i o no fp a t e n t l i c e n s e du s i n gr i g h t ，a n dv i e w st h ep a t e n tl i c e n s ef e e a sa ni m p o r t a n ti n d e xt o e v a l u a t i o n t h ef o u r t hp a r tm a i n l ya n a l y z e st h ep a r t i e si nt h ei n v e s t m e n ts h a l lb e a rt h el e g a l o b l i g a t i o n s a n dt h ec o r r e s p o n d i n gl e g a ll i a b i l i t y , m a i n l yp o i n t so u t t h e l e g a l r e s p o n s i b i l i t i e s a n do b l i g a t i o n st h ei n v e s t o ra n di n t e r m e d i a r ya g e n c i e sb e a r di n c o n t r i b u t i v e t h ef i f t hp a r tc o n c e i v e st h eb a r r i e r sa n dr i s k si nt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h er i g h t s i n v e s t m e n t ，a n dp r o p o s e st h ec o r r e s p o n d i n gs o l u t i o n ，i no r d e rt o b r e a kt h r o u g ht h e i i 重庆大学硕士学位论文英文摘要 o r i g i n a lb l o c ka n dr e d u c ep o s s i b l er i s k s p a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h ta sak i n do fi m p o r t a n tu s eo fi n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s ， s h o w ss t r o n gc a p i t a lf u n c t i o n ，t h e r ei sn or e a s o nt ob ee x c l u d e di ni n v e s t m e n to b j e c t t h i sa r t i c l e s t u d yt h e r e l e v a n tl e g a l p r o b l e m so ft h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h t s i n v e s t m e n t ，t r y i n gt op u s ht h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h tt ob eav a l i df o r mo fc a p i t a l c o n t r i b u t e k e yw o r d s ：t h ep a t e n tl i c e n s e du s i n gr i g h ti n v e s t m e n t ，t h ee f f e c t i v ec o n s t i t u e n t s ， e v a l u a t e ，l e g a ll i a b i l i t y , r i s k i i i 重庆大学硕士学位论文 1 引言 1 引言 “对于哪些东西可以成为财产、哪些东西不可以成为财产，没有任何先验的判 定” 1 ，而是法律的取舍。在法律框架内，人“有权利将他的意志体现在任何和每一 个物中并且使之成为他的财产”【2 】。知识经济时代，知识不仅成为了一种财产，还 逐步成为经济发展的第一要素，在企业资产中，代表着知识和智慧的专利权、商 标权、商誉等无形资产所占的比重也正日益增加，逐步成为企业的重要财富。出 资是知识产权资本化最直接、最重要的方式。而专利权出资在实践中属最为普遍 与重要。虽然我国外商投资企业法、公司法以及合伙企业法中都有出资人可“以知 识产权向企业出资”的原则规定，但无论是在知识产权法律制度和企业公司法律 制度中，还是相关理论的研究中，对知识产权出资的具体方式和具体过程的却极 少进行系统规制和阐述。这就造成了专利许可使用权的出资地位处于灰色地带， 而且即使认可了专利许可使用权合法的出资地位，也可能因为法律未构建起具体 的出资程序和有针对性的制度安排，而使专利许可使用权出资难以付诸实践。 目前，我国相关理论研究主要集中在以下几个方面：一是专利许可和转让的 法律问题探讨；二是专利权的价值评估问题；三是专利出资中某些具体问题的探 讨，如专利的有效期与公司经营期限的矛盾；三是专利使用权出资法律问题，主 要是指专利权人以许可的方式出资，而对专利被许可人以专利许可使用权出资极 少论及。 专利许可使用权本身的法律特性和经济属性决定了其成为出资标的的可能性 和合理性。特别是通过独占许可和排他许可获得的专利许可使用权，具有相当的 独立性，限制权利人对其合法拥有的专利许可使用权的处分，不管是对专利权人 还是对专利许可使用权人都毫无益处。而且，随着企业资本信用向资产信用的转 移，注册资本的债的担保功能逐渐弱化，能否用作出资的关键在于其经营、增值 功能，而不在于其担保功能。因此，拓展专利权可能的出资形式，对于最大限度 的发挥专利制度的作用有着重要的意义。 重庆大学硕士学位论文2 专利许可使用权出资概述 2 专利许可使用权出资概述 2 1 专利许可使用权的法律性质 专利许可使用权是专利许可合同中被许可人所获得的对专利进行支配、实施 与收益的权利。 3 】这究竟是一种什么样的权利，又具有哪些权能呢? 首先，专利许 可使用权是被许可人通过与许可人签订专利许可合同从许可人那里获得的权利， 权利产生的原因行为是许可人与被许可人之间设立合同的债权行为，那么能否就 此认为专利许可使用权是一种债权呢? 从权利属性来看，债权是一种请求权，而 专利许可使用权的行使更多地表现为一种支配权，专利许可合同为许可人设定的 义务仅仅是“按照约定许可受让人实施专利，交付被许可人实施专利有关的技术资 料，提供必要的技术指导”，被许可人按照合同约定对专利的实施，并不依赖于许 可人的任何积极行为，只要求许可人容忍被许可人的实施行为，即要求许可人对 此消极不作为。因此，我国司法实务界认为专利许可使用权并非债权，而是一种 类似于用益物权的权利。齐爱民教授更以用益权理论为基础明确提出了建立用益 知识产权制度，认为“通过知识产权许可，被许可人可获得用益知识产权”。【4 用益 知识产权是以使用和收益为目的而设定的一项绝对权，权利内容为复制、收益和 处分三项。用益知识产权人对知识财产享有进行法律处分的权能，即通过法律行 为对知识财产进行处置，如进行出资、融资等。因此，笔者认为专利许可使用权 不是债权，也不是类用益物权，而是具有复制、收益和处分权能的用益知识产权。 2 2 专利许可使用权出资的含义 专利许可使用权出资，是指专利许可使用权资本化过程中将合法有效的专利 许可使用权作为资本与资金共同投资入股，使专利许可使用权成为公司现物出资 的一部分，以换取公司成立时或者是公司增发新股时的股份的行为。【5 】这里的出资 人是指合法拥有专利许可使用权的非专利所有人。以专利许可使用权出资的股东 享有与其他形式出资取得公司股份的股东完全一样的地位与权利，享有投资受益 权，重大决策权和选择管理者等权利。 专利被许可人以许可使用权出资入股，实质上是其对自己合法拥有的专利许 可使用权的处分行为。虽然这种权利受到了来自专利权人的限制，但知识产权是 私权，赋予当事人充分的意思自治，才符合私法精神，因此只要出资行为事先获 得了专利权人的特别授权或是认可，非专利权人( 被许可人) 以其合法拥有的专 利许可使用权出资入股也无可非议。 我国公司法第2 7 条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识 重庆大学硕士学位论文 2 专利许可使用权出资概述 产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但 是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”可见，我国公司法确立了货 币出资与非货币出资两种出资形式，而且对非货币出资采取了较为宽松的立法态 度，不但列举了实物、知识产权、土地使用权三种非货币形态，而且只要满足“可 以用货币估价”和“可以依法转让”两个条件，原则上就可以用作出资。专利许可使 用权是一种用益知识产权，属于公司出资类型中非货币出资的范畴。 2 3 各国对专利许可使用权出资的立法 2 3 1 境外对专利许可使用权出资的立法 世界上大部分国家都肯定了专利权可以用作出资，但对专利许可使用权能否 作为出资标的并未作出明确规定。如德国股份公司法对现物出资和无形财产出资 标的物的种类和范围虽然规定得极其广泛，但没有对专利权许可使用能否作为出 资作出明确规定。在瑞士，现行立法未对专利权出资作明确具体的规定，而是由 判例和学说予以界定。根据判例和学说的观点，无形产，包括现存的发明物、制 造秘密、营业执照等，一般可作为出资现物。 6 】专利权当然属于可出资的现物，是 合法有效的出资形式，但也没有对专利权许可使用能否作为出资作出明确规定。 美国通过立法和判例完成对现物出资的调整，且其规定较之欧洲大陆宽松许 多。根据美国示范公司法修订本的规定，一切有形或无形财产，一切能使公 司获利的利益都可以作为出资标的物。可见，在美国用于出资的财产十分广泛， 自然没有理由将专利许可使用权这一重要的用益知识产权排除在外。而且，在美 国具有代表性的判例t h o m sv s u t h e r l a n d 案中，也明确肯定了专利权许可使用“构 成有效发行股份基础的财产”的地位。【_ 7 】 2 3 2 我国对专利许可使用出资的立法 1 9 7 9 年7 月1 目颁布的中华人民共和国中外合资经营企业法规定：“合营 企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资”，首次在立法上将工业产权作为 出资标的。工业产权( i n d u s t r i a lp r o p e r t y ) 一词，在立法中最早出现在巴黎公约 中。公约列举了8 种工业产权的保护对象：( 1 ) 发明专利；( 2 ) 实用新型；( 3 ) 外 观设计；( 4 ) 商标；( 5 ) 服务标记；( 6 ) 厂商名称；( 7 ) 货源标记或原产地名称； ( 8 ) 制止不正当竞争，并主张对“工业”作广义上的理解，即其不仅包括狭义上的 工业，还应包括商业、农业、采掘业等各个部门。 1 9 9 3 年我国公司法颁布，至此，以工业产权和非专利技术出资正式成为 在我国境内设立有限责任公司和股份有限公司的法定出资方式。2 0 0 5 年最新修订 的现行公司法将“以工业产权和非专利技术”出资拓展为“以知识产权”出资，并 包含现金、付款证书、已提供的劳务、提供劳务的合同或公司的其他证券 重庆大学硕士学位论文 2 专利许可使用权出资概述 进一步将其作价出资金额的比例由原来的“不得超过有限责任公司注册资本的百 分之二十”更改为“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百 分之三十”。我们可以从立法变化中清晰的感受到立法者对知识产权出资方式的青 睐和逐步信任。 从现有法律规范和实务操作来看，以“转让”专利权的方式出资，得到了明确认 可。但专利权人能否保留专利专有权而以许可使用专利的方式出资，专利被许可 人能否将依法通过许可获得的专利实施权用于出资，这些问题并没有被提及，从 现行法律法规中找不到依据，这也引起了理论界的争议，支持者有支持的理由， 反对者有反对的顾虑。 然而，笔者从国家工商总局企业注册局2 0 1 1 年工作要点中看到了行政管理部 门对非货币出资的态度_ 鼓励和支持技术创新成果出资转化为现实生产力，拓 宽非货币出资方式”。黑龙江、湖南、四川等省工商行政管理局分别出于支持行业 发展、鼓励创业、恢复重建的需要，纷纷出台政策性文件，并都将放宽出资方式 限制，降低企业登记注册门槛作为主要措施之一。虽然只是总体上的部署，并没 有提及专利许可使用权出资问题，但这已经让我们看到了给予专利许可使用权出 资合法身份的可能。上海市工商行政管理局今年年初出台的关于积极支持企业 创新驱动、转型发展的若干意见第1 2 条不仅明确提出要“扩大知识产权出资范 围”，更进一步明确要“开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作”， 走在了全国各省市的前面。 4 重庆大学硕士学位论文3 专利许可使用权出资的有效构成要件 3 专利许可使用权出资的有效构成要件 3 1 出资主体适格 专利许可使用权出资的主体是指专利许可使用权出资中享有权利并承担义务 的人，即出资人和受资人。从我国相关的法律规定来看，专利许可使用权出资的 受资人无需加以特别研究，因为法律并没有对受资人作出特别限制，个人独资企 业、合伙企业、有限责任公司、股份有限公司、中外合资经营企业、中外合作经 营企业、外商独资企业等各种形式的经济组织体的投资人都可以知识产权作价出 资。以下主要讨论专利许可使用权出资的出资人资格。 3 1 1 专利许可使用权人应取得对专利许可使用权出资入股的权利 理论上，专利许可使用权作为被许可人合法取得的用益知识产权，专利许可 使用权人自然可以对其权利进行自由处分，就如同用益物权人可以自主将其合法 拥有的用益物权进行处分，如土地使用权的使用权人可以将其合法取得的土地使 用权用作抵押、出资、融资等。那么专利许可使用权人能否像用益物权人那样自 主的对其拥有的专利许可使用权进行法律处分，而不用经过专利权人的同意呢? 笔者以为，与物权相比，专利作为一种重要的知识产权决定了对其相关权利 的转移、变动、设定应该有更为严谨的制度设计。积极权能和消极权能是权利的 两个方面，专利更多的时候表现为一种消极排除的权能，因为专利是一种垄断权， 除了要保证专利权人可以积极使用专利的权利外，更为重要的是要排除其他人未 经其许可实施其专利。知识产权的无形性特征使得专利权人可以同时向多人作出 许可，可以同时为不同的人在不同的地点占有、实施专利。被许可人未经允许对 其拥有的专利许可使用权进行的法律处分行为，可能对专利价值产生很大的影响， 使得专利人对其专利价值失去控制，也可能影响其他被许可人的利益。从现行法 律规定来看，我国专利法第十一条规定：“任何单位或者个人未经专利权人许 可，都不得实施其专利”，第十二条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应 当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允 许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”可以看到立法者的态度非常明 确被许可人无权对其经许可合法拥有的专利许可使用权进行法律处分，被许 可人通过许可合同仅获得了自己实施专利并获得相应收益的权利。综上所述，笔 者认为，被许可人要以专利许可使用权出资，必须事先获得了专利权人的特别授 权，或是事后得到专利权人对出资行为的认可。 3 1 2 符合企业法对出资主体的相关规定 个人独资企业 重庆大学硕士学位论文 3 专利许可使用权出资的有效构成要件 按照我国个人独资企业法的定义，个人独资企业，是指依照本法在中国 境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对 企业债务承担无限责任的经营实体。依照我国现行法律的规定，投资人可以货币、 实物、土地使用权、 知识产权或者其他财产权利出资设立个人独资企业。由此可见，专利权作为 重要的知识产权，个人独资企业投资人当然可以专利权出资。 顾名思义，个人独资企业的出资人必须为自然人，不能是法人或其他组织， 且股东人数仅为一人。出资人是否必须具备完全民事行为能力呢? 对此，各国规 定不一，有的国家并不要求个人独资企业的投资人必须具备民事行为能力，只要 具有权利能力就可以成为个人独资企业的出资人；有的国家则规定必须同时具备 权利能力和民事行为能力。我国个人独资企业法对此未作明确规定。从我国 民法通则等法律来看，不具备完全民事行为能力的专利权人是无权直接参与 公司的设立的，需要在法定代理人或监护人的参与下协助完成。根据个人独资 企业法第1 6 条、4 7 条规定，个人独资企业出资人只能是具有中国国籍的自然人， 不能是外国人、无国籍人，也不能是法律、行政法规禁止从事营利性活动的人。 合伙企业 合伙是两个以上的合伙人，达成合意，共同出资、共同经营、共负盈亏的自 愿联合，是一种以合同关系为基础的企业组织形式。自然人、法人和其他组织都 可以依照合伙企业法作为出资人设立合伙企业，合伙企业包括普通合伙企业 和有限合伙企业两种组织形式。 合伙企业具有很强的人合性，因此法律对于出资标的物的规定更为宽松，不 仅规定合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资， 还可以用劳务出资。由于合伙企业具有人合性的特征，且普通合伙人以其个人财 产对外承担无限连带责任，因此，原则上只要得到所有合伙人的认可，专利许可 使用出资是应该被允许的。 综合我国有关合伙企业的法律制度的有关规定，不管是自然人还是法人或是 其他组织，均可凭借自己的知识产权出资，成为普通合伙人或是有限合伙人。普 通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，当合伙企业负债且企业财产不足以 清偿债务时，作为知识产权出资人的普通合伙人应当以自己出资的知识产权以外 的财产承担责任。因此，普通合伙人应当具备完全民事行为能力，无民事行为能 力人和限制民事行为能力人不得成为合伙企业的普通合伙人，但可以成为合伙企 业的有限合伙人。因为有限合伙人不执行合伙事务，对外不代表合伙企业，并且 以出资为限对合伙企业的债务承担有限责任。此外，知识产权主体中的国有独资 公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙 重庆大学硕士学位论文3 专利许可使用权出资的有效构成要件 人。当然，法律、行政法规禁止从事营利性活动的人不能成为合伙企业合伙人。 公司 我国公司法上的公司是指依法在中国境内设立的有限责任公司和股份有 限公司，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限 公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。有限责任公司和股份有限公司 都可以用可估价的专利许可出资设立。 有限责任公司具有封闭性，不向公众发售股票，不仅在公司设立时出资人可 以专利许可出资获得股东地位，在公司存续期间新增加的股东也可以专利许可出 资。此外，有限责任公司的股东在法律上没有资格上的特别限制，可以是自然人、 法人或其他组织，可以是中国人，也可以是外国人。 从我国公司法的条文来看，只规定了股份有限公司发起人的出资方式适用有 限责任公司的规定，即可以实物、无形资产折价入股。发起人以外的认股人能否 能够以货币以外的方式出资入股的问题仍有争议。笔者以为，从理论上讲，没有 将其排除在外的理由。因为，“并非只是在设立之初公司才需要先进的技术、知名 的品牌，在公司存续期间，不断引进先进、实用的技术成果，善于运用知名品牌 开辟市场，都是关乎公司生死存亡之举”。瞄j 另外，根据我国法律规定，中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独 资企业的投资人都可以“工业产权、专有技术”出资，以最大限度吸收国外先进技术， 促进经济的发展。 3 2 出资标的物适格 3 2 1 出资标的物应具备的属性 立法者所期待的资本的债权担保功能逐步弱化，其经营性和增值性成为第一 位的考量因素，这也是知识产权得以成为出资标的物的基础。当然，并非所有的 知识产权都能成为出资标的物，至少应该具备非货币出资标的物的基本属性。学 界对非货币出资标的物之适格要件多有研究，一般归纳为以下四个要件： 确定性 所谓确定性，“就是指现物出资标的物必须特定化，即以什么作为出资标的物必 须客观明确，不得随便变动。”【9 】以哪一项知识产权出资，必须明确记载该专利的 名称、专利号、专利权人的姓名、专利许可使用权人的姓名等。用作出资的标的 物应是既有的权利，不能是一个期待权，因此专利申请权不能成为出资标的物。 出资方还应保证出资标的物是合法有效的。 有益性 此处所言的有益性，是指用作出资的非货币财产对接受该出资的企业的经营 重庆大学硕士学位论文3 专利许可使用权出资的有效构成要件 和利润最大化目标的实现所可能产生的作用，而非一般意义上的有益性。“如果用 一个与公司生产经营没有任何联系的非货币资产进行投资，那么不但不能达到资 产增值的目的，而且还会造成社会资源的浪费。” 1 o 货币估价的可能性 无论何种形式的现物出资，都必须进行评估并折算为现金。出资专利许可使 用权也不例外。作为出资的专利许可使用权必须具有可被评估的可能性。若一项 专利权不能被评估，验资机构无法开出合格验资证明，与之相对应的入股对价便 无法确定，登记机关无法将其作为合格的公司出资。这对于公司是不具有操作性 的，公司其他股东也是无法接受的。 可转让性 我国公司法第2 7 条对此作出了明确的规定，出资人应对出资物享有支配的权 利。出资物应是分离可能物，即出资物也应具有相对的独立性。 3 2 2 专利的不同类型 各国专利所包含的内容并不一致，世界上很多国家的专利法主要是用来保 护发明的，而用著作权来保护工业品外观设计，但也有少数国家在以专利保护发 明的同时，将实用新型和工业品外观设计统一以专利的形式予以保护，我国即是 如此。 发明专利 我国专利法将发明定义为“对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方 案”，产品发明和方法发明是最基本的两种发明专利。 产品发明是指人们通过研究开发出来的自然界前所未有的各种新物品、新材 料、新物质等的技术方案。 1 1 如创造的某种机器设备、通过各种化学或物理的方 法得到的某种新材料( 如新合金) ，新的药品、食品等。注意对于新发现的某种存 在于自然界的新物质，不属于产品发明。 方法发明是指人们为制造产品或者解决某个技术课题而研究开发出来的操作 方法、制造方法以及工艺流程等技术方案，如汉字输入方法、无铅汽油的提炼方 法等。【1 2 】 实用新型专利 我国专利法实施细则第2 条第2 款对实用新型进行了如下定义：“专利法 所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技 术方案。”实用新型专利也被人们称作“小发明”，因为对其创造性要求低于发明。 根据其定义，我们可以明确实用新型专利不包含方法，制造方法、使用方法等一 切新的方法不受实用新型专利的保护。 外观设计专利 重庆大学硕士学位论文3 专利许可使用权出资的有效构成要件 外观设计又被称为工业产品外观设计，或简称为工业设计。我国专利法实 施细则第2 条第3 款对外观设计进行了如下定义：“专利法所称外观设计，是指 对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感 并适于工业应用的新设计。”外观设计的载体必须以产品为依托。同时，外观设计 以产品的形状、图案和色彩等为构成要素，以视觉美感为目的，而不去追求实用 功能，但也必须适用于工业领域。 以上三种专利类型只要符合出资标的物的属性，都可以用作出资。当然，不 同种类的专利权对接受出资的企业来讲意义不同。法律对发明专利的“三性”( 新颖 性、创造性、实用性) 认定标准更高，且只对发明进行实质性审查，对实用新型和外 观设计仅进行一般形式性审查，保护期限也更长。一般来讲，与实用新型专利和 外观设计专利相比，发明专利对企业的生产技术进步更有意义。因此，在专利许 可使用权出资过程中，受资企业务必弄清用做出资的到底是何种专利，其有效期 长短，对企业的价值等。 3 2 3 许可的不同方式 按照不同的标准可以将知识产权许可划分为不同的种类。以知识产权人是否 自愿为标准，可以将知识产权许可划分为自愿许可和非自愿许可。按照被许可人 获得的权利和所处的地位可以将知识产权许可分为独占许可、排他许可和普通许 可。而在专利许可贸易实践中，后者的分类显得更为实用，因为它直接体现了被 许可人获得的权利和所处的地位。因此，笔者将分别从被许可人通过普通许可、 排他许可、独占许可这三种基本的专利许可方式获得的专利许可使用权来具体分 析。 独占许可 所谓独占许可，是指在一定时问和法域内，许可人将其享有的知识产权中的 一项或数项权利，许可给他人实施后，许可人就不得再许可给第三人，同时许可 人自己也失去了实施的权利。“在独占许可中被许可方在约定的地域范围和时间 内，有权排斥包括许可方在内的一切人以相同方式使用相关知识产权。” 13 通常， 独占许可的被许可人可以自己的名义起诉，并且有再许可他人实施知识产权的权 利。经过登记，被许可人获得用益知识产权。 排他许可 所谓排他许可，是指在一定时间和法域内，许可人将其享有的知识产权中的 一项或数项权利，许可给他人实施后，许可人就不得再许可给第三人，但保留了 许可人自己实施的权利。排他许可仅排除第三方，不排除许可方，许可人自己能 不能实施其知识产权是区分独占许可和排他许可的关键。和独占许可一样，排他 许可的被许可人可以自己的名义起诉，并且有再许可他人实施知识产权的权利。 9 重庆大学硕士学位论文 3 专利许可使用权出资的有效构成要件 经过登记，被许可人可以获得用益知识产权。 普通许可 所谓普通许可，是指在一定时间和法域内，许可人可以将其享有的知识产权 中的一项或数项权利，同时或先后许可给多人实施，并保留自己实施的权利。普 通许可对于许可人几乎没有限制。独占许可和排他许可应明示，当事人双方对知 识产权许可方式没有约定或者约定不明的，认定为普通许可。依据普通许可，被 许可人获得债权，而不能获得用益知识产权。普通许可的被许可人不能以自己的 名义起诉或者主动参加知识产权人的诉讼，并且也不能再许可他人实施。 通过以上三种不同的知识产权许可方式获得的专利许可使用权，也就相应的 拥有不同的属性和效力。在独占许可和排他许可中，对许可人的权利进行了限制， 被许可人此时得到的专利许可使用权是用益知识产权。如果同时限制被许可人对 其通过许可获得的专利许可使用权进行出资，并没有实际意义；许可人的利益不 会因被许可人的出资行为受损，被许可人的利益却可以因出资行为而增加。因此， 只要获得专利权人的授权，法律完全没有必要对其用作出资进行限制。而在普通 许可中，被许可人获得的是一个债权，而不是用益知识产权。由于对许可人的权 利没有限制，许可人可以对被许可人以外的其他不特定多数人进行许可，专利的 价值也可能随之贬值，在出资时没有进行价值评估的可能性，因此笔者认为通过 普通许可获得的专利许可使用权不能作为出资标的。 3 3 出资程序合法 专利许可使用权出资大致要经历以下程序：一是签署书面的专利许可使用权 投资协议。协议中应明确出资的专利许可使用权的基本情况，并对出资过程中各 方的权利义务、风险防范、法律责任、企业经营期限以及善后问题处理等事宜达 成一致。二是专利许可使用权的出资价格评估。出资各方应共同确定评估机构， 专利许可使用权人有义务提供评估机构对专利许可使用权进行价值评估所需要的 资料，评估机构应不受外界的影响，独立的做出评估结论。三是公司章程的制定。 公司章程中应明确用作出资的专利许可使用权的基本情况、所占的资本比重、评 估作价的方法等内容，这是专利许可使用权出资的一种公示方式。出资公示的必 要性主要是来自于知识产权特性所导致的知识产权资本化的高风险性。正如美国 法官b r a n d e i s 所言，“阳光是最好的消毒剂，电灯是最好的警察”。1 1 4 】四是出资交 付并验资。知识产权的交付，是指权利转移手续的办理。验资机构一般为依法成 因此，下文所指的专利许可使用权，仅包括通过独占许可和排他许可获得的专利许可使用权，而不包含通 过普通许可获得的专利许可使用权 重庆大学硕士学位论文 3 专利许可使用权出资的有效构成要件 立的会计师事务所，验资机构应当保证验资报告的真实性并可能承担相应的法律 责任。五是确立公司的组织机构，依法办理有关登记手续。此外，我国法律规定， 以特定技术成果出资的，其出资合同必须依法办理行政审批手续。 重庆大学硕士学位论文4 专利许可使用权出资中的评估 4 专利许可使用权出资中的评估 知识产权出资价值评估，是由专业机构依据国家有关规定，运用科学的方法， 对用作出资的知识产权的价值进行评定和估算，从而为知识产权资本化提供决策 依据的技术性活动。这不仅是为保障公司资本确定、真实，也是确定股东出资比 例或金额的依据，而且还是以此项财产清偿公司债务时的计算依据，无法估价的 财产也就无法确定股东是否履行了出资的义务，也无法用于公司债务的清偿。【2 1 对专利许可使用权进行价值评估时其出资的必要环节。 4 1 专利价值评估 4 1 1 评估主体 对于知识产权的出资作价，各国有着不同的法律规定和制度设计。美国示范 公司法最鲜明的特点是赋予了公司董事会最终决定股份对价估价的权利。德国、 法国和日本公司法律制度分别建立了“公司设立审计员”制度、“投资评估员”制度和 “检查员”制度，以防止对知识产权等非货币财产低价高估出资。我国从最开始中 外合资经营企业法中规定的“双方评议商定”的方式确定出资知识产权的价格，到 中外合资经营企业法实施条例中新增的“第三者评定”，再到最新公司法确 定的“评估作价”方式，我国企业法律制度对知识产权出资的价格确定方式经历了一 个发展变化的过程。 2 0 世纪9 0 年代，为了防止国有资产流失相关部门开始重视国有资产的评估， 这也是我国知识产权评估的起步。根据1 9 9 3 年国资办发布的资产评估机构管 理暂行办法的规定，评估机构主要包括资产评估公司( 事务所) 、会计师事务所、 审计事务所、财务咨询公司。 1 9 9 7 年4 月国家专利局、国家国有资产管理局针对专利资产的评估制定了 专利资产评估管理暂行办法。办法对专利专职评估机构的设立条件、设立 程序、评估人员资质作出了具体规定，并规定了备案制度，不仅从事专利资产评 估业务的评估机构在设立后应在专利局备案，而且专利评估机构进行评估项目的 评估结果也报送中国专利局备案。我国对外国评估机构实行许可证制度，外国评 估机构在华从事资产评估工作的范围为中国境内企业到外国机构所在国家( 地区) 上市或发行股票，需要由外国资产评估机构单独进行或与中国资产评估机构合作 进行资产评估的项目；外商与中国境内企业有某种经济关系( 如外商独资或中外 合资合作) ，需要由外国资产评估机构单独进行或与中国资产评估机构进行资产评 估的项目u s 。 重庆大学硕士学位论文 4 专利许可使用权出资中的评估 另根据2 0 0 6 年财政部、国家知识产权局发布的关于加强知识产权资产评估 工作若干问题的通知的规定，以知识产权资产作价出资成立有限责任公司或股 份有限公司的应当进行资产评估，评估的主体是“经财政部门批准设立的资产评估 机构”。 4 1 2 专利评估准则 专利出资评估涉及出资方、受资方以及社会各有关方面的经济利益，在具体 的评估过程中务必要坚持评估的真实性、科学性和可行性。评估的真实性要求评 估的依据、程序以及结果真实；评估的科学性要求评估人根据评估对象的特性选 用适宜的评估方法，根据具体情况考虑可能影响其评估结果的因素；评估的可行 性强调不仅要有理论上的科学性，也必须具备操作上的可实施性。有学者将“独立 性”作为资产评估的一个独立原则，强调评估人利益与评估结论相独立、评估人利 益与资产业务相独立。 1 6 1 对于专利评估的具体流程，主要包括以下四个步骤： 调查、收集信息 注册资产评估师执行专利资产评估业务的第一步便是要着手收集评估专利的 相关信息，主要包括：1 ) 专利权人、专利、专利研发、专利产品、相关技术领域 的基本情况；2 ) 专利资产相关的财务数据及专利实施企业经审计的财务报表。 分析 在对评估专利进行充分的调查，收集到足够信息后，注册资产评估师就要对 相关信息进行分析，分析内容主要包括：1 ) 专利资产的盈利能力；2 ) 专利权利 要求书、专利说明书及其附图的内容对专利资产价值的影响；3 ) 影响专利资产价 值的法律因素，这些因素通常包括：专利资产的法律权属及权利限制、专利类别、 专利的法律状态、专利法定剩余寿命、专利的保护范围等；4 ) 影响专利资产价值 的技术因素，这些因素通常包括：替代性、先进性、创新性、成熟度、实用性、 防御性、垄断性等；5 ) 影响专利资产价值的经济因素进行分析，这些因素通常包 括：专利资产的购建成本、获利能力、类似资产的交易价格等；6 ) 专利技术与其 他相关技术的关联性，并分析其对专利资产价值的影响；7 ) 经营条件等对专利资 产作用发挥所产生的影响及其对专利资产价值的影响。 评估方法的选择。 在对相关因素进行充分分析后，注册资产评估师执应根据评估对象、价值类 型、资料收集情况等相关条件，恰当选择资产评估基本方法。分析收益法、市场 法和成本法是资产评估的三种基本方法。分析收益法，也称收益现值法，是指通 过估算资产在未来的预期收益，并将其折算成现值，然后累加求和，据以确定资 产价值的一种评估方法。【 这是种在实践中运用较多的评估方法。市场法，也称 销售比较法、市场价值比较法，是现物出资中最为传统的评估方法，指的是“通过 重庆大学硕士学位论文 4 专利许可使用权出资中的评估 比较被评资产与可比类似资产可比参照物的异同，并对类似资产的市场价值进行 调整，从而确定被评估资产价值的一种评估方法。简言之，是指以市场现行价格 作为价格标准，据以确定资产价格的一种资产评估方法。它是指单项资产的市场 价格，即以市场上相似的无形资产为参照，决定自创或外购无形资产价值、价格 的方法。” 1 8 】成本法，是指按重置成本估价标准，以被评估