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专利许可合同中OEM、ODM条款问题浅析摘要：专利许可既可以成为专利权人获得收益的渠道，但同时也可能成为专利权人获利的绊脚石。敖谦平诉飞利浦案件告诉我们在专利许可中因为合同签署不当，很容易出现问题，特别是其中的OEM、ODM条款。本文就从敖谦平一案谈起，浅析专利许可合同中OEM、ODM的具体含义以及需要注意的问题，从而帮助企业尽可能地避免出现问题。 关键词：专利许可 敖谦平 OEM ODM 1.概述 专利实施许可也称专利许可证贸易，是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用。专利实施许可仅转让专利技术的使用权利，转让方仍拥有专利的所有权，受让方只获得了专利技术实施的权利，并没拥有专利所有权。专利实施许可是以订立专利实施许可合同的方式许可被许可方在一定范围内使用其专利，并支付使用费的一种许可贸易。 由于专利实施许可有多种类型，所以在专利实施许可合同中必须明确实施范围。专利许可既是权利人通过专利获得收益的主要渠道，也可成为绊脚石。从专利许可的合同制定开始，一系列既专业又繁琐的问题就开始围绕权利人及企业，专利法、合同法等诸多法律。一旦某一个环节出现漏洞，便可能为企业的发展甚至生存埋下隐患。 2.“敖谦平诉飞利浦等专利侵权纠纷案”案情简介 “敖谦平诉飞利浦等专利侵权纠纷案” 入选了2011年度浙江法院十大知识产权案例。敖谦平在该案经历胜诉又被败诉，再申请再审，引发业内人士广为关注， 其中主要是涉及到对专利实施许可合同中ODM（Original Design Manufacturer 原始设计制造商）和OEM（Original Equipment Manufacturer原始设备制造商）条款理解的问题，针对该条款理解不同而产生不同的解释导致中级法院和高级法院截然不同的判决，也给专利权人在专利实施许可过程中谨慎约定专利权的许可范围和明确界定提起警示。 3.OEM与ODM模式 OEM-Original Equipment Manufacture直译是“原始设备制造商”，基本含义是指定品牌合作生产，俗称“代工”或“贴牌”，及产品上标明的品牌生产者一般不直接生产产品，而是利用其掌握的“关键设计或其他核心技术”来负责产品的设计和新产品研究开发，控制和利用销售“渠道”来进行销售。一般情况下其生产能力有限，有时甚至连厂房、生产线都没有，一般通过合同订购的方式委托劳动力低廉的同类产品厂家进行生产，将委托生产产品低价买断，并直接贴上自己的商标进行销售。这种委托他人生产的合作方式即为OEM，承接这加工任务的制造商就被称为OEM厂商，其生产的产品就是OEM产品。这种方式是在电子产业大量发展起来以后才在世界范围内逐步生成的一种普遍现象，苹果、微软、IBM等国际上的主要大企业均采用这种方式。 而ODM是随着经济的发展，以前许多纯粹靠廉价劳动力、低成本、高效率的生产制造商发现利用OEM生产的方式利润越来越低，于是开始考虑从OEM走上ODM的道路。ODM-Original Design Manufacturer，“原始设计制造商”，即某制造商利用自身的设计和生产能力生产出一款产品后，有可能会被另外一些品牌商看中，一般是比较有名的品牌商，其会要求配上该公司的品牌名称来进行生产，又或者稍微修改一些设计(如按键位置)来生产。这样做的最大好处是品牌商减少了自己研制的时间，能够利用他人设计生产的产品，贴上自己的品牌迅速占领市场。有些人也习惯性称这些产品是OEM，实际上应该称之为ODM。例如广州国光电器致力于扬声器、音响等电声电子产品的设计、生产及销售，以前主要做OEM，超过95%的产品出口到美国、欧洲、亚洲等国家和地区，近几年逐步发展起ODM模式，获得了飞利浦、哈门等多家全球著名企业的支持和认同。 在企业OEM和ODM模式生产过程中，很多情况下都会牵扯到知识产权的问题，也有不少企业为此所困扰和苦恼。一般来讲，OEM模式会更多涉及商标问题，ODM模式会更多涉及专利问题。本文主要来讨论一下在专利权人许可其专利过程中，要特别注意在专利许可合同中的ODM条款，以免由于不了解其具体含义而导致自身利益受损。 4.专利许可合同用语应明确，尽量不用容易产生歧义的词句 上述案例中的专利许可合同虽然采用了示范文本，合同条款也非常完备，但是由于合同所用的词句产生歧义。一审法院的解释对专利权人有利，而二审法院的解释对被许可人有利。虽然合同法第一百二十五条第一款规定当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，但毕竟最终解释的权力属于法院，以法官的理解力来判断，处于一种主观的不确定状态，对于双方当事人而言，均是一种风险。因此，在专利许可合同的签订过程中，在前言部分和定义部分应该严格明确许可合同的目的，对于法律条文和辞典没有明确定义的术语，应该严格按照许可方式确定的被许可人的权限进行定义。专利许可方式、范围及期限作为专利许可合同的核心条款，是确定被许可人权利的依据。从专利权人而言，是要尽量限制被许可人的权利，尤其是向第三人颁发分许可的权利；从被许可人而言，是尽量扩大自己的权利，尤其是拥有分许可的权利，排除专利法对被许可人不得擅自分许可的限制。因此，在被许可人系贸易公司，没有实施专利的条件，确需向第三人颁发分许可以制造专利产品时，如专利权人同意被许可人享有部分分许可权利的，则必须在许可合同中明确第三人的名称、制造主体、销售主体、专利产品的商标、条形码、型号。在通常的专利许可合同中，由于合同法、专利法对许可方式及相应的权利义务已经有约定，所以在专利许可合同中可以直接选择独占许可、排他许可、普通许可方式，而不必对许可方式中具体权限再进行细化。因为，有时候越细化越会产生问题，上述案件就是一件非常明显的例子。 所以说中国企业在自主创新的发展进程中，特别是在ODM模式生产中，委托方和受托方都应该充分重视相关知识产权的保护问题。对于委托方来说，其在委托合同中应当注意保护自己知识产权，并通过尽职调查等手段来确保委托时不侵犯他人的知识产权，同时也应该要求受托方对知识产权的权属进行充分披露；对于受托方所有，或被许可或通过共同开发或委托受托方开发的第三方来说，应该在合同中明确权利归属或许可方式，对于许可实施专利时，应该对于ODM这种特殊的生产方式在许可合同中予以明确。 参考文献： 李雪.专利许可双刃剑J.中国知识产