专利申请的单一性问题分析.doc

专利申请的单一性问题分析提纲：1、单一性的概念2、符合单一性构思的法定情形及审查的基本原则3、单一性要求的必要性4、不符合单一性条件要求应如何处理在专利申请的过程中，单一性和分案处理是一个很重要也很有技巧性的问题。处理得好，既可以节省成本，也可以加快专利申请进程，但是处理不好，就会影响专利申请的进程，增加程序和费用。下面，首先介型的绍一下什么是专利申请当中的“单一性”问题。一、与专利申请的单一性问题有关的基本概念1、单一性在中国专利申请审查指南中关于单一性的定义是这样下的，“单一性，是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”专利法第31条以及专利法实施细则第35条对这个定义都有明确的阐释。对这个定义，关于专利申请的单一性问题我们应该作两方面的理解：（1）一项专利申请（发明或者实用新型的专利申请）应当仅针对一件发明或实用新型；（2）对于能够满足“总的发明构思” 条件的两个或两个以上的发明或实用新型，可以在一个申请中请求。2、特定技术特征专利法实施细则第35条规定：依照专利法第31条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中“特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。上述定义表明，“特定的技术特征”是连接两个以上发明或者实用新型能否满足“一个总的发明构思”的纽带，如果这些发明或者实用新型都含有这些特定的技术特征，通过特定的技术特征，把这些发明或实用新型连接起来，从而共同属于“一个总的发明构思”，也就可以在一件专利申请中提出。下面以几个例子来说明这个问题。例如，权利要求1为：“一种物质X“，权利要求2为“物质X作为杀虫剂的应用“。这两项发明是属于一个总的发明构思。因为物质X是这两项权利要求中相同的特定技术特征，这两项发明是通过物质X而相互关联的。又如，权利要求1为：“一种发射器，其特征在于视频信号的时轴扩展器“，权利要求2为：“一种接收器，其特征在于视频信号时轴压缩器“。这两项发明也属于一个总的发明构思，因为权利要求1中所述的扩展器与权利要求2中所述的压缩器是这两项发明之间相应的特定技术特征。因而这两项发明在技术上相互关联。二、单一性审查的基本原则（一）专利请求中权利要求的基本分类在谈论单一性审查的基本原则之前，我们首先得了解一下专利申请中权利要求的基本类型。专利申请中的权利要求从权利类型的角度划分有两种，即独立权利要求和从属权利要求。1、独立权利要求独立权利要求是指应当能够从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，权利要求中能够记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。这里的“必要技术特征”是指，发明或者实用新型为达到其目的和效果所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型主题，使之区别于其他技术方案。2、从属权利要求所谓“从属权利要求”，是指从属于独立权利要求，从独立权利要求中引用出来的权利要求。在中国专利申请审查指南中是这样界定这个概念的：“如果一项权利要求包含了另一项权利要求中的所有技术特征，则该权利要求为从属权利要求。从属权利要求应当用于要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。”(二)单一性审查的基本原则一般来说，一件申请的权利要求书中，应当只有一项独立权利要求。但是属于一个总的发明构思下，一件发明专利申请可以包括两项以上同类的独立权利要求或者两项以上不同类的独立权利要求。这就产生了权利要求的单一性问题。专利法实施细则第三十五条第二款对属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求列举了以下六种组合方式，这六种组合方式是允许两个或两个以上独立请求权的。这六种组合方式具体为：（1）不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求：（2）产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求；（3）产品和该产品的用途的独立权利要求；（4）产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求；（5）产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求；（6）方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。围绕上述六种方式，专利申请的单一性审查的基本原则是：1、上述六种方式没有穷尽列举原则。上述六种方式只是列举了在一件申请中的两项以上同类或不同类独立权利要求组合方式，但是并没有穷尽所有的组合。在属于一个总的发明构思的前提下，还允许有其它的组合方式。另外，凡是不属于一个总的发明构思的两项以上独立权利要求，即使在组合方式上符合上述六项中的某一项，也不能允许在一件申请中提出。2、一项权利要求不能包容原则在属于一个总的发明构思下，有时一项权利要求中不能全部包括所有的权利内容，这时应该设立两个以上同类的独立权利要求，但是这些权利要求应但符合下列条件之一时。（1）具有共同的必要技术特征和共同的发明目的。（2）一种产品及仅利用该产品特定性能的另一种产品。（3）互相关联不能分开使用的两件产品。（4）生产同一产品的两种以上方法，该产品是新的并有创造性，或者方法具有共同的原理。当然，有新颖性和创造性的产品，本身还可有一项产品独立权利要求与这些独立权利要求并列。如果是已知产品的新生产方法或者不是生产产品的其它方法(如测试方法、处理方法等)，则几项方法之间必须有新的共同原理。3、不同类权利组合原则专利法实施细则第三十五条第二款第(二)至第(六)项的两项以上不同类独立权利要求的组合，当其相应地符合下列条件之一时，可以认为是属于一个总的发明构思：（1）对于产品与专用于生产该产品的方法独立权利要求的组合，该方法必须能够生产该产品，但“专用“并不意味该产品不能用其它方法制造，也不意味该方法不能用来生产其它产品；（2）对于产品与该产品用途独立权利要求的组合，该用途必须是由该产品的特定性能决定的；（3）对于方法与为实施该方法而专门设计的设备独立权利要求的组合，除了该设备能够实施该方法外，该设备本身还必须有新颖性和创造性。但是，“专门设计“的含义并不是指该设备不能用来实施其它方法，或者该方法不能用其它设备来实施。4、不允许双重组合原则双重组合是指两项以上同类独立权利要求与两项以上不同类独立权利要求组合在一件申请中。例如，两项产品独立权利要求与分别生产该两项产品的两项方法独立权利要求，或者再与分别应用该两项产品的两项用途独立权利要求一起组合在一件申请中是不能允许的。5、评定两项以上发明是否属于一个总的发明构思，无须考虑这些发明是分别在各自的独立权利要求中要求保护，还是在同一项权利要求中作为并列选择的要素要求保护。对于上述两种情况，均应当按相同的标准判断其单一性。后一种情况经常出现在马库什权利要求中。关于马库什权利要求单一性的审查，参见本部分第十章61。6、从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题。但是，在遇有形式上为从属权利要求，而实质上是独立权利要求的情况时，应当审查其是否符合单一性规定。7、一件申请的单一性，可以在检索现有技术之前确定，也可以在考虑了现有技术之后再确定。当申请与现有技术比较后，在否定了第一独立权利要求新颖性和创造性的情形下，则与其并列的其余独立权利要求之间是否还属于一个总的发明构思，应当重新确定。（三）从属权利要求的单一性凡符合专利法规定的从属权利要求，与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题，即使该从属权利要求还包含着另外的发明。应当注意，在某些情况下，形式上的从属权利要求，实际上是独立权利要求，有可能存在缺乏单一性的问题。例如，权利要求1是一种接触器，具有特征a、b和c；权利要求2是一种权利要求1的接触器，而其中特征c由特征d代替。由于权利要求2并没有包括权利要求1的全部特征，因此不是从属权利要求，而是独立权利要求。应当按照同类的独立权利要求的单一性审查原则来判断它们的单一性。三、分案申请（一）分案的几种情况一件申请有下列情况之一的应当分案：1、权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明。当原始提交的权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明时，应当要求申请人将该申请限制至其中一项发明(一般情况是权利要求1的这项发明)；对于其余的发明，申请人可提交分案申请。2、未在权利要求书中提出过的发明要求保护。在审查过程中，申请人在修改权利要求时，将原来仅在说明书中描述的发明增加到原权利要求书中，而该发明与原权利要求的发明缺乏单一性。在此情况下，审查员应当要求申请人将后增加的发明从权利要求书中删除。申请人可对该删除的发明提交分案申请。3、独立权利要求之一缺乏专利性，其余的独立权利要求之间缺乏单一性。当某一独立权利要求(通常是权利要求1)缺乏新颖性和创造性时，导致与其并列的其余独立权利要求之间失去共同的或者相应的特定技术特征，即缺乏单一性，因此需要分案。例如，一件包括产品、制造方法及用途的申请，经检索和审查发现，产品是已知的，则剩余的该产品制造方法独立权利要求与该产品用途独立权利要求之间显然不可能有相同或者相应的特定技术特征，因此它们需要分案申请。在上述情况下的分案，可以是申请人主动要求分案也可以是申请人按专利局要求而分案。应当指出，由于分案申请是申请人自愿的行为，所以审查员只需要求申请人将不符合单一性要求的两项以上发明改为一项发明或者改为属于一个总的发明构思的两项以上发明，至少修改后其余的发明是否提交分案申请，完全由申请人自己决定。另外，一件申请可以提出一件或者一件以上的分案申请，一件分案申请本身又可以再分出一件或者一件以上的分案申请。这主要取决于实际的需要和可能。（二）分案申请应当满足的要求分案申请应当满足如下要求：1、分案申请的申请人分案申请的申请人应当是原申请人或其受让人、继承人。分案申请中的发明人也应当是原申请中的发明人或者是其中的一部分成员。2、分案申请的时间在专利局认为申请不符合单一性规定的情况下，申请人应当在审查意见通知书中指定的期限内，将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明的构思的几项发明。从原申请中分出来的一项或者几项发明是否提交分案申请，这是申请人的自愿行为，专利法实施细则第四十二条只规定了“在专利局发出授予专利权的通知之前“，而没有更具体的时间限制，为了保证实质审查程序的连贯性，和避免在审查员发出授予专利权的通知后，申请人又提交分案申请，审查员应当在审查意见通知书中要求申请人在答复该审查意见时就是否提交分案申请陈述意见。对于申请人的主动分案，申请人可以在专利局发出授予专利权的通知前，向专利局提出分案申请。3、分案申请的类别专利法实施细则第四十二条第三款规定，分案申请不得改变原申请的类别。即发明的分案申请仍然是发明；实用新型的分案申请仍然是实用新型；外观设计的分案申请仍然是外观设计。否则，该分案申请将作为新申请处理。4、分案申请的文本分案申请应当在其说明书的开头，即发明所属技术领域之前，说明本申请是哪一件申请的分案申请，并写明原申请的申请日，申请号和发明创造名称。在提交分案申请时，应当提交原申请文本的副本；要求优先权的，还应当提交原申请的优先权文件副本。5、分案申请的内容分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则，应当以不符合专利法实施细则第五十三条(四)为理由驳回该分案申请。(细则43)6、分案申请的说明书分案以后的原申请与分案申请的权利要求书分别要求保护不同的发明。而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如，分案前原申请有A、B两项发明。分案之后，原申请的说明书可以仍然是A和B，也可以只保留A；分案申请的说明书可以仍然是A和B，或者也可以只是B。（三）分案的审查在一件申请需要分案的情况下，对分案的审查包括对分案申请的审查以及对分案以后的原申请的审查，应当根据专利法实施细则第四十二条和第四十三条进行。1、专利法实施细则第四十三条规定，分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则，审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改，则根据专利法实施细则第五十三条(四)的规定驳回该分案申请。2、根据专利法实施细则第四十二条，一件申请不符合专利法第三十一条和专利法实施细则第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。也就是说，在该期限内将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明构思的几项发明。同时应当提醒申请人注意：无正当理由期满不答复的，则该申请被视为撤回；无充