论防御商标的权利范围及其司法救济.docx

第3 3卷第2期大连理工大学学报(社会科学版)v013 3no22 01 2年6月journai of daiian universjty of technology(social sciences)jnn 2 0 1 2论防御商标的权利范围及其司法救济孙敏洁1，魏大海2(中南财经政法大学知识产权学院，湖北武汉430073)摘要：防御商标的作用是保护驰名商标功能的发挥，因此，商标所有人在防御商标注册时核准的、与驰名商标不 同类别的商品或服务范围内享有使用权和禁止权。防御商标具有附属性，驰名商标的动态变化对防御商标的禁止权有 明显影响。我国商标击对防御商标未予规定，获准注册的防御商标可以“闲置”或者投入实际使用，未使用防御性商标的 禁止权应以核准注册时的商品或服务类剐为限；投入使用的防御商标在核准使用的商品或服务上形成真正的权利，不宦 再认定为防御商标。关键词：防御商标；权利范围；司法保护中图分类号：d92343文献标识码：a文壹编号：1008407x(2012)02一0110一04right of defensive trademark and its judicial remedysun miniiel，wei dahaj2(school of inieliectual property，zhongnan university of economics and law，wuhan 430073，china)abstract：defensive trademark is used to protect the functions of wellknown trademark；therefore the defen sive trademark right hokler is entitled the right to use and right to block within the approved scope which is dif ferent from the scope of registered goods andor services for weilknown trademark due to its subordinated feature，the block right of defen5ive trademark is affected by the dynamic change of well一known trademark in china，the approved an(j registered defensive tradema丁k can be put into use or 1eft unused for 1ack of definite re quirement 1n the j udiclal practice，the scope blocked by“standby”defensive trademark should be limited with in that of the registered products if the defensive trademarks are put into praclical use，it should not be con sidered defensive one anv more，fdr the mark has common character of a trademark nowkey words：defensive trademarks；scope of right；judicial protection目前，防御商标在我国处于一种微妙而尴尬的境 公司诉至法庭，指控两被告侵害了自己的商标权利，该 地。一方面，商标主管机关许可了众多知名企业为其拥 案便折射出我国商标法在防御商标问题上的缺漏。为 有的“娃哈哈”、“tcl”、“海尔”等驰名商标注册的一系 保护“娃哈哈”、“非常”等主导品牌，像娃哈哈集团公司 列防御商标；另一方面，现行商标法对防御商标没有任 这样采用申请注册防御性商标保护模式的中国企业为 何规定，在商标所有人以之为据主张权利的情形下，法 数不少，可以说，现实生活有着足够的保护防御商标的 院将首先面对法无明文规定、却又不得拒绝司法救济的 诱因。显然，商标法未规定不应当成为免于讨论的理 问题。2011年3月，无锡小天鹅股份有限公司依据其注 由。有鉴于此，本文将围绕防御商标展开讨论，以期澄 册的防御商标，将在取暖器上使用“礁小天鹅”商标的宝 清有关防御商标的法律疑惑，对驰名商标的法律保护有 慧商贸有限公司及出租经营场地的多藕商贸有限责任 所裨益。收藕日期：201110 2l；修回日期：2叫212 25作者简介：孙敏洁n974一)，女安徽寿县人中南财经政法大学知识产权学院博士研究生，主要从事知识产权法研究；魏大海(1982)，男，湖北武汉 人中南财经政法大学知识产权学院博士研究牛，主要从事知识产权法研究。万方数据第2期孙敏洁，魏大海：论防御商标的权利范围及其司法救济一、防御商标制度概述二、防御商标的权利范围防御商标是指商标所有人在与基础商标核准使用 防御商标的主要功能就是“防御”，且通常是不使用 的不同类别的商品或服务上注册的若干相同的商 的商标，因此，本文拟就不使用的防御商标的专用权与 标u一”，所谓基础商标即商标权人原有的商标。正如禁止权进行分析。 有关学者所指出的那样，“在有些国家，某个商标如果已1防御商标的专用权 经十分出名，所有人就会担心其他人以相同的商标在其商标专用权是指商标权人依法享有在核定使用的 他商品上使用并获得注册。因为，已注册商标所有人享商品上使用核准注册的商标标识的权利，但基础商标所 有的专有权，能够排斥别人在相同商品上使用相同商有人申请注册防御商标的本意显然不在使用，防御商标 标，却不能排斥别人在不同商品上使用相同商标。于是的专用权因此有别于普通商标。在澳大利亚，驰名商标 所有人就把这个商标在所有商品(包括他并不经营的那 权利人可以在其不使用的、与基础商标不同的商品或服 些商品)上都申请注册。”23 务类别上申请注册防御商标，以避免消费者误认此类商法律将商标作为一种私权进行保护，主要是保证其品或服务与其有关联，但申请人需提交证据用以证明两 功能的发挥。商标是表彰商品的标志3，其基本功能在 者的商品或服务类别不同。在日本，商标权利人在注册 于区分和识别不同的商品和服务，但防御商标与普通商商标作为表示其业务所属指定商品的标识广为人知晓 标不同，它的功能是保护作为基础商标的驰名商标，避 的情况下，如果因他人将该注册商标在指定商品或者与 免基础商标遭受他人不法的侵害，发挥着类似“防火墙” 其类似商品以外的商品或者与其指定商品类似服务以 的作用。外的服务上使用而导致其商品或者服务与自己业务所 首先，从防御商标的产生与存在机理来看，防御商属的指定商品产生混淆之虞的，可以将与该注册商标相 标源于1938年英国商标法，当时法律引入防御商标 同的标识申请防御标识注册7( ”。由此可见，商标 并依法予以保护，主要是考虑到，当某一商标在某一指 权人申请注册防御商标的商品或服务的类别与基础商定商品上注册且已驰名时，如果他人将该商标用于与注 标并不相同。 册商标非类似的商品上时，消费者会认为两者的来源同要确定商标权利的范围，就必须回到商标法的起 出一辙或认为两者之间有某种必然联系而造成混淆和点商标的功能1( ”。从防御商标制度的设立日 误认nj。其次，在为防御商标提供注册保护的国家，大 的来看，注册防御商标本意不在使用而在防御，在于压 都不是不加区别地允许所有注册商标所有人取得防御缩其他经营者在不相关的商品或服务上使用该商标的 商标这种特殊商标的注册。一般来说，只有驰名商标的 叮能性8；防御商标的功能是保护基础商标与其核准使 权利人才会获准这种商标，从而使其成为对驰名商标进 用的商品或服务之问的联系不被破坏、侵害和不法利 行特殊保护的一种措施。例如，日本商标法第64条用；手段是禁止他人在防御商标核准使用的商品或服务 第1款有关申请注册防御商标的要件规定，申请人必须 上注册、使用相同或近似的商标。防御商标注册的权利 具有已经注册的、驰名的基础商标5。第三，商标权利 因此具有附随性，即防御商标依附于基础的驰名商标， 的保护与实施以对商标的实际和真实使用为基础，商标 与基础商标标识相同，在基础商标分割时终止，在基础 的法律保护只有在满足了“实际和真实使用”的条件下商标转移时随之转移，在基础商标注销时也随之消 方能延续6；但在日本、澳大利亚，防御商标都是在与基 失7(“4”。这种权利上的附随性与防御商标的功能密 础商标不同的商品或服务类别卜注册的、不使用的商切相关，正因为防御商标的作用是保护基础商标与其核 标。再者，防御商标的生命周期取决于基础商标能否顺 准使用的商品或服务之间的联系，防御商标专用权的范 利续展。根据日本商标法第64条的规定，防御商标 围自然以自身注册时核准的、与驰名商标不同类别的商 的继续有效取决于原基础商标的继续有效且仍为相关 品或服务范围为限。 公众周知。即基础商标无效，防御商标无效；基础商标 2防御商标的禁止权 丧失驰名度，防御商标失去效用。显然，在制度设计上，商标法律保护的核心是保护商标标识与特定商品 防御商标针对的是第三者的商标海盗行为，其目的是扩或服务之间的联系，主要体现在两个方面：一是防止利 大驰名商标的保护范围，实现驰名商标的跨类保护。用，禁止竞争者擅自利用这种联系；二是防止损毁，禁止万方数据大连理工大学学报(社会科学版)第33卷竞争者破坏这一联系口。可见，对商标权益的保护，无 禁止权的变化，且此种变化必然以基础商标为风向标。 一不需要通过禁止权来实现。 即基础商标显著性和知名度的扩大或者缩小构成防御 根据商标法的规定，普通商标注册人依法享有禁止商标禁止权拓展或收缩的变量。驰名商标的显著性和 他人在相同或者类似商品、服务l二注册或使用与其注册知名度，无论增强抑或减弱，均会带动防御商标禁止权 商标相同或近似商标的权利，以保护其注册商标免遭侵 的范围随之呈现相应的曲线波动：在基础商标驰名期 害。但防御商标原本即为防范他人搭便车而设，其存在间，防御商标在核准注册的商品类别范围内持续发挥防 的价值即“防御”，因此，防御商标禁止的不是基础商标御作用，但这个范围是相对恒定的，如果作为其权利基 核准使用的商品或服务，而是防御商标注册时核准的、 础的驰名商标因使用不当而弱化、退化，则即使防御商 与基础商标不同类别的商品或服务，唯有如此，方能实 标已经注册，亦不应支持其权利主张。基础商标是防御 现该制度设计的宗旨。所以，对侵害行为判断的实质标 商标生命之源，如果基础商标被撤销，则防御商标的基 准也应当是第三人使用防御商标的行为是否利用、损 础即告丧失，防御商标所有人当然无权禁止他人在与基毁、破坏了基础商标识与其核准使用的商品或服务之间础商标不相同、不类似的商品或服务上的使用。 的特定联系。在商标领域，尽管商标专用权的范围局限于核准注三、防御商标的司法保护册的商标和核定使用的商品，但从保护消费者利益和促进有效竞争出发，商标禁止权的效力范围不仅超出了核 我国目前尚未建立防御商标制度，但防御商标制度 定使用的商品或服务的范畴，更将不法利用注册商标作在澳大利亚、日本等国仍被保留，这在某种程度上说明 为商品名称、包装和装潢等侵权行为也纳入到权利保护 该制度具有一定的合理性。法律模式和制度设计是选 的视野中。换言之，商标禁止权的范围大于专用权的范 择的结果，它只能选择自己能够解决的闫题和能够实现 围。防御商标则不然，防御的功能决定了其禁止权的范的手段来塑造自我1“。面对实践中请求救济的诉求， 围与专用权呈现对应关系，均以注册核准的、与基础商司法机关应当承认防御商标存在的合理性，从其制度原 标不同类别的商品或服务为限，即防御商标“禁止他人理出发、定纷止争。 使用的权利”与其专用权所蕴涵的“自己注册但未使用1保护防御商标的理由 商标的权利”在范围上完全一致，就像一枚硬币的两面。在我国，防御商标被谙熟市场竞争的企业当作商标3防御商标权利的动态变化管理战略之一加以使用，自有其内在原因。首先，防御 在法律对有形财产权的保护中，有形财产权客体范商标是驳回他人注册申请的一种阻断机制，有利于驰名 围的明确为法律保护的明晰度奠定了基础，法律所禁止商标权利人排斥他人在不同商品或服务类别上注册与 的侵权行为也随之清晰，其范围亦不会因财产的有形增其驰名商标相同的商业标识，防止第三人不正当地利用 减发生实质的变化而需要进行相应的调整。但在商标 其驰名商标的声誉。其次，驰名商标权利人注册防御商 权保护中，商标保护的强度与商标的显著性、商标的知标的目的不在使用、而在维权，注册防御商标有益于打 名度密切相关，商标的显著性和商标市场知名度的可变 击商标抢注行为，同对他人注册申请提出异议的措施相 性导致了商标禁止权范围的动态变化1“。具体到防御比较，申请防御商标不仅可减少成本，更可避免不能实 商标，其权利的动态变化尤其特殊。 现跨类保护、异议被驳回的风险。第三，在商标侵权方 防御商标以保护驰名商标为目的，其权利来源于基面，防御商标可在一定程度上帮助驰名商标所有人免于 础商标。对作为防御商标基础的驰名商标来说，其专用 卷入耗时费力的诉讼程序。第四，在诉讼中，对于那些 权的范围不会改变，但禁止权的范围却会随着使用中的 不同于驰名商标的、主管机关指定的商品或服务类别上 商标显著性、商标知名度以及消费者心理认知的变化而使用防御标识的行为，可以直接主张侵权，也可为驰名改变。基础商标知名度越大、显著性越强、消费者的认商标的维权行为提供证据上的支持。 知度越高，其商标禁止权的保护范围也就越大；基础商较之现行商标法所提供的跨类保护，防御商标的价 标知名度下跌、显著性减弱、消费者的认知度下降，其商值主要有四：其一，防御商标的注册可以保护驰名商标 标禁止权的范围也就随之收缩，一旦丧失驰名度，则其不必担心冈不使用而被撤销，不必担心他人申请注册在 禁止权亦随之被大力压缩至普通商标的范围。对防御先，更可以追究他人在指定商品上使用该防御商标的侵 商标来说，从其功能出发，防御商标的权利变化表现为权责任，延伸注册商标的权利，无疑是极其便利万方数据第2期孙敏洁，魏大海：论防御商标的权利范围及其司法救济的1孔 ”。其二，尽管巴黎公约做出了保护驰名商标标在核准使用的商品或服务上将形成真正的权利。也 的特殊规定，成员国即使不保护防御商标，也必须给驰 就是说，实际投入使用的商标，不仅具有商标的一般身 名商标以适当保护，但这种保护的可靠性远不如注册成份，还兼具防御的功能，却不宜再认定为防御商标。此 为防御商标所受到的保护。其三，注册防御商标有助于 类商标冈使用事实而获得的专有权与禁止权同普通商 减轻权利持有人的诉讼负累，以日本为例，在依据反不标无异，如果在使用的过程中发生侵权纠纷，其认定标 正当竞争法提起的确权诉讼中，当事人必须提交商标驰准亦与普通商标无二。 名及有关特征广为人知的证明材料；若有核准注册的防注册防御商标是保护驰名商标免受侵害的积极举 御商标存在贝0只需提交该商标注册信息的副本即可获措，在防护驰名商标免受不法侵害上有一定的价值和意 得反不正当竞争法的保护口 。其四，对消费者来说，尽义。不论是从提升企业竞争力、促进经济发展，还是从 管在本质上商标扩张到即便相关但并不相同的产品的 保护消费者权益的角度出发，我国商标法在未来修订中 路径是不确定的，但消费者惯于推定，每一个以特定品均可以考虑确认该制度。就目前的司法保护而言，在商 牌名称而被销售的产品源自相同的生产者n 。因此， 标权利保护与维护市场竞争的法益权衡中，应当注意权 防御商标制度的确立可以降低他们的搜寻成本。利保护的适度性，根据使用事实，分别处理。商标权人2防御商标的司法认定则应根据维权的需要，选择合适的救济途径。 在商标所有人依据防御商标主张权利的情形下，从商标法的立法宗旨、防御商标的制度原理和商标侵权的参考文献：混淆理论来看，应当把握以下几点：1吴汉东知识产权法【北京：中国政法大学出版社，2004首先，在商标争议中，获准注册且未被申请撤销的2曾陈明汝商标法原理m北京：中国人民大学出版社， 防御商标仍应推定为权利商标，审理案件的法院无权主2003200 动予以撤销，此类防御商标的权利范围，应当以主管机3凯蓉防御商标利弊谈j工商行政管理，1997，(18)：2z一23关核准注册时指定的商品或服务类别为限。法院在小4王小云对防御商标和联合商标的思考j中华商标，天鹅一案的判决中指出，小天鹅公司曾于1995年在小200l，(2)：2l一22型取暖器等商品上申请注册了另外两个防御性商标，完5phillips j，sim()n 1trade mark usemnew york： 全可以据此维护自身的合法权益。由此可知，小天鹅公oxford university press，200525 司败诉，不是因为不得依据防御商标请求救济，而是因6郑成思知识产权论m北京：法律出版社，200525为错误地选择了与侵权商品类别不同的商品上注册的7李扬译日本商标法m北京：知识产权出版社，2011防御商标来主张权利。8intellectual propertye-comme