【王梨华】专利律师如何出具是否侵犯专利权的法律意见书.doc

专利律师如何出具是否侵犯专利权的法律意见书作者：王梨华 专利代理人 科技型公司在技术研发或改造中经常会遇到专利“障碍”或“困惑”，经常会要求专利律师就其产品或技术是否侵犯他人专利权的出具法律意见书，以便提供公司参考，那么如何进行专利侵权分析，及其如何撰写是否侵权法律意见书，本文提供一个简单范本。重要提示：内含技术秘密，请妥善保管ATTENTION：TECHNICAL SECRET INSIDE ,KEEPING CAREFULLYXX有限公司“XX”产品是否侵犯专利的法律 意 见书浙江XX律师事务所二零一四年十二月十九日 法律意见书编号：YD2014P06目 录第一章 概述21.委托及资料简介22.专利权的保护范围33.专利侵权判断的原则44.侵犯权利要求与侵犯专利的关系55.侵犯专利的具体行为5第二章 XX公司“XX”产品与XX号专利71. XX号专利基本著录项目.72.权利要求书的构成和类型73.侵权判断74.小结论9第三章 结论101.结论102.作出结论的免责申明103.技术秘密保护或申请专利双重保护10第四章 涉嫌侵权后的法律建议11附件1 XX号专利授权文本12第一章 概述1委托及资料简介XX公司（下称XX公司）委托浙江永鼎律师事务就其“XX品牌系列XX的成套产品中的配件“XX”产品使用的技术方案是否侵犯下列专利作出判断，并出具书面法律意见书。发明专利专利号 ：XX 该法律意见书仅基于XX公司提供的“XX”产品及产品说明等资料作出。2专利权的保护范围2.1 发明专利的保护期限及起算时间发明专利保护期限为20年，自专利申请日（不是优先权日）起算，但真正对企业构成实际侵权威胁的时间应从该专利的授权公告日起算，即申请日至授权公告日之间受专利法保护有限。2.2 申请日与优先权日的关系申请日为专利申请文件提交给知识产权局的时间，而优先权日为专利在本国申请文件提交之前在他国或本国申请的与该专利有联系的在先申请的时间。申请日作为专利保护期限的起算日，而优先权日作为判断专利新颖性和创造性的时间标准，优先权日主要在实质审查和无效宣告中用于说明该专利技术最早的发明时间。2.3 发明专利申请公开说明书（公开文本）和发明专利说明书（授权文本）及保护范围的依据2.3.1 公开文本：为申请人向知识产权局提交的初始文本。2.3.2 授权文本：知识产权局在公开文本的基础上经过审查后最终授权的文本。发明专利保护范围的依据为授权文本，只有记载在授权文本中的内容才受专利法的保护，记载在公开文本而未记载在授权文本中的技术方案不属于该专利的保护范围，而不论什么原因没有记载在授权文本中。2.4 专利权的保护范围根据中华人民共和国专利法第五十九条第一款之规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。对上述保护范围规定的理解应注意如下几点：（1）此条规定的权利要求是指授权文本的权利要求。（2）发明专利的保护范围以权利要求的内容为准，只有记载在权利要求中的技术方案才受到保护，记载在说明书而没有记载在权利要求书中的技术方案不受保护，而不论什么原因没有被记载。（3）保护范围以权利要求为准，说明书（含具体的实施例）和附图仅对权利要求中不易理解和不确切的内容进行解释，不能取代权利要求。2.5 权利要求类型以及权利要求书结构简介2.5.1 权利要求类型有：产品权利要求和方法权利要求两种。2.5.2 权利要求书的结构：权利要求书可以既包括单一的产品权利要求或方法权利要求，也可以既包括产品和方法的多个权利要求。2.6 独立权利要求和从属权利要求之间的关系权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求，还可包括多个独立权利要求。独立权利是从整体上反映发明的技术方案，从属权利要求是对独立权利要求进一步的限定。独立权利要求确定了最大的保护范围，从属权利要求的保护范围小于独立权利要求。从属权利主要的作用体现在实质审查程序与无效宣告程序中用于维护专利权的稳定。两者的保护范围大小关系见右图.2.7 独立权利要求和从属权利要求与侵权判断的关系从上图可以看出，独立权利要求的保护范围最大，XX公司的“XX”产品使用的技术方案若不侵犯专利独立权利要求，那么当然就不会侵犯相应的从属权利要求，因此仅需将XX公司的“XX”产品使用的技术方案是否侵犯专利独立权利要求作出判断即可。3.专利侵权判断的原则3.1 专利侵权判定的前提发明专利经过实质审查授权后，若未被宣告无效前，视为专利权稳定。3.2 比较的对象以XX公司的“XX”产品使用的技术方案与相关专利授权文本的各个独立权利要求进行比较。3.3 专利侵权判定的准则权利要求书是以简洁的文字来定义受专利保护的技术方案，它向公众表明构成发明的技术方案包括哪些要素，也就是我们所说的技术特征，因此将XX公司的“XX”产品使用的技术方案与相关专利的各独立权利要求的技术方案进行比较。具体的比较方法为，将权利要求拆分成若干个技术特征，XX公司的“XX”产品使用的技术方案也拆分成若干个技术特征，通过列表的形式进行比对。判断是否侵权的准则有两种：全面覆盖原则和等同原则。3.3.1“全面覆盖原则”，即XX公司的“XX”产品的所有技术特征是否包括（覆盖）了专利权利要求中的所有技术特征，具体有以下4种方式：3.3.1.1XX公司的“XX”产品的技术特征与专利的所有技术特征完全相同，不多不少，侵权成立（类型代码：3.3.1.1Y）。3.3.1.2XX公司的“XX”产品的技术特征多于专利的所有技术特征，侵权成立（类型代码：3.3.1.2Y）。3.3.1.3XX公司的“XX”产品的技术特征缺少专利中一个或多个技术特征，不侵权（类型代码：3.3.1.3N）。3.3.1.4XX公司的“XX”产品的技术特征与专利中一个或多个技术特征不相同也不等同，不侵权（类型代码：3.3.1.4N）。3.3.2“等同原则”： XX公司的“XX”产品的技术特征与专利的技术特征相比，虽然有一些技术特征不同，但经过比较，如果这些不相同的技术特征属于等同手段的替代,那么侵权成立（类型代码：3.3.2Y）。4.侵犯权利要求与侵犯专利的关系根据专利法的规定和法院实际对侵权的认定，只要侵犯权利要求书中的任何一项权利要求，即认定侵犯该专利。5.侵犯专利的具体行为根据专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。具体到XX公司的“XX”产品而言，可能的侵权行为包括：5.1 产品专利侵权行为包括：5.1.1 制造专利产品的行为：制造受专利保护的产品。5.1.2 使用专利产品的行为：如使用受专利保护的产品。5.1.3 许诺销售专利产品：宣传承诺有产品销售。5.1.4 销售专利产品：实际销售受专利保护的产品。5.1.5 进口专利产品：从国外进口受专利保护的产品。5.2 方法专利侵权行为包括：5.1.1 使用专利方法的行为：即模仿受专利保护的工艺方法。5.2.2 使用依照专利方法直接获得产品行为：使用按照专利方法直接获得的产品。5.2.3 许诺销售依照专利方法直接获得产品行为：宣传承诺有按照专利方法直接获得的产品。5.2.4 销售依照专利方法直接获得产品行为：实际销售按照专利方法直接获得的产品。5.25 进口依照专利方法直接获得产品行为：从国外进口按照专利方法直接获得的产品。第二章XX公司的“XX”产品与XX号专利1、XX号专利基本著录项目专利号：XX专利名称：XX申请日：XX年XX月XX日授权公告日：XX年XX月XX日专利权的有效期至：XX年XX月XX日专利权人：XX专利法律状态：该专利权有效，年费缴纳至XX年XX月XX日2、权利要求书的构成和类型表1 权利要求书的构成和类型组号权利要求书的构成类型与XX公司的“XX”产品的关系1-31：独立权利要求产品权利要求XX中配件XX2-3：从属权利要求3、侵权判断根据第一章概述中的判断方法和原则，将权利要求的各个技术特征和XX公司的“XX”产品的技术特征列表比对，然后得出是否侵权的结果。3.1 XX公司的“XX”产品和权利要求1比较表2 XX公司产品“XX”与权利要求1的列表比较第I组（专利权利要求1） XX公司产品使用的技术方案特征说明比较结果产品名称产品名称技术领域相同相同A、特征A特征a相同B、特征B特征b相同C、特征C特征c相同小结论：XX公司产品“XX”使用的技术方案与专利权利要求1的第一个技术方案确定所有技术特征完全相同，构成侵权，侵权类型：3.3.1.1Y。4. 结论XX公司使用 “XX” 产品侵犯XX号专利权。第三章 结论1结论通过上述第二章的分析，可得出如下结论：XX公司产品“XX”侵犯ZLXX专利权。2做出结论的免责申明虽然我所做出了较为明确的是否侵权的结论，但该结论不能代表法院或专利行政机关的判裁，对第三人也没有强制约束力。该结论仅供XX公司生产经营时参考，XX公司依据该结论进行的商业行为后，导致法院或行政机关的判裁与本结论不一致而产生的责任和损失，浙江永鼎律师事务所不承担任何责任。3技术秘密保护或申请专利双重保护公司在对产品或工艺进行技术秘密保护时应采取较多的保密措施，我所建议可以将技术秘密的保密保护和专利申请制度结合起来使用，理由如下：因发明专利制度中规定，发明专利自申请日起18月才公开，在这18个月内没有申请提前公开的请求，知识产权局都不会主动公开该专利申请，同时，如果申请人在18个月来临前还不希望公开，那么可以请求将该申请撤回达到不公开的目的。若在这18个月内由于保密措施不当等任何原因造成技术秘密实际已经泄密，那么还可以通过该专利的申请来达到垄断技术的目的。第四章 涉嫌侵权后的法律建议若发现公司产品涉嫌侵犯上述专利权，可以采取下列措施：1 与专利权人达成转让或者实施许可协议，但就双方目前企业规模而言，可行性较大，若需转让或者许可，转让费或许可费可能会较高。2 改变公司的生产工艺和产品，避开专利，达到不侵权的目的。3 若既达不成转让、许可又不能有效避开专利，则3.1 若该专利已经授权，则可以向国家知识产权局专利复审委员会宣告该专利无效，前提是这个专利可能不具备新颖性或者创造性等不符合专利法的授权条件。同时