第六讲+专利权的限制和保护

第六讲专利权的限制和保护 刘朝2012年11月3日 思考题在知识经济时代专利制度与经济社会发展的内在联系加强的背景下 以促进科技创新为目的专利制度的应然发展 提纲 案例分析 1 黑莓手机侵权案2 eBayv MercExchange案3 科技界最著名5起专利诉讼案专利权的限制和保护课堂讨论 案例1 黑莓手机侵权案 2006年 RIM公司与NTP公司之间长期争而未决的专利达成庭外和解 根据双方达成的和解协议 RIM公司将支付6 125亿美元的赔偿给NTP公司 而NTP公司也将撤销对RIM公司的一切控诉 同时 RIM公司也将得到NTP公司专利技术的永久许可 至2005年11月26日 RIM公司的所有现金 现金等价物 短期投资 长期投资和代管基金总额大约有18亿美元 案例2 eBayv MercExchange案 2001年 MercExchange公司指控eBay公司使用的 立刻购买 即 BuyItNow 一种在线固定价格拍卖技术 允许消费者不参与拍卖过程即可购买商品 交易方法技术侵犯其专利权 2003年 弗吉尼亚联邦地方法院作出有利于MercExchange的判决 裁定eBay侵权 并向MercExchange支付赔偿金 法院同时拒绝签发限制eBay使用该专利技术的永久性禁制令 案例2 eBayv MercExchange案 随后 eBay上诉至联邦巡回上诉法院 辩由是MercExchange从未实施相关专利 仅仅通过征收高于专利自身价值的使用费达到渔利目的 但eBay的上诉请求被上诉法院驳回 2005年 eBay向联邦最高法院提起上诉 同时提出目前法院在做出侵权裁决后即签发禁制令的现行做法不合理 要求法院改变现有惯例 2005年11月28日 最高法院受理eBay的调卷令请求 签发调卷令 案例2 eBayv MercExchange案 2006年5月15日 美国联邦最高法院9名大法官全体无异议地做出终审判决 废弃了美国联邦巡回上诉法院的二审判决 将该案发回重审最高法院决定废弃上诉法院的判决 而对于该案或其他源自专利法的纠纷是否应当发布永久性禁令 不发表任何意见 仅仅决定 是否准予禁令救济取决于地方法院的衡平裁量权 而此一裁量权的行使则必须符合传统上的衡平原则 专利纠纷与其他案件同样适用此种标准 案例3 科技界最著名5起专利诉讼案 1 谁才是图形用户界面的发明者 苹果 微软 还是施乐 2 SCO起诉Linux剽窃UNIX代码 一场闹剧3 黑莓制造商RIM遭起诉 6亿美元了结官司4 英特尔芯片设计遭起诉 殃及惠普等PC厂商5 微软Word遭起诉 巨人做出让步 专利权的限制和保护 专利权的限制专利权的保护一 专利权保护范围的确定二 专利侵权认定的实体问题三 专利侵权认定的程序问题四 专利权属纠纷五 专利合同纠纷六 专利行政纠纷七 专利权的国际保护 专利权的限制 1 计划许可2 强制许可3 合理使用4 为科研 教育 个人目的的使用5 善意使用或销售 专利权的限制 1 计划许可 第十四条国有企业事业单位的发明专利 对国家利益或者公共利益具有重大意义的 国务院有关主管部门和省 自治区 直辖市人民政府报经国务院批准 可以决定在批准的范围内推广应用 允许指定的单位实施 由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费 中国集体所有制单位和个人的发明专利 对国家利益或者公共利益具有重大意义 需要推广应用的 参照前款规定办理 专利权的限制 理由 国家利益或公共利益的需要对象 国有企事业 集体所有制单位及个人范围 批准的范围推广应用批准部门 国务院有关主管部门或省自治区 直辖市人民政府报国务院批准 按照国家规定支付使用费 专利权的限制 2 强制许可1 具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利 而未能在合理长的时间内获得这种许可时 国务专利行政部门根据该单位的申请 可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可 专利权的限制 2 在国家出现紧急状态或者非常情况时 或者为了公共利益的目的 国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可 专利权的限制 3 依存专利的强制许可 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步 其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的 国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请 可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可 在依照前款规定给予实施强制许可的情形下 国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请 也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可 专利权的限制 3 合理使用1 权利用尽当专利权人自己制造或者经其许可制造的专利产品售出以后 即认为其专利权已经 用尽 他人再使用销售 许诺销售该产品的 都不视为侵权 它只适用于合法投入市场的专利产品 专利权的限制 2 先用权人的利用对于在专利申请日以前已经制造相同产品 使用相同方法或者已经作好制造 使用的必要准备条件的 先使用人 可以在原生产规模范围内继续使用这一技术 先用权可以转让 但不能脱离原来的生产实体单独转让 专利权的限制 3 临时过境 临时过境的外国运输工具的使用临时通过中国领土 领水 领空的外国运输工具 为其自身需要在装置和设备中使用有关专利技术的 可以不经专利权人的许可 但这种使用仅限与我国签有协议或者共同参加的国际公约 或者有互惠条约的国家的运输工具 并不面向所有国家 需说明的是 在临时过境运输工具上载有仿制专利的产品 不在此合理使用范围之内 应视为侵权 专利权的限制 4 为科研 教育 个人目的的使用 为科学研究和实验目的 为教育 个人及其他非为生产经营目的使用专利技术的 可以不经专利权人的许可 不视为侵权行为 实验室中的反向工程不视为侵权 专利权的限制 5 善意使用或销售 对于那些不知道是未经专利权人许可而制造并售出专利产品的使用者或销售者 能证明其产品合法来源的 视为 善意 第三人 承担侵权责任 不承担赔偿责任 专利权的保护 一 专利权保护范围的确定二 专利侵权的认定 一 专利权保护范围的确定 1 确定保护范围的法律文件 权利要求书 说明书 外观设计的照片或图片 2 保护范围的确定原则 中心原则 周边原则 折中原则 解释原则 3 发明专利和实用新型专利的保护范围 以权利要求书为准 说明书和附图可以解释权利要求 以权利要求书记载的全部必要技术特征为准 包括前序部分记载的特征及特征部分记载的特征 4 外观设计专利的保护范围 以递交的照片或图片为准 二 专利侵权的认定 侵权行为的构成 侵害的对象为有效的专利有侵害行为以生产经营为目的侵权人主观上有过错 二 专利侵权的认定 直接侵权直接制造 使用 销售 许诺销售 进口他人专利产品及使用他人专利方法以及使用 销售 许诺销售 进口依他人专利方法制造的产品 假冒他人专利 二 专利侵权的认定 间接侵权 鼓励或诱使别人实施侵害专利权的行为 行为人本身的行为并不构成专利侵权 但是 A 属于未经专利权人许可 以生产经营为目的的制造 出售专门用于专利产品的关键部件或者专门用于实施方法的设备或材料 B 未经专利权人授权或委托 擅自转让其专利技术 C 教唆帮助他人实施侵权行为等属于间接侵权 间接侵权帮助和导致了直接侵权行为的发生 行为人有过错 对专利权人造成了损害 与直接侵权构成共同侵权 由于间接侵权的成立以直接侵权为前提 所以 只有确定了直接侵权的事实后 才能确认间接侵权 二 专利侵权的认定 善意侵权 为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品 能证明其产品合法来源的 不承担赔偿责任 专利侵权的归责原则 侵权损害民事责任构成要件 损害事实的存在 侵权行为与损害事实有因果关系 行为人的过错 讨论 过错原则 故意与过失 过错推定 无过错原则 行为的违法性 专利侵权的归责原则 知识产权的时间性地域性及无形性使得他人无意闯入权利范围的可能性比其他民事权利大的多 无过错给他人知识产权造成损害的普遍性成为知识产权侵权归责原则的特殊性 以及原告证明被告有过错的难度 被告证明无过错的容易 特 许诺销售 没有损害事实善意使用 没有过错制造产品 不考虑过错因素 侵权认定的适用原则 全面覆盖原则等同原则禁止反悔原则多余指定原则 全面覆盖原则 全面覆盖 是指被控侵权物 产品或方法 将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现 被控侵权物 产品或方法 与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同全面覆盖原则 即全部技术特征覆盖原则或字面侵权原则 即如果被控侵权物 产品或方法 的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征 则落入专利权的保护范围 当专利独立权利要求中记载的必要技术特征采用的是上位概念特征 而被控侵权物 产品或方法 采用的是相应的下位概念特征时 则被控侵权物 产品或方法 落入专利权的保护范围 被控侵权物 产品或方法 在利用专利权利要求中的全部必要技术特征的基础上 又增加了新的技术特征 仍落入专利权的保护范围 此时 不考虑被控侵权物 产品或方法 的技术效果与专利技术是否相同 被控侵权物 产品或方法 对在先专利技术而言是改进的技术方案 并且获得了专利权 则属于从属专利 未经在先专利权人许可 实施从属专利也覆盖了在先专利权的保护范围 等同原则 在专利侵权判定中 当适用全面覆盖原则判定被控侵权物 产品或方法 不构成侵犯专利权的情况下 应当适用等同原则进行侵权判定 等同原则 是指被控侵权物 产品或方法 中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比 从字面上看不相同 但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征 这种情况下 应当认定被控侵权物 产品或方法 落入了专利权的保护范围 专利权的保护范围也包括与专利独立权利要求中必要技术特征相等同的技术特征所确定的范围 等同特征又称等同物 被控侵权物 产品或方法 中 同时满足以下两个条件的技术特征 是专利权利要求中相应技术特征的等同物 一 被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比 以基本相同的手段 实现基本相同的功能 产生了基本相同的效果 二 对该专利所属领域普通技术人员来说 通过阅读专利权利要求和说明书 无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征 等同物应当是具体技术特征之间的彼此替换 而不是完整技术方案之间的彼此替换 等同物代替包括对专利权利要求中区别技术特征的替换 也包括对专利权利要求中前序部分技术特征的替换 判定被控侵权物 产品或方法 中的技术特征与专利独立权利要求中的技术特征是否等同 应当以侵权行为发生的时间为界限 适用等同原则判定侵权 仅适用于被控侵权物 产品或方法 中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征是否等同 而不适用于被控侵权物 产品或方法 的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同 进行等同侵权判断 应当以该专利所属领域的普通技术人员的专业知识水平为准 而不应以所属领域的高级技术专家的专业知识水平为准进行等同侵权判断 对于开拓性的重大发明专利 确定等同保护的范围可以适当放宽 对于组合性发明或者选择性发明 确定等同保护的范围可以适当从严 对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征 使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案 而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的 应当适用等同原则认定构成侵犯专利权在专利侵权判定中 下列情况不应适用等同原则认定被控侵权物 产品或方法 落入专利权保护范围 一 被控侵权的技术方案属于申请日前的公知技术 二 被控侵权的技术方案属于抵触申请或在先申请专利 三 被控侵权物中的技术特征 属于专利权人在专利申请 授权审查以及维持专利权效力过程中明确排除专利保护的技术内容 禁止反悔原则 禁止反悔原则 是指在专利审批 撤销或无效程序中 专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性 通过书面声明或者修改专利文件的方式 对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护 并因此获得了专利权 而在专利侵权诉讼中 法院适用等同原则确定专利权的保护范围时 应当禁止专利权人将已被限制 排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围 当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时 即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权 而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下 应当优先适用禁止反悔原则 适用禁止反悔原则应当符合以下条件 一 专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的 而且已经被记录在专利文档中 二 限制承诺或者放弃保护的技术内容 必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用 禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提 并由被告提供原告反悔的相应证据 多余指定原则 多余指定原则 是指在专利侵权判定中 在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时 将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征 即多余特征 略去 仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围 判定被控侵权物 产品或方法 是否覆盖专利权保护范围的原则 认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征 应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的 解决技术问题的功能 效果 以及专利权人在专利审批 撤销或者无效审查程序中向中国专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述 进行综合分析判定 对于在专利独立权利要求中有明确记载 但在专利说明书中对其功能 作用未加以说明的技术特征 不应认定为附加技术特征 适用多余指定原则认定附加技术特征 应当考虑以下因素 一 该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的 是否属于体现专利新颖性 创造性的技术特征 即专利权利要求中略去该技术特征 该专利是否还具有新颖性 创造性 二 该技术特征是否属于实现专利发明目的 解决发明技术问题 获得发明技术效果所必需的 即专利独立权利要求所描述的技术方案略去该技术特征 该专利是否仍然能够实现或基本实现发明目的 达到发明效果 三 该技术特征不得存在专利权人反悔的情形 在被控侵权物 产品或方法 中 仅缺少独立权利要求中记载的对解决专利技术问题无关或者不起主要作用 不影响专利性的附加技术特征 使被控侵权物 产品或方法 的技术效果明显劣于专利技术 但又明显优于申请日前的公知技术 不应当适用多余指定原则 而应当适用等同原则 认定侵权物 产品或方法 落入了专利保护范围 法院不应当主动适用多余指定原则 而应以原告提出请求和相应证据为条件 对于含有非实用新型技术特征的实用新型专利权利要求 应当严格按照专利权利要求的文字限定专利权的保护范围 不应当把该专利权利要求中的非实用新型技术特征认定为非必要技术特征 即被控侵权物 产品或方法 缺少了实用新型专利独立权利要求中的非实用新型技术特征 不构成侵犯专利权 对于发明高度较低的实用新型专利 一般不适用多余指定原则确定专利保护范围 适用多余指定原则时 应适当考虑专利权人的过错责任 并在赔偿损失时予以体现 侵权认定的适用原则 根据修改后的专利法的第六十二条 在专利侵权纠纷中 被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的 可以以此主张抗辩权 管理专利工作的部门和法院可直接判定被控侵权人不侵权 修改后的专利法的第七十条规定 为生产经营目的使用 许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品 能证明该产品合法来源的 不承担赔偿责任 三 专利侵权认定的程序问题 专利侵权诉前措施 最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定 2001年6月5日通过请求颁布 诉前临时禁令 申请人提出申请时 应当提交下列证据 一 专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件 包括专利证书 权利要求书 说明书 专利年费交纳凭证 提出的申请涉及实用新型专利的 申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告 二 利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料 未经备案的应当提交专利权人的证明 或者证明其享有权利的其他证据 排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的 应当提交专利权人放弃申请的证明材料 专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料 三 专利侵权认定的程序问题 三 提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据 包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等 法官自由心証 三 专利侵权认定的程序问题 专利侵权的诉讼时效 两年 自专利权人或利害关系人得知或应知之日起计算 对于发明专利公布前至授权之间使用他人专利未支付费用的 自专利权人得知或应知之日其计算 专利权人在授权前即已得知的 从其授权之日其计算 基于连续并正在实施的专利侵权行为已超过诉讼时效进行抗辩的 法院可以根据原告的请求判令被控侵权人停止侵权 但侵权损害赔偿数额应当自原告向人民法院起诉之日起向前推算二年计算 自侵权人实施侵权行为终了之日起过二年的 专利权人将失去胜诉权 三 专利侵权认定的程序问题 专利侵权的责任 民事责任 诉前禁令 停止侵害 赔偿损失 消除影响 赔偿额的计算 实际损失 非法所得 许可使用费的倍数 1 3倍 没有参照的 在5000元以上30万元以下 最多不超过50万元 行政责任 责令改正并公告 没收违法所得 并处违法所得三倍以下罚款 没有违法所得 处5万以下罚款 刑事责任 假冒他人专利情节严重的 处三年以下有期徒刑 三 专利侵权认定的程序问题 修改后的专利法增加了诉前证据保全措施 根据修改后的专利法的第六十七条 在起诉前 权利人就可以向法院申请证据保全 更有利于其行使诉权 修改后的专利法完善了侵权赔偿制度 修改后的专利法的第六十六条规定 权利人的损失 侵权人的获利以及专利许可使用费均难以确定的 法院可以根据专利权的类型 侵权行为的性质和情节等因素 确定一万元以上一百万元以下的赔偿 并明确将权利人制止侵权行为所支付的合理开支 例如律师费和调查取证费等 纳入侵权赔偿的范围 消除其起诉前的顾虑 四 专利权属纠纷 种类 申请权纠纷专利权纠纷 职务发明与非职务发明 委托发明与合作发明 剽窃他人技术成果 四 专利合同纠纷 1 专利开发合同 委托开发合作开发2 专利转让合同 申请权转让专利权转让3 专利技术实施许可合同 独占许可独家许可普通许可交叉许可4 专利技术中介合同 五 专利行政纠纷 1 与专利局 专利行政主管部门 的纠纷2 与专利复审委员会的纠纷3 与专利管理局 知识产权管理局 的纠纷 六 专利纠纷的解决途径 调处 管理专利工作的部门 调解 处理仲裁 诉讼 管辖 举証责任专利纠纷第一审案件 由各省 自治区 直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖 侵权行为地 侵权行为实施地侵权结果发生地被告所在地 六 专利纠纷的解决途径 修改后的专利法将修改前的专利法中假冒他人专利和冒充专利这两种违法行为合并规定为假冒专利的行为 加大了惩处力度 修改后的专利法的第六十三条规定 假冒专利的 没收违法所得 可以并处违法所得四倍 原为三倍 以下的罚款 没有违法所得的 可以处以二十万元以下的罚款 修改后的专利法规定了统一的行政处罚 新增加了相关查处假冒专利行为的执法措施 修改后的专利法的第六十三条明确规定 管理专利工作的部门依法行使其调查取证的职权时 当事人应当予以协助 配合 不得拒绝 阻挠 七 专利权的国际保护 1 巴黎公约 2 专利合作条约 3 TRIPS协定 1 巴黎公约 1 概况巴黎公约是保护工业产权最重要的国际公约 它于1883年3月20日在巴黎签订 到1992年1月已有103个国家参加了该公约 中国于1985年3月19日正式成为该公约的成员国 巴黎公约共有三十条 前十二条是实质性条款 后十八条是行政条款 适用于最广泛的工业产权 其保护对象有 专利 发明专利 实用新型 少数国家的 小专利 工业品外观设计 商标 服务标志 厂商名称 产地标志或原产地名称和制止不正当竞争 1 巴黎公约 2 基本原则 国民待遇原则在保护工业产权方面 每一个成员国必须把给予本国公民的保护同等地给予其他成员国公民 非成员国的国民 如果在成员国内有住所或者真实 有效的工商营业所 也可以享有同成员国同样的待遇 得到同样保护 根据这一原则 外国专利申请人或专利权人与本国申请人或专利权人具有同样的权利与义务 1 巴黎公约 优先权原则成员国之间有义务给对方国民以优先权 即成员国的国民向另一个成员国提出专利申请后 在一定期限内 发明和实用新型专利为十二个月 外观设计为六个月 向其他成员国又提出同样申请的 可以要求给予优先权 视后一申请是在第一个申请日提出的 1 巴黎公约 专利保护独立原则这是指公约的一个成员国的国民就一项发明在数个成员国或非成员国取得的专利权 虽是同一发明 但是相互独立 受各自国家的法律保护并加以管理 专利法是国内法 一国批准的专利对于他国是没有约束力的 1 巴黎公约 合理使用原则在临时通过或偶然进入成员国的交通工具上使用该成员国的专利不视为侵权 其他共同遵守的规则公约规定了各国都应遵守一定的专利宽限期 即专利申请费 维持费的缴纳至少给6个月的宽限期 对于在临时过境的交通工具上使用他人专利技术视为合理使用 对于在本公约任一成员国领土内举办的官方认可的国际展览会展出的商品中的专利技术应予以相当于优先权期限的临时保护 1 巴黎公约 强制许可原则公约对于防止滥用专利权的问题作了强制许可的规定 即自专利申请日起满四年 或专利批准日起满三年 取得专利的发明无正当理由而没有实施或没有充分实施时 各成员国专利局均可根据第三者请求 给予实施该发明的强制许可 取得强制许可者应给予专利权人合理的报酬 2 专利合作条约 PCT 1 概况 专利合作条约 是继巴黎公约之后缔结的又一个重要的国际性专利条约 旨在解决专利的 国际申请 问题 该条约于1978年6月1日正式生效PCT由通则和八个章节 共六十九构成 其程序分为第一章程序和第二章程序 第一章程序包括国际申请 国际检索 国际公布等三大内容 第二章程序是国际初步审查程序 是选择性的 每个缔约国可以声明不使用该程序 2 专利合作条约 PCT 2 中国专利局与PCT中国于1994年1月1日正式成为该条约的成员国 中国专利局成为专利合作条约的受理局 指定局和选定局 国际检索单位及国际初审单位 中文成为该条约的正式工作语言 2 专利合作条约 PCT 3 申请程序国际申请阶段 国内申请阶段国际申请向主管国家的专利局 地区性专利局或国际机构提出专利申请 申请人指定希望获得专利权的缔约国 指定国 受理局在收到国际申请后 进行形式审查 确定国际申请日 从而该申请在各指定国产生正规的国内效力 2 专利合作条约 PCT 国际检索受理局在自国际申请受理之日起一个月内 将申请文件副本送交由PCT联盟大会委托的一个检索单位 按统一标准进行检索 申请人在收到该报告后 可以决定撤回或维持国际申请 如果认为有必要 还可以对申请中的权利要求书进行修改 PCT联盟大会指定的国际检索单位现有 欧洲专利局 日本特许厅 美国专利与商标局 俄罗斯专利与商标委员会 澳大利亚专利局 瑞典专利与商标注册局 奥地利专利局 中国专利