企业知识产权风险防范(2012年)

1 企业生产经营中的知识产权风险与防范 2012年7月 知识产权制度是企业在当代政治经济 市场经济 知识经济 全球经济 环境中生存发展所必须遵守的游戏规则 企业做大做强必将面临知识产权风险 国内外知识产权法律制度一系列与知识产权相关的国际条约 引言 美国 337调查 根据1930年美国关税法第337条 美国国际贸易委员会 ITC 有权对进入美国的产品就有关专利 商标侵权的申诉进行调查 此外也开展涉及盗用商业机密 商品包装侵权 仿制和虚假广告等内容的调查 一旦成为 337调查 的目标 ITC可以立即禁止涉案产品进口及其在美国市场销售 而如果侵权成立 被告产品甚至所在国所有同类产品均将被禁止进入美国市场 实践中 超过90 的 337调查 涉及专利侵权指控 引言 引言 美国 337调查 愈演愈烈2012年2月 ITC发起对用于激光打印的墨盒及组件 照相手机 平板电脑及其他手持图像捕捉和传输设备 可调节能荧光灯等三类产品的 337调查 共涉及50家美国本土及海外企业 苹果等公司位列其中 包括上海昊群数码科技 深圳金优田照明科技有限公司和珠海中润靖杰打印机耗材有限公司等13家中国企业均被列入名单中 2012年3月初 又有2家中国企业被 337调查 分别是浙江义乌的一家文身器材公司和广州的一家美容美发用品商行 2012年5月18日ITC对 家公司发起 337调查 以确定这些公司在生产带有可伸缩 连接器的电子设备时是否存在专利侵权行为 其中包括中国华为技术有限公司 具体涉案产品是照相机 便携摄像机 数码录音机 播放器 无线调制解调器和闪存驱动器等带有可伸缩 连接器的电子设备 引言 中国企业成为 337调查 重点对象近年来 中国企业屡屡遭 337调查 案件数量亦呈上升趋势 相关数据显示 2006年至2010年 共有56起关于中国企业遭遇美国 337调查 的案例 其间案例总数就超过前20年的总和 而到2011年时 涉及中国企业的 337调查 案例达到126起之多 至此 我国已经连续10年成为遭遇美国 337调查 案件数量最多的国家 2002 2006年对华337调查案件统计 34件 2002 2006年美国对华337调查案件统计 续 2002 2006年美国对华337调查案件统计 续 企业面临的知识产权环境日益严峻发达国家不断强化知识产权政策措施美 日 欧等发达国家和国际组织从自身利益出发极力在国际上推行专利审查国际化 主张建立 世界专利 这实质上是在推行专利全球一体化 即打破专利的地域性限制 由少数几个国家负责专利审查和授权 其他国家承认其审查结果 美国贸易法 301条款 美国关税法 337条款 推行知识产权境内外保护 推动将知识产权纳入WTO 使知识产权成为WTO的三大支柱之一 引言 发达国家不断强化知识产权政策措施美国专门成立知识产权执法协调员办公室 制定解决国际知识产权侵权风险的政策 强化海外知识产权执法 在驻华使馆派驻知识产权专员 最近又在上海领事馆增加知识产权官员 英国 日本 韩国等国也在驻华使馆派驻知识产权官员或派驻相关有官方背景的知识产权相关机构 知识产权已成为跨国公司在国际投资与贸易中的 杀手锏 引言 13 企业生产经营中的知识产权风险与防范 知识产权涉及企业生产经营和发展的各个环节和各个方面 原材料及设备采购 包括软件等 产品开发及销售 技术转让 许可 与合作 委托加工 产品开发 招投标 进出口贸易 产品展销 企业合资以及并购和上市 商标 商号 专利 版权 软件 商业秘密 14 原材料 配件 设备采购环节中的知识产权风险与防范风险采购的材料 设备或配件是侵权产品 供货方不是相关知识产权权利人或合法使用人包括是否有相关依存专利 从境外采购的合法产品在本国或其他国家使用 销售行为侵犯他人知识产权 平行进口风险 知识产权的地域性及其权利用尽 企业生产经营中的知识产权风险与防范 LUX力士 案荷兰联合利华公司享有 LUX 及 LUX力士 商标的专有权 上海利华有限公司通过与荷兰联合利华公司的合同约定享有 LUX 及 LUX力士 商标在中国地区的独占使用权 生产 力士 LUX 品牌系列产品 并在中国消费者中获得了好评 但东南亚金融危机以来 我国周边国家的 LUX 产品因成本 价格便宜 纷纷通过各种渠道涌入中国市场 1999年6月7日 中国佛山海关依据 中华人民共和国知识产权海关保护条例 扣留了广州进出口贸易公司 被告 申报进口的一批泰国产 LUX 香皂 同月 上海利华以广州进出口贸易公司在未经商标持有人许可的情况下进口 销售泰国产的 LUX 香皂 侵犯了该公司 LUX 及 LUX力士 商标独占许可使用权为由 向广州市中级人民法院提起诉讼 经法庭调查 荷兰联合利华有限公司 许可方 与原告 被许可方 签订独占许可使用合同 其中约定 如果发现任何侵犯本协议授予的权利的行为 接受方有权对任何侵犯该种权利的侵权人采取法律措施 包括诉讼 或其他接受方认为适当的行为 协议有效期两年 自订立之日起生效 法院认为原告是 LUX 商标及 LUX力士 商标在中国 不包括香港 澳门 台湾地区 的独占许可使用人 其对上述商标独占使用的权利受到法律保护 被告进口的 LUX 牌香皂侵犯了原告的独占使用权 米其林轮胎案 2009年4月24日 湖南省长沙市中级人民法院当庭审理宣判了一起特殊的知识产权案件 原告是以生产轮胎闻名的世界500强企业 法国米其林集团 被告是长沙市销售轮胎的两个个体工商户 2008年4月 原告发现被告经营销售侵犯原告注册商标专用权的产品 特向法院提起诉讼 请求被告赔偿经济损失10万元 被告则认为 其销售的轮胎为原告在日本的工厂生产的正品 且该产品系被告合法取得 并没有侵犯原告的商标专用权 法院一审判决被告停止侵权并赔偿原告经济损失5000元人民币 17 原材料 配件 设备采购环节中的知识产权风险与防范防范弄清采购的产品是否涉及知识产权 供方是否权利人或合法使用 包括是否有相关依存专利 弄清境外采购的产品在本国或其他相关国家是否有相应知识产权保护及其权利人或被许可人与供货方签订的采购合同中明确约定知识产权侵权赔偿责任 涉及平行进口的 应与权利人明确约定在有关国家和地区不侵犯其知识产权的条款 企业生产经营中的知识产权风险与防范 18 新产品开发环节中的知识产权风险与防范风险落入他人专利保护范围新技术或产品在申请专利前被公开 丧失新颖性 申请的专利轻易被无效或权利要求保护范围过窄员工跳槽带走企业商业秘密或私自将相关技术成果申请专利 企业生产经营中的知识产权风险与防范 19 新产品开发环节中的知识产权风险与防范防范检索专利文献 包括尚未进入国家阶段的PCT申请或未超过优先权期限的外国专利 分析有无规避专利侵权的技术路线或对有关专利提出无效利用专利信息提高研发起点 将创新成果及时形成相应知识产权 采取保密措施 把握好专利申请时机及时申请专利 培养专利工程师 配合技术研发人员及专利代理人写好专利申请文件 建立专利工程师参与研发的工作机制 与涉密人员签订保密协议 加强技术研讨会核心内容及研究实验成果的保密 建立相关会议纪要及研究实验记录制度 保密费 竞业限制补偿金明确职务研究成果的知识产权归属 建立职务发明成果归属及奖励制度 企业生产经营中的知识产权风险与防范 20 产品销售环节中的知识产权风险与防范风险新产品进入市场面临知识产权侵权指控产品参加展会或发布广告 产品宣传册 许诺销售 被控侵权销售人员跳槽带走企业客户资料及营销策略等专利产品或商标被他人非法仿制或仿冒 企业生产经营中的知识产权风险与防范 21 产品销售环节中的知识产权风险与防范防范销售 参展及广告宣传前分析与产品相关的知识产权状况被控侵权时 搜集证据 积极起动专利无效程序加强商业秘密保护 对销售策略 客户资料等重要信息采取保密措施 包括与相关人员签订保密协议及竞业限制协议 加强对拥有自主知识产权产品的宣传及市场跟踪与监控 防止被侵权 注意收集 保存侵权证据并确保证据的有效性 企业生产经营中的知识产权风险与防范 22 技术 商标 转让 许可 与合作环节中的知识产权风险与防范风险对涉及的知识产权缺乏论证和评估知识产权转让或许可的法律手续及合同文本不完备 留下纠纷隐患 深圳唯冠与苹果iPad商标权之争对合作开发成果的知识产权归属及其使用没有明确约定 留下纠纷隐患 企业生产经营中的知识产权风险与防范 23 技术 商标 转让 许可 与合作环节中的知识产权风险与防范防范对技术 商标 转让 许可 涉及的知识产权进行评估 权利主体 保护范围 有效区域 有效期限 已许可情况等 并完善相关法律手续 签订合同并履行备案或权利变更等手续 对技术合作成果的知识产权归属及其使用进行合同约定 企业生产经营环的知识产权风险与防范 24 委托加工 产品开发 环节中的知识产权风险与防范风险承揽委托加工业务被控侵权委托他人加工产品 相关技术秘密被泄露 企业生产经营中的知识产权风险与防范 广东某电池制造企业 以下简称广东公司 是我国最大的电池生产厂家之一 它已经不再是单纯的OEM厂商 该公司有自己的品牌 有强大的研发团队 有自主创新的产品 尽管这样还是很难与世界其他同行业竞争市场 OEM依然是企业一项主要的贸易形式 去年 它与一家国际知名电池品牌A签订了订单 广东公司为A加工某型号的电池 并提供相应技术 广东公司提供知识产权担保 没想到 这项产品在英国市场推出不久 就遭到了来自美国著名电池品牌B的阻击 B公司以该产品侵犯其欧洲专利为由要求A公司立即撤回产品 退出市场 否则对A提起诉讼 A公司立即依据加工协议 要求广东公司出面处理 尽管广东公司做出了不侵权的辩解和技术分析 但是B公司还是采取了更强劲的行动 在德国对A提起专利侵权诉讼 A公司立即扣留广东公司货款 要求广东公司配合答辩并承担所有诉讼开支 估计将超过百万 26 委托加工 产品开发 环节中的知识产权风险与防范防范如是被委托方 弄清委托方对相关产品所涉及的知识产权是否有处置权并约定相关责任 如是委托方 应明确知识产权归属并约定被委托方对相关知识产权保护责任与义务 企业生产经营中的知识产权风险与防范 27 招投标环节中的知识产权风险与防范风险招标选中的技术或产品被控侵权参与竞标的技术或产品被控侵权 企业生产经营中的知识产权风险与防范 28 招投标环节中的知识产权风险与防范防范作为招标方应弄清投标方的技术或产品是否侵权他人知识产权 并约定相关责任作为投标方应首先确保参与竞标的技术或产品不侵犯他人知识产权 如有自主知识产权 则应充分利用其增加竞争力 企业生产经营中的知识产权风险与防范 29 企业并购 合资或上市环节中的知识产权风险与防范风险被并购或合资过程中自主知识产权价值被忽视合资后中方商标被淡化 闲置 弃用并购其他企业时对相关知识产权缺乏有效论证和评估上市过程中存在知识产权缺陷或隐患 企业生产经营中的知识产权风险与防范 30 企业并购 合资或上市环节中的知识产权风险与防范防范并购 合资及上市前的知识产权尽职调查 知识产权法律状态 所有权属于谁 拥有人的控制权有多大 知识产权的经济价值和战略价值 侵犯他人知识产权的潜在责任等 合理主张自主知识产权的应有价值 坚持使用自主商标等 企业生产经营中的知识产权风险与防范 31 进出口贸易环节中的知识产权风险与防范风险产品在海关被查扣产品在出口国被控侵权商标在出口国被抢注 企业生产经营中的知识产权风险与防范 广东省高级法院于2006年4月27日判决的佛山市泓信贸易有限公司 以下简称 泓信公司 诉广州海关行政诉讼案 对于广东成千上万家贴牌生产企业来说 震动非同一般 2004年10月 阿联酋STANLEYTRADINGL L C 以下简称 史丹利公司 委托泓信公司生产加工机动车用卤钨灯 并要求在商品上使用 HENKEL 商标 经审查 HENKEL 商标为该公司在阿联酋的注册商标并有合法证明文件 因此 泓信公司依约履行了生产加工合同 生产的贴牌产品全部出口至阿联酋销售 2004年12月 泓信公司向广州海关履行这批车用卤钨灯的报关手续时 广州海关发现货物标有 HENKEL 标识 涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司 以下称 恩同公司 的商标专用权 广州海关认定泓信公司的货品侵权 对该批货物作没收并处罚款人民币2万的行政处罚 广东省高院最终判决泓信公司构成侵权 广州海关有权对涉嫌侵权货物进行扣留调查 33 进出口贸易环节中的知识产权风险与防范防范产品出口 知识产权先行 一方面 先在出口国申请专利 注册商标 确立自己的技术优势和品牌地位 另一方面 充分了解出口国家的知识产权法律制度 检索相关专利和注册商标 防止因侵犯他人知识