说明书公开不充分的问题.doc

说明书公开不充分的问题 专利权是知识产权的一种，其实质上是一种无形财产的财产权。根据权利与义务对等的原则，申请人要获得专利权必须以向社会公众充分公开其发明创造的内容为义务。为此专利法第二十六条第三款规定了“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，也就是我们常说的说明书应当满足充分公开的要求。 有些申请人在撰写专利申请时，希望获得专利权但是又怕别人知道其中的一些技术诀窍，因此在说明书的撰写中故意有所保留，使得本领域技术人员无法实现所要求保护的技术方案，导致公开不充分。有些申请人则刚刚想到一种创意，但是对于如何实现这种创意还没有进行足够深入的研究，但是为了尽快保护这种创意而提出了专利申请，在专利申请中给出了要解决的技术问题和所期望实现的效果，但是对于如何实现技术方案却模糊其词或者记载的方案无法解决所要解决的技术问题也无法得到预期的技术效果，结果导致了公开不充分。 根据审查指南，可以看出专利法第二十六条第三款包括了三方面的内涵，即（1）清楚，即，说明书应当写明专利申请所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；（2）完整，即，说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容，特别是，凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述；（3）能够实现，即，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。 审查指南还明确给出了五种公开不充分的情况： (1) 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段； (2) 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施； (3) 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题； (4) 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现； (5) 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。 判断是否公开充分应该考虑以下两个基本元素：（1）技术问题，包括所要解决的技术问题（申请人主观意愿，说明书明确记载的技术问题）和所解决的技术问题（实际解决的问题，由说明书推得的技术问题），无论解决了哪个技术问题，都应视为满足“解决其技术问题”的要求；对于说明书中记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题的情况，只要该技术方案能够解决其中的至少一个技术问题，就应视为满足“解决其技术问题”的要求；（2）技术效果，技术效果是由技术方案中技术特征以及技术特征之间的关系之总和所产生的；通常，产生了预期的技术效果即证明发明解决了技术问题。 通常，审查员在审查意见通知书中也是围绕以上两个基本元素展开的。例如，在一份关于数据读取装置的审查意见通知书，审查员首先概述了说明书记载的内容：（1）发明要解决的技术问题是在不增加转速的情况下提升对光存储介质中记录的数据的读取速度，（2）申请人提出的技术方案是使用图像感应装置作为读取头获取介质图像而一次读取大量数据，（3）期望实现的技术效果是在不增加转速的情况下提升对光存储介质中记录的数据的读取速度。由于光存储介质是利用非常密集的坑点来存储数据，常规的光源和图像感应装置难以象读取条形码那样读取介质的图像并将图像加以处理来还原数据。因此，审查员指出说明书中并未能够用于本发明技术方案并解决其技术问题的图像感应装置的结构，根据说明书中目前给出的技术手段，本领域技术人员难以解决对光存储介质的图像读取问题，从而也难以解决其所要解决的技术问题，因而说明书记载的内容是无法具体实施的。 需要指出的是，尽管专利法第二十六条第三款是针对说明书的条款，但其却与权利要求密切相关，其本质是对权利要求中所要求保护的技术方案的公开程度所做的要求。换言之，对于未在权利要求中请求保护的技术方案，审查员在审查过程中通常不会提出公开不充分的审查意见。 针对说明书公开不充分的审查意见的答复，通常有两种方式，即修改和争辩。 （一）修改 由于专利法第三十三条的规定，公开不充分的缺陷是不能够通过向申请文件中补加实施例和/或补充技术特征而克服的。 但是如前面指出的，说明书充分公开的对象是请求保护的发明，对于说明书中存在公开不充分但未在权利要求书中请求保护的技术方案，审查员通常不会提出未充分公开的审查意见。因此，在某些案件中，可以通过将未在说明书中充分公开的技术方案所对应的权利要求删除，来克服说明书充分公开的缺陷。需要注意的是，此处可以删除的权利要求可以是独立权利要求也可以是从属权利要求。 （二）争辩 申请人可以通过提交必要的材料、意见陈述来证明说明书充分公开。 需要注意的是：审查员一般不予考虑的材料包括：实验数据或补充的实施例、非出版物的证据、在申请日或之后公开的出版物。审查员应当予以考虑的材料包括：以正规出版物的证据形式证明的现有技术、通过意见陈述方式证明的现有技术。 在通过意见陈述和/或提供证据来澄清“充分公开”时，特别需要注意的是： （1）如果一个或多个证据记载的内容互相矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容，则该申请仍然不符合专利法第二十六条第三款的规定。 （2）如果一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些不同的含义并非都能实现请求保护的发明，则该申请仍然不符合专利法第二十六条第三款的规定。 （3）虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合，则该申请仍然不符合专利法第二十六条第三款的规定。 一旦审查员发出了说明书