专利申请策略与规划

专利申请策略与规划前言一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。亦即预做良好的策略规划实有其必要性。科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值， 背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？ 可不可以申请专利？ 有没有可能取得专利？ 可以继续开发那方面的技术？ 那些技术应一并申请保护？ 应于何时、何处提出专利申请？ 申请专利能带来什么好处？就智慧财产权管理而言， 提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。申请前应思考之问题1. 是否为专利保护的对象及范围？精品资料发明：对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。新型：对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。新式样：对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。另外也须注意是否为法定不予专利的标的。2. 是否具备专利的实质条件(可专利性 )？新颖性：未曾公开或非公众已知者。进步性：具有一定的发明创作难度。实用性：可实际用于产业。3. 是否具有良性的市场前景或产业价值？亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？是否还要申请外围专利？未来授权或实施获利的机会有多大？4. 申请专利的保护范围可能有多大？他人回避专利范围的难易度有多高？这牵涉到预期能获准的申请专利范 围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？5. 专利的技术内容公开之后， 对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？对与自己技术合作、经销代理的对象有什么影响？这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下， 如何避免泄漏关键的 know-how 。 也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。6. 有无足够的资源或成本来提出申请并维护、运用专利？亦即要避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。还要想到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。7. 可否运用其他的方式来保护？例如能否搭配或改以著作权、营业秘密等来保护？ 当然也应考虑一并申请注册商标、电路布局 的可能性。提出以上问题是希望能先就申请专利的本质加以思考。 虽然答案也许一时未明， 但至少可借此机会省思， 尽量先在企业内部建立一定程度的共识， 如此再客观地依据以下各项策略做出评估，以便顺利拟定执行的细节。各项评估策略一、 是否提出申请1. 要申请* 预备自用：自行实施保护的技术，从实施取得市场垄断地位，甚至建立某种专业形象。* 预备他用：藉由技术转让、授权以获取利益，进而影响旧市场或主导新市场规格。* 降低竞争对手优势：限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。* 干扰他人视线： 在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。2. 不申请* 避免公开暴露研发策略和意图：改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。* 延长技术保密的时间： 若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。* 专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经济利益， 可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。二、 申请何种专利发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相 关的法定要件。如果皆不适合， 则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。三、 申请内容为何1. 完整技术或部份技术：有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。2. 单项申请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于技术完整公开所带来的缺点和申请周延保护布雷之间做适当的取舍。3. 基本技术或配套衍生技术：* 基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远， 相对上比较冷门，可能参与者较少；配套衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半 更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。这是从特定的技术领域角度来看， 所以两者是相对的，而非绝对的。* 拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权，相当有利； 但若由他人取得配套衍生技术的专利，则自己实施时恐受阻碍。* 若只拥有配套衍生技术的专利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。4. 使用中技术或储备技术：除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，基于日后科技发展、 产品汰换周期或市场变迁等因素， 也应想想目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。四