专代实务考试复习笔记

精品文档 专代实务考试复习笔记 第一部分 与实务考试相关的基本知识一、 专代实务考试的三个内容 权利要求书的撰写1、专利申请文件的撰写： 说明书及其摘要的撰写 意见陈述书的撰写2、实审意见通知书的答复： 专利文件的修改 无效宣告请求书的撰写3、无效宣告 ： 意见陈述书的撰写 专利文件的修改第一章 判断主题是否属于专利保护客体满足两个条件：1、 法5、法25：不授予专利保护的客体2、 属于专利法意义上的产品或者方法一、 判断是否属于法5规定的不授予专利权的客体法5第一款：发明创造的公开、制造、使用违反了法律、社会公德后者妨害了公共利益的，不能被授予专利权。（既不能写入说明书也不能作为权利保护的对象）解释：1、 违反法律的发明创造：（1） 发明创造本身违反法律；（2） 不包括由于滥用才导致违反法律的发明创造，如麻醉剂（3） 不包括仅其实施为法律所（生产、销售、使用）受到法律限制或约束的发明创造，如：药品；2、 违反社会公德的发明创造（1）社会公德仅限于我国境内；3、妨害公共利益的发明创造 （1）以致人伤残或损害财物为手段的； （2）实施或者使用会严重污染环境、严重浪费能源、破坏生态平衡、危害公共健康的； （3）专利申请的文字和图案涉及国家重大政治事件或者宗教信仰、伤害人民感情或者名族感情或者宣传封建迷信的； （4）发明创造本身为了达到有益目的，而其使用和实施必然会导致妨害公共利益的；4、违法获取或利用遗传资源所完成的发明创造（法5第二款） （1）遗传资源指含有遗传功能单位（具有遗传功能的DNA或者RNA片段，生物体的基因）并具有实际或潜在价值的材料。 （2）利用遗传功能完成的发明创造，实现其遗传资源的价值。 （3）遗传资源的获取或者利用未按照我国法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。二、判断是否属于法25规定的不授予专利权的客体法25 第一款：科学发现，智力活动的规则和方法，疾病诊断和治疗方法，动物和植物品种，用原子核变化方法获得的物质量。不授予专利权。 解释：1、 科学发现 发明：利用自然规律来解决技术问题形成的技术方案；发现：科学发现和科学理论，本身就是存在的自然规律。2、 智力活动的规则和方法没有采用技术手段和利用自然规律，也未解决技术问你、产生技术效果，因为没有构成技术方案。如设备的操作说明书。3、 疾病的诊断和治疗方法（1）疾病的诊断：以有生命的人体或者动物体直接实施对象；并以获得疾病诊断结果或者健康状况为直接目的。包括以离体样品为对象，但以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的的。如果申请的方法专利中包括了检测步骤，而该检测步骤的结果可以直接获得疾病的诊断结果或健康状况，这种针对有生命的人体或者动物体作出大的诊断步骤或检测步骤的方法也属于疾病诊断的方法。（2）需要特别注意从主题名称来看并没有直接体现出来，但从实际内容来看仍可能属于疾病诊断和治疗方法。4、 动物和植物品种（1） 完整的动植物个体；（2） 可以生长为个体的动物和植物的组成部分：胚胎干细胞、生殖细胞、受精卵、植物的可繁殖材料，如种子等。 判断关键：具有生长为个体的能力。（3） 动物和植物的非生物学方法属于可授权范畴，判断的关键：人的技术处理或介入对所达到的目的或者效果起了主要的控制作用或决定性作用。5、 用原子核变换方法获得的物质（1） 原子核变换的方法；（但为实现原子核变换而采用的增加粒子能量的粒子加速方法 不属于原子核变换方法，属于可授权范畴。）（2） 原子核变换方法获得的物质理由：国家和人类的安全。三、判断主题是否属于专利法意义上的产品和方法，是否符合发明或实用新型的定义1、确定是产品还是方法 产品专利优于方法专利。 产品专利：发明的关键是对物本身的创新或改进； 方法专利：发明的关键是方法步骤或工艺参数；2、发明或者实用新型是一项技术方案 技术方案：解决技术问题、采用技术手段（利用自然规律，由技术特征体现）、有技术效果。 气味、光、电、能量、磁、波不属于专利法意义上的产品或者方法。3、 实用新型保护对象的限制（1）仅保护产品，方法不是。（2）仅保护形状和/或构造上作出改进的产品，包括 A、既包括形状、构造特征又包括对方法本身提出的技术方案不属于实用新型保护客体，但是权利要求中可以使用已知方法的名称（如焊接）来限定产品的形状和构造，但是不得包含方法得步骤、工艺条件等； B、产品的形状是产品所有的，可以从外部观察得到的确定的空间形状。无确定空间形状的不属于实用新型保护的客体，如化合物、墨水、洗衣粉等；但允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，条件是在该产品中受该产品结构的限制即可，如温度计中的无确定形状的酒精。不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。不能以摆放、堆积等方法获得的非确定形状作为产品的形状特征。产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状，如冰杯、降落伞。C、产品的构造指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。 复合层是产品的结构； 分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利保护的产品的结构； 如果既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体，但权力要求中可以包含已知材料的名称。 产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案，不属于实用新型专利保护的客体，如仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘。 第二章 发明和实用新型专利申请文件的撰写规定 第一节 权利要求书一、 权利要求书简介 权利要求书由记载（发明或者实用新型的）技术特征的权利要求组成。 一份权利要求至少包括一项权利要求，还可以包括从属权利要求。（一） 产品权利要求和方法权利要求 产品：通过人类技术生产得到的任何具体的实体。 方法：任何方法和用途。（二） 独立权利要求和从属权利要求从整体上反映发明或者实用新型的技术方案、记载解决其技术问题所需的必要技术特征的权利要求为独立权利要求。用附加技术特征对独立权利要求（或从属权利要求）作进一步限定的为从属权利要求。1、 必要技术特征：发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或实用新型的技术方案，使之区别于所掌握的现有技术中的技术方案.实际撰写时，主要根据发明或者实用新型所要解决的技术问题来确定哪些技术特征是必要技术特征，即具体分析在独立权利要求中不写入某技术特征后，是否导致技术方案不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题。必要技术特征既包括前序部分中写入的与最接近的现有技术共有的必要技术特征，又包括特征部分写入的与最接近的现有技术不同的区别技术特征。2、 附加技术特征：可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。有两种情况：（1） 附加技术特征本身有助于使技术方案具备新颖性和创造性；（2） 附加技术特征本身不能使技术方案带来新颖性和创造性，但其能够为技术方案带来较好的技术效果（如获得了附带的技术效果，解决了附带的技术问题），或者能够适用于特定情况。 *过于细微的技术细节、极其公知的技术特征、不会产生任何特别效果的技术特征或者与解决的技术问题无关的技术特征等不宜作为附加技术特征。*对于以极其公知的技术特征作为附加技术特征写成从属权利要求仍然有可能扣分。二、权利要求应当满足的要求 法26.4：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。（一） 以说明书为依据1、撰写的要求：（1） 撰写独立权利要求时，除了要让独立权利要求的全部技术特征在说明书中至少一个具体实施方式中得到体现外，还应当对权利要求进行概括，而不仅仅局限于发明的具体实施或实施例，从而使其保护范围更宽。（2） 从属权利要求中的附加技术特征也应当尽可能进行概括上升或者采用中位概念，以获得合理的保护梯度。2、概括是否适当的判断标准： 如果本领域技术人员可以合理预测说明书或技术资料中给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则可以概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型方式，反之，如果权利要求的概括包含了推测的、其效果难以预先确定和评价的内容，则概括过宽。3、需要特别注意的：（1）、产品权利要求通常应当避免使用功能或效果特征来限定发明或实用新型，尤其是应当避免纯功能性限定。（2）只有在某一技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，该功能限定的技术特征对本领域技术人员能够明了该功能还可以用其他已知方式来完成，而且除说明书中记载的实施方式外其他能实现改功能的替代方式也能解决技术问题，达到相同的技术效果，才可以采用功能限定的技术特征以争取尽量宽的保护范围。（？）（二）清楚和简要1、清楚（1）包括两个方面：每项权利要求应当清楚、所有权利要求作为一个整体也应当清楚。 A: 每项权利要求的类型必须清楚； 权利要求的主题名称必须清楚； 权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。 B：每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。 通过权利要求的文字正确地描述发明或者实用新型的技术方案，至少包括三个层次： 术语清楚、用词严谨；每个技术特征表述清楚；各技术特征之间的关系清楚。 特别需要注意的： 权利要求中不要写入模糊术语：厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围；例如、最好是、尤其是、必要时、约、接近、等（表示列举时）、或类似物 除附图标记或者化学式和数学式可以采用括号外，权利要求中通常不会存在使用括号的情形。 权利要求中不得有插图或引用附图，通常也不应使用表格。 不得包含不产生技术效果的特征。 （2）、权利要求书作为整体应当清楚，权利要求之间的应用关系应当清楚，实际由从属权利要求的引用关系来体现的。 2、简要 包括两方面：每项权利要求应当简要；所有权利要求作为一个整体也应当简要、（1） 每一项权利要求应当简要是指权利要求的表述应当简要，除记载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述，也不得使用商业宣传性用于。（2） 权利要求作为整体应当简要，即不得撰写两项或两项以上保护范围实质上相同的权利要求，权利要求的数目合理，尽量采取引用在前权利要求的方式撰写来避免相同内容的不必要重复。三、权利要求的撰写要求和撰写规定 1、尽量采用两部分格式，包括前序部分和特征部分。 2、不同类型的并列独立权利要求，通常采用引用在前的独立权利要求的形式来撰写。 3、从属权利要求包括引用部分和限定部分，前者要求写明引用的权利要求编号及其主题名称，后者写明附加技术特征。 4、权利要求应当用阿拉伯数字编号，包括几项权利要求的，应按顺序编号。 5、从属权利要求只能引用在前的权利要求，不能引用在后的权利要求及其本身。直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求应当写在该独立权利要求之后，另一项独立权利要求之前。一项从属权利要求不能同时直接或间接引用在前的两项或两项以上不同发明或者实用新型的独立权利要求。6、引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一的 方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的引用基础。7、引用某独立权利要求的从属权利要求有多项的，其引用应当有先后层次，有顺序地引用。8、每项权利要求只允许在结尾处使用句号；但在一项权利要求中可根据情况采用分号或者通过分段、分行等手段来区分不同技术特征。9、权利要求中不得有插图。10、权利要求书通常也不得使用“如说明书部分所述”或“如图.所述”。11、权利要求中通常不允许使用表格。12、权利要求中的技术特征可以引用附图中的附图标记，并置于相应部件后的括号内。13、除附图标记或者其他必要情形外，权利要求中尽量避免使用括号。14、权利要求中，一般情形下不得使用人名、地名、商标名称、商品名。15、权利要求中采用并列选择时，被并列选择概括的具体内容应当是等效的，不得将上位概念概括的内容，用“或者”并列在下位概念之后；并列选择的含义应当清楚。四、合案申请和分案申请法31：一件发明或实用新型专利申请应当限于一项发明或实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件专利申请提出。法34：可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。特定技术特征：是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。判断是合案申请还是分案申请：有多个独立权利要求的情况下，需要考虑它们之间是否具有单一性以确定写入一份申请或写入多酚申请。实际操作时从两个层面老考虑：其一:具备单一性的多项发明或实用新型应当写入一份申请：其二：与一份申请独立权利要求1不具备单一性的其他发明或者实用新型应当以另一份申请提出。*在专代考试中，需要准确把握是否具有单一性，对于另外几项不符合单一性的发明或实用新型，应当建议申请人另行提出一件专利申请，必要时还应当要求申请人补充有关资料。 第二节 说明书一、 对说明书的整体要求1、 充分公开请求保护的主题（1） 主题明确（2） 说明书应当完整；（3） 说明书应当达到能够实现发明或者实用新型的程度；2、 足以支持权利要求书的保护范围（1） 针对权利要求的保护范围，提供足够多的实施例； 涉及数值范围的，给出两端值附近（最好的两端值）的实施例，数值范围较宽时，还应提供至少一个中间值的实施例。（2） 在说明书中对权利要求书中的每个技术特征作出说明，对于上位概念的技术特征，除给出足够多的实施例外，必要时说明本发明或者使用新型的技术方案利用了上位概念所涉及的所有下位概念的共性，作为支持上位概括的理由。（3） 对权利要求书中的没个权利要求来说，至少在说明书中的一个具体实施方式或实施例中得到体现。（4） 至少在说明书中的一个具体实施方式中包含了独立权利要求中的全部必要技术特征。（5） 说明书中记载的内容与权利要求相适应，术语一致，没有矛盾。3、 用词规范、语句清楚。二、说明书的撰写要求和各组成部分的撰写 1、发明或者实用新型的名称； 2、技术领域 3、背景技术 4、发明内容 5、附图说明（如果有的话） 6、具体实施方式 7、说明书附图（如果有的话） 8、说明书摘要和摘要附图 第三节 专利申请文件的修改规定一、 修改的内容和范围法33：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。记载范围：包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图（不包括摘要和摘要附图）能直接地、毫无疑义地确定的内容。注意：申请人向国知局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合法33的规定的依据但是对于进入国家阶段的国际申请来说，原始提交的国际申请的权利要求书、说明书以及附图（外文的和中文的都可以）都具有法律效力，可以作为申请文件修改的依据。二、 主动修改的时机和要求（一） 主动修改的时机： 发明专利(1) 提出实质审查请求时(2) 收到进入实质审查阶段通知书之日起三个月内.实用新型和外观设计自申请日起两个月内(二)主动修改的要求 修改不能超出原说明书和权利要求书的记载范围.三、 被动修改的要求和方式 细则51.3:在答复审查意见通知书时,对申请文件进行的修改,应当针对通知书指出的缺陷进行. 特别需要注意的是:(一) 对于虽然修改不符合细则，但其内容与范围满足法的修改，只要经过修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有授权的前景，这种修改视为针对通知书的缺陷进行的修改，修改的申请文件可以被接受(二) 针对上述（一）的情形，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受：（） 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；（） 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了该权利要求请求保护的范围；（） 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；（） 主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过（） 主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案再原权利要求书中未出现过第三章授权实质条件法：授权的实质条件：新颖性、创造性和实用性一、 实用性 法22.4：实用性，是指该发明或者实用新型能够被制造或者使用，并且能够产生积极效果。 能够被制造或者使用：指发明或者实用新型的技术方案具有在产业上备制造或者使用的可能性。不具备实用性的六种主要情形：（） 无再现性。对于手工艺品，只有在不能重复再现时，才不具备实用性。（） 违背自然规律例如：永动机、用优良热材料将太阳和地球连接以实现热量的非光线传导。（） 利用独一无二的自然条件的产品（） 人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法由于以有生命的人或动物为实施对象，无法在产业上应用，因此无实用性。（） 测量人体或者动物体在极限情况下胜利参数的方法这种方法需要将被测对象置于极限环境中，这会对人或动物的生命构成威胁，需要有经验的测试人员根据被测对象的情况来确定其耐受的极限条件，因此这类方法无法在产业上使用，不具备实用性。（） 无积极效果二、新颖性 法22.2：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（一） 优先权1、优先权的概念 法29：外国优先权：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。 本国优先权： 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。2、享有优先权的条件 （1）申请人就相同主题的发明创造在外国或中国第一次提出专利申请后又在中国提出专利申请。即在后申请中要求优先权的主题已在作为优先权基础的在先申请的申请文件中作了记载。 ( 2 )就发明和实用新型而言，在后申请之日不得迟于首次申请之日起十二个月；就外观设计而言，为六个月。（3）对于外国优先权，申请人提出首次申请的国家或政府间组织应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约的，或者相互承认优先权原则的国家或者政府间组织。 （4）作为优先权基础的在先申请是申请人第一次提出的专利申请，即申请人早于该在先申请的所有专利申请中均未记载过该在后申请要求享受优先权的技术方案。 （5）在后申请与的申请人应当与在先申请的申请人一致。 *对于本国优先权，如果申请人不一致，应当有在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的优先权转让证明文件（在提出在后申请之日起三个月内提交）。 *对于外国优先权，在后申请人还可以是在先申请的申请人之一，仅仅在申请人完全不一致时，才需要提交优先权转让证明。（6）对于外国优先权，提出在后申请的同时在请求书中声明，写明作为优先权基础的在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称，并在三个月内提交在先申请文件的副本； 对于本国优先权，只要在请求书中写明了在先申请的申请日和申请号，视为提交了在先申请文件副本（不需要提交副本）。（7）缴纳在后申请的申请费的同时缴纳优先权要求费，即自提出在后申请之日起两个月内缴纳优先权要求费。（8）不得作为本国优先权基础的在先申请有三种情况： A、已经要求外国优先权或者本国优先权的，但要求过外国优先权或本国优先权而因其主题与在先申请不一致未享有优先权的除外。 B、已经被授予专利权的 C、本身是分案申请。 *细则32.3：申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。3、相同主题的发明创造的判断 相同主题：指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。 判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（权利要求书、说明书，但不包括摘要）中。4、优先权的效力 （1）在优先权期限内任何单位或者个人提出了相同主题的申请或者公开不会影响本专利的新颖性和创造性。 （2）在优先权期限内任何单位或者个人提出了相同主题的申请不能被授权。（二）影响新颖性和创造性的技术 1、现有技术（X类或Y类文件）-影响新颖性和创造性 2、抵触申请（E类文件）-影响新颖性3、由于优先权存在的文件（P类文件，如优先权不成立，则有PX或PY，或者PE）4、导致重复授权的专利或专利申请文件（R类文件*构成抵触申请的条件 （1）向中国提出的专利申请；（2）申请在本专利申请的申请日前提出（3）该申请在本专利申请的申请日或其后公布或授权公告；（4）披露了与本专利申请同样的发明或者实用新型。抵触申请还包括满足以下条件的进入中国国家阶段的国际专利申请： 申请日前由任何单位或个人提出且尚未作出国际公布、并在申请日之后（含申请日）由国知局作出公布或者公告的且未同样的发明或者实用新型的国际专利申请。（三）新颖性的判断1、判断原则（1）同样的发明或实用新型指南2.3.3.1：指发明或实用新型的技术方案与现有技术或者申请日（有优先权的指优先权日）前由向专利局提出专利申请并在申请日（有优先权的指优先权日）或其后公布或者授权公告的发明或实用新型的相关内容相比，如果其在技术领域、所解决的技术问题，技术方案和预期的技术效果实质上相同，则认为两者为相同的发明或者实用新型。（2）单独比对技术方案单项进行比较。2、判断基准 （1）相同内容的发明或者实用新型； （2）具体（下位）概念和一般（上位）概念限定的同类性质的技术特征：如下 专利申请 对比文件 影响 一般（上位）概念 具体（下位）概念 没有新颖性 具体（下位）概念 一般（上位）概念 不影响新颖性（3）惯用手段的直接置换 一般用在对比文件为抵触申请判断新颖性影响时。 对比文件是现有技术时，通常以等效手段的替换来否定创造性。（4） 数值和数值范围限定的技术特征 专利申请 对比文件 影响 数值或连续变化的数值 落在该范围内或部分重叠或有一个共同端点 没有新颖性 离散数值 数值范围、两端点是离散数值中的任一个 破坏与两端点重合的技术特征的新颖性，但是不破坏两端点之间的数值限定的技术特征的新颖性（5） 对于包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求。需要考虑,产品权利要求中包含的性能、参数、用途或者制备方法等特征是否隐含了所述产品具有某种特定结构和或组成，或者导致产品具有某种特定结构和或组成，从而使其区别于现有技术的产品，如果能与现有技术或对比文件中的产品区别开来，则具备新颖性，否则不具备。（四）同样的发明创造只能授予一项专利权同样的发明创造：两件或者两件以上的申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。（五）不散失新颖性的公开法24：一项申请专利的发明创造在其申请日（有优先权日的指优先权日）以前六个月内，有下列三种情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。 申请人要求享受不丧失新颖性的宽限，对于（1）（2）两种情况，应当在提出申请时在请求书中申明，并且自申请日起两个月内提交证明文件。对于（3）这种情况，若申请人在申请日以前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并自申请日起两个月内提交证明材料；若申请人在申请日以后获知的，应当在得知情况后两个月内提交证明材料。否则不符合程序和要求的不能享受宽限期。三、创造性法22.3：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。发明是否具有创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。（一） 判断的原则1、 突出的实质性特点判断发明是否具有突出的实质性特点，就是判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。非显而易见的则表示有突出的实质性特点。通常有三个步骤：（） 确定最接近的现有技术 最接近的现有技术：指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。 A 可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，B或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。 在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同的现有技术，如果没有相同的，则从相近技术领域的现有技术文件中选择；只有不存在相同或者相近的技术领域的现有技术时，才考虑选择不同技术领域而能实现发明功能且公开发明技术特征最多的现有技术为最接近的现有技术。（） 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题：首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。 重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定，作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。（） 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是显而易见的。这个步骤，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果存在技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：A、 所述区别技术特征为公知技术。B、 所述区别技术特征为最接近的现有技术相关的技术手段。例如：同一份对比文件中其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。C、 所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。2、 显著的进步 评价发明是否具有显著的进步，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。如下述：（） 发明与现有技术相比具有更好的技术效果；（） 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平。（） 发明代表某种技术发展趋势。（） 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。四、几种不同类型发明的创造性判断1、开拓性发明；2、组合发明如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果，或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。3、 选择发明如果选择使发明取得意料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。4、 转用发明、如果转用使发明取得意料不到的技术效果，或者克服了原技术领域未曾遇到的困难，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。5、 已知产品的新用途发明；如果新用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。6、 要素变更的发明包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。如果要素的变更产生了预料不到的技术效果，或者省略一项或者多项要素后，依然保持原有的全部功能，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。五、创造性判断中需要考虑的几种因素 1、发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题。 2、发明克服了技术偏见； 3、发明取得了意料不到的技术效果； 4、发明的技术特征直接导致了商业上获得成功，既反映了发明具有有益效果，也说明发明是非显而易见的。 六、实用新型创造性的判断 法22.3：实用新型的创造性是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。 创造性的评定标准低于发明专利创造性的判断标准，但是判断的思路一样，两者在创造性判断标准上的不同主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”，存在的区别：（） 现有技术的领域：发明 实用新型相同、相近、或者公开 所属的技术领域，或者已经给出了明确启示技术特征最多的现有技术 的相近或相关的技术领域（） 现有技术的数量发明 实用新型多项 一项或者两项，由简单叠加而成的实用新型，可以多项 第四章 无效宣告程序一、无效宣告程序的启动条件1、无效宣告请求的客体法45：专利权无效宣告请求只能在专利权授权公告之后提出。对于专利终止后或者放弃（自始放弃的除外）仍然可以对其提出无效宣告请求。2、无效宣告请求人的资格法45：任何具备民事诉讼主体资格的单位或者个人都可以对一项已授权的专利提出无效宣告请求。对于专利权人自己提出的无效宣告请求，必须由全体专利权人以公开出版物为证据，提出宣告专利权部分无效的请求。以授予专利权的外观设计与他人在先取得合法权利相冲突为理由宣告外观设计专利权无效的，只能由在先权利人或者利害关系人提出。除全体专利权人提出宣告专利权部分无效的请求外，一件无效宣告请求不允许由多个请求人共同提出。3、 无效宣告的理由和证据细则65.2需要证据支持的，应当提交必要的证据，并结合证据具体说明无效宣告理由。4、 向专利复审委员会提出无效宣告请求应当以无效宣告请求书的方式向专利复审委员会提出，无效宣告请求书中应当明确无效宣告请求的范围、理由、必要时结合证据具体说明无效宣告理由。5、 无效宣告请求费应当自提出无效宣告请求之日起一个月内缴纳。6、 委托手续委托专利代理机构办理的，应当按照规定办理委托手续。二、无效宣告请求的理由法65.2：（1）不符合法2关于发明创造的定义；（2）属于法5.1规定的违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造；（3）属于法5.2规定的违反法律法规的规定获取或利用遗传资源并依赖它完成的发明创造；（4）属于法9因重复授权不能取得专利权的发明创造；（5）属于违反法20.1关于保密审查的规定向外国申请专利后再向中国提出专利申请的；（6）属于不符合法22.2、22.3、22.4关于新颖性、创造性、和实用性规定的；（7）属于法25规定的不授予专利权的范围的发明创造；（8）不符合法26.3的规定，即没有对发明和实用新型进行充分公开的（公开不充分，无法实施）；（9）不符合法26.4的规定，即权利要求保护范围不清楚，或者没有以说明书为依据。（10）不符合法33，即修改超出原申请记载的范围；或者不符合细则43.1的规定，即分案申请超出原申请的范围。（11）不符合细则20.2，即独立权利要求缺少必要技术特征。三、无效宣告程序中的证据1、举证责任的分配“谁主张，谁举证”原则：2、证据的提交 （1）外文证据的提交：提交书面的中文译文，未在举证期限内提交中文译文的，该外文证据视为未提交；如果提交外文证据的部分中文译文，那么没有提交中文译文的部分不作为证据使用，单当事人应专利复审委员会的要求补充提交该外文证据其他部分的中文译文的除外。 （2）域外证据及香港、澳门、台湾地区形成的证据的证明手续，应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国十元予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。 但在以下三种情况，对上述两类证据，当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续：A、 该证据是能够从香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的。B、 有其他证据足以证明该证据真实性的。C、 对方当事人认可该证据真实性的。在以使用公开或成其他方式公开专利的权利要求主题时，应当提供真实有效的证据，并构成完整的证据链。提供的证据应当符合法定形式；证据的取得应该符合法律法规的规定。A、 对于证人证言，证人应当陈述其亲历的具体事实，证人根据其经历所作的判断、推测或评论，不能作为认定案件事实的依据。证人应当出席口审作证，未能出席口审作证的证人所出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据，但证人确有困难不能出席口审作证的，专利复审委员会可以进行认定。B、 认可和承认。C、 主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。D、 一方当事人将公证文书作为证据提交时，有效公证文书所证明的事实，应当作为认定事实的依据。四、 无效宣告理由的增加和证据的补充细则67：在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或补充证据。逾期可以不予考虑。1、 无效宣告理由的增加（） 请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由的，应当在该期限内对所增加的理由具体说明，否则不予考虑。（） 请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月后增加理由的，一般不予考虑，但以下情形除外：A、 针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的。B、 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。2、 请求人举证（） 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，否则不予考虑。（） 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的， 一般不予考虑，但下列情形除外：A、 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，在专利复审委员会指定期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由的；B、 在口审辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。3、 专利权人举证专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据，技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据，可以在口审辩论终结前补充。专利权人提交或补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的，不予考虑。五、无效程序中专利文件的修改 细则69:在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利得保护范围。 发明和实用新型专利权人不得修改专利说明书和附图；外观设计专利权人不得修改图片、照片和简要说明。1、 修改原则 发明和实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：A、 不得改变原权利要求的主题名称；B、 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；C、 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；D、 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利权人不得修改图片、照片和简要说明。2、 修改方式限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。A、 权利要求的删除：B、 权利要求的合并：指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中属于同一独立权利要求的的权利要求的合并。在此种情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未做修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。C、 技术方案的删除：指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上的技术方案。3、 修改方式的限制在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或权利要求中包括的技术方案。仅在以下三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：（） 针对无效宣告请求书；（） 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；（） 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。六、关于无效程序中的代理手续七、关于专利复审委员会的依职权审查情形 第五章 专利申请文件的撰写一、理解发明创造的内容1、确定客户的发明创造有可能涉及哪几个主题；2、分析这些主题是否属于专利法给予保护的客体； 不属于的，建议放弃；属于的见34、 针对其中的技术主题，判断是否具有实用性；没有实用性的，建议放弃；有实用性的见55、 进一步分析技术主题，确定其实质内容是产品发明还是方法发明，从而与客户沟通哪些主题可以申请发明专利，哪些主题可以申请实用新型专利，哪些主题既可以申请发明专利又可以申请实用新型专利。6、 进一步分析确定申请的主题， 主要包括：（） 请申请人或发明人就发明创造做出进一步的具体说明，如拓展发明构思；一项技术主题做出多项改进时，这几项改进之间的关系；对技术交底材料中存在的不清楚之处进行解释或说明；（） 补充发明创造充分公开所必需的技术内容；（） 对某些技术主题拟要求的保护范围补充必要的实施方式和实施例。*考试时，不允许拓展发明构思，而对于提供材料缺少充分公开所需内容，提供材料不足以支持要求保护的专利保护范围，或提供材料存在不清楚之处，是通过向客户给出建议的简答题的方式进行的。二、了解现有技术，与提供的有关发明创造技术资料进行对比1、对现有技术进行检索和调研，以得到相关的现有技术，尤其是最接近的现有技术。2、根据对客户提供的以及检索到的现有技术的理解，排除不具备新颖性、创造性的技术主题。3、确定最主要的技术主题；4、当有多个技术主题均可申请时，确定一个最主要的技术主题，并以此主题作为该专利申请发明创造的核心，为申请人获取最有利的保护范围，然后判断其他几个技术主题与最主要的技术主题之间是否属于一个总的发明构思而具备单一性。 如有单一性，可以申请同一份专利，并列独权。 如没有单一性，建议客户撰写另外的申请，必要时要求补充有关资料和实验数据。三、撰写权利要求书和说明书1、撰写权利要求书（1）在理解发明或实用新型的基础上，找出其主要技术特征，弄清各技术特征之间的关系。（2）根据已知的现有技术，确定发明或实用新型最接近的现有技术。（3）根据最接近的现有技术，进一步确定发明或实用新型所解决的技术问题以及为解决此技术问题所必须包括的全部必要技术特征，并尽可能采用概括表述方式（上位概括或并列概括），以获得尽可能宽的保护范围。（4）将与最接近现有技术共有的必要技术特征写入前序部分，区别于最接近现有技术的必要技术特征写入特征部分，从而完整完成独立权利要求的撰写。（5）找出其他可能的附加技术特征并进行分析，将那些有可能度申请的创造性起作用的技术特征、优选的技术特征、带来附加技术特征效果的技术特征或者解决附带的技术问题的技术特征作为对独权的进一步限定，完成从属权利要求的撰写。为了形成梯度保护，应当考虑在尚未概念之下的某些中位概念作为附加技术特征，写从属权利。 第六章 答复审查意见通知书一、审查意见通知书答复的总体步骤1、阅读审查意见重点放在实质性缺陷上，对提出的所有问题进行归纳整理。便于进行答复，避免遗漏。2、分析审查意见及引用的证据研究分析审查意见通知书中的每条审查意见，结合审查