知识产权出资标的物研究

1/15知识产权出资标的物研究关键词知识产权出资/标的物/适格要件内容提要在以知识产权出资时,用做出资的是知识产权而非知识产品,但并非所有知识产权都能成为出资标的物。从理论角度考察,知识产权出资标的物的适格要件应当包括确定性、有益性、可转让性和货币估价的可能性四个方面。从实务的角度考察,专利权出资应当重点审视该专利权的权利类型,商标权出资则应注重筛选不能充当出资标的物的商标权范围,著作权出资需要对权利内容、特征与客体分别审查。在知识产权资本化的过程中,出资标的物是否适格是其核心问题。从企业利润最大化目标的实现可能产生的作用,而非一般意义上的有益性。可以想见,用一项即使相当先进甚至具有国际领先水平的生产汽车的专利技术向一家生产袜子的有限责任公司出资,那么该生产汽车的专利技术之“相当先进甚至具有国际领先水平”的属性,对生产袜子的有限责任公司来讲也是无用武之地,其有益性亦无法确认。也许有人会说把该生产汽车的专利技术出售换回现金不就对生产袜子的有限责任公司“有益”了吗这般思考问题的思路与讨论企业接受知识产权出资或知识产权资本化的问题实质是相悖的。知识产权资本化的目的在于发挥知识产权在企业发展中的优势作用,如果从企业将知识产权资2/15本销售掉以因此获取的金钱角度来论述知识产权出资对企业的有益性,就不如直接论述企业接受现金出资的重要性更加切题。笔者以为,知识产权资本的“有益性”一方面表现为该知识产权具有比较高的商业化属性,便于在产业领域迅速、大规模实施另一方面表现为对所投资的企业具有直接的经营性使用价值。LOCALHOST出资标的物之“有益性”在国内外的相关法律中都有一定的体现。例如美国商业公司法第条之2强调董事会可基于任何有形或无形的财产“对公司有益”之对价而授权发行股份德国股份法第27条之2要求,实物出资或实物承受的财产只能是“可以确定企业来讲当然“使用价值”就不等同。另一方面,在专利侵权诉讼中,因发明的种类不同而导致其举证责任不同。一般情况下,产品发明专利权被侵权后,诉讼中的举证责任在原告一方而新产品的制造方法发明专利权被侵权后,诉讼中的举证责任在被告一方。如专利法第61条规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”最后,就专利权的属性而言,专利权可分为独立专利和从属专利两种。用来出资的专利是独立专利还是从属专利或3/15改良专利,其法律意义当然不同。依照我国专利法,一项取得专利权的发明或者实用新型比此前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型专利的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予其实施前一发明或者实用新型专利的强制许可。在依照上述规定给予实施强制许可的情况下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予其实施后一发明或者实用新型专利的强制许可。这里“前一专利”和“后一专利”的关系,有学者称为“第一专利”和“第二专利”,19亦有学者称为“原专利”与“改良专利”,20笔者称其为“独立专利”与“从属专利”。专利法上“前一专利”和“后一专利”实质上是有彼此限制关系的专利。由于“后一专利”以“前一专利”为基础,所以“后一专利”势必受“前一专利”的制约“前一专利”和“后一专利”的关联关系,也会出现若不使用“后一专利”,则“前一专利”的效益就会大打折扣的情形。“前一专利”和“后一专利”的复杂关系往往成为专利权资本化过程中纠缠不休的问题,需要各方当事人在谈判或签署协议过程中给予足够的注意。4/15四、商标权出资限制转让之商标权不能成为出资标的物并非所有商标权都可以出资。上文述及,“可转让性”是知识产权出资标的物的要件之一,在法律上限制转让之商标权当然不能作为出资标的物。不能作为出资标的物的商标权客体包括但不限于以下几种一是证明商标。证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务之上,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。目前比较流行的纯羊毛标志、绿色食品标志、欧共体的“担保商标”等都是证明商标。事实上,我国商标法上的地理标志也是一种证明商标,证明使用者所经销的商品产于某个特定地点,并且该商品的质量、特色等属性达到了地理标志权人的要求。证明商标之不可转让性源于其证明功能。证明商标之商标权主体只能是特定的对某种商品或者服务具有监督能力的非企业组织,一般的商品生产经营者不能成为证明商标权人,因而证明商标不能作为出资物的物。二是集体商标。集体商标是指以团体、协会或者其他组5/15织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。如美国汽车协会会员在其汽车上使用的由该协会注册的“TRIPLEA”集体商标。该商标权主体本身并不使用该商标,只是许可符合条件的其成员使用,目的是证明使用该商标者的成员资格。所以集体商标也有一定的证明作用,法国知识产权法典第715条称之为“集体证明商标”。正是因为集体商标的这种特殊证明功能,决定其不能转让和作为出资标的物,否则其证明功能将无从实现,集体商标也就没有存在的必要了。三是防御商标和联合商标。防御商标是商标权人将同一商标注册于不同类别的商品或服务上,构成一个防御体系,以防止他人在不同商品或服务上使用该商标可能给消费者造成的混淆。最先取得并使用的商标一般称为正商标,后在不同类别的商品或服务上注册的具备同样构成要素的商标即为正商标的防御商标。联合商标是指商标权人将与已注册商标相近似的商标在相同或类似商品或服务上加以注册而形成的商标。其中商标权人首先注册或者主要使用的商标为正商标,其他为了防止别人“搭便车”而注册的近似商标称为正商标的联合商标。基于防御商标和联合商标创设的初衷,从理论上讲,它们不受3年不使用即被注销之规定的限制。由于防御商标和联合商标是为了防止6/15他人“搭便车”,避免市场上的混淆而创设的,所以他们便不能作为向其他企业出资的标的物,否则市场上的混淆将无法避免。当然一个商标权人可以将其正商标作为出资标的物,这时应当将其注册的防御商标和联合商标看做是正商标的附件一并作为出资标的物。除此之外,有些商标存在诸如已经许可他人使用、已经出质给权利人等情形,则该商标权的处分权受到一定限制,这类商标权作为出资标的物当然亦应受到相应的限制。五、著作权出资权利内容、特征与客体的特别审视一著作权的内容与著作权出资著作权亦称版权,是指作者及其他著作权人对其创作的文学、艺术和科学作品依法享有的权利。著作权包括人身权和财产权两个方面的内容。前者在伯尔尼公约中称作MORALRIGHTS,译作“精神权利”,主要保护作者通过其作品所表达的个性,体现为作者身份权和保护作品完整权后者在伯尔尼公约中称作ECONOMICRIGHTS,译作“经济权利”,主要保护作者使用或许可他人使用其作品以及由此谋求经济利益的权利,主要包括复制权、演绎权和传播权。7/1521我国民事法律将民事权利区分为人身权和财产权,而不称“精神权利”和“经济权利”,加之MORALRIGHTS和ECONOMICRIGHTS在著作权法中反映的实质是人身关系和财产关系,所以为了和著作权法使用的范畴保持一致,笔者使用“著作人身权”和“著作财产权”这一组术语,而未使用“精神权利”和“经济权利”这一组术语。以著作权出资并非所有著作权内容都可成为出资标的物。首先,著作人身权不能作为出资标的物。著作人身权在英、美、法、德、意、俄等国家的著作权法律中是与著作财产权并列的同一层次的权利,包含在“著作权”这一概念之下。在日本著作权法中,著作人身权则与“著作权并列”,即在日本著作权法上,著作权人享有两项权利,一是著作人格权,二是著作权。著作权即指我们通常所说的著作财产权,包括复制权、展览权、上演权等。著作人身权在各国法律中的规定与我国法律中的规定存在一定差异,但基本内容与我国法的规定相同。依照我国著作权法的规定,著作人身权包括以下内容发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。有学者将各国法律对著作人身权内容的相同规定归纳为两项权利“作者身份权”和“保护作品完整权”。著作人身权源自大陆法系国家法律中的“作者权体系”,其法理基础即8/15著作权是自然权利,正如康德所言,作品并非一件普通的商品,而是作者人格的反映。所以,当艺术家作家、画家、雕塑家、建筑家、音乐家创作时,他给我们的世界带来的不仅仅是具有使用价值的物件,而且还将其部分人格折射到其创作的作品中,并使之受公众的蹂躏。创作者所可能遭受的损害也不仅仅局限于经济性损害。因此作者需要保护,以免其人格受到伤害。22可见,著作人身权是作品的作者个人人格或个性在自己作品中的延伸,是专属于作者本人的,具有不可转让性。世界上大多数国家如英国、法国、德国、俄罗斯、日本等国著作权法律也规定,著作人身权不允许转让。23著作人身权的不可让与性决定其不符合知识产权出资标的物的构成要件,因此不能作为出资标的物。另外,企业接受知识产权出资的目的是发挥该知识产权资本的价值增值功能,以给企业创造丰厚的利润,著作人身权根本就不具有资本的价值增值功能,所以,企业也不会接受著作人身权的出资。其次,著作财产权可以作为出资标的物,但实践中著作权的出资很少是将一件作品的所有著作财产权都出资,更常见的现象是企业只接受某件作品著作财产权中的一两项财产权出资。根据我国著作权法的规定,著作财产权包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信9/15息网络传播权、摄制权、改编权、汇编权、许可他人使用并获得报酬的权利、转让权以及应当由著作权人享有的其他权利。如果企业接受这众多著作财产权,一项一项逐个计算,价值是很大的。实践中,接受著作权出资的企业究竟接受特定作品著作权中的哪一项或哪几项财产权出资,取决于该企业的经营性质。任何一个企业都不会花大价钱去购买一件作品著作权中许多自己不用的权利,因而自然也不会接受一件作品所有著作财产权投资入股。二著作权的特征与著作权出资著作权除了具有知识产权所共有的特征,即具有专有性、地域性、时间性等特征外,与其他知识产权相比,最鲜明的特征在于1著作权因作品的创作完成而自动产生。专利权、商标权的取得必须经过申请、审批、登记和公告,即必须以行政确认程序来确认权利的取得和归属。而著作权因作品的创作完成而自动产生,一般不必履行任何形式的登记或注册手续,也不论其是否已经发表。2著作权突出对人身权的保护。著作权与作品的创作者密切相关,因此,在著作权中,保护作者对作品的人身权利是其重要的内容。著作权中作者的发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等人身权利,永远归作者享有,不能转让,也不受著作权保护期10/15限的限制。需要指出的是,著作权的两个主要特征对著作权作为出资标的物具有重要影响。因此,在以著作权出资时,应注意以下两个问题1著作权因作品的创作完成而自动产生,无须像专利权、商标权的取得那样必须经过申请、审批、登记和公告,这一特征使得著作权作为出资标的物并不像专利权、商标权作为出资标的物那样安全。对于接受知识产权出资的企业来讲,如果接受的是专利权、商标权出资,则商标注册证、专利证书等本身就具有相当大的担保作用,出资人以假专利权、商标权出资的可能性非常小。但若接受著作权出资,由于著作权往往并没有有关国家机关颁发的权利证书,所以用剽窃、复制他人作品的著作权出资的概率就大大增加。因此,著作权因作品的创作完成而自动产生的特点要求在以著作权作为出资标的物时,应当首先办理该著作权的登记,以尽可能减少著作权作为出资标的物的风险。2著作权突出对人身权的保护,这是专利权、商标权所不具有的。所以在专利权、商标权作为出资标的物时可以丝毫不考虑其人身权问题,但在著作权作为出资标的物时虽然著作人身权本身不能作为出资标的物,但在以著作财产权出资时双方当事人也必须就特定作品的人身权事先做好约定,以免以著作权出资11/15后出现不必要的纷争。实践中,著作权转让时连同署名权等精神权利一并转让的现象并不少见。三著作权的客体与著作权出资著作权客体即著作权法保护的作品。依照我国著作权法的规定,受著作权法保护的作品主要有文字作品、口述作品、戏剧作品、曲艺作品、舞蹈作品、杂技艺术作品、美术、建筑作品、摄影作品、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品、计算机软件等。虽然著作权法上的作品种类繁多,理论上作为无形财产权的著作权当然可以作为出资标的物,但实践中并非各种作品著作权都可作为出资标的物,可以作为出资标的物的往往是某些科技作品、艺术作品的著作权。我们很少听说某人以一篇三百字的散文著作权出资入股,或者某公司接受了一篇五百字的杂文著作权出资。实践中可能成为常例的著作权作为出资标的物往往体现在一些功能性作品FUNCTIONALWORKS上。所谓功能性作品是指不以表达个性为目的,而是以达到特定使用功能为目的的作品。24这类作品的价值不在于作者表达其特有的情感和经验,而是取决于作品所具有的产业实用性,或者取决于作品所记载的信息或所描述的步骤、程序、顺12/15序能实现特定的功能。25这类功能性作品主要包括但不限于以下几种计算机软件、数据库、实用艺术品以及工程设计图、产品设计图和各种科技示意图及其模型。知识产权的资本化不只是一种经济现象,更是一种法律现象。一方面,从法律的角度考察知识产权出资标的物的适格要件,包括对确定性、有益性、可转让性和货币估价的可能性的逐一分析,旨在提供一个总的法律选择的标准,为知识产权出资各方提供一个谈判的前提。另一方面,针对诸如专利权、商标权和著作权等不同的知识产权出资标的物,分别从其法律特性上的差别分析对知识产权资本化的影响,则旨在为特定知识产权出资提供具体的个性思路,为知识产权出资各方启迪思维。注释1关于知识产权的客体,学界有不同表述,如智力成果、知识产品、知识信息等,笔者在此采“知识产品说”。参见吴汉东等知识产权基本问题研究,中国人民大学出版社XX年版,第3134页。2参见中华人民共和国著作权法第三章标题、中华人民共和国合同法第342条、中华人民共和国担保法第75条、中华人民共和国公司法第27条、第83条。3参见叶京生主编知识产权制度与战略他13/15山之石,立信会计出版社XX年版,第195页。4参见吴汉东等知识产权基本问题研究,中国人民大学出版社XX年版,第3850页。5SEEBRYANAGARNEREDITORINCHIEFBLACKSLAWDICTIONARYSEVENTH6郑成思知识产权、财产权与物权,知识产权1997年第5期。7PETERDRAHOS“APHILOSOPHYOFIP”,1996,PUBLISHEDBYDARTMOUTHPUBLISHINGCOMPANY,AT8参见赵旭东从资本信用到资产信用,法学研究XX年第5期9参见赵旭东从资本信用到资产信用,法学研究XX年第5期10虽然我国合同法和专利法都规定,专利申请权可以转让,专利申请权不具有资本的经营性价值,郑成思教授将其称为“知识产权期待权”,这种权利属于广义的知识产权,但对企业经营的价值具有不确定性,所以不宜作为出资标的物。11参见郑成思世界贸易组织与贸易有关的知识产权,中国人民大学出版社1996年版,第148页。12这方面的详细论述,参见刘春霖论