上海律师协会律师提供专利法律服务业务操作指引

1、上海市律师协会律师提供专利法律服务业务操作指引（2007年12月18日业务研究与职业培训委员会会议通过）1. 专利权和专利权法律爱护1. 1专利权专利权是指一个国家专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继 承人在法定时刻中，在该国（或地区）地域内享有的相应的独占性的权益。1.2.我国专利法爱护的专利类型我国专利法规定因发明制造的类型不同而分不授予发明专利权、有用新型专 利权和外观设计专利权，也确实是将专利分为发明专利、有用新型专利和外观设 计专利三种类型。发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。发明专利既爱护产 品发明，也爱护方法发明以及用途发明。产品发明是指外表、机器、设备、

2、装置 或者液态、气态、粉末状物质等人类制造的有形物。方法发明是指制造特定产品 或者实现特定技术LI标釆纳的工艺流程、制造方法、技术手段以及开拓性的用途 的发明制造。有用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于有用的新的技术 方案。有用新型必须是产品发明制造，而方法发明制造及用途发明制造都不能申 请有用新型专利；有用新型必须是具有固定形状和构造的产品发明制造：没有固 定形状和构造的气态、液态和粉末、颗粒状物质以及单纯的线路等不能申请有用 新型专利。外观设讣是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合作出的富有美感的并适 于工业上应用的新设计。外观设计是一种以工业应用为U的，依附于以具体工业 方

3、法生产之产品的美学设计，能够是形状、图案、色彩三种要素的一种或者两种、 三种的组合，外观设计既能够是平面的，也能够是立体的。外观设讣专利爱护对 象只是产品外观的美学设计，不涉及产品的技术内涵。1.3 .我国专利权的期限我国专利法规定：发明专利权期限为20年，有用新型专利权和外观设计专 利权期限差不多上10年，都从专利申请日起算。然而假如更确切地讲，我国各 类专利权的专利权实际爱护期限要比上述年限短一些。例如发明专利申请共经历 了三个时期，先是提出申请，再是专利申请文件早期公布，最后是批准授权与否。 在提出申请至早期公布这一时期专利申请的技术内容依旧保密的，法律只爱护专 利申请人因“申请在先”而

4、依法产生的“先申请权益”,但对已申请专利的技术 内容没有实质的专利权爱护，这一时期对相关技术内容的爱护，仍旧适用于技术 隐秘爱护的法律规定。在早期公布至批准授权与否这一时期中，我国专利法规 定只给予专利申请人以“临时爱护”,即“申请人能够要求实施其发明的单位或 者个人支付适当的费用”，但决不是实质的完整的专利爱护。直到正式授予发明 专利权后，专利申请人才正式“转正”为专利权人，享有真正的完整的专利权。 因此，发明专利权的全面的爱护期限实际上应当从授予专利权日起开始。同理， 有用新型专利权和外观设计专利权的全面爱护期限也开始于授予专利权日起。1.4我国专利权的爱护客体和爱护内容1.4. 1爱护客

5、体并非所有的发明制造都能够被授予专利权，依照我国专利法，第一，对违反 国家法律、社会公徳或者妨害公共利益的发明制造，不授予专利权；其次，对下 列各项，不授予专利权：（一）科学发觉；（二）智力活动的规则和方法；（三） 疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种一但其生产方法，能够依照专 利法规定授予专利权；（五）用原子核变换方法获得的物质。1.4. 1爱护内容我国专利法规定：发明和有用新型专利权被授予后，除另有规定的以外，任 何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营LI的 制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、 许诺销售、销售、进口依照

6、该专利方法直截了当获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实 施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。我国专利法还规定：发明专利权和有用新型专利权的爱护范畴以其权益要求 的内容为准，讲明书及附图能够用以讲明权益要求。外观设计专利权的爱护范畴 则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。1.5我国的专利主管机关依照专利法第3条的规定，国家知识产权局治理全国的专利工作；统一 受理和审查专利申请，依法授予专利权。省、市、县（含县级市、区）人民政府治理专利工作的部门负责本行政区域 内的专利治理工作。2. 我国现有专利立法、相关规定及国

7、际条约2.2中华人民共和国民法通则（1987.1.1施行）2.3中华人民共和国刑法（1997.10.1施行）2. 5最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律咨询题的若干规定 （2001.7. 1 施行）2. 6最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律咨询题的若干 规定（2001.7.1施行）2.7最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干咨询题的解答（1992.2.9 施行）2. 8.最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖咨询题的通知 （1987. 6. 29 施行）2.9最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体 应用法律若干咨询题的讲明（2004年11月2日施行）2.

8、 11专利行政执法方法（2001. 12. 17施行）2. 12中华人民共和国知识产权海关爱护条例（2004年3月1日施行）2. 13国防专利条例（2004年11月1日起施行）2. 14审查指南（2006年新版）2. 15国家知识产权局行政复议规程（2002年9月1日起施行）除上述与专利相关的要紧法律法规和司法讲明外，关于与专利相关的国际条 约，我国于1985年加入爱护工业产权巴黎公约，1993年加入专利合作公 约，2001年加入世贸组织WTO,我国承诺履行与贸易有关的知识产权协议 （TRIPS）。3. 专利非诉讼法律服务3. 1专利治理在专利非诉讼法律服务中，指导客户建立专利治理机构，进行有

9、效的专利治 理是知识产权律师重要的工作内容。3. 1. 1确定专利治理机构的职责范畴专利治理机构的职责范畴通常包括以下内容： 相关技术领域最新专利信息的收集与分析。 国内外专利申请的办理。 专利文件的整理与归档治理。 专利价值评估。 参与专利战略的制订。 参与专利诉讼的进行。3. 1.2.指导客户制定专利战略专利战略的内容包括专利调查战略、专利申请战略、专利实施战略和专利诉 讼战略等方面。其中专利调查战略通常包括技术动向调查、专利性调查、专利法 律状态调查、同族专利调查、监视调查等。专利申请战略通常包括差不多专利战略、外围专利战略、抢先申请战略等。专利实施战略要紧包括专利实施战略、专科转让战略

10、、专利许可转让、专利 引进战略等。3. 1. 3.指导客户进行专利培训律师应当专利治理机构门定期安排有关课程对职员进行专利知识培训，培训 的内容包括专利相关法律法规，相关案例，最新专利信息等。3. 2指导客户进行专利转让和实施许可业务3.2.1依照专利法的的规定，专利申请权和专利权都能够转让。在办理专 利申请权和专利权转让业务时，应注意以下儿点：（1）中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国 务院有关主管部门批准。（2）转让专利申请权或者专利权的，让与人与受让人应当订立合同。该合 同为要式合同，即必须以书面形式订立。对转让专利申请权或者专利权的合同， 除专利法或有关行政法规

11、另有规定的以外，应适用中华人民共和国合同法的 有关规定。（3）转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当 向国务院专利行政部门办理登记。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生 效。需要指出的是，当事人办理登记，是专利申请权或者专利权转移生效的要件, 而不是转让合同生效的要件。依照合同法的规定，依法成立的转让专利申请权或 者转让专利权的合同，自成立时即生效，当事人一方不得以未经登记为山主张合 同无效。合同成立后，因未向国务院专利行政部门办理登记手续使转让不生效的, 当事人应当依法补办登记手续。（4）按照国务院公布的国防专利条例的规定，国防专利申请权和国防 专利权只能向国内的中

12、国单位或者中国公民转让，禁止向国外的单位或者个人转 让。转让国防专利申请权或者国防专利权的，属于全民所有制单位的，须经该单 位上级主管部门批准；属于集体所有制单位或者个人的，须经国防专利局批准。 向中外合资经营企业、中外合作经营企业转让国防专利申请权或者国防专利权 的，须向国防专利局提出申请，由国防专利局报国防科工委批准。3. 2. 2按照被许可人取得的实施权的范畴以及被许可人享有的权益，能够将 专利实施许可分为以下5种类型：（1）独占实施许可（简称独占许可）是指在一定时刻内，在专利权的一定 地域范畴内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不 得实施该专利。独占实施许可被许

13、可人的地位与专利权人有相似之处。独占实施 许可的被许可人能够依照合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施 行为，也能够在专利权人不起诉的情形下单独提起侵权诉讼，或者要求人民法院 采取诉前临时措施。（2）排他实施许可（简称排他许可）也称独家许可，是指在一定时刻内， 在专利权的一定地域范畴内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利 权人自己有权实施该专利。排他许可与独占许可的区不就在于排他许可中的专利 权人自己享有实施该专利的权益，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专 利。（3）一般实施许可（简称一般许可）是指在一定时刻内，专利权人许可他 人实施其专利，同时保留许可笫三人实施该专

14、利的权益。如此，在同一地域内， 被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也能够实施。一般许但是专利实施许 可中最常见的一种类型。一般许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否 申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。（4）分实施许可（简称分许可）是针对差不多许可而言的，即在被许 可人与专利权人订立实施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议， 作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可确实 是分许可。被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意，否则无权订 立分许可合同。（5）交义实施许可（简称交义许可）也称作互换实施许可，是指两个 专利权人

15、互相许可对方实施自己的专利。这种许可，两个专利的价值大体是相等 的，因此一样是免交使用费的，但假如二者的技术成效或者经济效益差距较大， 也能够约定由合同一方当事人给予另一方当事人以适当的补偿。交义许可的性 质，既能够是一燉许可，也能够是独占许可或排他许可。3. 3代理专利行政维权3.3 .1.代理客户提起行政处理要求我国专利法第57条的规定，专利权被侵犯的救济方式包括：（1）协商, 即专利侵权纠纷能够由当事人协商解决；（2）司法救济，即专利权人或者利害 关系人向人民法院提起民事诉讼；（3）行政救济，即专利权人或者利害关系人 要求治理专利工作的部门处理，要求责令停止侵权行为，也能够就赔偿额要求调

16、 解。治理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理包括以下职能：一是应当事人的 要求，对专利侵权纠纷进行处理，认定侵权行为成立的，责令侵权人赶忙停止侵 权行为，这是具体行政行为，当事人不服的，能够依法提起行政诉讼。侵权人期 满不起诉乂不停止侵权行为的，治理专利工作的部门能够申请人民法院强制执 行。二是在行政处理的过程中，应当事人的要求，就专利侵权的赔偿额进行调解。 这是一种调解，不具有约束力，调解不成的，当事人能够依法提起民事诉讼。律师在指导客户向专利治理部门提出行政要求，要紧包括以下工作内容：起 草行政要求书、指导客户收集必要的权益证据和侵权证据等。3. 3 . 2.代理客户进行海关知识产权爱护备

17、案依照知识产权海关爱护条例的规定，海关依照国家有关法律规定，在边 境执法中爱护与进出境物资有关并受中华人民共和国法律行政法规爱护的知识 产权，其中包括专利权。律师在代理当事人办理知识产权海关备案时应注意，权益人向海关总署提出 海关爱护备案申请，应事先向海关领取备案申请书。权益人或其代理人应按照要 求填写申请书，并随附有关文件，送交或寄送海关总署。权益人提出备案申请，应按照一项权益一份申请的原则提出，即每份申请书 只能就一份权益证书上的专利提出申请。申请书应用中文填写，并保证交验的申 请文件真实、有效。权益人在提交申请时应当同时附送下列文件：专利权人的身份证明文件； 授权托付书；专利证书的复印件

18、，经专利局登记和公告的专利转让合同副本， 专利实施许可合同副本：海关总署认为需要附送的其他文件。交验的文件为外 文的，同时提交中文译本。3. 4专利申请代理3.4. 1国内专利代理依照专利法规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务 的，能够托付专利代理机构办理。因此，具有专利代理资格的律师事务所能够以 事务所身份从事专利代理法律服务的；而没有专利代理服务资格，但确有能力从 事专利代理法律服务的，能够参照民事诉讼中类似公民代理的方式，从事专利代 理工作。专利代理依照申请专利类型的不同而有所不同。申请发明专利的，一样包括如下儿个时期：1、撰写发明申请文件并递交申 请：与客户建立托付关

19、系后，第一与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关 技术进行检索，确定相关发明的发明点；正式撰写申请文件，包括权益要求书、 讲明书等；递交正式申请。2、专利审查中的代理：1、初步审查程序中的代理： 协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的治理，对可能的程序或其他瑕疵 进行补正；2、实质审查程序中的代理：要紧为关心客户做好对专利局针对申请 文件可能作出的实质审查意见通知书的答复。3、授权时期的代理：对最终获得 授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的治理。申请有用新型或外观设计专利的，一样包括如下儿个时期：1、撰写申请文 件并递交申请：与客户建立托付关系后，第一与客户进行沟通，进

20、行技术交底； 然后对相关技术进行检索，确定相关发明制造的发明点；正式撰写申请文件；递 交正式申请。2、初步审查程序中的代理：协助客户做好初审程序中对文件、期 限和费用的治理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；3、授权时期的代理：对 最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的治理。3.4. 2涉外专利代理在涉外专利申请实务上，一样分为国内向国外申请（内向外）和国外向国内 申请（外向内）,其形式一样分为PCT模式和优先权模式。鉴于篇幅和其服务的 专门性，此处不做展开。3. 5专利行政复议代理依照规定，公民、法人和其他组织，认为国家知识产权局的具体行政行为侵 犯其合法权益的，能够向

21、国家知识产权局申请复议。复议申请人、笫三人能够托 付代理人代为参加复议。因此，律师能够代理复议申请人.第三人参加国家知识 产权局的行政复议。有关专利行政复议的具体事项，可参照相关律师从事行政复议指引及国家 知识产权局行政复议规程规定。3. 6专利复审代理理论上，专利复审是一种专门的专利行政复议程序。依照专利法，专利申请 人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，能够自收到通知之日起三个月 内，向专利复审委员会要求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专 利申请人。在复审代理中，要紧工作包括：1、分析确定要求复审的理山，撰写并向专 利复审委员会提交复审要求书，必要时，可对专利申请文件进行

22、修改以排除驳回 决定指岀的缺陷；2、对专利复审委员会合议组可能发出的复审通知书进行认真 研究并答复，必要时，可对专利申请文件进行修改以排除复审通知书指岀的缺陷; 3、参加复审程序中可能发生的口头审理。4、收到复审决定书后，若坚持原驳回 决定的，应协助客户认真分析；客户对专利复审委员会的复审决定不服的，能够 自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。3. 7专利无效代理理论上，可将专利无效归入为一种专门的专利行政复议程序。专利法规定： 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权 的授予不符合本法有关规定的，能够要求专利复审委员会宣告该专利权无效。实 务中，专利无效常常成

23、为专利侵权诉讼中，被告的一种诉讼手段。专利无效代理 包括代理专利无效申请人和代理专利无效被申请人。代理专利无效申请人的律师要紧工作包括：1、与客户建立托付关系，依照 无效要求的LI的确定无效代理中的整体策略；2、分析相关专利及公知技术，决 定无效宣告要求的理山，并组织证据，按规定撰写并提交无效要求书及相关证据, 并及时缴纳费用；3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；4、参 加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步结合证据阐 述无效理山；5.关心客户分析无效要求审查决定，以确定是否可能提起诉讼； 若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续计策。代理专利无效被

24、申请人的律师要紧工作包括：1、与客户建立托付关系，分 析无效宣告要求书的理山、证据，确定无效代理中的整体策略；2、按规定撰写 并提交针对无效要求书的意见陈述书，必要时，应协助客户修改被申请无效发明 或有用新型专利的权益要求书；3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查 通知书；4、参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进 一步反对无效宣告要求书无效理山；5、关心客户分析无效要求审查决定，以确 定是否可能提起诉讼；若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续计 策。不管是代理专利无效申请人依旧代理专利无效被申请人，律师都应当按无效 中的策略判定是否进行和解。4. 专利诉讼法

25、律服务4.1专利民事诉讼4. 1. 1专利权归属纠纷此类案件要紧包括专利申请权纠纷案件、专利权权属纠纷案件、职务发明制 造发明人、设计人奖励、酬劳纠纷案件和发明人、设计人资格纠纷案件等。律师 代理此类案件应注意以下儿个咨询题：4. 1. 1. 1 管辖法院对专利权属纠纷的管辖，由被告住宅地人民法院管辖。4. 1. 1. 2.与专利侵权纠纷能否并案审理在实践中，往往遇到专利权属纠纷与专利侵权纠纷交错在一起，比如，原告 起诉要求分享被告（专利权人）的专利权，同时要求法院追究被告转让或实施该 专利的侵权责任。法院在审理此类案件是，通常会对两个纠纷案件分案审理。4. 1.2专利合同诉讼此类案件要紧包括

26、专利申请权转让合同案件、专利权转让合同纠纷案件、专 利实施许可合同纠纷案件等。律师代理此类案件应注意以下儿个咨询题：4. 1.2 . 1.管辖依照合同法规定的“或裁或审”原则，律师应当指导当事人选择合适的 争议解决方式。同时，就应注意按照合同约定的法院来确定管辖，假如约定不明 或约定违反级不管辖或专属管辖的，约定无效。4. 1.2 .2准确定位合同类型专利合同纠纷涉及多种不同的合同类型，其法定的权益、义务也各不相同。 因此，律师应认真分析争议合同的真正类型，然后确定半事人的权益义务及相应 的违约责任等。4. 1. 3专利侵权诉讼4. 1. 3. 1作为原告代理人律师实务4. 1.3. 1 .1

27、权益证据的收集与整理要紧包括专利证书、讲明书及其附图、专利缴费单据、专利登记簿副本、 专利实施许可合同等，以确认原告是否有诉讼主体资格。4. 1.3. 1 .2侵权证据的收集与整理专利案件的侵权证据要紧是指侵权产品及与其相关的资料，如网页、销售广 告、销售合同等。权益人在收集侵权证据时必须采取合法的手段：关于一些关键 的证据，建议采纳公证取证的方法。4. 1.3. 1 .3专利侵权分析综合前述权益证据和侵权证据，进行专利稳固性以及专利与侵权产品技术特 点对比分析，出具专利侵权分析报告，初步判定诉讼可能性，并确定是否釆取下 一步的诉讼措施。4. 1.3. 1 .4诉前临时措施的运用假如企业决定通

28、过诉讼途径解决侵权纠纷，则能够考虑使用诉前临时措施。 诉询临时措施，包括诉询禁令、财产保全和证据保全三种。诉前禁令，能够依照 具体情形，申请采取查封、扣押或法律规定的其它方法。财产保全，能够依照具 体情形，采取查封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。证据保全，能够依照具 体情形，采取查封、扣押、拍照、录像、录音、复制、鉴定、勘验等方法。4. 1 . 3. 1 .5 起诉律师在了解案情后，应确定专利侵权类型及被告，在考查诉讼时效后确定管 辖法院提起诉讼。级不管辖上，中级以上人民法院对一审专利案件具有管辖权。地域管辖上，专利侵权纠纷案件，由侵权行为地和被告住宅地人民法院管辖。 假如存在多个被告，能够

29、选择其中一个被告的侵权行为地或被告住宅地人民法院 管辖。需注意，依照不同案情及被告采取的对应描施，在被告提起无效的情形下参 加相应无效程序及无效所应当采取的策略；参与侵权诉讼合议庭可能提起的中止 案件听证等。4. 1 .3.1.6举证期限终止后，依照合议庭的安排，参加庭审。针对争议较 大的技术咨询题，可申请鉴定。4. 1 .3.1.7 一审判决后，分析判决内容并依照客户的要求，提起上诉或或 舍弃上诉。4. 1 .3.2.作为被告代理人律师实务4. 1 .3.2. 1原告权益确认。在收到起诉状副本后，第一应该查证对方的详细信息，同时进行相关的专利 检索，对权益人的主体资格、专利有效性进行确认。4

30、. 1 .3.2. 2自我审查审查自己的被控产品否侵权对方的专利权。将涉嫌侵权产品与专利的技术特 点进行比较，进行专利侵权分析，出具法律报告。审查已有技术，以确定是否应针对涉案专利权是否提起无效，并参与无效程 序：通过无效程序，申请法院中止侵权案件的审理。假如发觉本企业确实差不多侵犯对方的专利权且无效可能性较低，则应当在 诉讼及无效过程中与对方进行协商，尝试以和解解决纠纷。针对庭审中争议较大的技术咨询题，可申请鉴定。4. 1 .3.2. 3应对原告申请的诉前临时措施”假如对方差不多申请了 “诉前临时措施”，关于财产保全，可依照中华人 民共和国民事诉讼法第九十五条的规定，向法院提供担保，山法院决定解除财 产保全。关于诉前禁令和证据保全，假如确定本企业没有侵权行为，应该积极应诉， 尽量缩短诉讼时刻，同时预备向对方提岀赔偿要求。4. 1 .3.2. 4侵权抗辩当企业在专利侵权诉讼中作为被告被控侵权的时候，能够采取以下儿种方法 进行抗辩：滥用专利权抗辩、不侵权抗辩、已有技术抗辩、诉