99年度第5次智慧财产实务案例评析座谈会议纪录

1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用年度第次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄壹、時間 ：99 年 10 月 5 日 (二) 下午貳、地點 ：國立臺 灣大學創新育成中心樓研討室叁、主持人 ：謝銘洋教授 (國立臺灣大學法律學院 )記錄：廖培穎肆、出席人員 ：各界代表（依姓名筆畫排序）李文賢專利師 (廣流智權事務所 )、陳昭華教授（輔仁大學財經法律學系） 、童沈源協理 (瀚斯寶麗公司 )、 葉雪美專利審查官 (智慧財產局 )、顏吉承技術審查官 (智慧財產法院 )伍、討論題綱：新式樣專利之保護要件與侵害認定專利法中，新式樣專利雖然比起發明專利和新型專利，較少獲得關注，但實務上，卻不乏有許多關於新式樣專利

2、的案件。這次座談會，我們特別篩選出最高行政法院及智慧財產法院有關新式樣之判決，並加以整理，以作為討論之基礎，並藉以探討司法實務對於新式樣專利之保護要件與侵害的認定及判斷。討論之重點，將集中於下面幾個議題：茲舉下列件各級法院判決做為參考：智慧財產法院.年度民專訴字第號.年度民專上更 (一)字第號.年度民專訴字第號年度民專訴字第號.年度民專訴字第號.年度民專上字第號.年度民專上易字第號.年度民專訴字第號.年度民專訴字第號.年度民專訴字第號. 年度民專訴字第號.年度民專上易字第號.年度民專上字第號.年度民專上易字第號.年度民專訴字第號.年度民專訴字第號.年度民專訴字第號1 / 23个人整理精品文档，

3、仅供个人学习使用.年度民專上易字第號最高行政法院.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號.年度判字第號. 年度判字第號【討論題綱】一、新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作（專利法第條第一項參照） 。其中視覺訴求係新式樣保護要件中，與發明專利及新型專利最重要之區隔，單考量視覺性創作而非功能性創作，惟此藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺 ，究係僅以肉眼觀察，抑或必須藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察？（智財法院年度民專上更 (一 )字第號）二、判斷系爭物品是否侵害新式樣專利權時，按新式樣侵害鑑定流程，物

4、品是否相同或近似，應以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。惟此處判斷相同或近似之方法，與商標法上侵權案件（或公平法上表徵之侵害）是否為相同或近似，有何異同？三、按新式樣侵害鑑定流程，若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣新穎特徵。然新穎特徵之內涵為何？如何判斷系爭新式樣專利之新穎特徵何在？進步性之判斷水準又如何？（年度民專上字第號、年度民專訴字第號）四、專利法第條第項前段僅規定專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，第條、第條準用之，並未就侵害

5、專利權人應否具侵害專利權之故意或過失明文規定。惟學說和實務上均有見解認為：按專利權損賠償請求權之性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。則現行法是否有修法的必要？（年度民專上易字第號、年度民專訴字第號）五、聯合新式樣，係指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。（專利法2 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用第條第項參照）若某一待鑑定物品與聯合新式樣亦構成近似，是否得亦可據以聲請聯合新式樣？（最高行政法院年度第號）又聯合新式樣之創作性和新穎性應如何判斷？（最高行政法院年度第）陸、會議紀錄：謝銘洋教授：今天是本年度第次的智慧財產實務案例評析座談會，之前我們討論過專利法均等論的

6、主題，也有商標跟著作權的主題，今天要探討的主題是新式樣專利的保護。新式樣專利其實很重要，但是關於專利的討論以往比較偏向發明和新型，我認為如果觀察日本意匠的設計，例如在百貨公司裡有很多小東西都設計得出乎人意料，所以新式樣的保護是很重要的，尤其是客戶接觸到產品的第一眼。我們整理了二十幾個有關新式樣比較新的判決，包括智慧財產法院跟最高行政法院，其中有些判決有問題值得去探討，特別是有些判決提到是否構成新式樣專利的侵害、要怎樣去判斷，有些判決我個人是認為看起來差不多，但法院更專業、細緻一點，能夠看出其中不一樣的地方，認為並不構成近似。我們列了一些討論的議題：第一個議題，牽涉新式樣的判斷是否僅限於肉眼觀察

7、？如果是比較細微的，例如有個案子提到發光二極體，是否借助機器、設備來做判斷也可以？第二個議題，如何去判斷物品是否相同或近似？第二個和第三個議題都是針對侵害鑑定流程來討論，前者是物品的相同或近似；後者是整體設計的相同或近似，但是所採取的標準不一樣，物品是以普通消費者的水準來看；整體設計是以所屬領域具有通常知識水準的人來做判斷，為什麼會有這樣的差異？在判斷的結果上會有什麼影響？第四個議題，牽涉到損害賠償主觀要件的問題；第五個議題，牽涉到聯合新式樣，雖然修正草案準備要刪除聯合新式樣的規定，但是目前還存有規定，先前也有一些案件也值得我們去了解。接下來先請助理做簡報。廖培穎同學：各位老師好，今天的主題是

8、新式樣專利之保護要件與侵害認定，先來看智慧財產法院的判決。 年度民專訴字第號 ，案例事實是：原告於市場上沒有查獲被告確有販售侵害系爭專利之產品，而其所指系爭侵害其專利權之產品，是被告應原告所委託之徵信公司要求而提供。於是法院認為，足見被告所以有侵害原告專利權之行為，係因原告之輾轉委託所致，其情況與刑事案件中所謂陷害教唆之情可比擬，而且原告未在其商品上或商品之直接外包裝上標示有專利證號，且未能證明被告明知原告就系爭商品具有專利權之情形下，自不得向被告請求損害賠償。下一個案子是年度民專上更 ( 一) 字第號 ，這個案子跟討論議題第一個是相同的，法院認為，專利法第條第項觀其立法理由，立法者當時所稱透

9、過視覺訴求，係限於視3 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用覺之感官作用 ，而排除視覺以外之其他感官作用 （如聽覺、觸覺） 。至藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺，究係僅以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，在所不問，端視熟習該新式樣所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定。法院也認為，相較於開創性之新式樣物品設計，已開發成熟之產品係就既有物品進行改良設計，其創意未如先創設計所需之高度創意，且所費資源及成本較少，故欲以既有物品之改良設計申請新式樣者，應與先前技藝（即既有物品）之差異程度較大，始得獲准新式樣。接下來是 年度民專訴字第號 ，法院認為，侵害專利權亦屬侵權行為，以因故意

10、或過失不法侵害他人之專利權致生損害者，始得請求損害賠償。本案證人丁明確證稱當時係持第一次開行動商店就賺錢書至被告店中，請求被告改裝像書中所載之（福斯）餐車車頭，並未持原告所稱之其印有專利證書字號之目錄至被告店中予被告觀看。是原告主張被告看過訴外人丁所持之原告產品目錄，而明知系爭專利之存在，仍為訴外人丁改裝車頭，為具有侵權故意，即屬無據。接下來 年度民專訴字第號，法院認為，系爭新式樣專利其新穎特徵在於具近三角及蛇眼狀縷空之夾置片，且該特徵係透過視覺訴求之視覺性設計，而非功能性設計。在與系爭水壺比對後雖有差異，惟此等差異皆屬細部設計之比對結果，而非整體觀察主要設計特徵及次要設計特徵後綜合判斷之比對

11、結果。雖然系爭水壺架物品具有被告所述之差異，惟該等差異均屬細部之修飾，並未造成特異之視覺效果。經整體觀察、綜合判斷、同時同地直接比對及異時異地間接比對之結果，被控物所產生之視覺效果會使普通消費者混淆而誤認被控物為系爭專利，故被控物與系爭專利之 視覺性設計整體應為近似。接下來年度民專訴字第號 ，法院解說侵害鑑定的流程：系爭衣服為被告公司所製造、販賣，本院即得據此予以解析其技藝內容，再以普通消費者之水準，判斷系爭衣服與申請專利之新式樣物品是否相同或近似；如為相同或近似，即以普通消費者之水準，判斷系爭衣服與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似；如為相同或近似，則以該新式樣所屬技藝領域中具有

12、通常知識者之水準，判斷使系爭衣服相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣新穎特徵；如系爭衣服包含新穎特徵，且被告主張適用禁反言或先前技藝阻卻時，再判斷系爭衣服是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻，以判斷系爭衣服是否落入專利權範圍。接下來年度民專上字第號 ，與上一個判決所述侵害鑑定流程大致相同。接下來 年度民專上易字第號 ，法院認為，專利法第條第項前段僅規定專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，第條、第條準用之，並未就侵害專利權人應否具侵害專利權之故意或過失明文規定，惟按專利權損害賠償請求權之性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。接下來 年度民專訴字第號 ，法院認為，判斷被控侵權物

13、品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三4 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與被控侵權物品進行比對，倘主要部位之設計特徵不同，即使次要部位之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。再來 年度民專訴字第號 ，法院認為，本案原告並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被告以系爭專利有專利法第條第項第款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等，於法有據。再來 年度民專訴字第號，法院認為，專利法第條第項規定，新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審

14、酌創作說明。惟所謂以圖面為準，應非以圖示之全部範圍均為其申請專利範圍，如就圖面所揭露之物品形狀、花紋、色彩或其結合等，無法完全特定其保護範圍時，得審酌其創作說明。接下來 年度民專訴字第號，法院認為，原告既未在專利物品或其包裝上標示系爭專利之專利證書號數，惟如原告能證明被告公司明知或有事實足證其可得而知為專利物品，仍得請求損害賠償。本案原告無法證明在專利物品或其包裝上標示系爭專利之專利證書號數，復未證明被告公司明知或有事實足證其可得而知為專利物品，依前揭規定，原告不得請求損害賠償。再來年度民專上易字第號，法院認為本案上訴人固主張系爭專利具有反光之部分，庭呈實物並無反光效果等。惟查系爭專利之反光效

15、果並未見於系爭專利之圖說或創作說明中，另新式樣所保護之標的為形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。反光效果並非新式樣之保護標的，自非屬比對之特徵。從而，上訴人此部分之主張，亦非足採。接下來 年度民專上字第號 ，法院認為，系爭專利糖果包裝紙之主要設計特徵在於花紋與色彩之結合，其花紋包括雙心紋及斜條紋兩種，由於原證之紅酥糖果紙袋之半圓環形紋不同於系爭專利之雙心造型圖騰，該花紋之差異已占兩花紋之半，且該花紋為系爭專利之新穎特徵所在，致原證之紅酥糖果紙袋所產生的視覺印象不會使普通消費者將其誤認為是系爭專利之設計而有混淆之視覺印象，故兩者之整體視覺性設計既不相同亦不近似。接下來 年度民專上易字第

16、號 ，法院闡明新穎特徵的意義：按解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。而新穎特徵係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。再來 年度民專訴字第號 ，法院認為，就創作性之審查，先前技藝的領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。而申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及。接下來 年度民專訴字第號 ，法院認為，系爭專利之新式樣物品名稱為置物櫃，被告號專利物品為床頭櫃，兩櫃體之構成均為物品放置、收

17、納之功能及用途，故被告產品與系爭專利產品物品相同。雖然系爭專利產品與被告產品之構成由上往下均為頂承板、承盤、抽屜、內櫃及底承板，並有側面毛巾架，惟兩者之承盤及抽屜之面板、握5 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用把及內櫃面板外觀差異明顯，整體觀之，被告產品與系爭專利產品之視覺性設計整體不相同亦不近似。再來 年度民專訴字第號 ，法院認為，有關設計之比對，除了系爭專利與待鑑定物品兩者之視覺性設計整體必須相同或近似之外，待鑑定物品尚須包含系爭專利之新穎特徵，始有落入專利權範圍之可能。系爭產品由於並未包含系爭專利在鴨嘴部分之設計上框體及下框體之張合端呈狹長且扁平狀，且上框體及下框體中段向開口端漸

18、擴延伸即使上框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端，仍未包含系爭專利所有新穎特徵，故應認定系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍。接下來年度民專上易字第號 ，法院認為，上訴人所提上開雜誌上編號之嵌燈廣告圖片之二度空間畫面，係由上而下、正面拍攝該嵌燈，未能觀察其整體形狀，自無從為構成元件及技術特徵之比對、判斷，而無法做為證明編號之嵌燈侵害系爭專利權之證據。有關編號的嵌燈，專利權人於年間電話告知被上訴人之涉案嵌燈有侵害專利權之情事，且上訴人自年月間起已於系爭嵌燈包裝塑膠袋上標示系爭專利之專利號數，故上訴人主張被上訴人明知涉案嵌燈為侵害專利權之物，卻仍繼續製造、販賣，故具侵權故意等語，應堪採信。接下來看最高行

19、政法院的判決。首先 年度判字第號 ，法院認為所稱近似，包括近似物品及近似之形狀、花紋、色彩或其結合。因而，相同物品因其形狀、花紋、色彩或其結合構成近似之式樣外，於近似之物品，其式樣亦有構成近似之可能，為避免重複給予專利，對於同一人同日申請之數件近似之新式樣專利申請案，應請申請人擇一作為原新式樣，並將其他近似之申請案，申請為該原新式樣之聯合新式樣之申請專利範圍。故聯合新式樣申請專利範圍所揭露物品之視覺效果應構成近似，二者申請專利範圍所主張者應具一致性，因聯合新式樣應僅具確認原新式樣專利範圍之效果而已，無論獨立新式樣或聯合新式樣之改請，均不得有實質變更之情事。故新式樣專利部分，獨立新式樣改請為聯合

20、新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於事涉重複審查，不能使審查程序順利進行。接下來四個判決 年度判字第號 、年度判字第號 、年度判字第號 、年度判字第號 涉及浪板的新式樣專利，僅四者之款式編號不同，法院認為，將系爭案與引證一加以比較，不但形狀及花紋特徵如出一轍，即就整體通體觀察，二者皆形成浪板表面沿凹溝著墨縱橫劃分成若干呈方格狀花紋之視覺效果，是系爭案與引證一應構成近似，而引證一於系爭案申請前早已公開，故系爭案不具新穎性，被上訴人以其違反專利法第條第項第款之規定。再來 年度判字第號 ，涉及光碟機新式樣，法院認為， 經比較系爭案與引證一、二，系爭案與引

21、證一及引證二整體形狀為不相同亦不近似之形狀，另由引證一、二所揭露之形狀，或將引證一與引證二之形狀予以結合，熟習該項技術者亦無法思及系爭案在外殼後端切出斜切角，使後端之寬度約略等於托盤寬度之整體具缺角之非習6 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用知之光碟機形狀；即系爭案之右側機殼後部斜切一缺角特徵，確係系爭案在既有物品較小設計空間，設計難度相對增高之條件下所創造出新穎特異之造形變化特徵，並使整體光碟機之外形脫離習知基本扁長矩形體之既有一成不變之形狀窠臼，因其具有獨創特異之創作特徵，故引證一及引證二尚難證明系爭案不具新穎性、創作性，系爭案自無違行為時專利法第條第項第款、第項及第條第款之規定。

22、接下來 年度判字第號 ，法院認為原審認定紅龜形狀之式樣非上訴人所獨創，與該形狀之式樣所適用之類別無關；本件原判決以專利法第條第項第款為裁判依據，而該款所謂式樣是否近似，應以一般具有普通知識經驗之消費者之注意程度為判斷基礎，原判決並已詳述系爭專利與引證刊物所載紅龜形狀之果凍包裝盒，有使一般商品購買者產生混淆誤認之虞而屬近似式樣之理由。接下來 年度判字第號 ，法院認為， 原判決僅認定本案係就既有同類物品之形狀作簡易幾何線條修飾變化，為熟習該項技術者所易於思及，尚難謂有創意及有增進、強化視覺效果，不符新式樣專利之要件，並未就本案與引證案是否近似為認定，其記載 3-2-19 頁、頁關於近似之判斷 ，應

23、係贅引，於判決結果無影響。再來年度判字第號 ，法院認為， 故縱認引證二 ( 聯合新式樣 ) 與本案之外形近似，亦難憑此推認本案之形狀構成係因襲引證一 ( 原獨立新式樣 ) 之形狀及創作概念，且與引證一近似。引證二固係引證一之聯合新式樣，惟與聯合新式樣近似者，並非即與其母案新式樣構成近似，上訴人主張本案與引證二近似，故本案與引證一近似即非 可採。最後一個判決 年度判字第號 ，法院認為， 聯合新式樣申請專利範圍所揭露物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺結果，與原新式樣申請專利範圍所揭露物品之視覺效果應構成近似，且對於揭露或申請於原新式樣申請日與聯合新式樣申請日間之任何式樣，皆不得作為否定該聯合新式

24、樣新穎性或創作性之依據，因為聯合新式樣之主要創作特點係援用自所依附之原新式樣，因此，介於原新式樣與聯合新式樣申請日間所揭露或申請之任何式樣，自不得阻礙聯合新式樣專利之取得。謝謝！謝銘洋教授：接下來的討論並不限定於既定的議題，只要認為與新式樣發展有關、過去與實務上接觸過的案例、法院是否有不同的看法等等，甚至現在修正草案也對這個部分加以調整，都可以做為我們討論的議題。先請童協理指教。童沈源協理：我們公司大概有七百多件台灣的專利，主要是電視和顯示器，但今年開始一件也不申請，原因是這七百件專利每年維持的費用要好幾百萬元。我們在台灣曾經告過一個公司，從一審打到二審，要求對方賠二十萬元，最後和解只賠了六萬

25、元，光是律師費就付了十八萬元。最重要的是，在審理的過程中，當時智慧財產法院還沒有成立，一審法官做專利侵權比較的對象，7 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用竟是拿我們的產品去跟侵權物的產品比較，比較細部到螺絲、結構等等，正確的比對應該是要以新式樣的圖說去比較。當時委託事務所律師，很有經驗地跟法官講也沒有用 ，一審就輸了。上訴到二審， 請專家鑑定機構時，對方竟然主張工業設計相關團體跟我認識，要迴避不能請，其它很多鑑定機構也都要迴避，主張請一些毫無相關專長的鑑定機構，最後乾脆抽籤決定，後來抽到了某科大，對方才願意和解。從那時開始發現在台灣訴訟真的很難，因為同時我們也在日本、美國打官司，對方很

26、快就願意和解。而台灣和解之後，對方把產品銷毀，就開始做一些十二生肖以外的動物，當初我們用猴子造型告他，他就換做例如貓、獅子等等，我們董事長覺得很氣餒，一個設計成本花了一兩百萬元，在行使的時候就沒有了，所以目前我們就不在台灣申請新式樣專利。另外智財法院的某法官講義提到統計數據來看，智財法院至今成立侵權的比例相對於別的國家是很低的，讓我想起早期年以前美國還沒成立時，侵權訴訟也是對專利權人很不利，侵權成立率低於兩成，後來成立之後，情勢就逆轉了。我認為我們似乎對於新式樣申請專利範圍 ()的解讀有必要稍微再大一點，因為有些情形在著作權都可能判定近似，但在新式樣就判定不近似，也許是因為越專業就越能看出其中

27、區別，不過同樣的情形在歐洲，雖然用的是，和我們用的是一般的標準不一樣，但是對近似的看法卻比較寬鬆。至於剛剛簡報提到反光、領域的差別等等，台灣都需要跟上歐洲，在歐洲設計侵權是沒有領域的限制，不能說在審查時可以不同領域設計做為核駁理由，在權利行使時就說不同領域不構成侵權，之前在歐洲清爽噴劑的案子，法院認為不論是用在香水還是殺蟲劑或其他類產品，只要用到設計就是侵權，沒有領域的區別。所以我們的侵權認定最根本的是要跟上國外的腳步，不然企業申請新式樣的比例只會越來越少。我們可以看出，最近十年發明專利一直在成長，新式樣卻停滯不前，我記得我在當組長時，新式樣一年有一萬多件，那天某院長也在說，現在工業設計越來越

28、進步，也得了很多大獎，怎麼一年只剩下七、八千件，很多學生去問老師的結果也是不願意申請新式樣，認為有點浪費，聽了之後讓我思考到台灣新式樣保護實務是不是真的有些問題，花的錢與得到的回報差太多了。另外，剛剛提到的反光，反光固然是功能的效果沒有錯，但是它沒有視覺效果的改變嗎？歐盟設計法就明文定義也是設計，其引起之視覺效果當然是設計之效果，不能說視覺效果是因為功能或材料引起的就不是視覺效果，這我也認為是有問題的，有些判決我不是很認同。謝銘洋教授：確實我認為台灣與歐洲有很大的區別 ，歐洲在新式樣方面是放得比較寬一點，也有很多國家新式樣是採不審查制，特別是他們並沒有用到所屬技藝領域中具有通常知識者的標準，是

29、用剛剛提到的，進步性這方面8 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用則是用的觀點來看，在歐洲國家這部分規定，並不是放在專利法裡面，而是有獨立的設計特別法，所以在規範上，他們可以比較針對新式樣產品設計的需要，去做一些制度上的設計；我國放在專利法裡面，先天上就有一些影響。剛剛童協理有提到有關物品範圍的限制，現在新式樣申請須要指定適用的商品嗎？指定商品是做為方便的分類，還是屬於專利權的範圍？葉雪美專利審查官：因為專利法第條規定： 新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，有下面這些權利，所以，專利法已經將權利的範圍規定地很死了，而分類的規定不只在檢索部分，檢索的分類是協助審查官先前技藝的搜尋，但

30、是權利費範圍限於指定物品是法條規定。新法還是有這個規定，這部分沒有改。謝銘洋教授：但是確實如童協理剛剛講的，因為物品的類別很多，現實上也不可能每一個類別都去申請 ，今天如果只是一個類似的物品 ，依照第條的規定 ：就其指定所施的物品字面上只限於指定的物品，而不會及於類似的物品，是不是？童沈源協理：嚴格從字面上的意義來看似乎是這樣。 (但歐盟設計法條”申請案記載規範”第項特別說明其中、項有關設計應用之產品以及該產品分類，不得作為該歐盟設計權利範圍之限制。謝銘洋教授：但問題是我們所看的這些判決，認定這個物品是不是相同或近似，還是用一般消費者觀點去認定是否相同或近似，所以看起來實務上對近似物品這一部分

31、也會去處理，去處理的依據到底在哪裡呢？因為如果照第條的文義：為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權 ，它是指新式樣及近似新式樣專利物品 ，而不是相同專利物品或近似物品。童沈源協理：事實上歐洲特別強調，歐洲的設計法用意是在保護設計，而不是保護物品，它在前言一直強調” , . ”既然是保護設計，那設計用在任何領域，都會去侵犯到這個設計，台灣沒有特別強調這個。謝銘洋教授：雖然是如此，觀察歐洲這些相關法，其實也沒有談物品 ，我看即使是歐盟的規定，好像也沒有特別去提到。童沈源協理：有，歐盟設計法條就說，分類只是作為檢索用，不能夠限制權利範圍。另外是，歐洲的規定是把設計跟其他區隔開來，所以比較沿

32、用著作權的精神去保護，英國有設計著作權()，歐盟有 ()。根本就不需要申請，用著作9 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用權的精神來保護，一創作完成就有權利，但只保護三年，且只限於幾乎完全相同的東西，把範圍做一個限縮。從著作權的觀點來看，所以也不限類別。話說回來，美國的第條規定，任何人發明的裝飾性設計 ()，也是必須應用到實用性物品 ()上面，但是美國在解讀上也不特別限制在特定的物品。另外，像最近我們有個聯合新式樣，我們自己的設計師本身認為它是沿襲原本新式樣的設計特徵再去加一些元素，可是局裡的審查委員說，兩者不近似，所以不能申請聯合新式樣；但是去申請獨立新式樣的時候，又說僅僅加了一點東西

33、所以沒有創作性。這下兩邊都不能保護，這也是變成灰色地帶，但有時候到了再審查的時候又核准了。這樣讓企業很難以適從，既不能申請聯合新式樣，又不具創作性，等到行使權利時，又不被先前技藝易於思及的範圍所覆蓋，所以那個設計費用會白花，這是業界困擾最多的。我認為在行使權利的這一端，怎麼樣讓企業願意把他們的設計申請專利，把它合法化、可行使、加以保護。不然一年五百萬元預算編好，每年都拿不回來，不像美國那邊第一年就拿了三百萬元回來，這個是很現實的投資效益。葉雪美專利審查官：這兩年的確新式樣的申請案有減少，很多是因為申請案的關係，有些案子在國外是五、六件申請案；但是在國內，由於目前的新式樣專利申請案的立體圖與六面

34、圖中不允許虛線的揭示，因此要將虛線補實或是刪除，所以，有些案件一經補實就只有一件，且只有一件申請案的話，專利保護範圍又小，很多企業乾脆就不申請了。有很多事務所都在問我們，部分設計什麼時候會開放，另外，這幾年，其實因為國內的通訊產業和產業蠻強的，他們在國外有申請使用者圖形介面 （）及圖像（），但在國內不能申請，所以我想新法通過後，很多案子會再回來。至於剛剛童協理提到的物品，其實我們也有討論過，指定物品是否可以指定多項物品而不指單一物品？在美國像申請媒體播放器、汽車，最近幾年的趨勢都有指定多項物品，如果不指定將來告侵權也很難舉證，例如有無侵害商業利益，美國是可以指定多項，我認為如果可以指定多項可能

35、會比較適當。指定分類是為了方便檢索，專利法第條規定新式樣專利必須指定所施予之物品，並沒規定只能指定一項物品，不過實務上只允許指定一項物品，但如果可以指定多項物品，多項指定物品的權利範圍比指定一項的範圍大很多了，但是，也不可能把所有的物品都包含進去，可以指定多項物品，而這些物品是設計者和公司在當初設計的時候，就想到設計可實施的物品。童沈源協理：或許這可以比照商標，指定多項目就多繳錢。像我們的商標在大陸被仿冒得很厲害，把我們的商標申請好多不同的項目，我們去異議也是花了好大一筆錢，對方還是一直去申請，就是我們所謂的商標蟑螂，商標分10 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用類有類，裡頭的細類有很

36、多，如果真的要每一類都去申請大概要花費上億。我聽說的防熱套申請了六十幾個國家的專利，花了台幣一千萬元，我公司的員工也說那個有什麼好申請的，但以那樣的公司，他覺得他花那麼多錢值得，可是我發現他在台灣尚未申請。陳昭華教授：的防熱套可以申請新式樣專利嗎？童沈源協理：是發明。主要是透過瓦楞紙的楞條使它跟杯子的接觸面比較小，但可以延展散熱的面積較大，不會燙到手。像最近蘋果都用連接器新式樣在告人，不論是還是都申請，鍵盤也是一申請就六、七個專利，這個東西我們一般看來也會覺得：可以申請新式樣嗎？就只是一般連接器的基本形狀。謝銘洋教授：這個是電源接頭，以前沒看過其他廠商用。如果是單純接頭就沒有新式樣，但如果是另

37、外一邊比較寬的接頭，其實就只有在用，所以這一部分造型還不是這麼常見。只不過它的申請專利範圍是兩個都有。童沈源協理：簡單來說，以我們公司七百件案子，在世界各地申請，最容易被駁回的就是台灣跟日本，一樣的東西在美國准許，在台灣還是被核駁；在權利行使的時候，美國跟歐洲都很快，就是台灣最慢。像球類的設計在歐洲，例如籃球、足球，世界盃的時候其他廠商用足球去衍生設計，我們就寄了警告信過去，說他們的產品侵犯到我們的歐盟設計，對方很快地就問我們要怎麼和解。但相同情形在別的地方，對方就會抗辯說沒有侵權，厚厚的一疊就寄回來。像剛剛提到十二生肖的猴子造型，對方就說他們的大象鼻子比較長，我們的比較短；身體比較肥，嘴巴開

38、得不一樣等等。剛剛提到的接頭，雖然說那個造型別的廠商沒有在用，但如果是在台灣，會落在我們審查基準裡面所謂的基本幾何圖形 。我到美國專利局看他們的設計部門之審查技藝組 () 幾次，後來也跟他們討論過設計審查，他們說美國也有灰色地帶。像我們最近用六面圖去申請，美國的審查委員竟然說圖面陰影不正確、圖形複雜沒有對稱他看不懂，駁回我們次，最後我乾脆用一個對稱造型的新案子去申請才成功。謝銘洋教授：我認為新式樣專利很重要，因為這牽涉到市場上對產品的接受，像台灣現在有很多產品其實功能都不錯，但就差在造型上沒有討喜，在消費市場上不見得可以獲得喜歡，所以如果可以在新式樣的保護上面，有比較大幅度的變革，讓新式樣可以

39、更的話，因為新式樣也沒有刑事問題，問題比著作權和商標還小，對產業來講也會讓他們對新式樣更重視。李文賢專利師：近幾年廠商越來越重視工業設計，所以我們國家關於工業設計的立法11 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用也隨之變革，這部分很同意剛剛葉審查官的說法，在國外很多都是透過所謂的部分設計方式，從不同面向來保護創作特徵，但是在我們國家，那些虛線都要補實，就變成只是單一的申請案，而且全部的特徵都要一次具備才能落入專利權的範圍，所以專利權的範圍變小，件數也減少，這都會影響申請的意願。剛才協理有提到他們公司一開始有個獨立的新式樣申請案，後來引證前案而改請聯合新式樣，這種案子在實務上蠻常發生的，通常

40、都是初審被駁回，到再審查的時候才改請聯合新式樣的，但因為再審查人員跟初審不一樣，結果再審查人員認為申請案與母案一點也不近似，不符合聯合新式樣的要件而核駁，這個時候申請人往往會以為改回來就好，當他改回獨立申請案的時候，又會涉及剛剛簡報提到審查基準有一項禁止反覆改請，最高行政法院的判決裡面還特別引註一段禁反言原則。但像這樣的案例當中，對申請人來講，其實是善意信任專利申請機關先前審查委員的意見，把獨立新式樣改請成聯合新式樣，被後面審查人員認為與母案不近似，這時常常已經到了再審查，一點辦法都沒有了，一方面不符合聯合新式樣的要件，一方面又不得改請回獨立新式樣。至於今天討論題綱的部分，第一個部分葉審查官的

41、專文討論得很清楚，只要是實施的過程當中，可能涉及到視覺訴求的，不管是肉眼觀察或是必須借助儀器觀察，我個人認為都是符合視覺訴求的要件，所以關於新式樣專利的標的可以是非常的廣，也可能是很細微的東西，包括今天討論的案例當中像那樣細微的東西。謝銘洋教授：剛剛提到在判斷上到底是不是視覺訴求 ，葉審查官的專文也有提到這部分，有個地方我不是很理解，想要請教各位：歐盟設計法第四條談到保護要件的部分，如果一個設計是，就只有在一些情形下才可以被考慮，必須是具備新穎性、特異性；如果是附合產品的部分，就要考慮兩個因素：第一個因素是，如果這個是.也就是在正常使用附合產品時在視覺上仍然可以看到的話，才可以去申請，那當然還

42、是具備新穎性和的要素。而且在這裡的指的是 , ,，也就是說跟生產、製造或修復有關的話就會被排除。那如果以歐盟標準來看剛剛說的視覺效果，例如發光二極體，會不會沒辦法受到保護？葉雪美專利審查官：這個我做了很多研究，其實那幾家大廠商都在歐盟申請過，而且都核准，我就很懷疑，因為歐盟設計規則中不是用，而是用，這些發光二極體也是產品，本來就可以買賣，現在問題是它的最終消費者( )到底是指誰？是發光二極體的最終消費者，還是電子產品的最終消費者？我也在研究相關的案例，這兩年光陽申請了一個內部的引擎要做割草機用的，後來被請求宣告無效，說的時候看不到引擎，這個案子後來有成立，因為引擎組裝12 / 23个人整理精品

43、文档，仅供个人学习使用到割草機之後只能看到一點點，看得到的部分沒有什麼特異性，所以最後就被認定專利無效。我也在觀察歐盟的無效審查部門與訴願委員會是怎麼認定的，什麼情況叫做？因為引擎本身也是一個可買賣的商品，但申請的時候說是內部的引擎，可能剛好是在商品與零件之間的灰色地帶，那如果是純粹的物品，做成商品之後根本全部都看不到，不管是發光二極體還是連接器，可是目前我看到各國准許得很多，例如：歐盟、中國大陸、韓國、日本等都准，我們也核准，我是在想是不是因為產業的需求，所以各國都放寬都核准了。謝銘洋教授：有可能這個東西它是讓業者買去做成各種物品，所以它會是一個交易的商品，買的人也算是最終消費者 ，最終消費

44、者不見得是消費者或使用者，但是剛剛提到割草機的內部引擎，如果割草機本身沒有在賣引擎，只有賣成品，也不會有人買引擎去做成割草機的話，這時候最終消費者就是消費者了，而不是其它的製造商。童沈源協理：所以就是最終消費者怎麼界定的問題。可是很多以前認為是零件商才會買的，現在一般人也都會買，所以最終消費者已經隨著產業的秩序，有某程度的變化，像有些電腦零件或汽車零件，很多人都去買來自己裝，這是一直在變化的，我同意這是比較難分辨的。二十年前當時剛要立工業設計法的時候，一直去參考歐盟” (功能性搭配 ), (形狀搭配 )”的觀念，當時認為這二種設計都沒有創意 ，但是慢慢觀念也會改變 。像原子筆的筆管，原本也沒什

45、麼爭議，後來就設計成可以自己買筆管來換，輪胎、雨刷、後視鏡等等也是這樣，這樣的話就變成以一般的來看了。謝銘洋教授：特別是光華商場也有在賣一些線材，包括電腦裡面的各種組件，國外也有很多著重的，所以這是正在改變當中的。顏吉承技術審查官：這幾天我整理了智財法院年以來有關新式樣案子的非正式統計，這些數據給各位參考一下，可能顯現出來的結果跟陳審判長說到的不太一樣，因為陳審判長是從整個專利的角度來看，新式樣的案子在這兩年半來大概只有幾件，佔整個專利非常低，民事訴訟大概有件，這裡面原告敗訴的有件，原告勝訴的有件，從這個數據來看，原告勝訴的機率很小，但是和解跟撤回有件，就我個人的瞭解 ，和解跟撤回絕大部分是原

46、告會勝訴的情況，所以跟剛才原告勝訴的件加起來剛好是一半，並不是像發明專利，新式樣專利原告勝訴的機率比較高；至於行政訴訟，這兩年來只有件，原告敗訴也就是維持原處分的有件，原告勝訴的有件，其中件是有新證據，如果把新證據的案子去除掉放在原告敗訴的地方，維持率是非常的高的。再詳細去看民事訴訟更細部的東西，一審大概件，二審件，剩下件是更審，一審13 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用當中和解的案子就有件，這些和解的案子原告勝訴的比例相當高，二審當中和解有件，整個計算下來的數據是，勝敗訴大概一半一半。更審的那個案子最後是原告敗訴。剛剛有聽到童協理的說法，其實我也贊同。我在法院兩年來，有一個感受是，

47、從行政機關的審查到後端專利訴訟，我認為這兩塊實際上是需要配套的，如果我們認為審查時要將近似性放寬，那放寬的結果在民事訴訟的影響是什麼？這其實是要配套一致的。如果近似性放寬，行政審查的核駁率就很高；如果是申請聯合新式樣，核准率就很高，所以整個結果都會翻過來。或許這兩年來，發明及新型案的原告勝訴率偏低，但是我實際在參與這個工作的時候，就發覺我們的訴訟品質可能還不是那麼的好，常常在舉發的時候，律師是講一種話，到了民事訴訟又講另一種話，以前可能他們會覺得這樣勝訴的機會很高，所以不同時點講不同的話，但是自從智慧財產法院成立之後，我們會去看律師過去講過甚麼話，來解釋申請專利範圍，相對的外界就會覺得法院的近

48、似判斷怎麼這麼窄，其實是因為律師在舉發的時候舉了種種理由說與引證是不近似的，所以舉發不成立；到了民事訴訟，既然律師主張那樣的話 ，我們就認定那不是系爭專利近似範圍，所以外界來看會覺得法院的近似範圍很窄，其實是禁反言的適用。用內部證據去解釋申請專利範圍的比例在新式樣案件中相當的高；在新型也是一樣，無論在申請時候的說法，或是到了舉發時候的說法。最近有兩件色彩的案子，通常很少見到有關新式樣色彩的案子，這兩件最後都不構成侵權，其中一件是律師在再審查的時候說，因為色彩不同所以跟引證是不近似的，另外一件說得更細，因為紡織纖維的粗細不同造成花紋的不同，色彩運用上會產生不同的效果，所以認為具有新穎性跟創作性；

49、法院送鑑定，鑑定單位認為有禁反言原則的適用，所以連纖維得粗細都是理由。如果只是看判決結果會覺得這麼相近的東西為什麼不構成近似，但是這是禁反言原則的適用，從再審查理由書抓出來的。現在律師們漸漸發覺以前的習慣好像已經不適用了，以前常常不同的地方講不同的話，現在都被抓出來，尤其是現在智財法院在解釋申請專利範圍越來越嚴格的情況下，現在律師們也都會用來攻防。我認為這也是一個智財法院成立之後很大的進步，以前搞不清楚狀況就開始比對，我剛開始時覺得奇怪，怎麼用發明申請案的圖面跟引證案的圖面在比對，不是應該拿申請專利範圍中之文字與引證案說明書包括文字跟圖面一起來比對嗎？但是這種情況我們今天還是看到，這種例子其實

50、蠻普遍的，有一個案子的情況是被告抗辯不侵權，理由是新型案的申請專利範圍裡面有三個技術特徵， 是文義讀取；是先前技術；是均等論適用問題，但二者功效是有差別的，他在侵權比對的時候把先前技術拿進來了，但不是應該拿產品跟申請專利範圍來比嗎？怎麼又把先前技術拉進來，而且還是拆成好幾個技術特徵，有些技術特徵比先前技術；有些技術特徵比系爭14 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用專利，整個都混在一起 。像這樣的案子就會產生對造律師在做攻防的時候，會不知道該怎麼進行下去。有時候當事人不知道他講的話會對自己造成傷害，甚至有的會說：系爭產品是侵權的我不抗辯，但其中某一技術特徵是先前技術就有的，所以有先前技術

51、的阻卻。他指的是某一技術特徵而不是申請專利範圍的先前技術阻卻，就出現了一些奇怪的抗辯理由。這是我的經驗分享給各位，事實上看判決可能要看的很詳細，甚至今天簡報要是有圖面的話會更知道判決在說什麼，例如前述的反光只是產品的表面材質所生之效果等等，只是看判決文字可能會誤解。謝銘洋教授：我們有附照片但是就看不太出來。這有可能是當事人送上來的資料就是這樣子，所以最後法官也只是把這些附上去。所以將來有沒有可能是把彩色照片放上去？這樣才不會都看不太懂怎麼一回事。確實律師在訴訟上扮演很重要的角色，如果律師在先前技藝或系爭專利的抗辯都沒有搞清楚的話，就會造成很大的問題。陳昭華教授：我想請教各位專家一個問題，我們剛

52、才有提到專利法第條： 新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，在前面所提到之除草機裡的引擎的案例中，如果這個引擎是有新式樣專利，而指定在除草機的話，在申請專利範圍中除草機部分要如何呈現？葉雪美專利審查官：如果是引擎，不管它可應用在哪一種產品，申請時的名稱只要寫引擎就可以了。歐盟的那個案子是在訴訟中才知道是在除草機裡面 ，不過，那種引擎是單獨可以買賣給製作除草機的廠商。陳昭華教授：如果以後可能在所施予之物品中指定很多物品，是否會使專利效力範圍之認定發生困難？葉雪美專利審查官：不需要，因為無論引擎是應用在哪一種商品上，只要是引擎，所有的引擎都可以拿來做近似判斷。顏吉承技術審查官：陳教授剛剛講的是

53、專利法第條第項使用的態樣 ，把引擎用在除草機；我們剛提的所施予的物品是方形用在引擎物上，是形跟物之間的利用。謝銘洋教授：其實同樣看專利法第條，誤解的人也會以為本法沒有限定指定單一的物品，那有無可能至少在實務上施行細則裡，接受複數的申請？這樣的話其實對業界來說是有些幫助的，而且行政機關只要修正內部做法，不需要修法就可以給業界很大的空間。15 / 23个人整理精品文档，仅供个人学习使用葉雪美專利審查官：目前實務上不允許，雖然我們從法條上讀起來不應該限定單一物品，但目前實務上做法不是這樣。或許業界、學界可以提出一些其他的看法，如果有這個需求，或許將來在實務上可能可以改變。童沈源協理：我在歐洲申請專利

54、，件案子在歐洲是件申請案，在台灣就要分成件，歐洲那樣申請時費用遞減，一個案子最多可以有一百個設計，就比較方便好管理。葉雪美專利審查官：目前我們在一個申請案中是指定單一物品 ，但是在美國一個申請案可指定多樣物品，歐洲也是，不過，不同類別不能放在同一個申請案中。童沈源協理：我說的是同一類別不同設計，例如電視有一百種設計。那剛剛提到的是一種設計放在各種不同物品上，例如汽車造型做成蛋糕、玩具、模型等等，的汽車做成的玩具，在我們這邊因為類別不同不侵權，但是在歐洲是百分之百侵權。歐盟的理念就是保護設計，就像陳教授提的，這個設計有沒有施予到這個物品，摩托車造型施予到真正的交通工具，或是施予到玩具，對設計師來

55、說一樣是仿冒他的設計；設計可以應用於物品，也可不施予物品純觀賞用 ，例如領帶的圖案 ，這個圖案如果僅畫在紙上就有著作權，施予到領帶上就是新式樣，也可以施予到毛巾、手巾等等。因為設計本身就是紙上的所呈現的那些東西。陳昭華教授：關於新式樣近似之認定 ，法院判決提到可直接比對與隔離觀察。是否可能發生在隔離觀察時構成近似，但在直接比對時卻發現不近似，二者有差異的現象？這時是否必須該差異性是屬於主要部分時才可判斷是構成近似？顏吉承技術審查官：這其實涉及到不同的學說 ，就我們目前的審查基準或專利侵害鑑定要點，直接比對和間接比對都要做，做比對的過程當中會去分：主要設計特徵與次要設計特徵，主要設計特徵相同或近似而次要設計特徵不相同不近似，最後判斷的結果還是構成相同或近似。這邊有舉例到所謂次要是消費