“惯用技术手段”在行政法以及行政诉讼法视角下的探讨

1、关于“惯用技术手段”在行政法以及行政诉讼法视角下的探讨摘要：关键词：行政案卷、有证在先原则、公知常识、惯用技术手段、时间属性、客观性一、 引言1. 关于“惯用技术手段”的规定笔者认为，“惯用技术手段”是在评价创造性时，认定在现有技术中是否存在相关的启示时的一种评价标准。更具体的，是评价创造性时的“三步法” 审查指南第二部分第四章，3.2.1.1 判断方法中的第三步中可能会涉及到的评判标准。其具体的规定见于现行审查指南第二部分第四章3.2.1.1，“下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：(i)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中

2、披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”审查指南第二部分第八章4.10.2.2规定了审查员对于公知常识的举证规则：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”从上述规定可以看出，“惯用技术手段”在审查指南中是作为公知常识的一种给出的，是在审查创造性时判断对本领域技术人员来说是否存在技术启示的一项标准。审查指南规定了审查员可以无需举证，而是凭借“说明理由”来证明一项区别技术特征属于“惯用技术手段”的观点。2. 以及审查实践中存在的问题上述关于“惯用技术手段”的规定实际上允许了在判断创造性

3、的时候仅凭借审查员的主观判断来决定审查结果。然而，笔者注意到，在近来的专利审查实践中，“惯用技术手段”已经越来越多地被审查员使用作为评判创造性的依据 袁玥：对“公知常识”认定原则的探讨 专利法第22条创造性理论与实践 第589页。由于审查员可以无需对所声称的“惯用技术手段”承担任何举证责任，因此，对于“惯用技术手段”的认定在我国审查实践中实际上属于审查员的个人主观判断。换言之，目前，在我国的审查实践中，审查员个人主观意见已经在审查结果中占据了越来越多的成分。3. 本文所希望讨论的问题和视点在审查活动中关于“惯用技术手段”的主观认定在行政法意义下有何法律意义、应当满足怎样的行政法原则？这样的规定

4、在实践中应用时是否存在与现行的专利法相冲突的情况？“惯用技术手段”在行政诉讼法中又承担了怎样的证明责任？以下，本文希望从这些方面进行论述。二、“惯用技术手段”在行政法视角下的分析1. 依法行政原则专利审查是法律赋予中国国家知识产权局的行政权力，专利审查行为是一种典型的行政行为。因此，专利审查也应当遵循行政法的基本原则。行政法中的依法行政原则是所有行政活动必须遵循的首要原则，其他行政法原则都可以被理解为这一原则的扩展和延伸 杨临宏：行政法：原理与制度，第一章，云南大学出版社，而行政原则又包含了法律保留和法律优先两个方面。法律优先原则要求行政机关制定的任何文件、作出的任何决定都必须符合现有法律的规

5、定，不得与其相抵触。此外，我国立法法第七十九条中规定：“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。”审查指南在法律位阶上属于国务院下属部门制定的部门规章，其效力低于全国人民代表大会制定的专利法。故此，审查指南中关于审查创造性的规定不应当与专利法存在抵触。专利法第22条第3款规定：“创造性，是指申请日以前的已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步”很显然，专利法第22条对于创造性的要求是与申请日以前已有的技术相比。简单地讲，与申请日以前的技术相比的原因可以被理解为：专利权的授予是以其对申请日之前的技术做出了贡献，这样的贡献值得以一段时间内的排他性的

6、保护换取向公众公开其技术内容，以促使公众早日知晓这项技术并予以在实践中应用或加以改进，这是专利制度赖以建立的基础。一项专利申请，如果没有对申请日之前的技术做出贡献，而是仅仅包含了申请日之前已经存在的技术方案，那么该申请实际上并没有为其排他性保护向公众支付对价，因此不应当予以保护。反过来讲，在审查一项专利申请时，也应当严格以申请日之前的现有技术来衡量其贡献，以此来判断是否值得授予排他性的保护，而绝不能突破申请日这一重要时间界线。那么，让我们将目光转向审查指南中的“本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”。根据法律优先原则，“本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”仍然应当符合专利法第22

7、条关于创造性所指定的条件，即，与申请日之前的已有的技术相比。故此，根据法律优先原则，此处的惯用技术手段，应当是“申请日之前”本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段。2. 行政案卷的性质在专利审查行为过程中产生的案卷属于行政案卷。因此，专利审查案卷应当具备行政案卷的基本性质。以下，本文将结合行政案卷的其中几种性质对专利审查案卷进行简单的讨论。1） 行政案卷应当具有排他性行政案卷的排他性既体现在行政程序中，也体现在行政诉讼中。在行政程序中，行政案卷是行政机关作出行政决定的唯一依据，行政机关不能依据行政案卷以外的证据作出行政决定；在行政诉讼中，法院根据行政案卷审查行政行为的合法性，除非法律有特别

8、规定，行政机关不得已行政案卷以外的证据来证明其行政行为的合法性 杨临宏：行政法：原理与制度，第一章，云南大学出版社 。2） 行政案卷具有封闭性在行政机关作出行政行为决定前，行政案卷与行政进程同步地记录相关的事实、证据以及当事人的申辩；而当行政决定作出之后，行政案卷即随之封闭，行政机关不能再对封闭的案卷增加内容。“经过程序认定的事实关系和法律关系，都被一一贴上封条，成为不可动摇的真正过去” 季卫东：法治秩序的建构，中国政法大学出版社1999年版，第19、25页。3） 惯用技术手段的主观认定被记录在具有排他性和封闭性的行政案卷之中专利审查案卷的排他性和封闭性特征是十分明显的。那么，当审查员认定一项

9、技术特征属于“本领域中解决相关技术问题的惯用技术手段”并且如果据此驳回了一项专利申请之后，该审查结论将被记载在审查案卷中，并且在审查决定作出之后，成为不可动摇的真正过去。3. 结论根据本节的讨论，本文认为可以得出以下几点结论：“惯用技术手段”应当是申请日之前的惯用技术手段；当审查员采用“惯用技术手段”作为理据驳回一项申请之后，这样的事实依据将被记录在行政案卷中，作为其作出具体行政行为的理由；这样的记录是不可更改的。由此可知，对于“惯用技术手段”的认定受到依法行政原则的约束，有必要明确“惯用技术手段”是申请日之前已经在本领域中惯用的技术手段。此外，面对行政案卷的排他性和封闭性的要求，笔者认为，有

10、必要对现行审查指南中关于“惯用技术手段”的适用作出一定程度的修改，以避免对于“惯用技术手段”过于随意的认定而导致在后续的行政程序中造成程序性和实体性瑕疵。三、“惯用技术手段”在行政诉讼法中的证据效力的讨论相比于行政法的基本原则，“惯用技术手段”的主观认定在行政诉讼法的视角下将面对更大的挑战。1. 行政诉讼中的举证责任分配我国行政诉讼法第32条规定：“被告对作出的具体行政行为负有举证责任，应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。”该条的前半段是对举证责任分配规则的规定，后半段则是对承担举证责任的当事人应当提供的证据范围的强调。最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法&g

11、t;若干问题的解释的第二十六条对此作出了进一步的规定：“在行政诉讼中，被告对其作出的具体行政行为承担举证责任。被告应当在收到起诉状副本之日起10日内提交答辩状，并提供作出具体行政行为时的证据、依据；被告不提供或者无正当理由逾期提供的，应当认定该具体行政行为没有证据、依据”上述条款进一步明确了行政诉讼中行政机关举证的程序性和证据内容进行了规定，并且对行政机关不能承担举证责任（包括程序和实体）时的法律后果进行了规定。根据上述条款，在行政诉讼中，证明行政行为合法性的举证责任归于行政机关 注：在行政诉讼中，并非全部举证责任都归于行政机关，原告也需要承担相应的举证责任。然而，证明行政行为合法性的主要举证

12、责任由行政机关承担。2. 对于审查结果提起的行政诉讼如果一项专利申请被驳回，则作出驳回决定的行政机关根据上述条款应当承担证明其驳回决定合法性的责任。具体到个案而言，根据行政案卷的排他性，行政机关不能依据行政案卷以外的证据作出行政决定，因此，行政机关必须依据记载于行政案卷中的事实和理由证明其驳回决定的合法性。而根据行政案卷的封闭性，在行政诉讼中，行政机关不能在行政案卷中增加、修改内容。最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释第三十三条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。该条款严格限制了行政机关在行政诉讼中的举证能力，也是行政案卷封闭性的具体体现

13、。由此可见，在审查过程中形成的审查案卷成为了证明驳回决定合法性的关键性证据，并且行政机关在行政诉讼中的举证能力受到了严格的限制。因此，为了证明行政行为的合法性，有必要在专利审查阶段就将能够证明审查员观点的证据包含在行政案卷中，从而避免在行政诉讼中，在举证能力受到大幅度限制的情况下面对原告的质疑。3. 关于“惯用技术手段”的认定在证据效力方面的讨论既然审查案卷属于证据，那么应当符合证据的三要素，即，客观性、真实性和合法性。抛开其他不论，记载案卷中的关于“惯用技术手段”的认定是否能够满足证据的客观性要求呢？所谓证据的客观性，是指“客观真实存在，不依赖于主观意识而存在”。笔者认为，审查员关于一项技术

14、特征是否属于“本领域中解决相关技术问题的惯用技术手段”的认定，在没有其他证据加以证明的情况下，仅凭说理很难满足证据客观性的要求。本文将从以下几个方面进行讨论：1）“惯用技术手段”的时间属性众所周知，“惯用技术手段”是一个具有时间属性的概念，而绝不是一个一成不变的技术手段的集合。处在不同的时代，解决某一技术问题惯用的技术手段可以发生翻天覆地的变化。这样的例子随处可见。最初的手机采用的显示手段是单色屏，随后经历了彩屏、液晶屏直到今天大家耳熟能详的触摸屏。在中国，从单色屏到触摸屏的变迁所经历的时间也只不过短短10余年。摩尔定律指出：当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔18个月便会增加一

15、倍，性能也将提升一倍。那么，从一项申请提交到它摆在审查员面前开始审查时，集成电路的性能已经提升了一倍有余。那么，在没有其他证据佐证的情况下，审查员所称的“惯用技术手段”是否属于申请日那个特定时间点之前的现有技术范畴呢？尽管众所周知的，手机屏幕经历了单色屏、彩屏、液晶屏、触摸屏的变化，但是笔者在没有查证的情况下，根本无从断定这些变迁的准确时间点，只好笼而统之地以“10余年”这样的模糊概念代替。这样的模糊概念对于本文的论述来说就已经足够。然而，对于一项例如关于显示屏改变的发明来说，对于上述变迁的时间认定哪怕仅仅有一天的偏差，都有可能构成这项申请不可承受之痛。换言之，“惯用技术手段”何时成为惯用的是

16、需要证明的重要事实之一。2）“惯用技术手段”的状态属性实际上，当审查员断言某一项或几项技术手段属于本领域中解决某一技术问题的“惯用技术手段”时，其隐含了这项技术手段在申请日之前已经处于公众想得知即可得知的状态 审查指南第二部分第三章，2.1 现有技术。对于后者这样一个状态事实，更需要明确、毫无争议的证据才能够证明如此复杂的状态问题。如果只存在审查员的个人主观论断，实在难以支撑如此沉重的证明任务，据此得出的审查结论也具有不确定性。也即，“惯用技术手段”何时处于公众想得知即可得知的状态也是需要证明的重要事实之一。3）对于“惯用技术手段”的断言的分析对审查员采用“惯用技术手段”作为理据的行为进行进一

17、步分析可以发现，在没有其他证据佐证的情况下，审查员认为一项或者几项技术特征属于“惯用技术手段”时，其所依据的无非是个人的主观记忆和主观印象。对于前者，审查员均是本领域或相关领域中的专业人员，对于本领域的技术发展有着相当的了解。根据审查员对于本领域技术发展的记忆，认为某一项技术特征是在申请日之前已经是惯用的技术手段。然而，个人的记忆存在着相当大的不确定性，以此作为判断一项专利申请前途命运的依据未免轻率，其客观性难以保证，并且每个审查员对于本领域的技术发展的理解也有所不同，这对于统一评判标准来说是相当不利的。对于后者，审查员实际上是在阅读并且理解了申请内容之后才做出的审查结论，很容易产生这项专利不

18、过如此的主观印象。审查指南已经明确规定了要避免这种“事后诸葛亮”的情况 审查指南第二部分第四章，6.2 避免“事后诸葛亮”。然而，上述情况是由于人的认知顺序所带来的问题，很难在实际情况中予以避免。因此，依据主观印象作出的评判也在客观性方面存在着相当显著的缺陷。4）与对比文件的对比最后，与主观认定形成鲜明对比的是，如果审查员并不是依据“惯用技术手段”的声称，而是依据具体的对比文件作出的驳回决定，那么根据对比文件的内容，可以知道该项技术手段是否是惯用的；根据对比文件的公开时间，则可以清楚地了解该对比文件从何时起已经处于了公众想得知即可得知的状态。由此可见，根据对比文件证明一项技术特征属于“惯用技术

19、手段”可称得上是有理有据有节。与上文所分析的客观性缺失形成了鲜明的对比。不难发现，关于惯用技术手段的主观判断的可信程度实在是颇为令人担忧。4. 结论根据本节的讨论中，笔者认为，如果依据惯用技术手段为理由驳回一项专利申请，那么，当一项专利申请最终走到了行政诉讼程序中时，证明驳回决定合法性的全部重任就完全系于行政案卷中的审查员的说理。正如上文所分析的，审查员的说理仅仅是个人的主观判断，其能否满足证据的客观性令人存疑。此外，即使审查员进行了充分的说理，也无法证明“惯用技术手段”的时间属性与申请日的前后关系、“惯用技术手段”是否在申请日之前处于公众想得知即可得知的状态，而此二者均属于专利法第22条所确

20、立的基本条件，也即，审查员的主观认定很可能已经违反了专利法第22条的规定。这一切都给行政诉讼中证明其驳回决定合法性带来了相当大的隐患。当越来越多的驳回决定受到质疑时，作出驳回决定的行政机关的权威性无疑也将受到伤害。四笔者对立法的一些建议1. 现行法律法规中的存在的一些问题1）从上文的分析可知，对“惯用技术手段”的主观认定无法满足对时间属性和状态属性的证明责任。然而，现行审查指南中却规定审查员可以无需举证而主观断定这样的事实，而这样的规定是否能够满足依法行政原则的要求值得思考。进一步的，如果无法证明“惯用技术手段”的时间属性和状态属性，那么基于这样的主观认识作出的行政决定是否能够满足专利法第22

21、条第3款中的“与申请日以前的已有的技术相比”的要求，换言之，当前关于“惯用技术手段”的规定在实际运用中很有可能违背了法律优先原则。2）对于“惯用技术手段”的举证责任分配的缺失，导致审查员在审查时可以将检索不到的技术特征随意地评判为“惯用技术手段”，而对此没有任何行之有效的约束机制。在面对申请人的质疑时，如果审查员仍然可以通过说明理由的方式来应对，则这无疑是一种行政程序上的浪费。这是因为，不举证，则在实体方面不会带来任何新的变化；重新说理，只不过是重复先前的观点，或者在申请人的抗辩的基础上继续自己的主观认定。在双方争执不下时，现行法律法律规缺乏合理的、高效的解决机制来解决这一问题。3）“惯用技术

22、手段”是评判一项技术特征是否在现有技术中存在启示时所提出的其中一项标准。一个有趣的现象是，审查指南中关于是否存在技术启示的判断给出了三种情况。对于其他两种存在对比文件给出启示的情况，审查指南都给出了具体的示例。对于“惯用技术手段”所属小项中的不存在很大争议的教科书或者工具书公开也给出了具体的例子。然而，唯独对于概念最为模糊的“惯用技术手段”却没有举出任何实例。这导致在实践中对于“惯用技术手段”的解释产生了较大的分歧和疑问。2. 立法修改的思考由于笔者水平有限，无法给出完善的、有效的机制完全解决上述问题。然而，笔者认为，如果修改审查指南，则可以从法理学的角度考虑如下的修改思路。1）对“惯用技术手

23、段”立法本意的探讨既然要修改法律法规，那么本文希望从最初设立该规定的本意进行考量，以此确定修改的基调并考虑修改所希望达到的目的。从创造性的立法本意考虑， 尹新天：中国专利法详解 第？页然而，如上文所分析的，“惯用技术手段”越来越多地出现在了审查实践中。由此，一方面，据以作出行政决定的依据是没有任何证据的主观认定，事实认定的准确性也无从查证；另一方面，是事实（时间和状态）的认定稍有差错将会导致无法获得授权的严峻形势，二者的巨大反差值得立法者深思。故此，笔者认为，尽管在评判创造性时不可避免地将存在主观性的判断，而“惯用技术手段”也可以作为调节判断创造性标准的一个可调标尺，然而应当尽量减小这样的主观

24、性或者将主观性因素限制在一定的范围内，由此避免“同案不同判”的现象频繁出现。2）正义与效率从行政效率的角度考虑，笔者认为“惯用技术手段”是满足行政效率所需要的，因为并非全部的技术特征都存在明确、可用的对比文件。给予审查员对“惯用技术手段”的主观判断的权利也是为了满足行政效率的要求，避免过多的检索。然而，正如罗尔斯在其正义论中所说的，“正义是社会制度的首要价值，正像真理是思想体系的首要价值一样”，效率并非法的根本追求，其必须受到正义的规制。梭伦认为，正义即是“给一个人其所应得”。从当前的审查实践来看，对于“惯用技术手段”越来越多的随意评判已经伤害到了申请人的实体权利。换言之，当前审查实践对于效率

25、的追求已经伤害到了法的价值中的正义价值。故此，本文认为，从法的价值的角度，也应当对当前法律法规中的关于“惯用技术手段”的适用进行一定程度上的限制。3）法的可预测性法的可预测性意味着做法律决定的人在做决定的过程总尽可能的避免武断和恣意。这就要求法律人将法律决定建立在既存的一般性法律规范的基础上，而且他们必须按照一定的方法适用法律规范，如推理规则和解释方法。根据法的可预测性要求，希望避免在专利申请的审查过程中过多的武断和恣意，这同样需要对“惯用技术手段”的适用进行进一步的规制。4）法的指引作用审查指南无疑是一部指引申请人和审查员进行专利申请和审查活动的法律规范，其应当具备明确的指引作用。因此，笔者认为，可以在审查指南中对于何谓“惯用技术手段”及其适用标准给出若干例子，进一步增强其指引作用。使得申请和审查双