商标禁用权冲突之共存机制探究

1、    商标禁用权冲突之共存机制探究    摘 要：商标禁用权为用于保护商标权方式之一。南北“稻香村”案的发生推动商标禁用权冲突问题的进一步思考。商标禁用权冲突指不同商标权人的商标禁用权出现重叠、交叉的情形，其发生的不可避免性引起不利于商标权的保护与不利于消费者信息利益保护等后果。因此通过划定经营格局，保护在先使用权利以及保护强度类型化的方式，构建商标共存机制以期解决商标禁用权冲突问题。关键词：商标禁用权;商标共存机制;利益平衡原则商标禁用权即为商标权的“禁”，作为一项消极权能，用以保护商标权人因他人未经其同意，使用，生产，销售商品或服务而承受的注册商标

2、实质性侵害。因商品知名度、类似商品和服务等不断更新变动等因素，使得商标禁用权的范围不能稳定，因此极易出现a商标禁用权范围与b商标禁用权范围冲突情形。近日，对于2018年南北“稻香村”案件“同案不同判”以及“判决不矛盾”的呼声此起彼伏，其涉及的核心问题即是商标禁用权冲突问题。但现有商标法并未禁止或排斥商标禁用权冲突情形，同时也没有提供禁用权冲突的解决办法。故系统地分析南北“稻香村”案件，不仅有利于商标禁用权的理论整理，也为日后商标禁用权冲突司法实践提供一定意义的借鉴价值。一、商标禁用权冲突问题概述商标权包括专用权、禁用权、转让权、使用许可权以及续展权。一般认为，商标专用权是权利人对其注册商标专有

3、使用的权利。商标禁用权作为商标权的消极权利用于保护作为积极权利的商标专用权免受侵犯。从法条规定的权利范围来看，商标法第56条规定的商标专用权范围较为明确，即仅限于核准注册的商标与核定使用的商品或服务。而商标法第57条第（一）项、第（二）项确定的商标禁用权范围较为宽泛且模糊。所谓的商标禁用权冲突是指不同商标权人的商标禁用权发生重叠、交叉的情形。从法条规定的内容可知，若将专用权的范围视为一个点，禁用权的范围是以该点为中心向周边辐射的一个区域，不同商标之间的禁用权辐射区域可能出现交叉区域（具体体现如图）。在目前的司法实践中商标禁用权冲突可总结为以下几种类型：（1）普通商标禁用权冲突。即普通商标的标准

4、模式的禁用权冲突。（2）关联企业商标禁用权冲突，即关联企业之间由于授权问题导致商标的禁用权冲突。（3）老字号商标禁用权冲突，即商标法影响下的商标禁用权冲突。四、驰名商标禁用权冲突，即驰名商标保护制度下与新兴商标的禁用权冲突。二、南北“稻香村”案之商标禁用权冲突问题（一）南北“稻香村”案基本案情根据2018年9月10日北京知识产权法院（2015）京知民初字1606号判决、2018年10月12日苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初1277号判决以及2014年12月19日最高人民法院（2014）知行字第85号行政裁定（以下简称第85号裁定）可确定以下事实：1997年5月21日北京稻香村食品

5、集团第1011610号商标被核准注册，核定使用的商品为“饺子、粽子、元宵”，2006年7月31日注册人变更为现北稻公司，2014年国家工商总局商标局认定第30类饺子、粽子、元宵商品上“稻香村”注册商标为驰名商标。1989年6月30日保定稻香村食品厂第352997号商标被核准注册，核定使用在第30类“果子面包、糕点”商品上。2013年国家工商总局商标局认定第30类果子面包、糕点商品上的商标为驰名商标。2016年11月27日上述商标转让至现苏稻公司。2015年9月北稻公司以苏稻公司在月饼、糕点等商品上使用“稻香村”扇形标识、“稻香村”文字标识以及“稻香村集团”文字商标标识侵犯北稻公司第101161

6、0号注册商标专用权及驰名商标的相关权益、“稻香村”未注册驰名商标的相关权益的行为为由诉讼至北京知识产权法院。一审法院判决苏稻公司停止在销售月饼、糕点等商品的图标上使用包含“稻香村”的文字标识和相关“稻香村”扇形标识等涉案侵犯北稻公司第1011610号注册商标专用权的行为等。2018年2月苏稻公司以北稻公司在糕点类商品上使用“稻香村”标识，北稻公司在企业名称中突出使用“稻香村”文字的行为为由诉讼至苏州工业园区人民法院。一审法院判决北稻公司停止侵犯苏稻公司第352997号注册商标专用权，停止在其生产销售的糕点商品包装上使用“稻香村”文字标识，停止销售商品包装上带有“稻香村”文字标识的涉案糕点商品。

7、（二）南北“稻香村”案案情分析上述案件可以看出，北稻案和苏稻案的核心争议焦点为：“稻香村”文字标识在糕点类商品上使用，究竟属于北稻公司商标禁用权范围内还是属于苏稻公司商标禁用权范围内，还是属于北稻苏稻商标禁用权共同拥有部分？北稻公司能否将其第1011610号注册商标使用权延伸使用至该注册商标未核定使用的糕点商品上？对于以上核心冲突的判决，可反应出我国目前对于此类商标禁用权冲突案件的如下裁判问题。首先，判定类似商品的标准不統一。在第85号裁定书中，最高人民法院采取的混淆可能性标准。即“等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面关系密切，属于类似商品。双方商标若在上述类似商品上共存，易使消费者对

8、商品来源产生混淆误认”。苏州工业园区人民法院采取的是注册商标核定使用范围标准。即“等商品上，该注册商标的核定使用范围不包括糕点商品，故北稻公司该注册商标的自用权范围不应延及糕点商品”。笔者认为，此分歧的核心在于我国商标注册与认定类似商品的商标侵权的认定存在断层。即商标注册的依据主要是根据类似商品和服务区分表（以下简称区分表）来判断商品是否类似。然而，区分表追求的是申请注册的稳定性与一致性。在诉讼阶段，如果仅仅以区分表认定类似商品，则忽略了商标权的保护商标专用权、防止消费者对商品来源混淆保护消费者利益的基本功能。因此在具体案件的审理过程中，判定类似商品时，应当在参考区分表的基础上，综合考虑个案商

9、标使用的商品的功能、用途、生产部门、互补性、销售渠道、销售对象等因素确定，最终以是否容易导致消费者混淆为核心标准。这也与最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题解释第十二条的观点相符合。至于商标权人的注册商标自用权，能否跨区分表类别的商品问题，笔者认为除非是驰名商标可以，其他的普通商标不能跨此种类别。这种规范性保护措施，也在一定程度上保护了区分表的参考地位以及稳定性。其次，判定类似商标的标准不统一。判定近似商标的标准是以商标的主识别部分为标准还是以商标的整体发音、字形等综合判断为标准。苏州工业园区法院认为，“在判断商标是否近似时应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度，以相关公众的

10、一般注意力为标准。”北京知识产权法院主要采用的是主要识别部分标准，“标识均包含主要识别部分稻香村文字，与第1011610号稻香村注册商标相对比，其文字、读音、含义相同，仅在字体上存在细微差别，属于近似标识。”笔者认为，判定近似商标的标准应当综合判断，即对于本案主体识别部分“稻香村”，双方的商标专用权均对此主体识别部分享有权利。所以就应当将此主体部分不作为判断近似商标的主要标准。因此需要对整体发音来判断。同时，若单独采用混淆可能性标准来判断商标近似，也极为具有不确定性和片面性，混淆可能性的标准需要以消费者的角度来思考，若仅仅以混淆可能性为标准，那么汉字“稻香村”与英文“dxc”与拼音“daoxi

11、angcun”与繁体字“稻香村”完全有可能都足以导致消费者混淆，那么，商标权人的禁用权未免过于宽泛且不受限制，其无法顺利保障各商标权利人的商标禁用权。因此，对于近似商标的判定应当综合判断，逐一排除与考量，最后当不近似的要素总和大于近似要素总和时，则认定不近似商品，反之亦然。只有在量化每个商标的构成要件上逐个分析要素，而不是笼统分析商标，才能真正实现在整体上较为综合公平地判断商标的近似与否。最后，对于已核准注册商标共有部分“稻香村”，能否单独割裂归为各自的商标禁用权范围？在本案中可以明显的看到，“稻香村”作为共同识别的商标的主体识别部分，如何明显的区分各自的禁用权范围？尤其是北稻公司第10116

12、10号注册商标仅有“稻香村”字体，这极易导致后续的商标注册无法避免出现“稻香村”字样，而苏稻公司的注册商标的主要识别部分也是“稻香村”。这种严格地分裂各自的商标禁用权与商标专用权，将会导致诉讼不断以及无法真正的保证各自商标权人的商标权利，无法避免再次出现商标禁用权冲突问题，且从长远角度来看，不利于整体的市场竞争和市场经济的发展。三、商标禁用权冲突的根源分析从权利的界限角度来看，禁用权边界不确定性导致商标禁用权冲突不可避免。权利的界限首先来自法律和当事人约定所详细规定的内容。商标专用权的范围仅限于未经许可，商标权人可基于商标专用权请求权，禁止他人在相同商品或服务上使用相同的商标。而这一范围之外的

13、禁用权也在其请求权范围之列。值得注意的是，保护商标专用权的同时也需要保护商标禁用权，且随着商标知名度、显著性、声誉、相类似的商品和服务的不断更新变动，其禁用权也在一定范围上予以变动更新，这些变化因素也使得商标禁用权冲突不可避免。从实践裁判来看，排他性适用商标禁用权也使商标禁用权冲突不可避免。虽然我国商标法采取反向规定商标禁用权模式以保护商标专用权，但其并不禁止出现商标禁用权冲突现象，也未从正面释明商标禁用权冲突规则。在实务中各法院大多采取排他性适用商标禁用权的方式来解决纠纷。例如，在“沃尔玛与童小菊案”中，深圳市中级人民法院认为，“沃尔玛”商标虽然驰名，但在同类同种商品上不享有独占和排他使用相

14、同或近似商标的专用权。在“无印良品案”中，北京知识产权法院认为，如果单纯考量涉案商标禁用权的范围，则涉案商标禁用权的范围显然褥子商品。但是本案中第7494239号商标核定使用的商品包括褥子，且涉案商标与此商标均为已注册商标并长期共存，故此时应当对涉案商标禁用权的范围进行缩限，即仅以涉案商标核定使用的商品为限。随着新兴行业的不断涌起，商标显著性的不断变化，商标禁用权冲突不可避免。故正面面对与解决商标禁用权冲突问题迫在眉睫。四、商标禁用权冲突的法律后果商标其识别、区别功能的特性在于商标商品/服务生产商/消费者三方之间内在关系的稳定性。当商标禁用权冲突时，这种稳定链条关系受到动摇。消费者在寻求原商标

15、对应的商品或服务时很可能进入其他竞争者建立的类似商标关系链条。当原固定链条对应出现在更多商品或服务时，消费者极易进入不明竞争者的陷阱，则商标的区别功能则更加无法有效的发挥。此外，还有可能因竞争者商品质量的低劣，导致原商标的声誉下降，其商标的品质保障功能也受到动摇。因此商标禁用权冲突下无论从识别、区分功能还是质量保障功能、宣传功能商标都有所减损。当商标禁用权冲突时，商标的识别商品来源功能由此也随之减弱，消费者产生混淆的可能性也随之增强，消费者承担选购商品的时间成本和搜索成本也随之提高，降低消费者的安全感，更易降低市场交易效率，还有可能使各商标权人非但不可能实现双赢，反而可能造成都丧失经济利益的“

16、囚徒困境”。因此无论从保护商标权的角度还是保护消费者信息利益的角度，商标禁用权冲突不可避免地会对这两个主体存在的商标稳定链条进行阻碍甚至动摇，最终损害还是回归到商标权人自身商标被弱化的效果，不利于整体的市场经济健康竞争发展。故分析商标禁用权冲突的来源以及寻求解决办法至关重要。五、商标禁用权冲突时商标共存机制（一）商標共存机制基本模型那么对于南北“稻香村”案等商标禁用权范围冲突案件，如何保证各商标权人的商标权尤其是商标禁用权呢？对此笔者主张，应采取利益平衡原则作为解决此冲突问题的基本原则。利益平衡是指通过法律的权威来协调各方面冲突因素，使相关各方的利益在共促和相容的基础上达到合理的优化状态。在解

17、决商标禁用权冲突问题，以利益平衡原则为基本原则，可以通过权利划分防止消费者对商品来源混淆保护消费者利益，可以维护正常有序的市场竞争秩序。具体办法为采取特殊化的商标共存机制。其商标共存机制具体内容为：第一，在查明清楚注册商标核定使用范围的前提下，在先注册的权利人可以适当地要求禁止后使用人在相同商品上使用或者申请注册近似商标。第二，在查明清楚各自商标长期经营的稳定的市场格局下。以在该地区最先使用的商标为标准，通过划分各自营业地域分别保护双方的商标权。对于其他无法判断谁最先使用该商标的地区，则将此模糊地带认定给经营范围最大，影响力最大的商标权人使用以实现商标共存。第三，对于没有长期经营的且暂时没有形

18、成稳定市场格局的商标。通过认定商标显著性的分类，只有是臆造性商标和强商标时，且在他人开始使用时该商标已经拥有“第二含义”的情况下，臆造性商标和强商标权人才有权禁止他人在近似商品上使用相同或近似的商标。对于非强商标且尚未拥有“第二含义”的商标，则其禁用权范围仅限于在相同商品上使用相同或近似的商标。此种特殊化商标共存机制，特殊之处在于：第一，各自的商标权人的部分商标已经被核准注册商标，主体识别部分相同，且商标的字形与发音与形状等相同或者近似，足以导致消费者混淆。第二，各自注册商标核定使用的商品在区分表中的类别相似，且从商品的功能、用途、生产部门、互补性、销售渠道、销售对象等因素上足以导致消费者混淆

19、。第三，不区分后使用权人的使用主观目的。即不管是后使用权人善意使用还是恶意使用。因为不能因为搭便车的行为而拒绝、否认保护其商标权尤其是商标禁用权。（二）商标共存机制下纠纷解决办法当然，商标禁用权冲突下商标共存机制只能是一个法院解决商标权的解决办法之一，它并不能适用于诉前争议阶段。因此，在商标权人诉讼时，应当允许商标权人均针对侵权行为予以诉讼，均有权行使商标禁用权。而在诉讼阶段，则可根据以上陈述的特点以及具体机制个案判断是否允许共存。而在共存下，不可避免地需要对双方已有的损失予以赔偿或者补偿。由于禁用权冲突下商标共存机制能够在较大程度上实现各商标权利人的利益平衡，所以在赔偿补偿部分应当根据已划分

20、的经营市场地域，在地域以外侵犯对方商标专用权的，则应当以这部分的权利人实际损失为标准，承担侵权责任，赔偿损失。这种赔偿方式，既肯定了各自商标权人以后的发展格局，又认定了侵权事实的客观存在，基于商标权人的权利保护与义务的承担，能够在较大程度上平衡商标权人的利益分配。因此，根据以上观点，针对本南北“稻香村”商标禁用权纠纷的解决，文章认为，应当依照上述机制解决本纠纷。首先划分各自的经营范围。对于网上店铺应当采用店铺名称注明清楚是北京稻香村還是苏州稻香村的方式加以区分。其次，对于现有的糕点类商品生产销售问题。由于苏稻公司拥有糕点类驰名商标，而北稻公司只有饺子、粽子和元宵的驰名商标，且苏稻公司先于北稻公司注册糕点类商标，并经过两次许可协议。故应当认定苏稻公司有权禁止北稻公司在糕点类继续使用该商标或者生产、销售糕点类商品。亦或者由两公司共同继续协商达成商