结合案例谈专利审查意见中关于“创造性”问题的答复

1、结合案例谈专利审查意见中关于“创造性”问题的答复combined with cases to discuss patent examination opinions aboutthe creativity problem in reply莫丹高安娜作者单位：核工业专利中心摘要：专利法第二十二条明确规定“授权专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、 创造性和实用性”,其中“创造性”问题是很多发明专利申请难以逾越的门槛。本文则结合 案例谈专利审查意见中关于“创造性”问题的答复，力求通过有理有据的陈述突出发明专利 申请的创造性，以使发明专利申请能够获得授权。关键词：专利审查；创造性；答复1引言专利法

2、第二十二条明确规定“授权专利权的发明和实用新型，应当具备新颖 性、创造性和实用性”。这就要求发明专利申请要取得专利权，必须具备“新颖 性、创造性和实用性”。有经验的专利代理人都知道，“新颖性”和“实用性”对于发明专利申请來 讲是容易符合专利法要求的，由于不符合“新颖性”和“实用性”要求被驳回的 发明专利中请数量相对较少。而“创造性”却不同，因“创造性”不符合专利法 要求被驳回的发明专利申请数量相对较多，“缺乏创造性”问题已经成为很多发 明专利申请过程中难以逾越的门槛。专利代理人自然是不可能对发明专利申请的技术创新做出实质性的贡献，对 于那些技术方案较为简单、明显可以从现有技术中获知的发明专利申

3、请，专利代 理人对使其授权是无能为力的。但是，对于有些发明专利中请保护的技术方案， 它有部分技术特征与现有技术相同或相近似，有部分技术特征与现有技术有区 别，只是这些区别是否符合专利法第二十二条第三款中对创造性的规定一一具有 突出的实质性特点和显著的进步一一有争议，此时专利代理人在专利审查意见屮 关于“创造性”问题的答复工作变得尤为重要，能否扭转乾坤，使看起来即将被 驳回的发明专利申请经过修改后获得授权，是十分考验专利代理人工作能力的。通常专利代理人可以结合发明专利中请保护的技术方案实际情况，为发明专 利中请的创造性进行细致的辩驳，通过有理有据的陈述，突出发明专利中请的创 造性，使审查员认可该

4、发明专利申请的创造性，实现发明专利申请获得授权。这 里关键之处在于如何做到“有理有据的陈述，突出发明专利申请的创造性”。为 了便于说明，本文提供两个笔者自身经历的发明专利申请的审查意见答复案例， 它们都是在第一次审查意见通知书中被指为“专利申请的全部权利要求均不具备 创造性，无授予专利权前景”，而审查员在收到专利代理人答复的意见陈述书后, 认可了发明专利申请的创造性并授予专利权。2案例一案例一的发明专利中请名称为“以蜗轮蜗杆实现周向旋转调节并自锁的扭杆 悬架”（中请号：200710193786.3）。审查员检索到了两份对比文件，其中对比文 件1公开了一种电动代步车的底架，对比文件2公开了一种减

5、振装置。审查员将 两份对比文件结合起来，认为该发明专利申请保护的技术方案不具备创造性。值得注意的是，在机械领域内的很多发明专利申请都会面临与本案例相类似 的情况，若干份对比文件各自公开一种机械装置，如果将这些机械装置组装起来 就可以得到貌似发明专利中请所要保护的装置结构，这样发明专利中请就很可能 不具备创造性。面对这种情况，尤其需要专利代理人的细致分析，最重要的是对 比指出发明专利申请所要保护的装置齐个部件从数量、形状到连接方式与若干对 比文件屮提及的机械装置的各个部件从数量、结构到连接方式上的不同。仍以本案例作为说明，专利代理人在答复的意见陈述书里，首先修改了权利 要求书，将原权利要求2的技

6、术特征并入原权利要求1中，然后列表指出了修改 后的权利要求1与对比文件1和对比文件2相比具有明显的区别技术特征，即明 确指出了修改后的权利要求1保护的装置从部件、结构到连接方式均与两份对比 文件不同。笔者推荐釆取列表的方式进行技术文件的对比分析，通过表格形式能 够化繁为简，使复杂而兀长的技术内容客观的、清楚的呈现出来，本案例的分析 结果具体见下表1：表1发明专利申请修改后的权利要求1的区别技术特征对比文件1公开的相关技术内容对比文件2公开的相关技术内容对比结果a扭管（6）内设有扭杆，扭 杆的一端与蜗轮蜗杆驱动 部件（7）的蜗轮相连，扭 杆的另一端与平衡肘（1） 相连；扭杆的一端与蜗 轮蜗杆驱动

7、部件 的蜗轮相连，扭杆 的另一端与摆臂 相连无对比文件2不 涉及。与对比文 件1相比，本申 请在扭杆外面 还带有扭管，结 构不同。b在平衡肘（1）上固定有限 位盘（3）,限位盘（3）与 同轴旋转减振器（5）的旋 转轴相连；无该减振装置包括外罩12和内部元件14,以及夹设在它们之间的减震材料16对比文件1不 涉及。与对比文件2相比，本申请装置的部件 结构不同。c限位盘（3）在其周向均匀 布置有若干个凸起（10）； 同轴旋转减振器（5）的外 壳周向均匀布置有与上述 凸起（10）相对应的若干个 限位器（4）；当限位盘（3） 与限位器（4）相对转动一 定角度时凸起（10）碰撞到 限位器（4）,从而起到

8、限位 作用；无内部元件14还包 括4个径向延伸 的突出物30,突 出物30的作用使 得当内部元件相 对外罩转动时， 扭矩角和剪力减 少到最小。对比文件1不 涉及。与对比文件2 相比，本申请装 置的部件结构 和作用不同。d扭杆与蜗轮蜗杆驱动部件（7）和平衡肘（1）之间分 别为键连接；限位盘（3） 与同轴旋转减振器（5）的无减振材料16直接粘接到外罩12的 内表血20 ±,并 且还粘接到内部对比文件1不 涉及。与对比文件2相比，本申 请装置的部件旋转轴为键连接。元件14外表面上连接方式不冋。简要地讲：从表1可以明显看出，对比文件1与发明专利申请修改后的权利 要求1技术方案明显不同，其最主

9、要的区别在于，发明专利申请修改后的权利要 求1中在车辆悬挂中设有限位盘3与同轴旋转减振器5,而对比文件1中无减振 装置。而对比文件2公开的减震装置与发明专利申请修改后的权利要1所述的限 位盘3与同轴旋转减振器5相比，部件结构、作用及连接方式均明显不同。从表1可知，既使将对比文件1和2结合，也不可能得到发明专利申请修改 后的权利要求1所保护的技术方案a、b、c和d。同时从技术效果上看，发明专 利中请保护的技术方案是一种以蜗轮蜗杆实现周向旋转调节并自锁的扭杆悬架， 以实现扭杆悬架系统的周向旋转调节，使扭杆悬架实现一定角度乃至360。及以 上的旋转，及任意位置的锁死，从而满足正常行驶及车辆跨越障碍的

10、要求（具体 见说明书发明效果部分），这是对比文件1和2在技术效果上完全不具备的。所 以发明专利中请修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，具备 了专利法第二十二条条第三款规定的创造性。3案例二案例二的发明专利申请名称为“低温绝热用低氟聚氨酯泡沫塑料”（申请号: 200910210796. 2）o审查员在第一次审查意见中给出两份对比文件，其中对比文 件1提供了一种低温绝热泡沫塑料组成及配方，对比文件2给出了 “hcfc141b 可以替代cfc11”的观点。值得注意的是，在化学领域内的很多发明专利申请都会而临与本案例相类似 的情况，审查员提供了物质组成和比例与发明专利申请的技术方案相似

11、或相关的 对比文件，此时很多专利代理人都会感到头痛,甚至会认可审查员的一些观点“权 利要求1的技术方案可以通过有限次试验确定，从现有技术中可以得到启示”。 难道化学领域内的发明专利申请必须采用全新的物质或配比、完全不同的制备方 法才算有创造性吗？笔者认为答案应当是否定的。如何困境下突破“创造性”瓶 颈，使得化学领域内的发明专利申请授权，关键还是要做到“有理有据的陈述, 突出发明专利中请的创造性”。在木案例中，专利代理人首先结合发明专利中请实际情况，对权利要求书进行了修改，将原权利要求35的技术特征并入原权利要求1中，从而对原权利 要求1的保护范围进行了缩小，例如：将原权利要求1保护的物质“聚醯

12、多元 醇”缩小范围至“聚醸多元醇，以乙二胺为起始剂”。然后，依然通过列表的形 式对比技术内容，明确指出发明专利中请修改后的权利要求1与最接近的现有技 术对比文件1相比具有明显的区别技术特征，具体见下表2。表2发明专利申请修改后的权利要求1的技术特征对比文件1中公开的相关技术内容比较结果a组份羟值在400480mg koh/g,未提及未提及，不同a【ii型阻火聚瞇，以三氯氧磷为起始剂100份100重量份的iii型阻火聚醯起始剂不同组聚醯多元醇，以乙二胺为起始剂，25100份20重量份的乙二胺聚醸用量不同分三氯乙基磷酸酯，2050份20重量份的tcep （三氯乙基磷酸酯）基本相同1,1-二氯-1-

13、氟乙烷(hcfc-141b),4570份45章量份的f11物质不同三乙烯二胺，0.55份0.6重量份的三乙烯二胺基本相同泡沫稳定剂为聚硅氧烷，312份3重量份的硅油基本相同未提及0. 5重量份的有机锡未提及，不同b组分多亚甲基多苯基界氤酸酯；上述a组份和b组份的重量比为a： b=l： （11.2）195軍量份的papt （多亚甲基多苯基异氤酸酯）对比文件1没有区分a、b组分从上表2的比较可知，发明专利申请修改后的权利要求1与最接近的现有技 术对比文件1相比存在如下明显的区别技术特征：（1）修改后的权利要求1中对 组分的拜值进行了限定，而对比文件1中没有限定拜值；（2）修改后的权利要求 1中聚储

14、多元醇的用量明显不同于对比文件1中用量；（3）修改后的权利要求1 中发泡剂为hcfc-141b,不同于对比文件1的f11； （4）对比文件1中有机锡为 必要成分，而修改后的权利要求1的配方中没有有机锡；（5）修改后的权利要求 1配方屮将组分区分为a、b两种，而对比文件1屮不区分a、b组分。专利代理人在意见陈述书中还进一步强调：虽然对比文件2给出了 “hcfc -141b可以替代cfc11”，但是对比文件2只是给出了调整的普遍性建议，并 没有给出具体hcfc-141b如何配比生产低氟聚氨酯泡沫塑料。而对于该发明专 利申请应用于低温状态下的低氟聚氨酯泡沫塑料，每一个组分的选择是非常重要 的因素，而

15、每一个组分的配比用量同样也是非常重要的因素。例如：对比文件1 中有机锡为催化剂，加速反应，而修改后的权利要求1的配方内不加催化剂，这 样反应速度慢，有利于提高工艺的可靠性；另外，对比文件1中不区分a、b组 分，而修改后的权利要求1中技术方案区分a、b组分，将一些组分与另一些组 分分开混合，有利于组分控制，制得合格的产甜。另外，专利代理人也在意见陈述屮明确指出，在发明专利申请所属技术领 域内，聚氨酯泡沫塑料成型涉及分子链增长、交联、发泡剂气化、泡孔定型等复 杂的物理、化学过程，配方的确定必须配合调整组分种类、组分比例用量、组分 之间混合条件等多方面，各因素相互关联，如果没有给出修改后的权利要求1 的技术方案，发明专利申请所属技术领域内的技术人员想不付岀创造性劳动就能 获得这样的低温绝热用低氟聚氨酯泡沫塑料是不可能的，即使他们通过试验摸 索，也是在众多种类的组分中进行选择，进行近百个配方、数百次试验都不一定 能确定。正是综合以上分析，修改后的权利要求1保护的技术方案与现有技术相比具 有显著的区别技术特征，并能带来有益的技术效果，也就具备了突出的实质性特 点和显著的进步，具备了专利法第二十二条条第三款规定的创造性。4结语从上述两个案例可以看出，专利审查意见中关于“创造性”问题的答复是有 一定难度的，专利代理人做好“有理有据的