FTO专利侵权分析报告出口贸易中专利风险预防

1、FTO专利侵权分析报告出口贸易中专利风险预防Revised final draft November 26, 2020FTO专利:权分析报告:出口贸易中专利风险预防目前.，伴随着国际贸易的发展，其规模不断创造纪录。同时因为国 家贸易所引起的专利侵权案件也比比皆是。特别是一些国内厂商在 进行出口贸易时，通常较少关注专利侵权风险，而这个疏忽可能造 成巨大的损失。看着刚刚为新产品从国外客户那里争取到的订单，你笑了。这或许 是你事业上的一次突破一一第一张国外订单，抑或只是你习以为常 的众多跨国交易中的一宗。但是，很快你就能收到客户的一封邮 件，询问你的产品是否存在专利侵权问题。这种顾虑极有可能源自 一

2、种担心：因为转销你的产品或将其组装在自己的产品上而被诉专 利侵权。此时，你必须通过运作自由（FreedomToOperate,下称 FTO）专利检索与分析来评估专利侵权风险，并基于评估结果尽快向 客户作出不侵权的保证，或对产品进行专利规避设计来避免侵权并 降低涉诉风险。觉得你的国外客户大惊小怪：过于担心了吗?在中国，专利侵权的法定赔偿额最高不超过100万元人民币，但一 些国家判给专利权人的赔偿金额要比这个标准更高。除此之外，他 们还可能会裁定具有强制执行力的禁令，彻底和海外市场说再见。 2010年普华永道会计事务所的专利诉讼研究显示，2009年美国专利 侵权赔偿金额的平均值为900万美元。很多

3、时候，赔偿金额会明显 高于平均值，如2007年阿尔卡特朗讯在与微软公司之间就MP3技术 展开的专利侵权诉讼中获赔逾15亿美元；在生命科学领域的 Centecor诉Abbot专利侵权一案中，Centecor最终在2009年获赔 超过16亿美元。客户的担心就在于此。如果他们因为你的产品涉及专利侵权而蒙受 损失，他们肯定会通过诉讼程序来要求你买单。什么是FT0报告？ FT0报告是由在相关管辖区域内经许可的专利律 师出具的一种法律意见书，其表明如果在该管辖区域内进行针对特 定技术的制造、销售等行为，是否会侵犯第三方的专利权。如果 FT0报告表明相关行为可能侵权，你可以通过规避设计“绕开”目 标专利，然

4、后让你的专利律师起拟一份新的FT0报告。FTO报告的另一个作用在于其能在通过风险投资增资、并购出让股 权时，或在通过首次公开募股（IP0）上市时提升你的股价。在出售 的股权有FTO报告作为保证时，投资者可能会愿意支付更高的对 价，因为他们不必在股权收购后还为专利侵权诉讼而担心。如何获得FTO报告？第一步，要理解即将销售的技术。对该项技术 的理解决定了检索的范围和之后对检索结果的分析。通常，上述理 解源于有关工程师披露的信息以及对该技术的研究。其中，工程师 所作的信息披露最好以书面方式提供，并包含视图、流程图、框图 等。在完成对技术的理解之后，下一步将要进行防侵权检索。专利律师 或专利检索机构均

5、可进行这种防侵权专利检索。专利律师可以与工 程师进行沟通或研究该项技术，检索机构则更高效而廉价，但对这 项技术的理解可能不及专利律师透彻。防侵权检索应当仅针对可实施的专利。通常，检索可以专注于竞争 对手的专利。有时，客户或投资者可指明一些需要注意的专利或专 利权人。得出防侵权检索结果之后，需要对检索出的专利进行筛查 以判断其相关性。一般而言，只需要对那些能够作为看似合理的侵权论证的基础的专利作进一步的分析。将其余专利从分析对象中排 除。F T。报告应有的内容作为一种法律意见书，FTO报告本身包含几 个部分：对目标技术的说明；所用的检索方法（例如，是否委托了 专利代理人，检索所针对的专利分类号，

6、专利代理人是否咨询了专 利局审查员，等等）；显示检索到的所有专利的表格（列出专利 号、专利权人或其受让人、分类号等）；分析所适用的法律原理（例如，明确法院在相关管辖区域内会如何评估一项针对专利侵权 的指控）；对所列专利的评估；免责声明（如有）。上述对专利的评估应当包括至少以下两部分：不相关专利的列表， 以及认定这些专利为不相关专利的理由；对相关专利的分析。对每 个相关专利，律师需要提供介绍、文件历史的回顾（例如，申请日 和优先权要求、否定性审查意见及答复等），以及用上述的法律原 理对权利要求所作的分析。该分析应当兼顾字面侵权和等同原则下 的侵权。如果需要，该分析还可以涵盖帮助侵权。律师可以在免责声明中阐述FTO报告的各种局限。例如，防侵权检 索可能存在的缺陷也许会导致漏检。任何防侵权检索都会漏检那些 在从检索完成到起草FTO报告这段时间内授权的专利。其它可能存 在的缺陷包括相关专利的分类不当或使用的专业术语不同，因为每 个申请人都可能会使用其偏好的一套术语。另一项免责声明是，即 使FTO报告的结论是不存在侵权，专利权人仍