从专利创造性角度看发明专利申请文件撰写的误区和注意事项

1、从专利创造性角度看发明专利申请文件撰写的误区和注意事项杨 杰摘要 ：本文从专利创造性的角度出发，分别从检索、权利要求和说明书的撰写方面分析了发明专利申请文件撰写中容易出现的误区和应注意的事项，以 期能帮助申请人更加合理地撰写发明专利申请，节约审查程序的同时也使申请 人的利益得到更好地保护。关键词 ：创造性检索发明点技术效果本文作者：杨杰发明专利申请文件是以文字撰写的兼具技术性和法律性的文件，是确定专利权保护范围的唯一法律文 件，申请文件的质量直接影响到专利法对发明创造的保 护，高质量的申请文件能够帮助申请人恰当地保护其专 利权。发明专利申请文件的撰写在一件发明专利申请的 整个历程中占据着极其重

2、要的地位，它对该申请的授权 前景将产生重大影响，也与申请人的利益息息相关。本 文从专利创造性的角度讨论了在发明专利申请文件撰写 中非常重要然而却容易被申请人忽略的几点问题。中华人民共和国专利法规定 ：发明的创造性， 是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点 和显著的进步。从中可以解读出，为满足发明专利的 创造性，在申请文件撰写中需注意 ：充分检索和分析 现有技术、权利要求撰写要提炼发明点、说明书撰写应证明发明创造性的证据。查指南第二部分第三章第 2.1 节指出 ：现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内 外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他 方式为公众所知的技术

3、 1。申请人在专利撰写过程中， 必不可少地应对拟请求保护的技术方案进行检索和分 析，寻找与确定专利申请技术与现有技术之间的联系 和区别，进而判断其是否能满足专利法创造性的需要。对于检索时间，在尚无依法确定的专利申请日的情 况下，暂时以检索日为界限，除享有优先权的以优先权日 为界之外，专利撰写检索都以专利检索日之前已经公开（享 有宽限期的技术除外）的在先已有技术为评价依据。对于检索范围，需要考虑检索者的角色和检索领 域、对象等。由于发明创造性的判断是基于本领域的 技术人员的知识和能力进行评价，而这种假设的“人” 知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有 的普通技术知识，能够获知该领域中所有

4、的现有技术， 并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，如果 所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术一、充分检索和分析现有技术发明创造性的概念中的比较对象是“现有技术”， 即申请日以前在国内外为公众所知的技术，专利审106 中国发明与专利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT审查实践与研究Patent Examination Practice & Research领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力 1。可见，专利 检索应以“本领域的技术人员”为出发点

5、，在所属技 术领域和相关的其他技术领域进行全面检索，一般常 用的检索资源包括专利和非专利数据库，利用检索要 素例如拟请求保护的技术方案中的结构特征、效果特 征等进行表达，检索相关的专利文献、专业文章、专著、 教科书等。在充分检索和分析现有技术资料的基础上 重点对比分析阐述拟提交的专利技术方案与现有技术 方案的区别，确定发明解决的技术问题，克服现有技 术的缺陷或改变目前技术人员的偏见。一般而言，专利发明人在研发过程中已经对先期 技术有了一定的检索和了解，然而在专利撰写过程中 仍有必要进一步全面检索，并深入分析现有技术，看 在研发过程中是否有相关文献披露，是否仍然对现有 技术具有贡献点，这不仅让撰

6、写者更全面和客观地理 解现有技术，更能让撰写者明白专利申请相对现有技 术的改进之处即发明点，这有利于后续的权利要求书和说明书撰写中对核心内容的把握。把说明书中公开的优选技术方案以从属权利要求的形式要求保护，这样为可能的后续审查等程序留退路。一般情况下，申请人为了获得更大的保护范围， 在独立权利要求书的撰写中使用过于宽泛的上位概念 概括或功能性限定，导致保护范围与现有技术公开的 内容接近，这样带来创造性缺陷的问题，在实审阶段 审查员通常会发出关于创造性的审查意见，相应地， 专利申请人也需要对该种质疑从技术角度阐述，而后 再继续审查，这显然增加了审查时间，对于此类情况， 建议专利申请人在撰写时对说

7、明书中的技术方案进行 合理有度的概括，不要一味追求大的保护范围而过度 地抽象概括，使方案本身发生畸变，从而影响对整个 方案的理解和技术性的判断，为其后续审查以及专利 申请人的利益带来不必要的麻烦。例如，申请号为 CN200780045683.0 的发明专利 申请，涉及使用高产率的半乳糖异构化来制造塔格糖 的方法，原始权利要求书包括 1 项独立权利要求和 3 项从属权利要求，内容为 ：1. 一种通过半乳糖异构化生产塔格糖的方法，其 特征在于，包括添加硼酸盐的步骤。2. 根据权利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，向每 100mol 的半乳糖中加入 1 80mol 的 硼酸盐。3. 根

8、据权利要求 1 所述的生产塔格糖的方法，其 特征在于，异构化在 8.5 9 的 pH 范围内进行。4. 根据权利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，异构化在 60 70的温度范围内进行。该专利申请的发明点在于 ：该方法中利用阿拉伯 糖异构酶催化进行反应。然而由于撰写的独立权利要 求概括过于宽泛且从属权利要求内容过于简单，存在 多篇现有技术影响其新颖性和创造性。在实审阶段， 审查员在第一次审查意见通知书中利用对比文件 1、2 分别评述了权利要求 1 4 不具备新颖性的理由 ；申 请人答复一通修改权利要求克服了不具备新颖性的缺 陷，然而因未将发明点限入权利要求中，审查员利用对比文件 1

9、 作为最接近的现有技术评述了权利要求 1、二、权利要求撰写应提炼发明点权利要求书是申请人对所保护的技术内容和保护 范围给出清楚、准确限定的法律文件，是发明专利申 请文件中最重要的组成部分。权利要求的撰写应注意 表达具有创造性的发明创造的内容与范围，在撰写中 需提炼发明点，即为专利申请的技术带来创造性的技 术特征或者技术特征的组合。首先，依据检索结果从相关的在先已有技术中选 择确定最接近的现有技术，以此作为划界点，找出发 明与最接近的现有技术之间所共有的技术特征和区别 技术特征，提炼出专利申请的发明点，在独立权利要 求的前序部分写明要求保护的发明与最接近的一份现 有技术文件中所共有的技术特征，在

10、特征部分撰写发 明的必要技术特征中与最接近的现有技术不同的区别 技术特征，由此限定权利要求的保护范围。对从属权利要求撰写中，应采用扒洋葱皮似的手法层层限定，2014年第10期 中国发明与专利 107CHINA INVENTION & PATENT审查实践与研究Patent Examination Practice & Research3 的创造性，同时结合对比文件 2 评述了权利要求 2的创造性 ；申请人答复二通修改权利要求，同样未将 发明点限入权利要求中，也未提供充分的理由和证据 证明修改后的权利要求相对现有技术具备创造性，因 此，二通后审查员以权利要求不具备创造性驳回 ；在

11、 后续的复审请求和复审后继续审查过程中，通过分析 申请人递交的试验证据和专利申请说明书实施例记载 的内容，发现该专利申请的发明点在于酶催化进行反 应，最后申请人通过修改将技术特征“利用阿拉伯糖 异构酶的”限定入权利要求 1，才最终因克服不具备 创造性的缺陷而授权。由本案得到的启示是，申请人未根据最接近的现 有技术找到专利申请的核心发明点，也未及时将提炼 的发明点撰写入权利要求中，导致了实审 - 复审 - 实 审的多次审查程序，虽然本案最终因修改权利要求将 发明点限入独立权利要求克服不具备创造性的缺陷而 授权，然而复杂的审查过程不利于程序节约，同时也造成了申请成本的浪费。重要作用。实际操作中，申

12、请人出于维护自己利益的考虑， 撰写申请时，常常需要保留一些技术诀窍，隐去一些 最佳实施例 / 实验数据，或者夸张描述其技术手段 / 效果，同时为争取保护范围最大化，让权利要求得到 说明书的支持，往往申请人愿意在技术方案的概述或 具体实施方式内容上不吝笔墨，而对于实施效果则简 单概述性地一笔带过或根本不提及，对于发明的技术 效果经常采用类似“发现比现有化合物活性更高的药 物”“克服了现有技术的缺陷，产率高、成本低、环保， 适于工业化生产”等泛泛的描述，而未提供具体的效 果实验数据，导致在针对创造性陈述时由于缺乏可靠 的对比数据来源而无法克服不具备创造性的缺陷从而 失去授权前景的严重后果。因为针对

13、创造性进行争辩 的过程中，如果“预料不到的技术效果”是证明发明 具备创造性的唯一途径，尤其是在一些可预测水平低、 实验依赖性强的领域例如化学领域，一般需要申请人 提供与最接近的现有技术的对比实验数据。在（2012) 知行字第 41 号）关于“用于治疗糖尿病的药物组合物” 发明专利权行政纠纷案中，最高人民法院指出 ：创造 性判断中，当专利申请人或专利权人在申请日后补充 对比试验数据以证明专利技术方案产生了意料不到的 技术效果时，接受该实验数据的前提是用以证明的技 术效果在原申请文件中有明确记载。如果所属领域的 技术人员根据现有技术不能预期该技术方案所声称的 治疗效果时，说明书还应当给出足以证明所

14、述技术方 案能够产生所声称效果的实验数据。没有在专利说明 书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评 价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。申请日 后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公 开的内容，公众看不到这些信息，如果这些实验数据 也不是本申请的现有技术内容，在专利申请日之前并 不能被所属领域技术人员所获知，则以这些实验数据 为依据认定技术方案能够达到所述技术效果，有违专 利先申请制原则，也背离专利权以公开换保护的制度 本质，在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是 不公平的。当专利申请人或专利权人欲通过提交对比三、说明书撰写应证明发明创造性的证据在发明创造性的定义中，有两个

15、条件 ：“突出的实 质性特点”和“显著的进步”。其中，突出的实质性特 点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技 术人员来说，是非显而易见的 ；显著的进步，是指发 明与最接近的现有技术相比能够产生有益的技术效果。 当发明内容与现有技术非常接近或落入现有技术范围 内例如选择发明，则需要提供可靠的对比试验证据证 明发明相对最接近的现有技术具有预料不到的技术效 果，而该证据来源需要说明书提供，用以证明说明本 专利技术方案产生的“预料不到的技术效果”，表明本 发明同现有技术相比其技术效果产生了“质”的变化， 具有新的性能，或者产生了“量”的变化，超出了人 们预期的想象，如果说明书记载了相对现有技术

16、产生 预料不到的技术效果的直接证据，则足以作为证据用 来证明发明具备创造性。由此可见，发明专利说明书 的撰写尤其是对核心技术方案产生的技术效果例如活 性、性能、功效等实验数据，对证明发明创造性具有108 中国发明与专利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT审查实践与研究Patent Examination Practice & Research试验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，接受该数据的前提必须是针对在原申 请文件中明确记载的技术效果 1。在国家知识产权局评选的 2012 年度十大案件之 一就因为存在上述问题导致专利被驳

17、回失效。根据国 家知识产权局专利复审委员会（以下简称复审委）第48444 号复审请求审查决定，本案涉及丙型肝炎抑制 剂化合物，申请人贝林格尔 . 英格海姆国际有限公司 于 2004 年向 PCT 国际局提出专利申 请，2005 年进 入中国国家阶段，2009 年因部分权利要求不具备创 造性被实质审查部门驳回。申请人不服，于 2009 年 向专利复审委提出复审请求，对权利要求书作出修 改，提交了对比实验数据。复审合议组经仔细比对 后，认为对比文件从整体上已经给出了制备本案权利 要求所述化合物的技术启示，本申请对于最接近的现 有技术是显而易见的，而复审请求人提供的对比实验 数据在原始申请文件中并未

18、记载，本申请说明书虽然 记载了本发明化合物的优异性质，但是，这种缺乏实 验数据作为依据的断言性结论不能被予以认可。具体 理由是 ：本申请的药理学测试实验方案记载于说明书 第 129 136 页，其中记载了 N S3- N S4A 的蛋白酶测 定、以细胞为基础的 HCV RNA 复制检测、特异性检 测、药物动力学性质检测 ；本申请说明书第 97 98 页的实施例 21 记载了 ：当于前述筛检中检测时，已发 现本发明的一些化合物，在口服给药后的 1 小时与 2 小时的时间点，血浆中血浆含量高达 1.5M ；本申请 的说明书第 137 页第 3 4 行记载了 ：根据本发明的 化合物通常显示低于约 200nM 的 IC50 值，与低于约300nM 的 EC50 值 ；但是，本申请的说明书中始终没 有记载任何具体化合物的药理学实验数据，本领域技 术人员难以确定上述的实验数据所对应的化合物的具体类型 ；虽然附件 1 中的药理学实验方案中测定了本发明具体化合物 1007、1008、1055、1111 和对比文件1 中具体化合物 334、719、722、733 的药代动力学实 验数据，但是，附件 1 中的药代动力学测定实验方案 并非记载于本申请原始申请文件中的实验方案，其中 所示的效果数据也并未记载于本申请原始申请文件中， 因此，附件 1 所记载的实验数据和复审请求人所陈述 的本申请化合物所显