专利钓饵的影响及防范措施研究

本 科 毕 业 论 文 第 1 页 共 21 页1 引言专利钓饵（Patent Troll）最早出现在 1993 年的美国，用来形容那些奔忙于提起专利诉讼的公司。1994 年在一部公开发行的专利短片中， “专利钓饵”一词首次出现。2001 年，这个词引起了人们的注意。因特尔前首席法律顾问助里彼得迪金森使用“专利敲诈”来形容那些起诉因特尔专利侵权，并且通过那些他们根本从来都不会实施的专利来收取专利使用费的公司。专利钓饵缘起于美国的“亲专利”政策，是一种不从事专利技术生产实施，主要通过诉讼或者以诉讼相威胁来获取高额赔偿，进而获取长期的专利许可费收益的专利经营公司 1。近年来，专利钓饵公司的活动愈加频繁，业务领域大都涉及计算机、医药、通讯、半导体和影像处理。随着知识产权制度的发展，专利钓饵引起了各国政府和产业界的高度关注。在美国，专利钓饵频繁的诉讼给美国本土企业造成了困扰并严重危害了创新。近年来，专利钓饵正积极地向其他国家拓展业务。目前虽然专利钓饵在我国还处于收购专利的“布局”阶段，但如果不及时做好防范与应对，一旦其开始大规模、频繁的诉讼，必然会给我国专利制度带来巨大冲击、给我国企业带来巨大损失 2。因此，研究专利钓饵的影响以及我国应对措施具有重要的现实意义。本文首先从专利钓饵的类型、商业模式以及发展趋势入手研究专利钓饵的概况，并从企业专利战略发展、问题专利、禁令制度以及侵权超额赔偿等方面分析了专利钓饵的成因。然后探讨了专利钓饵的积极影响和消极影响，并且从 eBay 案入手，对其判决和后续影响作了进一步说明，同时研究了美国对于专利钓饵的态度及其应对措施。最后，从专利钓饵成因的角度分析了专利钓饵对我国专利制度的挑战，并结合我国专利制度的特点，从政府和企业两个层面为我国应对专利钓饵提出防范措施。2 专利钓饵概述21 专利钓饵的类型专利钓饵又可以称为专利流氓、专利蟑螂、专利渔翁、专利恶魔和专利投机者等，历经四十多年的发展与演进，专利钓饵在组织形式、诉讼对象、涉诉技术领域1 冯靓.关于“专利海盗”的法律思考J.商,2013(12):211.2 贺宁馨，袁晓东.专利钓饵对中国专利制度的挑战及其防范措施研究 J.科学学与科学技术管理,2013,34(1):12.本 科 毕 业 论 文 第 2 页 共 21 页和诉讼策略上均经历了重大演变。从组织形式上看，专利海盗由过去的单干演变成今天的企业抱团联盟运作，其类型主要分为 4 种（见表 2-1） 3。表 2-1 专利钓饵类型及其比较类型纯粹的专利钓饵 研发型专利钓饵 意外型专利钓饵 打击型/竞争型钓饵涵义从独立发明人或资源有限的小公司处收集或收购专利，以专利诉讼为主要诉求。企业本身进行技术的发明与专利申请，但也利用手中的专利对其他制造企业主张专利权。生产失败或者某个生产线停产，转而将遗留下来的专利收集起来再次利用。通常以某大型企业或以集团的子公司形式存在，主要从事积极主张专利权、扩大母公司影响的业务。通过专利诉讼控制产业竞争环境。典型代表Rembrandt 知识产权管理公司高智发明公司 Intergraph 公司诉Intel 公司专利侵权案件Alliacense 专利管理公司提出者Magliocca(2007) Ewing(2010) Wallance(2008) Pohlmann 和 Opitz(2010)第一，纯粹的专利钓饵。这些公司专注在帮助客户取得、发展、授权以及强制主张专利所有权的业务。主要客户是独立发明人或资源有限的小公司。第二，研发型专利钓饵。企业本身也进行研发投入和申请专利，但同时也利用手中的专利，对其他企业发起诉讼袭击。第三，意外型专利钓饵。企业由于破产或者生产失败转而对所拥有的专利再次进行利用。第四，打击型/竞争型钓饵。一些大型企业或跨国公司会因为赋税的考虑而成立独立的知识产权管理子公司，同时这个知识产权经营管理公司仍然隶属于其母公司的组织构架中，利用专利对竞争对手或其他企业实施钓饵行为。尽管在称谓和表现形式上有所不同，但概括起来专利钓饵具有以下几个本质特征：首先，它们并不从事传统意义上的专利产品生产制造；其次，此类公司的主营3 曹勇,黄颖.专利钓饵的诉讼战略及其新发展J.情报杂志,2012,31(1):27.本 科 毕 业 论 文 第 3 页 共 21 页业务遵循“专利被侵权诉讼袭击”的范式；其三，公司收益来自机会主义专利许可或者损害赔偿金；其四，对反诉具有免疫功能并能预测损益。即由于并不生产产品所以无惧反诉侵权，败诉的最坏结果就是专利被宣布无效和损失诉讼中的律师费用。最后，诉讼攻击的目标往往是复数，即一起专利侵权诉讼案件中的被告通常包括多个企业，这样能保证专利钓饵尽可能通过较少的诉讼成本获得较大的投资收益。22 专利钓饵的商业模式特征专利钓饵的典型商业模式在于将专利专门当作一项资产加以商业化运营，与专利权利用的传统模式大相径庭。专利钓饵将技术专利化的进攻性战略功用发挥到极致，从而成为产业界，乃至政府的隐忧。专利钓饵在技术领域、诉讼时机、诉讼对象和诉讼法院的选择上都经过精心策划，其典型的行为特征可归结为以下三个方面 4:第一，专利钓饵获取专利技术来源有两种途径：多数情况下，从独立发明人、小型技术公司或破产企业处购得技术并隐匿，等到市场成熟时用作发动侵略性诉讼和谈判的砝码；少数情况下，自行研发并在提交专利申请时通过专利申请策略实现隐身，主要包括：在权利要求书中尽量采用晦涩的语言表述、延长专利公开及审查期限，待专利申请获得授权后则将其“雪藏”起来，自己不使用也不许可他人使用。由于美国专利法中并无专门针对这种隐藏数年，专利权人不实施或非以实施许可目的发动突袭式诉讼的滥用专利权行为加以限制的制度安排，这就给了专利钓饵可乘之机，可以在时机成熟时给目标企业致命一击。第二，诉讼对象多为技术能力强、市场份额大的大型企业，如黑莓、微软、eBay、华为等公司。由于专利钓饵选取的专利并非核心专利，被诉公司往往是对侵犯其专利并不知情。专利权人大多选在涉诉专利产品处于大规模投入市场或市场占有率达到一定比例阶段时发起诉讼。此时，面对专利钓饵惯用的“永久禁令”这一杀手锏，被诉企业在产品技术研发、生产、市场推广等环节大量不可逆的投资所形成的沉没成本，成为其应诉时不得不面对的巨大压力。这种应诉压力自然大大提高了专利钓饵的议价能力。第三， “亲专利”的专利制度环境。主要包括:相对宽松的“永久禁令”下达条件、 “亲专利”法院起诉、恶意侵权诉由下的惩罚性专利赔偿。为了提高胜诉几率，4 曹耀艳，詹爱岚.专利海盗的类型、特征及其应对基于技术创新专利化的价值链视角 J.浙江工业大学学报,2013,12(2):234.本 科 毕 业 论 文 第 4 页 共 21 页专利钓饵往往会选择那些专利审判倾向于专利权人的法院，即称“亲专利”法院，以期得到有利于自己的判决。例如:德克萨斯州东部地区法院、特拉华州地区法院。当然，专利钓饵发源地及频发地美国，专利制度所具备的基于同一事由，实现一案多被告的并案处理机制使得专利钓饵发动进攻型诉讼的投入产出比极为可观。在专利钓饵的商业模式下，被告方承担着主要的风险和成本，而专利钓饵无生产、不轻易和解、无反诉的风险。23 专利钓饵发展的趋势随着技术市场的不断发展和专利经营的多样化，专利钓饵公司出现了公司规模大型化、钓饵业务专利池化以及经营方式协作化的新趋势 5。钓饵公司规模大型化是指一些大型的专利授权公司或专利管理公司也开始对外通过诉讼，积极主张专利权。著名的 Acacia Research 公司就是一家市值达到数百万美元的上市公司，提起诉讼高达 209 起，涵盖了 678 家被告企业。全球最大的专利钓饵公司，美国高智发明公司(Intellectual Ventures)6更是专利组合与商业行销的典范，该公司掌握的专利多达 15000 件，从 2010 年开始，高智公司也开始向一些制造厂商发起诉讼行动。这些大型钓饵公司发起的诉讼其规模效应和多样性的竞争优势不言而喻。钓饵业务专利池化是指专利钓饵公司在专利集中方式和收费方式上类似专利池。专利钓饵公司收集特定技术领域的专利构成专利组合，并组成一个个相对独立“专利资产池” ，用于授权或主张专利权。这些公司一般规模较大，都成立了专门的知识产权管理部门或者子公司，通过专利诉讼向竞争对手施压，同时也提供一站式的许可授权协议，来扩大母公司的知识产权组合影响力。TPL 集团是一家高技术企业联盟，旗下拥有众多企业，参与专利产品技术的开发、管理和商业化应用。Alliacense公司作为子公司，拥有包含大量电子技术的专利组合，侧重于扩大 TPL 集团知识产权组合的影响力，提高其价值。Alliacense 公司依靠 TPL 集团强大的专利组合作为实施诉讼战略的基础，向下游终端产品制造商发起诉讼，将争议专利捆绑在一起，向竞争者施压，或者以较低的许可费用打包发放专利组合许可证。经营方式协作化是指专利钓饵公司在经营方式上采取对外寻求协作的方式，将专利诉讼业务与其他的运营模式相结合，更快获得收益。专利授权公司 Walker 5 曹勇,黄颖.专利钓饵的诉讼战略及其新发展J.情报杂志,2012,31(1):28-29.6 由美国的微软、英特尔、谷歌等商业巨头主导，手上握有数万件专利。摩托罗拉、赛门铁克、美高森美等知名企业都曾被其推上被告席。本 科 毕 业 论 文 第 5 页 共 21 页Digital 与专利经纪公司 ICAP 之间的合作，结合了专利诉讼与专利权竞标两种营运模式。从 Walker Digital 公司网站的信息来看，其公司的业务以积极主张专利权、对外专利授权为主。ICAP Patent Brokerage 是一家知名的专利拍卖机构，并向买家提供由专利持有者起草的诉讼免除保证协议，承诺不控告对方侵犯专利持有者的部分或全部专利之保证。当完成交易后，ICAP 向买卖双方收取佣金。ICAP 推出一项由Walker Digital 提供的限量供应“新自由运作(Freedom to Operate)协议” ，是专门为目前正在遭受 Walker Digital 诉讼纠缠的企业量身打造，让买方能够排除诉讼风险。由此看来，专利钓饵公司提起诉讼专利拍卖竞标平台提供协议的新的协作营运模式已经形成。3 专利钓饵的成因分析专利钓饵现象起源于美国，并且专利钓饵在美国比较普遍，因此本节对于专利钓饵的成因分析基于美国的专利法制度。31 部分企业专利战略发展的结果企业专利战略，是指企业面对商业竞争，自觉主动地利用专利文献提供的新技术新产品信息，利用专利制度提供的法律保护和其他条件，促进专利技术开发和科技创新，在技术竞争和市场竞争中，有效地保护企业的合法权益，谋取最大经济利益。企业专利战略的目标旨在获取市场有利的竞争地位，从而获得竞争优势 7。在专利战略的重要性越来越凸显的今天，专利战略开始向更积极、更主动发展，专利引进与利用战略就是在这种背景下得到了发展。与传统的企业专利战略不同，这是一种不同于自主开发的专利战略，而是从更具有经济效益的角度日渐形成的战略。专利权收买就是属于一种专利引进与利用战略。所谓的专利权收买，是指企业把与某产品有关的专利全部买下，从而成为新的专利权人。采用这种做法，企业可以无需经过长时间研发而短时间之内就成为技术的所有权人，实现技术与市场的独占，获得垄断利益 8。同时企业作为专利权人还可以许可其他企业实施该专利，通过专利授权许可来收取高额专利许可费用，并且在他人侵权的情况下，企业可以对侵权企业提起诉讼，从而获取高额的赔偿费。7 莫环.专利钓饵的成因、影响及我国的应对D.上海：复旦大学,2010.8 Reitzig M, Henkel J, Heath C. On sharks, trolls, and their patent prey: Unrealistic damage awards and firms strategy of being infringedJ. Research Policy, 2007(36):137.本 科 毕 业 论 文 第 6 页 共 21 页从这种意义上分析，专利钓饵公司就是专业的专利权收买人。对于这种类型的公司，它们有更正式的名称，即:专利授权和执行公司(PLEC ，Patent Licensing and Executing Company)。PLEC 大多为规模较小的技术公司，在取得专利授权后既不将专利投入实际生产，也不签订许可协议，而是等待其他公司来生产和销售基于此项专利技术的产品。随后，PLEC 声称对此项技术享有专利，状告生产和销售公司侵权，并要求支付许可费。32 问题专利的影响专利制度的发展使得可专利性的范畴不断扩大，放宽了对专利使用的反垄断约束，并且将专利的保护范畴自商业产品扩展至科学研究工具、材料和发现 9。正因如此伴随而来的是，问题专利(或称低质量专利)不断增多。所谓问题专利是指不当授予的专利，包括不符合现行专利法规定的授权条件，及虽然可以授予专利权，但是权利要求范围过宽的专利。有调查表明，抽取 1990-1995 年间在欧洲、日本和美国都提出了申请的 7 万项专利进行调查，结果显示，欧洲专利局及日本专利厅的授权量平均为 37.7%，美国专利商标局的授权量却高达 95%97%，主要是因为过低的专利授权标准使不少无效或者在别国不可能得到授权的专利在美国生效 10。这样产生的问题专利为专利钓饵提供了丰富的专利资源。问题专利过多，对某些行业的影响非常重大，尤其在计算机硬件和软件领域，企业需要几十个、几百个甚至几千个专利才能制造一个产品，这就导致了专利丛林的产生和大量没有创新价值的防御专利。另外，这些专利丛林、防御专利等造成了专利许可上的新困难，并增加了专利前景的不确定性。在美国，经统计，挑战专利有效性的案件胜诉率不到 40%11，因此导致该类案件的诉讼成本过高。在这种背景下，人们对问题专利要么采取漠不关心的态度，要么在被诉侵权后与问题专利所有权人和解。从这个角度考虑，问题专利过多增加了相关专利保护的不确定性，也就促进了专利钓饵的形成。33 禁令制度的威慑专利权受到侵害时，除了提起民事诉讼救济外，根据美国专利法第 283 条规定，9 戴纯箴.明枪易躲，暗箭难防浅析专利钓饵现象与应对之策 J.太原城市职业技术学院学报,2013(1):76.10 Reitzig M, Henkel J, Heath C. On sharks, trolls, and their patent prey: Unrealistic damage awards and firms strategy of being infringedJ. Research Policy, 2007(36):146.11 吕磊.论专利海盗扩张的成因与影响J.电子知识产权,2013(8):28.本 科 毕 业 论 文 第 7 页 共 21 页有管辖权的法院为了防止专利权遭受侵害，依照衡平原则及在法院认为合理的情形下，可以颁发禁令措施。禁令措施作为美国专利制度的核心制度，是用来避免专利权人的权利受到不当侵害，并确保其专利排他权；通过禁令救济措施，尤其是永久禁令，来达到鼓励发明并促进技术进步的目的。在以往的美国司法实践中，一旦确认专利侵权成立和专利有效性被确定后，法院几乎就是“全自动性”地核发永久禁令，这已经成为美国司法实践的判决先例。对于专利钓饵来说，他们并没有将专利权用于生产或销售产品，而是将其作为获取专利许可费用的依据，反观被诉侵权人，都是生产或销售相关“侵权”产品的商家。因此，对于被诉侵权人来说，永久禁令意味着其产品需退出市场，并且他们之前在该类产品的投资将会完全损失掉，而对于专利钓饵公司来说，永久禁令仅是一种提高其在授权许可谈判时议价的工具。因为专利钓饵公司知道永久禁令对被诉侵权人的影响之大，所以在这种情况下，专利钓饵公司更乐于利用永久禁令的威慑力来向需要授权许可使用其专利的公司索取高额专利许可费。即使经过 eBay 案使得颁发永久禁令的比例从原先的 95%下降至 74%12，也没有多少企业因此而高枕无忧，禁令制度依然是专利钓饵最具杀伤力的议价筹码。34 侵权赔偿的超额溢价专利权人能够证明侵权行为的发生必然能获得损害赔偿金。损害赔偿金的计算方式一般包括“合理专利使用费”与“利润损失” 。根据美国联邦最高法院的一些激励措施，鼓励使用利润损失的计算方法，而不是使用更恰当、更合理的专利使用费计算方法 13。有时专利权人甚至可能得到按合理专利使用费和利润损失两种方法计算的赔偿金总额。在很多专利侵权案件里，专利权持有人与潜在侵权者之间通过谈判获得许可使用费相比，法院判定侵权赔偿的额度要高得多，这使“被侵权”成为专利钓饵的一个更有利的选择。在美国，高昂的诉讼费、为故意侵权而承担三倍的赔偿以及双方承担各自的费用使得专利钓饵有利可图。因此，正是由于美国法院对专利损害赔偿额的计算规则存在偏差，使专利钓饵更倾向于通过诉讼来获取高额赔偿利润。所以，在专利钓饵提起的诉讼中，专利钓饵就会处于比被诉侵权人更有利的位置。12 戴纯箴.明枪易躲，暗箭难防浅析专利钓饵现象与应对之策 J.太原城市职业技术学院学报,2013(1):77.13 杨涛.专利侵权救济中永久禁令的法律工具化诠释以解读“ 专利渔翁”为中心J.广西政法管理干部学院学报,2010（4）：106.本 科 毕 业 论 文 第 8 页 共 21 页综上所述，专利钓饵产生的动因主要有：一是专利审查制度的不完善，以及由于海量专利申请导致审查工作的困难形成大量的问题专利，为专利钓饵提供了丰富的专利资源。二是诉讼制度（侵权损害赔偿制度以及永久性禁令）赋予了专利钓饵很大的谈判筹码，使它的诉讼赢利模式成为可能。4 专利钓饵的影响41 专利钓饵的积极影响专利钓饵公司在布局阶段向一些自然人发明人或者破产的企业等购买其专利，这种行为确实是在维护发明人的权利。另外，专利钓饵公司通过购买发明人那些没有实际使用的专利为发明人提供充足的资金从而让其继续研发其他技术。从这个角度来说，专利钓饵对资金不足的发明人的投资，最终确实对研究和开发技术产生了很大的影响，有着积极的作用。同时，专利钓饵者的作用就如专利市场上的中介，正是他们使专利在市场上得以流转，从而提高了专利市场的效率，重新调整了市场参与者的激励机制 14。专利钓饵在一定程度上解决了专利市场失灵的问题 15。42 专利钓饵的消极影响虽然专利钓饵对于专利交易市场有着促进作用，但是专利钓饵有着很多的消极影响，并且相对其积极影响，其消极影响范围更广。（1）专利丛林现象的加剧 16专利丛林的概念是用来描述现代企业特别是技术密集型企业在技术开发过程中所遇到的技术和法律障碍，专利丛林问题的核心是专利的商业化实施不足，体现为商业化投资者无辜侵权的可能性增大、为避免侵犯别人专利权而投入的成本加大，专利诉讼增多，无人实施的垃圾专利增多。在专利丛林里，如果对相同的技术有不同的专利权相互牵制，会导致许可成本增加，该技术就会处于未被充分利用的状态。专利竞赛导致了大量问题专利的产生，使得人们进行后续创新时如同穿越“灌木丛”一样需要披荆斩棘，后续创新者要花14 McDonough J F. The myth of the patent troll: An alternative view of the function of patent dealers in an idea economyJ. Emory Law Journal, 2006(56):189.15 Watanabe Y. Patent licensing and the emergence of a new patent marketJ. Houston Business and Tax Journal, 2009(IX):469.16 杨涛.专利侵权救济中永久禁令的法律工具化诠释以解读 “专利渔翁”为中心J.广西政法管理干部学院学报,2010（4）：106-107.本 科 毕 业 论 文 第 9 页 共 21 页费相当的工作时间来试图确保不会因为疏忽而侵犯他人的专利权，这导致了人力浪费，降低了进行创新的能力。为了缓解专利丛林现象所带来的不利影响，企业纷纷构建自己的专利组合，通过相互间的交叉许可来避免成本高昂的侵权诉讼。但专利钓饵并不涉足生产行业，一般不会受到目标公司专利组合和反诉威胁的影响，通过专利技术的交叉许可来化解专利钓饵和其他生产性公司之间的矛盾绝非最优合作机制。当专利诉讼的一方是专利钓饵时，会进一步增加专利许可的困难，从而加剧专利丛林的形成。（2）危害社会性生产和生产性企业化工、生物、医药和计算机科学具有技术密集型的重要性质，是技术创新的核心行业。据美国联邦贸易委员会所言，计算机与网络产业的创新具有累积性与递增性的特点，技术革新相当快。因此，众多的技术产品在不断发展的过程中会形成由重叠纵横交错的专利编织的巨大密集的网，每一个公司若要使其技术商业化，稍不留神就可能侵犯他人的专利技术。正是专利丛林的存在，为专利钓鱼的机制运作提供了最原始和最基础的素材。一旦侵犯到别人的专利，专利拥有者会以法院将颁布永久禁令的判决来要挟这些侵犯别人专利的高科技公司，以获取高额的专利许可费。更严重的是如果侵犯的专利只是产品的很小的一部分，一旦法院判决颁布永久禁止令，侵权者将面临巨大的经济损失甚至是破产，他们就不得不支付和解费用。很多情况下，被诉方鉴于诉讼过程的不确定性和巨额罚款的可能性，仍然会选择与专利钓饵达成和解。受到专利钓饵威胁的从事生产和服务的公司已经投资了巨大的人力、物力、财力在产品研发上，如果要避免侵权就必须重新设计、规划、部署、调配新的产品开发线，而这其中所产生的沉没成本显然就会急剧增加，给企业的生产造成危害。并且企业因为恐惧专利钓饵的讹诈，可能放弃生产和研发某种先进产品，从而损害企业发展。（3）技术创新的高成本和非效率专利钓饵的出现损毁了专利制度对于技术创新发展的推动机制。专利钓饵的目的是掠夺那些事实上正大量生产有价值的社会性产品的公司，他们滥用专利制度，更准确地讲是利用专利禁令的“自动性原则”发动诉讼来获得大幅度超过其专利真正市场价值的高额利润，他们不仅没有增加社会价值，相反还增加了高昂的社会成本，抑制技术创新的效率张力，带给市场竞争众多不利影响 17:第一，与促进真17 杨涛.专利侵权救济中永久禁令的法律工具化诠释以解读 “专利渔翁”为中心J.广西政法管理干部学本 科 毕 业 论 文 第 10 页 共 21 页正创新的动机相反，创新价值不高的专利可能会被一些企业作为一种竞争性武