浅谈我国企业的对外专利申请策略.docx

随着我国经济迅猛发展，我国各领域的自主创新能力都在飞速提升，专利的海外申请受到国内企事业单位的高度重视。我国的PCT专利申请量从2009年起已连续3年增速居世界首位，这意味着未来几年内，我国企业的自主创新技术会通过对外专利申请途径大踏步进入世界各国。在国家知识产权战略的鼓励扶持下，越来越多的我国企业对对外专利申请策略倍加关注。进行国外专利申请的企业通常会有两种声音，一是“费用太高了”，二是“申请周期太久了”。可见，无论从时间成本还是资金成本上看，对外专利申请需要的投入都是相当可观的。这迫使企业必须将资源集中于关键性/重要性技术。如何用有限的成本，更适当地保护自己的专利？笔者认为，如果合理把握对外专利申请策略，这个问题应该会找到答案。某药业公司（下称C公司）因其产品市场已开始向美洲、欧洲、非洲拓展，计划申请国外专利。其知识产权负责人首先想到几个问题：这项技术如果在国外申请专利，需要做哪些准备工作？大概需要多长时间？应该要做多少预算？如何提高授权可能性？要解决以上问题，先要明白企业向国外申请专利的目的是什么。就C公司而言，其主要目的有两个：一是确保C公司在国外产品销售或经营活动的主导权，提高市场占有率；二是防止竞争对手在国外就相同发明创造申请专利后，妨碍自身的销售经营活动。以上两个目的反映了大多数较具规模的企业的意愿。除此之外，不少企业还会考虑权利的利润化，将专利权作为商品收取被许可使用方支付的报酬。一、选择合适的国家/地区世界知识产权组织截至2012年8月20日的信息显示，巴黎公约已有174个缔约国，PCT已有146个成员国，这表明在大多数国家/地区都可通过巴黎公约途径或PCT途径寻求专利保护。我国企业选择在哪几个国家/地区申请专利，可结合申请目的从以下几个方面考虑。1市场需求如某酵母公司调研发现，中东、非洲（特别是北非）居民以发酵面食为主食，活性干酵母的需求量巨大，但当地受到原料、气候等因素的影响，酵母自产量不足，大量依赖于外部进口。其中埃及对干酵母的需求量为10001500吨，除其国内少量供应外，主要从土耳其酵母公司进口。巨大的市场需求使该酵母公司看到了产业化的良好前景。故该公司向沙特、埃及、土耳其等国提出了活性干酵母相关技术的专利申请，及时为技术产业化铺垫了良好的法律保障。大多数企业申请专利的目的是希望权利合法化，进而产业化形成利润，因此，发明创造是否可以在申请国家/地区产业化，是非常关键的一个考虑因素。2竞争对手进入的国家/地区知己知彼方可百战不殆。各领域的专利大战提醒企业，拥有专利对未来发展至关重要。上文中提到的C公司通过调研了解到，竞争对手已经在美国、日本、荷兰、德国、瑞士、意大利、法国、西班牙运用同类产品技术进行了生产，因此在致力于完善自己技术的同时，及时将这些国家纳入优先申请国范围，希望从技术上控制竞争对手，使其产品生产依赖于自己的专利，甚或使自己的技术标准化，从而取得绝对主导地位。3资源环境进行自然资源的调研，对围绕原料进行技术研发和专利申请的企业较为关键。石油化工、矿业等行业的企业多倾向于考虑向海湾国家、俄罗斯、澳大利亚、南非等自然资源丰富的国家申请专利。4法律环境知识产权制度是否完备，将直接影响专利的有效实施。当然大多数巴黎公约或PCT成员国已有相对成熟的专利制度，对于少数制度相对不完备或存在长期战乱的国家/地区，可以考虑暂缓专利申请，降低保护成本。基于以上4个方面的综合评估统计，欧美日自然成为我国企业最关注的对外专利申请国家/地区。据2010年数据统计，我国企业通过PCT途径进入上述国家/地区的专利申请数量分别是：美国1841件，欧洲1639件，日本693件。从以上4个原则考虑，这3个国家/地区具有共同的特征，经济发展迅速，各领域技术产业化市场宽广，各项资源丰富，专利制度体系完备，从而竞争对手云集。二、选择合适的代理机构由于在国外申请专利的技术通常较为重要和关键，所以协助企业在国外申请专利的代理机构任重道远。笔者认为，可从以下几个方面对代理机构进行调查评估：应有较强的综合技术实力；拥有较为合理的管理机制；最好专业从事知识产权代理；避免利益冲突；在本行业内享有盛誉；应承诺合理收费与质量控制。国内企业对国内代理机构的调研途径较为直接，如通过网络信息、双方会谈或实地考察进行调研。而在国外申请专利还必须有国外代理机构的参与协助，对国外代理机构的评估主要依赖国内代理机构。那么国内代理机构的选择就显得尤为重要。优秀的代理机构至少可以从以下几个方面为申请人提供帮助：第一，使权利要求保护范围更为合理；第二，提高专利申请的授权可能性；第三，使企业从人力与物力上降低相当的成本。我国企业如欲对外申请专利，在国内提出基础申请时，就应开始考虑代理机构的选择。专利申请基础文件相当于对外申请的地基，撰写质量直接影响到国外申请的保护范围及授权可能。在PCT国际阶段，如代理机构能够充分利用国际检索报告甚至国际初步审查意见，对申请文件按PCT第19条或第34条的规定作合适修改，则有可能在进入国家阶段后，提高专利申请在国外的授权率。关于中国申请撰写对国外申请的重要性以及PCT国际阶段申请文件修改的重要性，吴贵明和荣文英分别在发表于中国发明与专利2012年第1期和第2期的文章中作了探讨，此处不再赘述。那么，降低成本又体现在哪儿呢？我们知道，国外申请提出后，从申请到授权的费用平均在人民币10万元左右，其中大部分费用支出集中在审查阶段。因国外律师在代理审查意见答复时，通常按小时收费，此部分费用支出尤其明显。如按照平均500美元/小时计算，答复1次审查意见需用6个小时，1次审查意见的答复将需要3000美元，约合人民币2万元左右。比较来看，国内基础申请的成本相对较低，中国申请费用一般在人民币1万元左右，直接提交PCT国际申请的费用在人民币1万元到1.7万元之间。如在国内委托一家优秀代理机构代理，在国外减少1次审查意见答复，即减少费用人民币2万元左右，相当于减少1件基础申请的费用。如进入多个国家，费用控制将会更为明显。综上所述，代理机构为申请人提供服务的宗旨就是协助申请人加强前期投资回报率，实现企业利益最大化。三、选择合适的进入方式对外申请专利，选择何种途径进入有关国家/地区，也是费用支出的影响因素之一。大多数企业会考虑到PCT申请进入国家阶段的期限较长的优势，倾向于通过PCT途径进入目标国家/地区。对于区域性专利组织的成员国，可直接进入或通过区域专利组织进入，费用不同，比如欧洲专利申请、欧亚专利申请等。以下以常见的通过PCT途径进入欧洲地区的专利申请为例进行说明。上文中提到的C公司在进行了一系列调研之后，最终确定通过PCT途径进入美国、日本、荷兰、德国、瑞士、意大利、法国、西班牙、南非。如何选择进入方式？目前，欧洲专利公约有38个成员国（包含欧盟全部27个成员国）和2个延伸国家。从C公司指定国家看，荷兰、德国、瑞士、意大利、法国、西班牙6个国家都为欧洲专利成员国，如果单独在各国申请，申请费用平均至少为人民币60000元/国/件申请。而欧洲专利申请费用约为130000元/件申请。根据测算，如果希望在欧洲专利公约的3个或3个以上成员国寻求专利保护，通过欧洲专利申请生效登记进入，成本支出相对较低。指定国家越多，欧洲专利申请成本优势越明显。欧洲专利申请作为一项应用较广的区域性专利申请途径，除上述费用优势外，还具有如下特点：一件申请统一由欧洲专利局授权。语言统一，欧洲专利局可接受英语、法语、德语3种官方语言，虽然生效登记进入，部分国家需要对权利要求书和/或说明书进行二次翻译，但相比直接申请节省不少过程文件及文献翻译成本。综上所述，C公司最终决定，通过PCT途径进入美国、日本、南非、欧洲，通过欧洲专利生效进入荷兰、德国、瑞士、意大利、法国、西班牙。欧亚专利具有同样的费用及程序优势，而且欧亚专利授权后无需登记，将自动在欧亚专利组织成员国生效。四、选择合适的时机PCT申请进入国家阶段的明显优势在于期限较长，大多数国家为30或31个月。申请人通常利用此优势，延缓进入国家阶段的时间，争取更多的时间进行市场调研、资金筹备等工作。由于PCT申请进入国家阶段可享受政府资助，部分中小企业虽然比较急于在申请国受到专利保护，但仍希望通过PCT途径进入目标国家。此种情况下，PCT申请进入国家阶段是否可以实现呢？对此，笔者通过如下分析进行说明：通过PCT途径与巴黎公约途径在有关国家寻求专利保护的不同之处主要在于，提交PCT国际申请后，通常要在国际公布之后进入国家阶段，但在实际操作过程中，如申请人希望提前进入国家阶段，也可在PCT申请受理通知书下发之后，准备申请文件副本，提前进入国家阶段。如过程顺利，通常提交PCT申请后3个月内可进入国家阶段。由于发明创造本身和市场竞争形势及企业经营战略的多样化，申请专利的时机也是千变万化的，必须根据具体情况作出正确的选择。五、善于利用资助政策国内不少企业曾在国外遭遇知识产权诉讼、展会撤展、被索取高额专利费、被海关扣押产品、被提起“337条款”调查等情况，这已使我国很多企业深刻认识到在国外申请专利的重要意义。2009年，国家知识产权局及各地方知识产权局联合财政部门相继设立了资助向国外申请专利专项资金，以鼓励与支持中小企业自主创新。以国家财政部颁布的相关政策为例，中小企业通过巴黎公约途径或PCT途径向国外申请专利，如各项条件满足，企业就每个申请国家/地区可享受10万元资助，最多不超过5个国家/地区。在对外申请专利的过程中，如善于利用相关资