对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改唐跃强

对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改,专利局电学部 唐跃强 2008.09,内 容,第一部分 意见陈述书的撰写第二部分 专利申请文件的修改（国际阶段、初审、实审、复审、无效）,第一部分 意见陈述书的撰写,专利法第37条实施细则第3条实施细则第7条实施细则第118条,专利法第37条,国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。,实施细则第3条,专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。,实施细则第7条,当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的，应当在期限届满前，向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。,实施细则第118条,向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章；委托专利代理机构的，由专利代理机构盖章。请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由的证明材料。,专利法33条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。,意见陈述中对申请文件修改的要求,专利法实施细则51条发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。,专利法实施细则51条申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。,撰写意见陈述书应注意的方面,遵守答复期限，逾期答复和不答复后果是一样的。答复应当按照规定的格式提交文件。答复要有签署 （申请人/代理人签章）,撰写意见陈述书应注意的方面,以发明或者实用新型专利申请的补正或者修改均不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请人修改不得超出原图片或者照片表示的范围。否则，申请可能会被驳回。,撰写意见陈述书应注意的方面,所提交的任何修改都应当在原始申请文件中找到依据。应当注意不同阶段的申请文件修改的要求。,应尽可能维护委托人的利益，依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。即，尽可能获得最大保护范围的权利要求。,应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。,意见陈述书的行文格式,（1）起始句本意见陈述书是针对专利局于年月日的第次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要.）替换页，以及表明修改处的参考页。,意见陈述书的行文格式,（1）起始句举例如下： 尊敬的审查员先生/女士： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并进行修改和陈述意见如下：,（2）结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给与一次修改文件或陈述意见的机会。申请人*代理人 ：XXX， 日期：XXX,（2）结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与代理人联系（代理人联系电话：XXX），以便申请人能够及时答复。,案例分析,所有的陈述意见都应当进行充分说理，同时必须针对每1条审查意见进行陈述，针对修改应给出出处-原说明书或权利要求书或附图的具体位置,案例分析,一、针对专利法第22条第2款的陈述如果审查意见提出多篇对比文件，那么陈述意见就必须针对每1篇对比文件指出权利要求（独立及其从属权利要求）具有新颖性的陈述（得分的关键），主要进行技术特征的一一对比，或针对技术领域、解决的技术问题和实现的技术效果来进行陈述,案例分析,二、针对专利法第22条第3款的陈述1.区别技术特征是否认定准确2.区别技术特征是否就是审查员所认定的公知常识3.区别技术特征在对比文件中所起的作用是否在本申请中所起的作用相同4.结合是否具有显而易见性,案例分析,三、针对专利法第26条第3款的陈述1.技术方案属于现有技术针对审查员的认定进行充分说理如果属于现有技术，最好列举出对比文件，详细论述在说明书中简述的理由2.技术方案在系列申请中公开所引证的系列申请是否已进入国家专利局，是否已公开,案例分析,四、针对专利法实施细则第21条第2款的陈述1.审查员的认定事实是否准确2.技术特征是否是必要技术特征在独立权利要求中，技术特征是否是必须的，例如电路权利要求中的元器件的连接关系,案例分析,五、针对专利法实施细则第20条第1款的陈述1.尽量按照审查员的要求进行修改2.注意从属权利要求与独立权利要求之间的关系，如主体名称，限定方式，“所述”、“该”的限定,案例分析,六、针对专利法第25条、实施细则第2条的陈述1.尽量按照审查员的要求进行修改2 . 科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、原子核变换方法和用该方法获得的物质 注意，说明书公开的技术方案有可能获得专利权，如对主题名称 “介质”、“计算机程序” 等的修改,案例分析,六、针对专利法实施细则第18-23条的陈述尽量按照审查员的要求进行修改(撰写方式）,案例1 双频天线及其制造方法,案例1,案例1,对比文件1（CN1412888A）,案例1,审查员的一通，权利要求1相对于对比文件1不具有创造性,案例1 申请人陈述及修改,案例1,申请人第二次陈述意见及修改,案例1,R13对应的权利要求（ZL03262090X）,案例2 便携式牙刷案例,1、充分理解发明的技术内容，列出主要的技术特征（9个）,本申请是一件便携式牙刷的申请(实用新型专利申请)，它由牙刷本体1、牙刷盒体2和牙膏软袋4组成，牙刷本体1与盒体2之间用铰链3连接。盒体2是细长方体。盒体2的上壁有一个形状、大小与牙刷刷毛7相应的空腔8，当牙刷折叠放置时，牙刷刷毛7正好方入刷毛空腔8内。盒体2的底部开有孔5，置于盒底的牙膏软袋压板6具有一个凸块13，从孔5中伸出 。,牙膏软袋4放在压板6上，牙膏软袋上有牙膏出膏口12，该出膏口12位于软袋上侧与刷毛空腔位置相对应处。出膏口12与旋盖11螺纹连接，盒体2的一端具有端盖9，端盖9内壁具有24个凸起14，凸起14与盒体外壁上的凹孔10相卡紧。使用时，旋开牙刷本体1，打开牙膏旋盖11，再将牙刷本体1转回来，使毛刷7靠在出膏口12上，按压凸块13，把牙膏挤在刷毛7上，再将牙刷本体反转伸直，盖上旋盖11即可刷牙。,经上述分析，本申请的主要技术特征为:（1）牙刷本体1；（2）兼作刷柄的细长方盒体2；（3）置于盒体中的牙膏软袋4；（1）（3）是基本结构）（4）盒体端盖；（5） 牙刷本体1与细长方盒体2用铰链3连接；,（6）盒体2顶壁上有一个携带时供刷毛放入的刷毛空腔8； （7）出膏口12开在牙膏软袋4一侧，牙膏软袋4放入盒体2后出膏口位置12与刷毛空腔8位置相对应； （8）盒体内牙膏软袋4下方放置一个带有凸块13的、挤压牙膏的压板6； （9）盒体2底部开有一个与压板凸块13形状相应的孔，压板凸块从其中伸出底部。,2、审查员列举的现有技术,D2:第一种便携式牙刷，由牙刷本体和带有空腔的牙刷柄组成。牙刷本体带刷毛的部分放在牙刷柄的空腔中，使用时，将牙刷本体取出，牙刷本体的另一端与牙刷柄相连，即可刷牙。,牙刷本体 带空腔的牙刷柄 牙刷本体与牙刷柄的一端相连,D3.第二种便携式牙刷由盒体、普通牙刷、小袋牙膏组成，用完后将牙刷、小袋牙膏放人盒体，便于携带。,牙刷盒体普通牙刷小袋牙膏牙刷和牙膏用后可放入牙刷盒体,D1.第三种便携式牙刷，包括牙刷本体、小袋牙膏、兼作刷柄的盒体、盒体上用于插接牙刷本体的插孔。使用时，取出牙刷本体和牙膏，将牙刷的一端插入盒体的插孔中，即可刷牙，用毕可将牙刷本体取下，连同牙膏一起放人盒体内，便于携带。,牙刷本体可兼作刷柄的盒体小袋牙膏盒体一侧开有小孔牙刷本体可插接在盒体小孔上,这些现有技术与本申请同属一个技术领域，都是便携式旅行牙刷，三种牙刷与本申请相比，显然第三种牙刷包含更多的与本发明共有的技术特征，而且，所解决的任务也相似，牙膏和牙刷合放在了一起，便于携带，携带时不会将毛刷弄脏，因此，第三种牙刷是最接近的现有技术 （对比文件1）,本申请：（1）牙刷本体1；（2）兼作刷柄的细长方盒体2；（3）置于盒体中的牙膏软袋4；（1）（3）为基本组成）（4）盒体端盖；（便于更换，非必要）（5）牙刷本体1与细长方盒体2用铰链3连接；（除铰链连接外，卡式也可，非必要）活动连接（6）盒体2顶壁上有一个携带时供刷毛放入的刷毛空腔8；（作用，不弄脏刷毛）；（7）出膏口12开在牙膏软袋4一侧，牙膏软袋4放入盒体2后出膏口位置12与刷毛空腔8位置相对应；（8）盒体内牙膏软袋4下方放置一个带有凸块13的、挤压牙膏的压板6；（9）盒体2底部开有一个与压板凸块13形状相应的孔，压板凸块从其中伸出底部。（7）（9）作用是，不取出牙膏软袋就可将牙膏挤在刷毛上。）,对比文件1：牙刷本体小袋牙膏可兼作刷柄的盒体盒体一侧开有小孔牙刷本体可插接在盒体小孔上,本申请与对比文件1共有的特征为,（1）牙刷本体；（2）兼作刷柄的盒体；（3）放置于盒体内的小袋牙膏,将本发明的所有技术特征与对比文件1相比，区别特征为（4）（9），分析这些区别特征能够解决的技术问题是：使用时更方便，不必取出牙膏、只要按一下盒底的压板就可将牙膏挤在刷毛上。,1、一种便携式牙刷，由牙刷本体、兼作刷柄的盒体和置于盒体内的牙膏软袋组成，牙刷本体与盒体之间为活动连接，其特征在于：盒体（2）顶壁上有一个形状、大小与牙刷本体上的刷毛（7）相应的空腔（8），携带时牙刷本体（1）上的刷毛（7）正好位于此空腔（8）内；牙膏软袋（4）的出膏口（12）位置与刷毛空腔（8）位置对应；牙膏软袋（4）的下方设有一块带凸块（13）的压板（6）；盒体（2）底壁上与此压板凸块（13）位置相应处开有一个孔（5），凸块（13）从此孔（5）中伸出。,独立权利要求1,从属权利要求,从属权利要求的作用是设置多道防线，以在实审阶段和无效阶段，权利要求1无新颖性和创造性时，将从属权利要求提上来。另外，从属权利要求是限定一些比较有商业应用价值的具体解决方案。,考虑一下挤压方式是否可以是其他形式？,将牙膏压板的结构进行改变，“在远离出膏口的一端设置一块可向出膏口方向移动的板15，可移动板15上有一拨块16从盒体底部或侧面的长条形槽17中伸出，沿此长条形槽17向着出膏口方向拨动此拨块16就可使可移动板15挤压牙膏软袋，将牙膏挤压到刷毛上。在说明书中补充上述另一实施例,在说明书中补充上述另一实施例后，就可写出一个保护范围较宽的独立权利要求。即将两个实施例中挤压牙膏软袋的装置用上位概念概括：“盒体中有一个挤压牙膏袋的装置”按其具体实施方式撰写两个从属权利要求,1、一种便携式牙刷，由牙刷本体、兼作刷柄的盒体和置于盒体内的牙膏软袋组成，牙刷本体与盒体之间为活动连接，其特征在于：盒体（2）壁上有一个形状、大小与刷毛（7）相应的空腔（8），携带时牙刷本体（1）上的刷毛（7）正好位于此空腔（8）内；牙膏软袋（4）的出膏口（12）位置与刷毛空腔（8）位置对应；盒体（2）中有一个挤压牙膏软袋的装置。,扩大范围之后的权利要求,2、按照权利要求1所述的便携式牙刷，其特征在于：该挤压牙膏软袋的装置是一块位于牙膏软袋（4）下方的、带凸块（13）的压板（6）；盒体（2）底壁上与此凸块（13）位置相应处开有一个孔（5），凸块（13）从此孔（5）中伸出。3、按照权利要求1所述的便携式牙刷，其特征在于：该挤压牙膏软袋的装置是一块位于盒体（2）远离刷毛腔那一端的可移动板（15），该可移动板（15）边缘有一拨块（16）；盒体壁上与此拨块相应位置处开设一长条形槽（17），可移动板（9）上的拨块（16）从此长条形槽（17）中伸出，该拨块（16）可沿此长条形槽（17）移动。,7、并列独立权利要求的撰写,？并列独立权利要求上述两种具体实施方式能否写成两个并列的独立权利要求？要考虑单一性两者技术解决方案中尤其是反映其对现有技术作出贡献的特征部分是否包含有相同或相应的特定技术特征；如果是肯定的，则上述两个具体实施方式可写成两个并列的独立权利要求,1、一种便携式牙刷，由牙刷本体、兼作刷柄的盒体和置于盒体内的牙膏软袋组成，牙刷本体与盒体之间为活动连接，其特征在于：盒体（2）顶壁上有一个形状、大小与刷毛（7）相应的空腔（8），携带时牙刷本体（1）上的刷毛（7）正好位于此空腔（8）内；牙膏软袋（4）的出膏口（12）位置与刷毛空腔（8）位置相应；牙膏软袋（4）的下方设有一块带凸块（13）的压板（6）；盒体（2）底壁上与此压板凸块（13）位置相应处开有一个孔（5），凸块（13）从此孔（5）中伸出。,2、一种便携式牙刷，由牙刷本体、兼作刷柄的盒体和置于盒体内的牙膏软袋组成，牙刷本体与盒体之间为活动连接，其特征在于：盒体（2）顶壁上有一个形状、大小与刷毛（7）相应的空腔（8），携带时牙刷本体（1）上的刷毛（7）正好位于此空腔（8）内；牙膏软袋（4）的出膏口（12）位置与刷毛空腔（8）位置相应；盒体（2）中远离主刷毛空腔（8）的一端设有一块可移动板（15），该可移动板（15）的边缘上带有一个拨块（16）；盒体（2）壁上与此拨块（16）相应位置处开有一条长条形槽（17）；可移动板（15）上的拨块（16）从此长条形槽（17）中伸出，并可沿此长条形槽（17）移动。”,第二部分 专利申请文件的修改,1、申请文件的修改涉及的法规,PCT条约第19条PCT条约第28条PCT条约第41条专利法33条专利法实施细则第51条,PCT条约第19条 向国际局提出对权利要求书的修改（1）申请人在收到国际检索报告后，有权享受一次机会，在规定的期限内对国际申请的权利要求向国际局提出修改。申请人可以按细则的规定同时提出一项简短声明，解释上述修改并指出其对说明书和附图可能产生的影响。,PCT条约第19条 向国际局提出对权利要求书的修改 （2）修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。,PCT条约第19条 向国际局提出对权利要求书的修改（3）如果指定局的本国法准许修改超出上述公开范围，不遵守本条（2）的规定在该国不应产生任何后果。,PCT条约第28条 向指定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改（1）申请人应有机会在规定的期限内，向每个指定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改。除经申请人明确同意外，任何指定局，在该项期限届满前，不应授予专利权，也不应拒绝授予专利权。,PCT条约第28条 向指定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改（2）修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围，除非指定国的本国法允许修改超出该范围。,PCT条约第28条 向指定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改（3）在本条约和细则所没有规定的一切方面，修改应遵照指定国的本国法。（4）如果指定局要求国际申请的译本，修改应使用该译本的语言。,PCT条约第26条 向指定局提出改正的机会 在任何指定局在按照本国法所规定的对国家申请在相同或类似情况下允许改正的范围和程序，给予申请人以改正国际申请的机会之前，不得以不符合本条约和细则的要求为理由驳回国际申请。,PCT条约第41条 向选定局提出对权利要求、说明书和附图的修改 （1）申请人应有机会在规定的期限内，向每一个选定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改。除经申请人明确同意外，任何选定局，在该项期限届满前，不应授予专利权，也不应拒绝授予专利权。,PCT条约第41条 向选定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改（2）修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围，除非选定国的本国法允许修改超出该范围。,PCT条约第41条 向选定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改（3）在本条约和细则所没有规定的一切方面，修改应遵照选定国的本国法。（4）如果选定局要求国际申请的译本，修改应使用该译本的语言。,PCT条约第46条 国际申请的不正确译文 如果由于国际申请的不正确译文，致使根据该申请授予的专利的范围超出了使用原来语言的国际申请的范围，有关缔约国的主管当局可以相应地限制该专利的范围，并且对该专利超出使用原来语言的国际申请范围的部分宣告无效。这种限制和无效宣告有追溯既往的效力。,专利法33条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。,专利法实施细则51条发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。,专利法实施细则51条申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。,2、发明专利申请修改的时机,（1）PCT国际阶段的修改（2）18个月公布之前的修改初审期间应专利局的要求作出修改（3）三年之内提出实质审查请求时的修改申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请可以进行主动修改的细则51条1款,2、发明专利申请修改的时机,（4）实审阶段的修改（5）复审阶段的修改（6）无效阶段的修改,（4）实审阶段（答复审查意见通知书时）的修改 申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后可修改专利申请文件，但是，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改细则第51条第3款,对于虽然其时机或方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于缩短审查程序。但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和原权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改 指南第二部分第八章5.2.1节,四种不符合细则51条的修改不能视作审查员同意的修改的情况： A 删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。 B 改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围（“螺旋弹簧”改为“弹性部件”）,四种不符合细则51条的修改不能视作审查员同意的修改的情况： C 将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。（“车把”改为“车座”） D 增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。,实审阶段允许的修改A 对权利要求书的修改对独立权利要求作进一步限定（增加技术特征）变更独立权利要求中的技术特征删除权利要求独立权利要求划界修改从属权利要求,B 对说明书的修改（a）对说明书中存在的不符合 R18和R4（1）的修改（b）适应性修改名称：准确、简要地反映要求保护的主题的名称技术领域一般应与专利分类表中最低分类位置涉及的领域对应背景技术,B 对说明书的修改发明内容a.客观的所要解决的技术问题，与权利要求相适应b.技术方案与权利要求适应性修改c.技术效果：只有直接、毫无疑义地由原始申请文件推断出的效果，才允许