如何有效保护知识产权及避免知识产权纠纷.doc

如何有效保护知识产权及避免知识产权纠纷演讲人：复旦大学张乃根教授各位领导、专家、女士们、先生们：我很荣幸应邀参加2004年中国玩具行业大会。本次大会的主题是“国际化延伸、品牌化发展”。中国是世界上最主要的玩具生产和出口国家之一。在竞争日益激烈的国际市场上，玩具行业的厂商必须以品牌为龙头，树立产品商誉，争取市场份额。品牌、商誉和市场份额无不包含丰富的知识产权内涵。如何有效保护自己的知识产权，避免可能侵犯他人知识产权的纠纷，是任何成功的厂商立于不败之地的重要保障。一、 与玩具生产销售有关的知识产权保护玩具是外观性、实用性很强的产品。在科技日新月异的21世纪，新颖玩具的科技含量也越来越高。因此，与玩具生产销售有关的知识产权也势必越来越多。从类别上看，主要有产品外观设计专利、实用新型专利、发明专利、技术秘密、商标专用权、商誉、商号（字号）、产品特有名称及包装或装潢、产品包装图案、产品说明书等。以下，我将结合我国加入世界贸易组织前后修改的知识产权法律制度和国外或国际上的相关法律制度，对与玩具生产销售有关的这些知识产权保护，逐一加以扼要分析。1. 外观设计专利外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。我国专利法将外观设计归入专利保护，要求外观设计具有新颖性，即，授予专利权的外观设计，应当与提出该外观设计专利的申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。外观设计专利保护期为10年。在美国等国家，外观设计不属于专利保护对象，而是给予专门的知识产权保护。在不同国家或地区，应当根据各自法律规定保护外观设计。在国际上，外观设计国际存册海牙协定规定可以通过世界知识产权组织（WIPO）国际局提出外观设计的国际存册，存册后由WIPO公布，在缔约国内获得保护。但是，我国尚未加入此协定，因此，只能在各国或地区分别申请保护。世界贸易组织（WTO）管辖下与贸易有关的知识产权协议（TRIPS）也明文规定各成员应保护独立创造的、具有新颖性或原创性的外观设计，并给予至少10年保护期。2. 实用新型专利实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，通常也称 “小发明”。根据我国专利法，授予实用新型专利的技术方案，应当具备新颖性、创造性和实用性，即， 在提出该实用新型专利的申请日之前，没有同样的实用新型在国内外出版物上公开发表过，或在国内使用过或以其他方式为公众所知，也没有同样的实用新型申请；该实用新型与已有技术相比，只要具有实质性特点和进步，并可在生产上利用，产生积极效果。实用新型专利保护期也是10年。在许多国家或地区，如美国、欧盟等国，没有实用新型专利保护。在国际上，保护工业产权巴黎公约规定实用新型属于工业产权保护对象，但是，并没有像产品的外观设计，规定专门条款，WTO的TRIPS也没有将实用新型列为知识产权范畴。在美国等发达国家，达不到创造性要求的发明就得不到专利保护。我国保护“小发明”是为了最大限度保护发明创造的积极性。3. 发明专利发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。包括我国在内，可授予专利的发明除了应当具有新颖性和实用性，还要有突出的创造性，即，突出的实质性特点和显著的进步。当然，各国或地区的专利局对于创造性的判断标准有所不同。比如，中国和欧洲各国采取“发明的步骤”标准，美国则使用“非显而易见性”标准。尽管根据TRIPS解释，两个标准意义相同，但是，各专利局，甚至各专利审查员在判断上也会有所区别，以致像美国最高法院曾专门就“非显而易见性”标准做了权威的司法解释。根据TRIPS规定，包括我国在内的WTO成员都给予发明专利20年保护期。4. 技术秘密技术秘密是指不为公众所知悉、能为技术秘密所有人带来经济利益，具有实用性并实施一定保密措施的技术信息。通常，人们将不申请专利而加以保密利用的发明称为技术秘密或秘诀（know-how）。技术秘密应当具有新颖性和创造性，但是，由于处于保密状态，公众无从判断，因此，其新颖性和创造性的价值只有通过其产品的开发、生产和销售的经济效益体现。其优点在于没有保护期的限制，但是，一旦被泄密，就失去保护的价值。我国将技术秘密的保护列入反不正当竞争的范畴。任何人以盗窃、利诱、胁迫等不正当手段获取他人技术秘密，或者违背保密约定而向他人或公众披露技术秘密，将负一定的法律责任。其他国家或地区也以类似制度保护技术秘密。在国际上，TRIPS将技术秘密归入“未披露的信息”，要求WTO成员提供保护，并规定判断的三标准：（1）该信息作为整体或其部分的组合不为通常接触该信息的人员所普遍了解或容易接近该信息的人员所知道；（2）该信息具有商业价值；（3）已采取合理步骤加以保密的信息。5. 商标专用权人们通常所说的“品牌”，首先是指产品特有的商标，尤其是在市场上有相当影响力的驰名商标，或著名商标。在我国，只有经国家商标局核准注册的商标才能享受完全的法律保护，因为商标法明文规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。没有核准注册的商标只有在被商标局或法院认定为驰名商标，才能在他人就相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译该驰名商标时，才能请求商标局驳回该申请并禁止其使用。注册商标专用权的有效期为10年，但是，可以多次地续期，或者说，无限期续展，保持长久的生命力。市场如大浪淘沙，商标保持时间越长，说明其市场竞争力就越强。与我国不同，在美国除了联邦注册商标，各州传统上以使用为根据产生商标专用权。由于美国厂商拥有的驰名商标最多，其中许多首先在国内长期使用而出名，然后名扬天下，因此在其他国家未注册而照样在市场上畅销，从而引起了未注册驰名商标的保护问题。在国际上，TRIPS没有要求WTO成员保护未注册商标专用权，但是规定注册商标专用权不应有损于任何先有权利，包括基于使用的驰名商标专用权。我国最新修改的商标法正是贯彻了这一国际法原则。6. 商誉“品牌”往往也包含了厂商的商誉。商誉是指厂商的商业信誉、商品声誉。与有形的商标不同，商誉是产品或服务的优良品质在消费者心目中留下的形象，或者说在市场上的影响力。这是完全无形的，经久不衰的作用，主导着产品在市场上的销售。有眼光的企业家无不像爱护自己的眼睛那样珍惜自己的商誉。我国的反不正当竞争法规定经营者不得捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商誉，违法者将承担损害赔偿责任。7. 商号（字号）商号是独立的知识产权。保护工业产权巴黎公约特别规定，商号不需要登记注册，即可获得法律保护。在我国，商号与字号，可以说是同义的。企业名称往往包含商号或字号。核准登记的企业名称也享有法律保护，但是，企业名称中的商号或字号也可单独在商业活动中使用，并产生基于使用的商号（字号）权。我国法律没有明确保护这种独立的商号权，是一个缺憾。在不久的将来应当弥补。在国际上，根据巴黎公约，单独的商号权是完全得到保护的。我国作为该公约缔约国，在国内更应加以保护。作为中国的玩具厂商，应了解在美国等许多国家或地区，独立商号权是受保护的。8. 产品特有名称及包装或装潢玩具品种非常多，除了商标等可区别不同产品的商业标识，产品的特有名称及包装或装潢也是重要的区别性商业标识，为厂商所重视。我国反不正当竞争法规定保护知名商品的特有名称、包装或装潢。问题在于如何认定知名商品？在司法实践中，通常根据个案处理，原则上要考虑该商品名称及包装或装潢在一定市场上的被认知度，可能一家厂商擅自使用他人产品特有名称及包装或装潢，也会使被使用的商品成为知名（被他人所知），更多的是结合该商品的市场竞争力来判断知名与否。9. 产品包装图案产品包装图案，可以是属于版权保护的美术作品，成为单独的知识产权。与反不竞争法保护产品装潢不同，版权意义上的包装图案应当具有相当的艺术性。有些玩具厂商为了吸引消费者的眼球，可能在包装图案上下工夫；一旦这样做了，就应当具有版权保护的意识。10. 产品说明书具有创意的产品说明书本身也是版权保护的文字作品。任何成功的厂商应当积极地保护自己所有的知识产权，包括产品说明书，在可能情况下使自己产品的说明书独树一帜，以区别其他厂商。真正有头脑的企业家应当结合前述商标、商号、特有名称、包装图案等，全方位地保护好自己的每一个产品所包含的任何知识产权。二、 有效保护与玩具有关知识产权的战略、策略在知识经济时代，知识产权是厂商的立身之本。可以说，一个企业没有自主知识产权，完全依赖他人的知识产权从事生产、销售，等于将自己的企业命运交给他人主宰。一旦失去了他人的知识产权，“皮之不存，毛将焉附”。可见，自主知识产权是何等重要。当然，在经济全球化的今天，一个企业很难，或者说没有必要成为“全才”。企业之间包括知识产权在内的各种合作是提高生产效率的捷径。因此，如何开发、利用、保护各种知识产权，应当是企业战略和策略的极其重要的组成部分。以下，我将简要分析有效保护与玩具有关知识产权的战略和策略。1. 专利方面的知识产权战略和策略如上所述，在我国，专利包括外观设计、实用新型和发明三类。一个企业在考虑市场战略时，应当了解与自己产品有关的有效专利和专利申请的情况。通常，人们称之为“专利地图”。没有这张“地图”，企业在产品生产和销售中就会碰到各种困难。“知己知彼，百战不殆”。掌握了这张“地图”，企业就可以筹划产品的生产和销售，或充分利用不在有效专利范围内的技术，或进行必要的技术开发以期申请新的专利，或与其他企业合作，受让有关专利。所谓“不在有效专利范围内的技术”，是指专利期限已过的技术，或在中国未申请专利的外国专利。由于专利存在严格的保护期限，因此充分利用刚过有效期的某些专利技术，可能会收到事倍功半的效果。这要求有关厂商密切关注相关专利的动向，未雨绸缪。至于未在中国申请专利的外国专利，可以用来在中国生产和销售有关产品，但是，不能出口到该外国专利所在国市场销售。申请新的专利，应当根据授予外观设计、实用新型和发明专利的不同要求，了解现有技术的状况，估计自身开发所能达到的技术新颖性和创造性水平以及投入成本与预期收益之比。在通常情况下，从申请到获得专利，要经过一段时间。外观设计和实用新型只需要专利局初步审查没有发现驳回理由的，即可授予专利，经公告后生效；发明专利必须经过初步审查和自申请日起满18个月即行公布或经要求提前公布，自申请日起3年内经申请人要求由专利局进行实质审查没有发现驳回理由的，方可授予专利，经公告后生效。只有生效后的专利所有人才享有全部的专利权，并可对未经其许可生产、销售其专利产品的他人提出侵权赔偿。受让他人专利，就是在专利权人许可下在约定的条件下生产和销售专利产品。这涉及双方洽谈许可价格和相关条件，如排他性许可（在一定国家只许可一家企业）、非排他性许可，等等。在许可使用他人专利的期限内，自己也可以进行第二次专利开发，即在他人专利基础上，进一步完善有关技术。但是，这涉及前一专利与后一专利的关系，通常，后一专利的利用离不开前一专利的许可使用。如果前一专利权人在合理的条件下仍不同意许可，后一专利权人可申请强制许可。企业专利战略和策略的制定、实施是一项专业性很强的工作，需要技术人员与法律专家的密切配合。通常有一定规模的企业应当设立负责这项工作的职能部门，由企业内技术人员与法律专家组成，或在必要时聘请企业外律师，尤其是专利申请和受让专利更需要由专利代理人或律师提供高质量服务。这也是成功的厂商不得不考虑的成本。应该注意，在包括我国在内的绝大多数国家或地区，对于同样的专利申请，实行“申请在先”原则，因此，一旦决定申请，应尽快申请，否则，就可能贻误战机，丧失商机，后悔莫及。2. 商标方面的知识产权战略和策略商品应当有商标。没有商标的商品，就像没有方向盘的汽车，在市场上寸步难行。成功的厂商无不拥有令同行刮目相看的驰名或著名商标。商标是商业标识，用各种形式附在产品上，起到区别生产某一产品的不同厂商，让消费者容易辨别的作用。离开产品的质量和厂商的商誉，商标本身没有什么价值。因此，考虑商标方面的知识产权战略和策略，一点儿也离不开上述企业专利战略和策略。就我国企业的商标战略和策略而言，可以考虑以下三方面工作：第一，申请注册商标。尽管未驰名商标可以获得一定法律保护，但是注册商标即便不驰名也能获得法律保护，一旦驰名，更是享有特殊的法律保护，比如，对于跨类申请的商标抵触注册驰名商标，将无法获得注册并被禁止使用。在“国际化延伸、品牌化发展”的我国玩具行业，厂商应当充分考虑通过我国已经加入的关于商标注册的马德里协定，通过WIPO国际局申请在几个甚至所有该协定缔约国内注册商标，以便为当前或将来开辟国际市场打下必不可少的战略基础。在我国国内申请商标注册，均由国家商标局受理。经初步审查和实质审查之后初步审定的商标，由国家商标局公告，3个月内无任何人提出异议，即予以核准注册，发给商标注册证。第二，进攻性与防御性商标相结合。通常，为了争取和扩大某一产品的市场份额，厂商应当注册一个主商标，作为在市场上“打天下”的进攻武器，同时，可以考虑注册若干相关商标，以防他人注册，混淆消费者视线。由于核准注册的商标必须在3年内使用，否则将可能被国家商标局撤消，因此，防御性商标的主要目的是防止他人注册相关商标，次要目的是在必要时使用。由于在各国的商标注册都采取同样商标的“申请在先”原则，因此，抢先注册商标就能在市场领先一步。第三，努力获得驰名或著名商标的认定。在2003年4月17日国家商标局根据新的商标法颁布新的驰名商标认定和保护规定（2003年6月1日起施行）之前，由地方商标局推荐本地著名商标，国家商标局认定驰名商标，人民法院不能认定驰名商标，现在，原则上取消这种行政“定期批量”认定驰名商标的制度，采取行政或司法“随时个案”认定的制度。根据新的商标法以及驰名商标认定和保护规定，在商标注册申请中，或者在商标管理工作中，未在中国注册的驰名商标所有人，或者已经在中国注册的驰名商标所有人可以就他人经初步审定并公告的商标，或者认为他人使用的商标违反商标法规定，向商标评审委员会请求裁定撤消系争注册商标，或者向案件发生所在地市（地、州）以上工商行政管理部门请求保护其驰名商标，由地方商标局审查后报国家商标局认定。请求人应当提交证明其商标驰名的材料。人民法院则根据关于审理商标民事纠纷案件或域名纠纷案件的司法解释，在个案审理中根据当事人的请求或具体情况，认定系争商标的驰名与否。在驰名商标的认定标准上，根据商标法以及驰名商标认定和保护规定，认定驰名商标应当考虑的因素包括：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素，如使用该商标的主要商品近三年的产销量、销售收入、利税、销售区等有关材料。在驰名商标的特别保护上，根据商标法，对未在中国注册的驰名商标保护限于相同或者类似商品的商标的注册和使用；对在中国注册的驰名商标保护扩大至不相同或不相似商品的商标注册和使用。我国的驰名商标保护制度正在得到完善，这为国内外厂商在中国市场上的公平竞争创造了良好的条件。我国厂商应当充分利用自身优势，努力争创真正得到其产品市场畅销、消费者青睐、主管机关或法院认定的驰名商标。3. 版权方面的知识产权战略和策略对于玩具行业，相对而言，版权的战略与策略问题比较少。如上所说，产品包装图案或说明书，属于版权保护对象。与专利申请和商标注册不同，文字作品或美术作品的版权保护不以行政上的申请核准为前提，而是与世俱有，一旦作品问世就自动获得保护。中国作为保护文学艺术作品伯尔尼公约与TRIPS的双重缔约国，中国厂商的产品上具有的版权作品，不仅在中国，而且在所有这两个国际条约的缔约国或地区，都可以获得保护，反之，这些缔约国或地区的厂商在中国也可以享有版权保护。三、 避免知识产权纠纷的方法、途径 对于一个企业来说，处理知识产权纠纷，费时费力又费钱，因此，上上策是避免知识产权纠纷。但是，纠纷涉及至少双方当事人，如何避免纠纷，并非“一厢情愿”之事。以下，我从假定的知识产权的权利人与侵权人两个方面来择要地分析避免纠纷的方法、途径。1. 假定的权利人方面知识产权的权利人深知自己的权利来之不易，应当十分珍惜。虽然专利权、注册商标专用权是由国家行政主管机关经审查核准后给予的，但是，包括专利和商标在内的所有知识产权都是“私权”。通常，我们将这种权利的所有人或受让人称为保护自己权利的“警察”，也就是说，知识产权保护的首要责任是权利人或受让人自己。人民法院对属于民事纠纷的知识产权纠纷采取“不告不理”的制度。如果我国厂商拥有了自主的或受让的知识产权，那么就应当建立相关的企业知识产权管理制度，这是避免知识产权纠纷的根本方法和途径。企业知识产权管理制度包括：（1）确定知识产权管理责任人或职能部门，如果企业内部缺乏责任人或职能部门，那么知识产权就会处于无人管理的失控状态，势必引发知识产权纠纷。（2）分类管理知识产权，专利、商标和版权是通常的主要类别，但是，我在第一部分所说的10个类别知识产权更具有针对性和特殊性，更适用于企业内部管理。譬如，技术秘密的管理要求根据接触秘密的类别，可以划分了解技术秘密的核心人员、外围人员和无关人员，从而制定不同的企业技术秘密管理规章，从根本上杜绝技术秘密的泄露，引发不必要的知识产权纠纷。（3）监视外部动态。作为保护自己享有一定权利的“警察”，企业应当密切关注竞争对