专利法实施细则解读.docx

专利法实施细则修正案逐条解说 主讲人：何越峰 来源：博派专利论坛 白无以下是由白无整理笔记，加入自己一些心得，相关的研究结论汇总而成一、期限的计算 原R6中修改了一处“期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日”修改成了“期限届满日是法定休假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日”这一点，我在之前的专利法实施细则修改对照上没有看到这一处的示意，是不是之前做对照的人都把这一个小小的改动忽略了呢，何博士指出这一点修改近一步放松了对期限的计算标准。不仅法定假日和节日连调休日都可以顺延期限。关于期限届满，我经常在想这样一个问题，会不会有考试出一个这样的试题：某发明专利申请日是2008年2月21日，优先权日是2007年的11月6日，申请人应该在下列哪个期限之前提出实质审查请求？A、2011年2月21日 B、2010年11月6日 C、2010年2月21日 D、2010年11月8日发现我想到的是一个怎样的bug了吗？按照我们一般做题的思路肯定是选B了，自优先权日起3年内提出，但是2010年的11月6日，就是我们正在考试的周六，那么我们很明显知道11月8日才是应该顺延到的第一个工作日，这种情况下，是不是我们应该从实际出发选择D呢？其实从实务角度来说或者从细则上规定而言都应该去推算应当届满的日期是不是公休日，但是对于假期顺延的规定一般只是在元旦、国庆这样明显假日会考察，别的日期我们不太可能去推算到底是不是休假日，那么这样的一个题，不是明显的假期，但是细心的人都会注意到这个日子我们确实有理由知道是假期。二、恢复权利要求的条件和要求 将第七条改为第六条，增加一款，作为第三款：“当事人依照本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，必要时附具有关证明文件，并办理权利丧失前应当办理的相应手续；依照本条第二款的规定请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费。”根据何博士的说明，在当初修改法案的意见征集时，公众提出是否可以扩大不可抗力因素到一些生活方面原因，而最后研究的结果还是只把自然灾害和大型灾难作为不可抗力因素，近几年专利局接受过的不可抗力因素是恢复理由是：美国911袭击事件、汶川地震。值得注意的是，在办理恢复权利要求的同时，要把造成权利丧失的未完手续办理完成，不是说办理恢复权利要求手续合格，给你发通知了再去办理其余未完的手续，审查员在收到恢复权利要求的时候是会去审查造成权利丧失的手续是否办理完成，要求恢复和丧失权利之前应当办理的手续这两个条件全部都完成了，才会给你恢复权利，这一点一定要注意。三、恢复权利程序不适用的期限在专利法或者细则里面明文规定不适用恢复权利程序的有下列四个，新颖性的宽限期、优先权期限、专利权保护年限、诉讼时效，还有一个期限虽然没有明文给出规定，但是隐含在其中，就是请求恢复权利的期限本身不可恢复。四、国防专利 细则第八条规定“专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定”而如果国防专利结构经过审查发现驳回理由的，由国防专利机构直接驳回，国防专利的授予与驳回是由两个不同的部门发出的，这一点如果没有听过何博士介绍，也是不知道的。何博士笑称，这一招就是高，所谓好人我们来做，坏人别人去扛。如果提交的实用新型申请被发现涉及国防利益，移交到国防专利机构的，会自动转换为发明专利申请。（会不会发出通知申请人，或者征询申请人意见呢？）五、向外申请请求的审批 细则第八条和第九条都是关于向外申请保密审查事项，是针对专利法第二十条的改变而配套的改变。保密审查是新法修改之后添加的条款，这点在考试中一定会成为重点，毕竟2010年的考试是第一次考到新法，以前的规定是如果要向国外申请专利必要先申请国内专利，而保密审查其实是免除了这一硬性规定，可以直接向国外申请专利，不过事先要通过保密审批。保密审查的对象仅限发明和实用新型，这点是我以前没有很注意到的一点，从细则中说明技术方案这一遣词也可以看出不会是外观专利设计。这种保密审查的方式归根结底是两种方式，一种是独立请求方式，申请就只提出一个保密申请，说明技术方案，注意保密申请是中文，技术说明也是中文，但是对于本身是采用外文撰写而成的技术方案，提交的中文只是翻译文的情况下，允许同时提交外文原文，而且专利局还会承担起存档的责任，这种存档起法律效力。在向外申请专利过程中需要完成的三个动作，1、提出保密审查申请；2、国家专利局批准；3、向外国专利机构提出申请，不能同时进行，而是需要得到审批通过的通知才能去外国申请。保密审查的严格性，表现在一份已经做过保密审查的专利申请文件，如果在向国外专利机构或者组织申请之前，做了分案或者添加了技术内容的，如果影响其实质内容或者超出了原始审查时技术说明书的方案的，需要再重新提起一个新的保密审查申请。 保密审查的严肃性，表现在以保密审查存在缺陷，或者压根没有做过保密审查这一理由，对在国外申请了专利之后又在国内申请又获得授权的专利，可以不符合保密审查这一条款提出宣告无效请求。细则的第九条规定了2个时间，这是限定国家知识产权必须在规定时间内完成作为。而且采用的默认批准原则，如果在规定时间内没有不允许的通知这默认为是允许。在当初修改的时候因为担心要求保密审查的申请太多，无法一一答复就采用这种默认方式，但是现在实务情况来看，还是采用每个保密申请不论保密还是不保密都有发出通知。对于所有向中国知识产权局提出的，并且中国知识产权局具有有管辖权的PCT申请，都视为同时提出了保密申请。六、要求优先权 在以前的程序中，如果提出要求优先权的话，需要提交一份要求优先权申请，是一张单独的要求优先权文件，现在申请表进行了改动之后，把要求优先权作为一个选项加入到了申请请求书中，只要勾选了就可以了。并且由此取消了要求优先权声明这个文件类型。要求优先权的三个要素是申请号、申请日、受理机构，在原来规定的错误一个就视为未提出的严苛条件下修改为，只要其中有一个是对的，还是可以接受并且在后续的补正程序里给予补正的机会，这是一个条件的放松措施。七、外观设计的简要说明 我们知道，在新法和新细则中加入了外观设计需要提交简要说明这个规定，简要说明作为外观设计中也有法律效力的文件，这处修改影响到了要求优先权的问题，当然这里我们讨论的要求外国优先权的情况，如果在后申请要求在先申请是没有简要说明的，可以提交一份不超过在先申请图片或者照片表示范围的简要说明。八、在先申请文件副本 在新的细则第三十一条中，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的，也是为提交了在先申请文件。何博士特别说明，这种电子交换途径并不是说可以接受由别的受理机构出具的光碟或者其他电子形式的副本（准确的说是接受而不承认，如果你交了也没办法退），而是专利行政部门依照与其他受理机构签订的协议完成的电子交换文件。目前如果不能进行部门之间的电子交换的话，那么还是需要申请人提交纸质的在线申请文件副本九、禁止重复授权 禁止重复授权原则是通过采用申请在先获得授权这一方式来保证的。我们知道这次专利法修改 ，提出了一种新的组合形式申请，这是一种条件极端苛刻的可以对抗禁止重复授权原则的特例。重复授权可以出现的情况不外乎以下几种情况：1、同人不同日申请相同专利；2、不同人同日申请相同专利；3、相同人不同日申请相同专利；4、相同人同日申请相同专利。只要是不同日申请相同专利均作为一种扩大了的抵触申请处理，不论是同一个人还是不同的人，都只授权申请在先的人。（针对情况1和3）；不同人在同一天申请，通过协商解决，不能达成一致的，都不授权（针对情况2），从实务角度说如果存在同一天申请的人有一人申请获得授权，会出现极端情况也会给另一人授权，具体解释一下这个情况：如果两人同一天申请实用新型，假定他们的技术方案都是一样的，实用新型不检索的情况下，其中一个人得到授权，这种情况可能吗？很可能，根据规定要两人协商，协商不成都驳回。但是因为审查员没有发现，所以压根没有经过协商这个环节，其中一个就直接被授权了。在这种情况下，如果不对另外一个授权的话，就明显有失公平，而且这个问题的过失不在申请人，而在专利行政部门，不可能要申请人去承担，所以这种情况下的补救措施就是对另外一个人也授权这个案例是我在书上看到的，我觉得有一定的道理和现实性，但是我不确认其说法的正确性。最后是针对情况4，这个是主要要讨论的情况，在满足下面的条件情况下，可以重复授权，这种所谓重复授权是对同一技术内容做出2次授权的动作，但是从同一时间点上不存在两件同时有效力的相同的技术方案的专利。重复授权有两种含义：一、在行为上，不得对同一个技术方案作出重复的两次授权；二、在状态上，在同一个时间点上，不得有相同的两个技术方案是有权利的状态。考虑下所谓的同时申请发明和实用新型的情况，是不是其实是同样的一个技术方案呢？对于实用新型这个技术方案已经被授权过一次了，而等到发明的审查没有驳回理由，而需要放弃实用新型而对发明授权的时候，其实这个技术方案是已经被授权过的。而根据现在的新法的第九天规定，其实就是暗含了只是禁止了第二种重复授权的情况，而不反对在满足条件的情况下第一种重复授权情况。需要满足的条件是：1、同一人申请；2、 同一日申请（优先权日）；3、必须是一个实用新型一个发明的组合（一个PCT一个发明或者一个PCT一个实用新型都不可以）；4、在发明审查发现没有驳回理由可以授权的时候，先授权的实用新型必须被授权且有效状态（不可是被撤回，不可是因为没有办理手续视为放弃、没交年费终止），从程序上来说，在提交申请的时候还必须做出了同一申请申明。依专利法第九条做出的放弃实用新型的声明从公告授予发明专利权之日起生效，这个是为了保障申请人的权益。假如不这样规定，如果发明审查之后来了一个通知要放弃然后给授权，申请人放弃了，之后发现新的证据表明不能授予发明专利的权利，那么申请人就白白浪费了一个已经授权的实用新型，或者是实用新型放弃之后等待授予发明权这一段时间如果没有权利保护，是不是也是一个侵权的真空期呢，不利于申请人，所以规定了放弃声明必须是等到获得了发明的权利之后才生效。十、其他细节需要注意的情况1、在遇到专利侵权纠纷的时候，可以提出实用新型检索报告或专利权评价报告的人扩大到利害关系人，即除了专利权人之外，独占许可人、排他许可人或者是获得授权的普通许可人针对2009.10.01之前的实用新型还是要提出实用新型检索报告，2009.10.01之后授权的实用新型提出是专利权评价报告，所以这两个制度是处于过渡状态，需要并行10年时间。2、因为专利权评价报告只作为参考所用，所以对于其结论不能提出行政复议也不可以提出行政诉讼，唯一的救济途径是请求更正。3、提出无效宣告的理由增加了4个：1、保密审查条款；2、外观设计的图片不清楚；3、分案之后超过原有的范围；4、第九条第一款；不具备单一性是一款可以作为驳回理由，却不作为无效理由的标准。4、专利法规定的18种费用，取消了4款，分别是：发明专利申请维持费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可请求费裁决费。何博士笑称，第一种费用的取消给专利局带来了很大的减收，第二种也会减收但是相比第一种还算可以接受，