商标通用名称化原因及对策研究.docx

商标通用名称化原因及对策研究摘要：商标通用名称化是商标权人经常遭遇到的一个问题，究其原因主要在于商标本身的显著性过低、商标权人的不当使用和管理、行政部门的不当使用、竞争对手的恶意淡化、产品长期垄断等。商标名称的通用化不仅会在法律层面上引起商标注册被撤销的问题，还会在商业层面上导致商标功能和价值的丧失，失去商标作用。因此防止商标的通用名称化应是每一个商标权人在使用和管理商标时都需注意的问题。关键词：商标；通用名称；商标退化；显著性所谓商标的通用名称化是指某一注册商标的显著性在使用的过程中因多种因素逐渐被削弱，最终退化为特定商品或服务的通用名称而进入共有领域无法为注册人专有使用的现象，当然未注册商标同样也有退化为通用名称的可能性商标退化为商品通用名称最经典的案例莫过于“阿司匹林”的通用名称化。“阿司匹林”原为德国拜耳公司生产的一种新型的治疗感冒的药品乙酰水杨酸的商标，但在之后的使用和推广中，拜耳公司对该药的销售不是直接通过市场投放，而是通过药店、医生、药剂师等途径，当消费者最终获得药品时，看到的只是其上标注的“阿司匹林”商标，再加上乙酰水杨酸读起来太过拗口又难以记忆，久而久之消费者索性将这种药品直接称作阿司匹林。最终法院判定阿司匹林成为了该种商品的通用名称。吉普在一般大众的严重几乎成为了越野车的代名词，但实际上吉普只是克莱斯勒公司生产的一款越野车的品牌。但由于吉普越野车的传奇历史和优越性能，加上“吉普”一词读来顺口，国内同行对其大肆使用，久而久之便产生了“吉普车”就是越野车的误解。类似的例子不胜枚举，例如奥的斯电梯公司的电扶梯品牌“Escalator”退化为电扶梯的通用名称；尼龙原是杜邦公司的商标，现已成为尼龙产品的通用名称；“xerox”原为施乐公司的商标，现已成为静电复印的代名词。国内的案例也很多，譬如“优盘”成为计算机存储器的通用名称、“金骏眉”红茶商标退化案（法院最终未判定其通用名称化）、“雪花粉”成为一种面粉的通称等等。一、商标通用名称化的原因及表现形式1、 商标本身显著性不高。具有一定的显著性是某一标识能够注册成为商标的必要条件，同时也是一个商标所具有的使消费者区分商品来源的本质特征。如果商标的显著性过低，即便能够通过核准注册，但也为日后退化为特定商品的通用名称埋下了伏笔。因为着了商标的字面内涵可能与特定商品或服务的种类、功能、外观等特征非常相近，消费者很容易就会产生混淆从而将其作为特定商品或服务的通用名称来来使用。著名的例子就是2007年思科起诉苹果公司新推出的“iPhone”侵犯其商标权。思科公司早在2000年就获得了“iPhone”商标的所有权。但苹果公司辩称“iPhone”很有可能已退化成通用名称，因为“Phone”是电话或手机的通用名称，“i”可以理解为“internet”，“iPhone”整体上可以理解为网络电话或者与网络相连的手机，而这基本上就是对此类手机的功能性描述，可见其作为商标显著性是较低的。 王玉：“iPhone花落谁家由两巨头商标之争看商标退化”，中华商标2007年第2期。甚至有头衔商标直接直接就是商品的通用名称，如索尼公司将WALKMAN注册为随身听商标并在奥地利出售之前，WALKMAN已经被杜登字典收录为产品的通用名称。2、 商标权人的不当使用和管理商标权人的不当使用和管理同样会导致商标退化的问题。最为常见的做法就是商标权人直接将商标标示于商品包装而又不与商品名称相连接，或是放大显示商标、将其置于商品包装和宣传材料特别显眼的位置，再配以高强度的广告投放，最终的效果很可能使该商品获得了很高的市场知名度，但同时却使得该商标的显著性大幅下降，使消费者误以为该商标就是产品的名称。另外，如果市场上出现了其他经销商、媒体、消费者直接将其商标当做商品名称来使用的现象，而商标权人又不及时加以制止和干涉，那么很有可能产生同样的商标退化的结果。早在2001年深圳朗科科技有限公司就在第9类计算机存储器等商品上注册了“优盘”商标。但其后同业经营者和计算机从业人员和消费者都将优盘作为计算机存储器的通用名称来使用。朗科公司本身商标管理也不当，在其企业法人营业执照的“经营范围”一项中，将“优盘”也列为了其中一项商品名称。其商品包装及宣传材料上，“优盘”文字后面大多也都没有连接商品名称。包括在“阿司匹林”（aspirin）案和热水瓶（Thermos）案中，商标权人都有不当使用和管理的问题，最终导致商标显著性的退化。3、 竞争对手的恶意淡化同行业中的竞争者出于打压对手的意图，会将竞争对手的商标名称当做商品名称使用，若商标权利人对此不加以干涉和制止，那么该商标作为商品名称使用的情形将越来越普遍，最终导致广大消费者会认为商标名称系商品名称而非商标。 蒋凯，袁真富：“商标淡化风险之预防探析”，科技与法律2005年第2期。譬如“吉普”本是克莱斯勒公司的一款越野车品牌，且是注册商标，但其进入中国市场之后，国内汽车行业长期将其作为越野车的代名词使用，最终导致消费者对“吉普”和越野车的概念产生混淆。虽然后来这一行为被商标权人所制止，但吉普与越野车之间的同义关系早已深入人心。4、 产品市场垄断的结果 很多产品在相关市场中出于垄断地位，少有同类产品与之形成有力的竞争，这种情况下，如果对该产品的商标的宣传力度过大，很容易导致其商标成为该类商品的代名词。譬如“Google”和“百度”，他们分别是在全球范围内和中文范围内占据市场支配地位的搜索引擎，消费者早已习惯用“Google”和“百度”来指代网上搜索，特别是“Google”，在2006年的韦氏大学词典中出现其动词形态，解释为“使用Google搜索引擎，在国际互联网上获得信息”，这使得Google商标退化的风险增大，Google公司对此头疼不已。5、 行政淡化行政淡化是指行政部门在出台行政规章、命令、通知，或者出版行政性刊物时，将商标作为商品或服务的通用名称来使用。因为这种行为有了公权力的支持和影响，更容易导致大众将商标名称误认为商品名称。行政淡化虽不必然将导致商标的退化，但若不加以制止，将很有可能降低商标的显著性。譬如中国药品标准品种汇编与江西省药品标准汇编都收录了通用商品名称21金维他片，但实际上“21金维他”乃是一家医药公司生产的一种药品的注册商标，后来在有关的商标纠纷中，法院最终还是没有认定其为特定商品的通用名称。2、 商标通用名称化的认定及后果关于如何认定商标是否退化为商品的通用名称，一般会从客观和主观两个方面来看。客观标准就是相关公众认知，也就是要看该商标在相关公众中的意义是什么，如果它让公众直接联想到的就是商品的通用名称，那么可以认定存在退化的事实。判断公众认知时，还要考虑时间和空间维度，因为不排除某些热点事件使某些商标成为当时的流行词，暂时成为通用名称，但一段时间后又恢复为普通商标的可能性，因此需要考虑持久性；另外还要在全国范围内考虑公众的认知。在主观方面，需要考虑商标权利人是否存在过错，即在商标的管理和使用上是否存在过错，从而导致商标退化为通用名称，如果存在主观过错，那么则会引起商标退化的法律后果，反之则不会承担商标退化的法律后果。 袁真富：“论商标退化及其法律规制”，西南大学学报（社会科学版），2010年第3期。在撤销“优盘”商标注册的裁定书中，商标评审委员会认为，“认定争议商标是否仅由其指定商品的通用名称构成，应综合考虑下列因素：其一，争议商标的文字含义；其二，争议商标注册人自身对该文字的认知与使用情况；其三，同行业经营者及消费者对该文字的认知与使用情况。”由此可见，我国司法实践当中，认定商标退化也是从主观和客观两个方面来考虑的。那么商标退化之后会产生怎样的法律后果呢？根据商标法第十一条的规定，缺乏显著性的标识，经过使用取得显著特征的，并便于识别的，可以作为商标注册，也就是说未注册商标经过使用可以获得显著性，并核准注册。但对于注册商标经过使用丧失显著性的情形该当如何处理，商标法并未作出具体规定。美国商标法规定已注册商标成为全部或部分商品或服务的一般性名称后，可以随时提出撤销申请；英国商标法规定由于注册商标所有人的作为和不作为，该商标已成为贸易中它所注册的商品和服务的通用名称时，可以撤销该商标注册；德国商标法规定如果由于所有人的作为或不作为导致在商业过程中，该商标成为在其注册的商品或服务上的通用名称，则应当注销商标的注册。由此可见，国外对于退化为商品通用名称的商标的处理态度还是比较一致的，都是准许撤销注册。虽然在法律上没有明文规定，但在司法实践上，例如“优盘”案中，还是能够看出，商标通用名称化是有可能产生商标注册被撤销的后果的。鉴于商标退化对商标权人产生的负面影响，甚至有被撤销注册的可能，商标权人应当采取有效措施积极防范商标的退化。3、 防范商标退化的应对措施1、 选用显著性强的标识。如前文所述，商标显著性过低是引起商标退化的重要因素之一。显著性过低的商标标识的含义与所指商品的功能、用途太过接近，很容易被一般公众误认为商品的通用名称。而且显著性过低的商标很可能会被他人以合理使用为抗辩，使用在自己的商品上。因此，在选用商标是，要尽可能选择显著性强的标识，尽量选用组合标识，标识与所指产品直接要有联系，至少要能使消费者联想到所指商品，但这种联系不能过于粗暴、直接，不能直接表现商品的功能、用途、材质等特征。2、 商标权人要合理使用商标，完善对商标的管理即便是显著性相当强的商标，如果商标权人使用不当，缺乏管理，同样有可能使商标失去商标价值。在合理使用方面，商标与商品名称应尽量联合使用，避免直接以商标名称代替商品名称进行销售或广告宣传，同时要清晰标注商标的已注册标志。将强对商标的追踪管理，一方面要时刻注意行业内市场动态，一旦发现竞争对手有恶意混同商标与商品通用名称的行为，或者消费者将商标当做商品名称使用的趋势时，要及时加以制止或发布声明，尽快消除商标退化的隐患；另一方面要时刻关注行政公文和刊物或字典对商标的错误使用，一旦发现，应当尽快函请更正。这种积极的管理师商标权利人作为的表现，可以尽可能地降低产生主观过错的可能，使商标权利人在可能的商标退化判定中出于更为有利的地位。3、