（民商法学专业论文）专利重复授权问题研究.pdf

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问题进行了研究。 本文共分五个部分。 第一部分是专利重复授权基础理论，主要介绍了专利重复授权的涵义、并 通过必要性、产生原因、表现形式等三个方面分析了专利法禁止重复授权原则 的价值，最后列举了专利重复授权存在的理论争议。 第二部分以美国、日本、德国等国家为例介绍了世界主要国家禁止专利重 复授权的法律规制。 第三部分阐述了同样的发明创造的判断标准。剖析了同样的发明创造的涵 义，中心限定原则、周边限定原则、主体内容限定原则等权利要求书的解释方 法的特点及权利要求书不清楚时的解释等。 第四部分主要研究禁止重复授权原则适用过程中的分歧与解决。将目前学 1 ov 吣 q 界广泛存在争议的几个热点问题进行了分析，包括如何理解同样的发明创造只 能被授予一项专利权、同一申请人同日申请发明与实用新型的现行法律规定以 及重复授权后救济制度等。 第五部分首先介绍了专利法规中关于禁止专利重复授权的一般条款以及 我国有关专利法规中涉及专利重复授权的主要规定，并在此基础上对我国新修 订的专利法规的现状进行了分析，最后提出了完善我国禁止专利重复授权制度 的几点建议。 关键词：专利发明实用新型重复授权同样的发明创造抵触申请 - t o，tlij， y ，l r e s e a r c ho nt h ep r o h i b i t i o n o fd u u b l ei a t e n t i n g a b s t r a c t t h ep r o h i b i t i o no fd o u b l ep a t e n t i n gi sb a s i cp r i n c i p l e so f p a t e n ts y s t e mi n m a n yc o u n t r i e sa r o u n dt h ew o r l d i nc h i n a ，d o u b l ep a t e n t i n gi sc o n c e r n e dal o tb y p r o f e s s i o n a l s ，e s p e c i a l l y , t h es i t u a t i o ni sm o r es e r i o u sw h e ni n v e n t i o n ，u t i l i t ym o d e l a n dd e s i g na l lb e l o n gt ot h ep m e n t r e c e n t l y , t h es i t u a t i o ni sr e l i e v e db e c a u s eo f a m e n d m e n to ft h ep a t e n ts y s t e m b u ts o m ep r o b l e m ss t i l ln e e dt ob es o l v e di nt h e f u t u r e b ys t u d y i n gt h ec u r r e n tp a t e n ts y s t e m ，a sw e l la st h eh o tt o p i c ，a n a l y z et h e p r o h i b i t i o no fd o u b l ep a t e n t i n go fc h i n a t h i sa r t i c l ei sd i v i d e di n t of i v em a i n p a r t s ： t h ef i r s tp a r ti st h eb a s i so fa ni n d e p e n d e n tt h e o r yt h ep r o h i b i t i o no fd o u b l e p a t e n t i n g ，i n t r o d u c e st h ei m p l i c a t i o no ft h ep r o h i b i t i o no fd o u b l ep a t e n t i n g ，m a d e o nt h ev a l u eo fi n d e p e n d e n ta n a l y s i so ft h ep r o h i b i t i o no fd o u b l ep a t e n t i n g ，a n d l i s t st h et h e o r e t i c a lc o n t r o v e r s y t h es e c o n dp a r to fa r t i c l er e s e a r c h e st h ec o r r e s p o n d i n gl a w si nd i f f e r e n t j u r i s d i c t i o n sa r o u n dt h ew o r l d ，i n c l u d i n gu s a ，j a p a na n dg e r m a n y t h et h i r dp a r to fa r t i c l ee l a b o r a t e st h ec r i t e r i o no ft h ei d e n t i c a li n v e n t i o n o n c r e a t i o n ，a n a l y z e st h ei m p l i c a t i o no ft h ei d e n t i c a li n v e n t i o no n c r e a t i o n ，a sw e l l a sa n a l y z e st h ei n t e r p r e t a t i o no ft h ec l a i m s i i i 。f ； 毒 v-l 吣 t h ef o r t hp a r to fa r t i c l es t u d i e sd i f f e r e n tu n d e r s t a n d i n go ft h ep r o h i b i t i o no f d o u b l ep a t e n t i n g ，a n a l y z e ss e v e r a lh o tt o p i c s ，i n c l u d i n gh o wt ou n d e r s t a n d “t h e i d e n t i c a li n v e n t i o no n c r e a t i o nc a nb eg r a n t e do n l yo n ep a t e n t ”，t h el a wo n “o n e a p p l yf o ri n v e n t i o na n du t i l i t ym o d e li nt h es a m ed a y ，a n dh o wt ob u i l dt h e e f f e c t i v er e l i e fs y s t e mw h e ne x i s t st h ed o u b l e p a t e n t i n g t h ef i f t hp a r to fa r t i c l ei n t r o d u c e st h eg e n e r a lp r o v i s i o n sa b o u tt h e p r o h i b i t i o n o fd o u b l ep a t e n t i n ga n dt h em a i np r o v i s i o n so fc h i n a sp a t e n ts y s t e m ，o nt h i sb a s i s ， a n a l y z e st h ed e f i c i e n c i e sa n di m p r o v e m e n t so ft h ec u r r e n tp a t e n ts y s t e m i nt h ee n d ， p u tf o r w a r ds e v e r a lp r o p o s a l sf o rp e r f e c t i o no ft h ep r o h i b i t i o no fd o u b l ep a t e n t i n g k e yw o r d s ：p a t e n t ，i n v e n t i o n ，u t i l i t ym o d e l ，d o u b l e p a t e n t i n g ， i d e n t i c a li n v e n t i o no n c r e a t i o n ，i n t e r f e r e p a t e n t i v i 毒 目录 弓l 言：1 第一部分专利重复授权基础理论2 一、专利重复授权的涵义2 二、专利法禁止重复授权原则的价值3 ( 一) 专利法禁止重复授权原则的必要性3 ( 二) 专利法禁止重复授权原则的产生原因4 ( 三) 专利法禁止重复授权原则的表现形式5 三、专利重复授权的理论争议5 ( 一) 专利的范围6 ( 二) 对专利重复授权的理解6 ( 三) 现行法律制度的规定与专利重复授权的关系6 ( 四) 对同样的发明创造的认定7 ( 五) 重复授权后救济制度7 第二部分世界上主要国家禁止专利重复授权的法律规制8 一、美国的禁止专利重复授权原则8 ( 一) 单独立法8 ( 二) 先发明原则8 ( 三) 对同样的发明的规定一8 二、日本的禁止专利重复授权原则9 ( 一) 绝对先申请原则9 ( 二) 抵触申请限于“他人9 ( 三) 发明专利与实用新型不能两次授权。1 0 ( 四) 实用新型和发明专利的转换制度1 0 三、德国的禁止专利重复授权原则1 1 ( 一) 适用先申请原则l l ( 二) 允许双重授权一1 1 ( 三) 公有领域是相对的概念1 1 第三部分“同样的发明创造”的判断标准一1 2 v 、 一、同样的发明创造的涵义1 2 二、权利要求书的解释1 2 ( 一) 中心限定原则1 3 ( 二) 周边限定原则1 3 ( - - ) 主题内容限定原则1 3 三、对权利要求书中不清楚部分的解释1 4 第四部分禁止重复授权原则适用过程中的分歧与解决1 6 一、专利法第九条的适用1 6 ( 一) 只能授予一项专利权的适用1 6 ( 二) 衔接保护的适用1 7 二、重复授权后救济程序的探讨1 8 第五部分我国禁止专利重复授权的法律建议2 2 一、专利法规中关于禁止重复授权规定的一般条款2 2 ( 一) 先申请原则与先发明原则。2 2 ( 二) 新颖性的判断一2 3 二、我国有关专利法规中涉及禁止专利重复授权的主要规定2 5 ( - - ) 专利法及专利法实施细则的相关规定2 5 ( 二) 现行审查指南的相关规定2 6 三、新修订的专利法规的现状分析2 8 ( 一) 专利范围2 8 ( 二) 审查程序2 9 ( 三) 法律位阶2 9 ( 四) 抵触申请3 0 ( 五) 衔接保护3 0 四、完善我国禁止专利重复授权制度的几点建议31 ( 一) 利益平衡3l ( - - ) 单独立法3 2 ( 三) 申请阶段相互转换3 2 ( 四) 临时保护3 2 ( 五) 检索报告制度3 3 v i lifj _ l 结论3 4 注释3 5 参考文献3 7 致谢4 0 v i i _ 1 己l 言 jl口 我国专利制度建立于1 9 8 5 年，时至今日，已经走过2 5 年的历程。在这期间，我国专 利制度不断发展、完善，目前，紧随美国和日本，我国已经成为世界发明专利申请第三大 国。我国专利法中明确规定：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发 明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。 正是在这 一立法宗旨的统领下，我国专利制度对于推动我国经济建设发展，尤其是建设创新型国家 做出的贡献功不可没。但是，如果出现了专利重复授权，便破坏了专利本质属性中最关键 的一条独占性。重复授权的出现，势必造成权利间的冲突，破坏专利权的稳定性与专利制 度的公信力，进而打破已经建立的市场经济秩序，甚至阻碍经济建设的良性发展。 随着我国专利制度的不断完善，禁止专利重复授权原则已经明确规定在我国现行专 利法中，从我国专利制度的发展来看，我国在禁止专利重复授权方面的努力由来已久， 在禁止专利重复授权的功能上同趋完善。但是，理论界对于我国专利禁止重复授权的争论 并没有因为专利法的修订而偃旗息鼓。很多没有理清的问题仍然存在，比如对我国禁 止专利重复授权原则的理解、对同样方明创造的判定、同一发明创造的衔接保护、重复授 权后的救济制度等。本文试图在研究和借鉴国外立法经验的基础上，对我国专利法禁止重复 授权原则进行探讨，同时在立法层面及具体操作上提出建议。 笔者希望我国的禁止重复授权原则能够恢复专利独专其利的良好局面。 第一部分专利重复授权基础理论 一、专利重复授权的涵义 专利权是一种私权，是一种财产权。财产权是民事主体所享有的具有一定物质内容并直。 ， 接体现为经济利益的权利，包括物权、债权、知识产权等。我国民法通则规定，产权是 指财产所有权。财产所有权是指所有权人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分 的权利。按照新制度经济学者的定义，产权具有三大基本属性，即排他性、实施产权的约束 性和产权结构的历史选择性。n 1 作为产权本质属性的排他性就要求特定产权的主体是垄断的和唯一的，即对财产行使 所有权的权利人有权排除第三人对该财产行使权利，权利人有权独占该财产产生的收益。所 有者行使自主权需要具备排他性或独占性这个前提条件。 排他性或专有性也是知识产权本质属性之一，同时也是专利权的本质属性之一。专利权 人对其专利享有独占性。这包含两层含义：一是专利权人对其专利的独占权受到法律保护； 二是同样的专利不允许有两个或两个以上的同一种专利权同时并存，专利权保护的对象只 能有一个。在我国，根据专利法第1 1 条规定，这些权利表现为“任何单位或者个人未经 专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、 进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直 接获得的产品。 权利主体对其发明创造享有独占权是专利权的根本特征。故而，一项发明创造对应一个 专利权，否则就违背了专利权独占性的原则。同样的发明创造上存在两个或两个以上专利权 ：” 就是重复授权。我国审查指南第二部分第三章指出：“禁止对同样的发明创造授予多项 专利权，是为了防止权利之间存在冲突。” 专利权的独占性和排他性，决定了一项发明创造只能授予一个权利，如果存在多个权利， 即使是权利人是同一人，不会在权利主体上产生冲突，这样的重复授予也势必会影响第三 方合法利益，影响社会公众的利益，与立法目的背道而驰。 专利权的基本含义是权利人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。因此，对于 同样的发明创造，即使有两个以上的申请人分别提出了专利申请，并且都符合授予专利权 2 0 毒 专 的条件，也不能都授予专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突。2 1 所以，为了维护 专利制度良好的秩序，我们应该坚持“同样的发明创造只能被授予一项专利权 。 如果就同样的发明创造给予两个或两个以上申请人以两项或两项以上“专利权 ，专利 权的独占性便无从谈起。而若就同样的发明创造给予同一申请人两项或两项以上“专利权 ， 则首先对社会公众不公平。按照专利的契约说，专利实际上是一种发明人与国家或者社会 公众之间的契约：发明人以公开其发明创造作为对价，来换取国家或者社会公众对其专利 权的承认和合理避让，一俟保护期限终止，任何人均可自由使用。如果同一申请人可以就 同样的发明创造获得两项或更多项“专利权，则其能够就同样的发明创造获得无限期保护， 公众永无自由使用之日。d 1 其次，可能会导致无谓的专利纠纷、扰乱市场经济秩序。申请 人将这两项或更多项“专利权 分别转让或者以独占许可或排他许可方式许可给他人，显 然可以为自己牟取最大限度的利益。如果申请人这样做了，众多的独占许可方、排他许可 方和被转让方如何都能实现专利法所允诺、所保护的独占利益呢? 结果是，他们对国家专 利行政部门以及专利法的信赖利益受到损害。“1 第三，专利权的公信力会受到影响，这种 影响会使公众对专利的独占性产生质疑，从而对专利制度缺乏应有的信任，使专利制度很 难向着健康良性的轨道发展。 禁止重复授权，是专利制度的基本原则，也是专利制度的应有之义。只有坚持一发明 一专利原则，才能真正实现专利制度设立的初衷，获得公众的尊重和认同。 具体地说，专利的重复授权可以是同一发明创造被授予两个专利权，也可以是指两个以 上的发明创造，由于主要技术特征构成的要求保护的技术方案基本相同或者等同，分别申请 专利，均获得专利权。“专利法禁止重复授权，就是禁止同样的发明创造有两个以上专利权， 既包括禁止基于同样的发明创造同时存在两个以上的有效专利，也包括禁止基于同样的发 明创造先后存在两个以上有效专利。6 1 为了禁止对同样发明创造的重复授权，实施专利制度 的各个国家都针对这一原则在其专利法规中制定相关条款。在我国专利法中，专利法禁 止重复授权原则表述为“同样的发明创造只能被授予一项专利权。在日本称之为“一发明 一专利原则 ，在美国称为“排除重复专利原则”。 二、专利法禁止重复授权原则的价值 ( 一) 专利法禁止重复授权原则的必要性 专利法以促进科学和技术进步为目标，同时专利法应该兼顾权利人与第三人之间、权 3 利人与公众之间的利益。这些决定了专利法应该遵循禁止专利重复授权原则。 1 从专利权人角度看 专利权是一种独占权，这种独占权的取得需要专利权人以公开自己的发明创造为代价。 专利权人可以在一定的期限内通过对该项发明创造的实施、许可等途径获取预期利益。这 种利益的取得是排他的，如果有人同时分享了这份利益，专利权人的权益就受到了损害。 如果专利权人在合法实施专利所保护的发明创造时可能同时侵犯了另一个同样发明创造的 l 专利权利，甚至会受到侵权诉讼之累，必然会对双方的正常经营及私权利产生不利影响。 2 从第三方利益角度看 专利权人通过许可合同授权第三方实施专利，是专利权得以实现的重要途径。在这种 情况下，第三方在合同许可范围内实施专利的行为要受到法律的保护。然而，如果出现重 复授权的情况，会导致第三方在合法实施自己的权利时仍然存在侵犯其他专利权的可能。 这会增加第三方将专利权转化为实际生产力时不必要的顾虑，进而阻碍了科学技术的发展 进步。而对于未获取实施许可的第三方来说，当一项专利技术已经进入公有领域时，其本 该享有自由实施的权利，却因为专利重复授权而可能侵害另一个仍然存在的同样的发明创 造的专利权，而受到侵权控诉。这些都是专利重复授权的危害。 3 从公众利益的角度看 一项专利对应一项权利，如果一项发明创造授予了两项或者两项以上的专利，则无论 多项专利是授予同一人，还是不同人，在行使权利的过程中都会产生不必要的问题。对于 不同人，要进行权利的最终确认，会使专利在一定时期内处于不稳定状态；而对于同一人， 一项发明创造的多次授权，会无故延长专利的保护期，造成同等权利的不公平对待。专利 重复授权破坏了公众对专利制度的信赖度，破坏了专利制度的良性发展，更破坏了公平的 市场经济秩序。；：蠢 ( - - ) 专利法禁止重复授权原则的产生原因i 。 ，i、 1 从申请人角度而言，发明创造在申请前都是处于保密状态的，对于同一主题的发明 ” 创造，会有不同的人进行科学研究，而这些研究起点又是相同或基本相同的，这必然会导 致不同的人先后或者同时申请同发明创造的专利权。而同一人因为希望通过延长专利独 占权的时间，追求发明创造产生经济利益的最大化，便会多次就同一发明申请专利权，申 请人的因素是禁止专利重复授权的最直接原因。 2 从专利审查部门而言，对于专利申请文件的审阅是主观性较强的行为，不同人对于 同样的发明创造的理解会有所差别，这种理解上的不同会导致重复授权的产生，而审查过 程使用的检索系统这一环节，由于检索系统本身不可能尽如人意，在检索过程中也会出现 重复授权的情况。 3 从法律制度层面而言，法律规定本身制定的不完善或者制度选择的倾向性都会造成 专利重复授权的情况发生。如我国的非绝对先申请原则，同一人发明和实用新型的衔接保 护等等。 ( 三) 专利法禁止重复授权原则的表现形式 1 按照权利主体不同，可以将专利重复授权划分为权利主体为同一人的重复授权与权 利主体为不同人的重复授权。 2 按照权利状态不同，可以将专利重复授权分为先后两次授权行为的重复授权与同时 存在两项专利权利的重复授权。对于前者，两次授权行为产生的专利权利不会在同一时期 共存，而后者则是两项权利在同一时期共存。 3 按照权利客体不同，可以将专利重复授权分为发明专利之问的重复授权、实用新型 之间的重复授权、外观设计之间的重复授权以及发明专利和实用新型之间的重复授权。 4 从救济途径不同，可以将重复授权分为通过行政和司法救济可以纠正的重复授权和 无法纠正的合法存在的重复授权。 1 这种划分是基于对重复授权专利产生的本质进行分析 得出的。在众多的重复授予的专利权中，很多是由自身性质决定的( 如实用新型和外观设计 的注册式授权) 或者发明实质审查制度中检索系统的不完善或者审查中人为因素造成的重 复授权，有的则是法规中允许的重复授权( 如我国的相关规定) 。“1 故而，对于大部分的重复 授权是可以借助法律授予的途径，如无效的行政请求以及司法途径得以消除的，而还有一 小部分因为遵循了法律规定合法存在，而无法得以纠正的。 专利重复授权的理论争议 对于专利重复授权问题，从宏观角度看有两个方面的问题需要讨论，一个是审查过程 中的预防重复授权，另一个是重复授权后的救济措施。应该明确的是，对于已经确定的重 复授权的专利，并非由于禁止重复授权原则本身存在问题，而且依据我国现行法中关于无 效程序及其后续的司法诉讼程序都是可以予以纠正的，这种重复授权的专利权的状态是不 稳定的，是暂时的。这方面目前存在的理论争议主要在于人民法院对于专利侵权诉讼采取 哪些措施更为合理的问题。更为重要的研究集中在专利立法层面，对专利申请进行审查过 程中如何尽量避免出现专利重复授权的发生，诸如专利的范围、对专利重复授权的理解、 5 现行专利法中相关条款与专利重复授权原则的冲突及解决、对同样的发明创造的判定等， 这些都是理论界密切关注的争议热点。 ( 一) 专利的范围 禁止专利重复授权作为专利制度的一项基本原则已经在世界各国中间达成了普遍共 识。然而，对于专利的范围各国的规定有所不同，在多数国家，专利的范围仅仅局限于发 明，重复授权指的就是发明专利之间的重复授权。很多国家并不存在实用新型制度，所以 在发明与实用新型之间的重复授权的可能性就不复存在。即使在设立实用新型制度的国家， 实用新型与发明并不同属于专利制度，而且实用新型也不像我国一样，具有同发明一样的 地位。所以，国际上对于专利重复授权就是指发明之间的专利重复授权。 在我国，发明、实用新型和外观设计都同样的作为专利予以保护，专利重复授权概念的 范围就更广、更复杂。不管是发明、实用新型还是外观设计的多重授权，都属于专利的重复 授权的范畴。这样就加剧了专利重复授权的难度，所以，对于我国专利的范围是沿用目前 发明、实用新型与外观设计并存的状况，还是应该按照国际通行做法，将专利的范围限于 发明是我国在专利重复授权研究过程中长期讨论的理论热点之一。 ( 二) 对专利重复授权的理解 现行法律法规规定，允许同一申请人的同样发明创造的选择性授权和先后授权，这无疑 更加剧了禁止专利重复授权这一问题的复杂性。理论界对于专利重复授权的理解就存在不 同的观点。如禁止专利重复授权是同样的发明创造不能被先后授予两项或者两项以上的专 利权、禁止专利重复授权是同样的发明创造不能同时存在两项或者两项以上的有效的专利 权d 等等，对于专利重复授权的不同理解也是理论争议之一。 ( 三) 现行法律制度的规定与专利重复授权的关系 我国专利制度的特殊性决定了实用新型和发明专利之间的重复授权尽管在权利设置上 有所不同，但由于保护的都是技术方案，而且权利人享有除保护期限之外的所有相同的独占 权，因此实用新型和发明专利如果被重复授权，其造成的混乱是巨大的。加之我国的法律法 规中将这一现象合理化，所以造成了学术界对这个问题的最广泛的关注。可以说，我国禁止 重复授予专利权的讨论是以同一人对相同发明创造是否可以两次授予实用新型和发明专利 权为中心的。n 们尽管我国刚刚修订完成新的专利法律法规，但是对于这一问题的关注并未 因此降低。关注的热点集中在这一规则的设置与禁止重复授权原则的关系，允许二次授权对 建立良性发展的专利制度的利弊分析，如何全面构建和完善适应我国经济发展和科技进步 实际情况的禁止重复授权的原则等。 ， 6 ( 四) 对同样的发明创造的认定 禁止重复授权原则是禁止同样的发明创造被授予两项专利权，这一规定中对于“同样 的发明创造”的认定是禁止专利重复授权的基础，也是难点。本文中也将通过专门章节探 讨这一问题。 ( 五) 重复授权后救济制度 如何高效便捷的为权利受到侵害的专利权人维权提供方便，人民法院、专利主管部门、 专利管理部门各自的职责及权限是理论界对于重复授权后救济制度关注的热点之一。 第二部分世界上主要国家禁止专利重复授权的法律规制 禁止专利重复授权是各国普遍认同的专利法基本原则。各国专利法在这方面都有相应 的规定。“它山之石，可以攻玉 ，通过对国外相关立法制度的解读，可以为我国禁止专利 重复授权立法工作起到一定的借鉴作用。 一、美国的禁止专利重复授权原则 ( 一) 单独立法 美国也是采用外观设计和发明专利单独立法的国家，不过与其他国家不同，美国没有 实用新型方面的法律。同时，美国外观设计也是实行实质审查制度的。所以，美国专利重 复授权问题远不及我国问题突出。 ( 二) 先发明原则 此外，就与专利重复授权相关的制度而言，美国专利制度最具特色之处则在于，美国 与其他大多数国家采用先申请制度不同，其采用的是先发明制度。美国的禁止重复授权原 则在制定法和判例法中都有体现。 ( 三) 对同样的发明的规定 美国专利法对于同样的发明的定义外延更为宽泛，不仅包括同样的发明，同时还包括 “发明的显而易见的改进或者变化形式 。这样做可以避免部分专利权人为了延长专利保护 期限，对专利技术稍加改进获得连续多个专利权。从某种程度上保证了同样的发明的专利 保护期同日结束，使公众对专利何时进入共有领域，并可以自由使用，有个较为明晰的认 识。 对于同样的发明定义中包含的两个不同层次即：“两件保护范围完全相同的发明专利 和“发明的显而易见的改进或者变化形式”涉及到重复授权问题时的法律依据和解决方式 也有所区别。 其法律依据分别为：专利法中“一项发明可以获得一项专利”的规定及联邦巡回法院 关于“公众应能够基于一种假设，即专利保护期到期时，该专利中要求保护的发明可以自 由使用，而且在发明完成时对本领域普通技术人员来说是显而易见的改进或变化形式也应 可以自由使用 的论点。 8 二r 叠 其解决方式的区别在于能否应用“终点放弃声明。所谓终点放弃就是申请人同意在后 授权的专利，其保护期与在前授权的专利的保护期相同，即两件类似的专利的保护期同时 届满。n 嵋申请人可以使用终点放弃声明的情况是当不授权是由于同一人申请的发明创造属 于显而易见的改进或者变化形式。而对于两件发明专利申请完全相同而不授予则不能适用。 由此，可以看出，美国在专利权人利益与公众利益的选择上，更倾向于尊重公众权利， 反对任何情况下延长专利保护期限。一项专利技术终止即昭示着该项技术已经进入公众领 域，公众可以自由适用。当出现一项专利技术已经不再受到专利保护，而公众仍然不能自 由适用的情况时，即可推定出现了重复授权，在这种情况下，公众不为侵权承担任何法律 责任。 二、日本的禁止专利重复授权原则 日本对发明、实用新型和外观设计分别立法，分别称为特许、实用新案和意匠。不过， 日本并不将实用新型和外观设计作为专利对待。 ( 一) 绝对先申请原则 日本专利法( 特许法) 和日本实用新型法( 实用新案法) 都有关于先申 请原则的严格规定。只要是同样的发明创造，在先的申请都破坏在后申请的新颖性。这种 先申请原则是绝对先申请原则，适用的范围既包括发明专利申请之间、实用新型注册申请 之间，也包括发明申请与实用新型注册申请之间，而且主体也不受是否属于同一人所限。 日本专利法第3 9 条第3 款中规定，“不同日提出的发明专利申请与实用新型申请相同 时，只有在实用新型申请目前提出的专利申请才可以获得专利权。当不同人的发明专利申 请或发明与实用新型申请在同一天提出时，仅一个发明或实用新型可获得权利，申请人可 以协商，协商不成，则任何人都不能取得权利。”但是，由于受同本在审查指南中“如 果实用新型申请已经被放弃、被驳回或者已经登记，则属于无法协商的情形 这一规定所 限。同一人如果在同一天提出发明和实用新型申请，发明会由于实用新型会先获得登记， 而无法再获得权利。绝对先申请原则使得在日本只有当两份申请权利要求不完全相同才能 够分别授权。保护范围不同的权利的行使是不会引起法律冲突的，公众利益得到了比较充 分的维护。 ( 二) 抵触申请限于“他人 日本对“抵触申请 的规定仅适用于他人而不适用于同一人。这在日本专利法和 9 实用新型法中都有规定。日本专利法第2 9 条之2 规定：“发明专利申请与在该 请前申请而在该专利申请后公开的发明和实用新型同样的，不得授予该发明以 利。但当发明专利申请人与另一发明专利申请人或实用新型申请人属同一人时不在 此限。 日本实用新型法第3 条之2 也有相应的规定：“实用新型申请要求保护的设计如 果与在申请日之前提交的并在其申请日后公布的实用新型和发明相同的，不能获得实 用新型登记。 ( 三) 发明专利与实用新型不能两次授权 单纯从立法角度而言，日本专利制度通过抵触申请和先申请原则结合的立法模式完全 可以排除重复授权的出现。虽然抵触申请不包括同一人的情况，但是由于日本实行严格的 先申请原则，所以可以通过此项原则排除同一人获得重复授权的情况。在实际操作过程中， 通过这样的制度设计，即使由于实用新型注册申请不实行实质审查，会出现同一人专利申 请与实用新型申请先后提出，并先后获得实用新型注册与专利授权的情况，但根据先申请 原则，他人依然可以请求实用新型注册无效。 ( 四) 实用新型和发明专利的转换制度 根据日本专利法第4 6 条的规定，“实用新型申请人可以自申请日起3 年内，将其 实用新型申请转换为发明专利申请。原实用新型申请则视为被撤销。 日本实用新型法 第1 0 条规定，“在发明专利申请日起9 年零6 个月的期限内，发明专利申请人可以将其申 请转换为实用新型申请。或者在收到最初的拒绝决定之同起3 0 天内，将发明申请转换为实 用新型申请，原发明专利申请则视为放弃。”这样的制度设计，使得申请人在发明专利申请 不利的情况下，及时调整转向实用新型注册，也可以根据商品市场表现预计到受实用新型 时限所限无法充分保护的情况下寻求专利保护。不过尽管如此，在日本，同样的发明是不 会同时或先后受到专利和实用新型两项保护的。最新修改的r 本专利法进一步规定实 用新型在登记后也可以进行转换，但设定了许多限制条件。比如有一项限定条件是“要在 实用新型未申请技术评价书的前提下。日本法律规定，“实用新型权人在指控他人侵权前， 必须向被控侵权人出具检索报告( 技术评价书) ，在这种限制下，实用新型专利权人一旦选 择使用了实用新型的排他性权利即丧失了实用新型向发明专利申请转换的权利了。 l o 三、德国的禁止专利重复授权原则 ( 一) 适用先申请原则 德国的先申请原则适用范围限于发明专利申请，实用新型不受重复授权原则所限，禁 止重复授权也只针对发明专利。 ( 二) 允许双重授权 实用新型法没有规定实质审查，也没有关于对同一技术方案只能授予一项专利或一项 实用新型注册的规定。德国允许同一申请人同时或先后提出发明专利申请和实用新型申请 并分别授权。实用新型注册申请还可以要求发明专利申请的申请日，和该申请所享有的优 先权日。n 2 1 因此对于同一技术方案，同一人可以同时享有发明专利权以及实用新型权，并 且两项权利共存是合法的，不要求授予专利权前放弃注册的实用新型权。 ( 三) 公有领域是相对的概念 在德国，公有领域的概念具有相对性，实用新型和发明分属不同的公有领域。即使由 于实用新型权期满终止，实用新型的技术进入公有领域，但发明专利权的继续有效，并不 会受到影响。 一、同样的发明创造的涵义 现行审查指南对“同样的发明创造”作了具体解释，它是指两份申请要求保护的发明 创造相同。“两项权利要求所要求保护的发明或者实用新型相同，是指它们的技术领域， 所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同 。从内容上看，“同样的发明 创造 应当指两项以上发明创造专利的权利要求记载的技术内容、技术方案相同，而不是 指两项以上发明创造专利的名称或者权利要求文字完全相同。当然，技术内容或者技术方 案相同，包括了权利要求书记载的文字内容完全相同，也包括了技术方案相等同的情况。 由此规定我们可以得出这样的结论，判定“同样的发明创造 的关键是比较两份技术 方案所要求保护的范围是否一致。对权利要求保护范围的确定是对“同样的发明创造判 定的核心。 二、权利要求书的解释 有人认为，依据我国专利法第五十九条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以 其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此只要保证两项 专利权的权利要求书的内容不同，就已经达到了防止重复授权的目的。m 1 即不是同样的发 1 2 一 明创造。那么，如何理解内容不同? 是不是两项专利的权利要求书记载的技术特征表述并 不完全相同，就可以认定两者保护范围不一致，不是同样的发明创造呢? 不同的人，基于自身立场以及与特定专利的利害关系不同，对该专利权利要求书或权 利要求的解读结论也就截然不同。目前，各国公权力机关对权利要求的解释方式主要有三 种。 ( 一) 中心限定原则 所谓中心限定，是指在解释权利要求时以权利要求所记载的内容为中心，向外作适当 的扩大解释。这种作法不拘泥于权利要求的文字，把中心周围的一些技术要素纳入了权利 保护范围。在效果上使得专利权的范围略宽于权利要求书的字面范围。中心限定原则强调 对于专利权人的权利保护。这种解释方式给予专利权人以较为充分的保护；但同时对公众 而言就有些不公平。因为公众在阅读权利要求书之后可能无法准确地判断专利权保护范围 到底有多大，其边界处于模糊状态。n 4 1 只有公权因素介入( 例如法院判决和专利复审委员 会做出复审决定) 之后才能够给出有一定法律效力的、确切的界定。而且由于不同层级的 公权力机构对中心限定原则的把握尺度可能会不同，因此给出的界定范围也将可能不同， 从而不可避免地造成社会公众行动准则的界限欠缺稳定性。采用中心限定原则，给公权力 机构留出了较大的自由裁量空间。德国曾经是中心限定原则的典范。 ( 二) 周边限定原则 所谓周边限定，是指专利权范围严格要求以权利要求书的文字为准。权利要求书中记 载的范围是专利权的最大限度，只有特定情况下才可以考虑将专利权的范围扩大到实质等 同的程度。n 5 1 周边限定原则注重权利要求对于公众的通告作用。这种解释方式明显有利于 社会公众，而对专利权人的利益保护不力。另外，采用周边限定原则，给公权力机构留出 的自由裁量空间极小。公权力机构只是负责将权利要求书中模糊不清的地方解释清楚。n 6 1 美国是周边限定原则的典范。 ( 三) 主题内容限定原则 主题内容限定原则，即折衷解释原则，是折衷前两种解释方式的产物。这种原则最典 型地表述于欧洲专利公约第6 9 条中：“由欧洲专利或欧洲专利申请所赋予的保护程 度，应由权利要求的措词来确定。但是，说明书和附图可用于解释权利要求。 欧洲专利 公约第6 9 条解释之议定书明确指出：“第6 9 条不应在以下意义上予以解释，即一项 欧洲专利所赋予的保护范围，应被理解为是由权利要求措词的严格的和字面的含义所界定 的，说明书和附图只能被用来说明存在于权利要求中的模糊不清之处。它也不能在以下意 1 3 义上予以解释，即权利要求仅仅是作为一个指南，所授予的实际保护，依据