（民商法学专业论文）我国商业方法专利的保护问题研究.pdf

重庆大学硕士学位论文 中文摘要 i 摘 要 传统的商业方法因为属于智力活动的规则和方法被各国排除在专利保护的大 门之外，二十世纪六七十年代以来，计算机和网络技术的兴起带动了电子商务的 诞生，随之而来出现了大量与计算机信息网络技术相结合的商业活动，于是一种 新的商业方法出现了。 1998 年的 state street bank 案中，美国首先确认了商业方法专利的客体地位。 一石激起千层浪，欧洲、日本随后都陆续修改自己的专利法，将商业方法专利纳 入专利制度保护的范畴。为什么传统的商业方法不受专利保护，而这种与计算机 和网络技术结合的商业方法可以受到专利保护？我国目前在商业方法专利方面处 于一种什么样的阶段和地位？本文通过对比分析美、日、欧在商业方法专利保护 上的立法规定，设计了适合我国国情的商业方法专利保护制度。 本文正文分为四个部分：第一部分主要是介绍商业方法及商业方法专利。包 括对传统商业方法定义的阐述，新型可专利商业方法的产生背景以及这种商业方 法的概括介绍。随后以 state street bank 案为引子，介绍了商业方法专利在各国确 认和发展的大概历程。第二部分分析了商业方法专利之所以成为可专利客体的理 由，笔者分别从法哲学和经济学的角度进行了阐述。专利法本质上就是在维持一 种利益上的平衡关系，当新型的商业方法出现，将其排除在专利法的大门之外已 经不能维持这种平衡时，保护变成了一种必然。然后从经济学的角度进一步阐述 了商业方法专利保护的合理性，最后通过对我国所面临商业方法国际挑战的角度， 更深层次的解答了我国商业方法保护的必要性；第三部分介绍了商业方法专利的 客体认定，着重从其技术性进行了简要的分析，然后解释了构成商业方法专利的 实质性要件，即新颖性、创造性和实用性。商业方法专利遵循一般专利法的构成 要件，同时又略有不同。最后一部分通过对我国商业方法专利立法和实践现状， 提出了自己的看法，并从几个方面对我国商业方法专利保护的对策和立法构建提 出了自己建设性的意见。 本文最终写作目的是从我国当前的实际情况出发，通过分析国内外商业方法 专利的立法和实践环境，反馈与我国当前的专利立法和审查指南，以期将来在商 业方法专利立法时提供值得借鉴的思考和对策。 关键词：商业方法，商业方法专利，保护，可专利主题 重庆大学硕士学位论文 英文摘要 ii abstract the traditional business methods as rules and methods of mental activities are excluded from patent protection in many countries. from 1960s- 1970s, the rise of computer and network technology brought about the birth of electronic commerce, there followed a large number of computer information network technology with the combination of commercial activities, and thus a new business approach has emerged. in the case of “ state street bank” , 1998, the united states first recognized the status of the object of business method patents. and then europe, japan have gradually modified their patent laws, put the business method patent into the patent system. why not be the traditional business method patent protection, which the computer and network technology business methods can be patented? what kind of stage and status is this current business method patents in? this paper compared the united states, japan and europe in the business method patent protection on the legislation aspect, and designed for chinas national conditions of business method patent protection regime. this text contents four parts: the first part is to introduce the business method and business method patents. including a description of the traditional definition of business methods, new business methods can be patented background and overview of this business method. followed by state street bank case, described the identifying and developing process of business method patents in different countries. the second part of the business method patents have become the object of patentability reasons, the author discusses the philosophy of law and economics from the perspective described. nature of patent law is to maintain a balance between interests, when the new business methods appear to rule out the door in the patent law has been unable to maintain this balance, the protection became a necessity. and then from an economic point of view further elaborated reasonable business method patent protection, and finally through our international challenges facing the perspective of business methods, deeper answers the need for protection of business methods in china；the third section describes the object of business method patents identified, focusing on a brief from technical analysis, and interpretation constitute the substantive element of business method patents, or novelty, creativity and practicality. business method patent law follows the general composition of elements, while slightly different. by the last part of our business method patent status of legislation and practice, put forward his own views, and from several aspects of our business method patent protection strategies and put forward their own legislative 重庆大学硕士学位论文 英文摘要 iii building constructive comments. ultimate purpose of this writing is from the actual situation in our country, through the analysis of domestic and international business method patent legislation and practice environment, feedback and our review of the current patent legislation and guidelines to future business method patent legislation provide useful lessons of and countermeasures. key words: business method, business method patent ,protection，patentable subject matter 重庆大学硕士学位论文 1 前言 1 1 前言 随着网络和信息技术时代的到来，在经济全球化和经济一体化的背景下，企 业间的竞争实质上就是科学技术水平之间的竞争，而科学技术往往通过知识产权 客体 专利体现出来。因此知识产权已经不仅仅是构成企业核心竞争力的一部 分，甚至决定着一个国家的国际竞争能力。因此，不但企业间都将知识产权战略 作为限制对手发展，提升自身竞争力的法宝，各国政府也把保护知识产权作为增 强其国力，提升国际竞争力的战略手段。 自 1998 年 state street bank 案至今已经走过了十二个年头， 商业方法专利在电 子商务和知识产权领域已经不再是一个新鲜的字眼。然而什么是商业方法专利？ 商业方法能否受到专利保护？这些问题很可能至今仍然让我国大多数企业家和金 融从业人员一头雾水。因为我国自 2002 年和 2003 年授予花旗银行两项商业方法 发明专利至今，没有再对别的商业方法发明授予专利权，这与国外企业高涨的申 请热情和政府积极的政策形成鲜明对比。 自花旗银行将 19 项商业方法发明专利申请提交至我国之日起，这场专利战争 已经注定无法避免。何去何从，我国政府早晚必须作出决策。在这种情况下，研 究商业方法专利问题不仅有很大的理论意义，也有重要的现实意义。一方面，从 理论上搞清楚可专利主题的划分标准，从不同角度讨论商业方法是否应该成为专 利权的客体，借鉴国外在解决商业方法专利问题中好的做法，无疑会对我国建立 科学和合理的商业方法法律保护制度提供很好的理论依据；另一方面，在我国知 识产权保护整体落后，商业方法专利起步又比别的国家晚的情况下，我国应当采 取何种策略更好的维护我国和国内企业的利益？ 针对这些情况，本文将从商业方法专利的概念等最根本的问题谈起，主要通 过对世界发达国家和地区的商业方法专利保护制度及发展状况的对比研究，以及 对我国商业方法专利保护状况的分析，试总结出商业方法专利发展的普遍规律， 并结合我国的实际情况，为我国商业方法专利保护制度的进一步发展提出一些有 益的建议。 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 2 2 商业方法专利概述 2.1 商业方法概念的演变 2.1.1 传统商业方法 在研究商业方法的可专利性问题之前，我们首先应该界定“ 商业方法” 的定义。 广义上来讲，人类活动本身就是一种方法的体现，这个角度上讲，任何商业活动 都是某种商业方法的表现形式。狭义上来说，商业方法是商业活动中的有规律性 的方法或准则。由于商业方法存在广义和狭义之分，加之对方法本身的不同理解， 对商业方法的定义到目前为止还没有统一标准。由于商业方法及商业方法专利在 欧美出现较早，我们首先研究美欧的相关规定。 美国法院并未对商业方法给出明确定义，现在一般参考美国专利分类第 705 类：装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的产生， 其能使资料在经过处理后有显著的改变或完成运算操作，装置及对应的方法，用 于货物或服务之提供改变时的资料处理或运算操作1。 欧洲专利局则认为：商业方法是涉及人、社会和金融之间关系的任何主题，具体 可以包括以下内容：调查用户习惯的方法，市场营销方法，引导用户消费方法， 商品及服务的方法，记账方法，开发新市场和新交易的方法，产品及服务的分配 方法，产品与制作方法的利用（例如一种集装生产线使用的想法，快速生产的方 法等）2。 在我国学术界，对商业方法的定义也没有统一的标准。不过依照美国和欧洲 对商业方法的说明不难看出，传统商业方法由于缺少技术特征，或者仅表现为某 种智力活动的规则和方法，是被排除在专利保护的大门之外的。 2.1.2 商业方法专利中的商业方法 本文所要研究的商业方法是区别于上述传统商业方法的新型商业方法。近年 来，随着电子商务的发展和计算机网络技术的兴起，传统的商业方法与信息技术 结合，使商业方法展现出了很多新的特征，其中包含的技术性色彩也日渐浓厚， 于是新型的商业方法出现了。由于这种新型的商业方法在研发过程中往往需要投 入大量的成本，因此他们的研发者对其保护的需求日趋强烈，同时因为它本身表 现出来的的技术特征，使这种商业方法受到专利保护变得可能。本文后面如无说 明，所涉及商业方法及商业方法专利都指这种新型商业方法。 对于商业方法专利的定义，目前同样没有统一的标准。美国众议院议员 rick boucher 在2000 年商业方法专利促进法的提案中对商业方法专利给出了如下定 义： （1）一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理 过程的技术方法； （2）任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法； （3）上述 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 3 二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。 3美国专利分类第 705 类对商业方 法的定义是：装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报 表的产生，其能使资料在经过处理后有显著的改变或完成运算操作，装置及对应 的方法，用于货物或服务之提供改变时的资料处理或运算操作。 4由此可见，美国 实际上是把商业方法专利整体上作为了一个通用概念。 欧洲专利局对商业方法专利的界定更倾向于实际操作，而非理论。欧洲专利 局（epo）认为：商业方法是涉及人、社会与金融之间关系的任何主题，具体可以 包括以下内容：调查用户习惯的方法；市场营销方法；引导用户消费方法；商品 及服务的方法；记账方法；开发新市场和新交易的方法；产品及服务的分配方法； 产品与制作方法的利用（例如一种集装生产线使用的想法，快速生产的方法等） ； 在金融服务和与互联网有关的电子商务活动中有更多的商业方法的专利5。 我国虽然在实践中已经承认了商业方法专利，不过立法也未对商业方法的定 义作出准确说明。一些学者为了更好的研究商业方法专利，也对商业方法专利的 具体定义作出了界定，其中比较有代表性的定义是：所谓的“ 商业方法专利” ，一般 是指将商业活动的一般经营、管理规则与信息网络技术、计算机软、硬件相结合 申请的专利。 2.2 商业方法专利的历史沿革 2.2.1 商业方法专利保护除外阶段 1908 年“ 宾馆安全检测公司诉洛林公司” 一案（hotel security checking co. v. lorraine co.）是确认商业方法专利保护除外原则的里程碑案件。此案中的争议标 的是一种“ 现金记录与帐目检查” 的餐馆记帐商业方法， 该方法使用许多表格追踪销 售并保证宾馆和饭店雇员在每一个交易日结束时交回现金，用以防止雇员的欺诈 和侵占行为。美国联邦第二巡回上诉法院认为与实施方法的手段分离的方法不是 技术，判决该项商业方法不能获得专利，从而正式确立了商业方法除外的专利保 护原则6 直到 1996 年以前，美国专利商标局一直在其专利审查程序手册 （manual of patent examining procedure）中明确规定“ 商业方法并非专利法中可授予专利的主 题” 。 7与此同时，世界其他国家也大多把商业方法排除在专利保护的大门之外。 2.2.2 美国联邦巡回上诉法院 state street bank 案 在二十世纪九十年代末以前，世界各国的专利保护制度都把商业方法排除在 外，直到 1998 年 state street bank & trust co. v. signature financial group inc.案出 现。 signature financial group inc.公司拥有美国第 5193056 号专利，该专利名称是 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 4 “ 轴辐式金融服务配置数据处理系统” （data processing system for hub and spoke financial services configuration） ，它是一个以实现投资架构为目的的数据处理系 统，用以管理和计算由数个共同基金所组成的投资合伙关系。他可以产生投资管 理的规模经济效益，并提供合伙关系税捐优惠。 state street bank & trust co. （道富银行）也为多个合伙基金提供财产管理和会 计计算的金融服务。由于眼红 signature的 056 号专利，便请求 signature 授权使用 056 号专利，协商不成，state 便向 massachusetts 地区法院提起了请求确认该专利 无效的诉讼。 该地区法院审理后认为，该专利授予的是特定商业中所必须的会计系统垄断 权，没有牵涉资料形态的实质转换，该专利等同于独占该商业本身，因此判决 056 号专利无效。signature 不服，向 cafc（美国联邦巡回法院）提起上诉。 cafc 指出，该专利的权利要求产生了一个实用、具体和明确的结果，只不过 该实用结果是以数字来表示的，如价格、利润、成本或损失等。针对地区法院判 决 056 号专利无效的一句专利客体除外原则，cafc 指出，商业方法专利除外原则 从未被 cafc 引做判决基础，过往商业方法之所以不受专利保护是因为其缺乏新 颖性和不是发明。cafc 认为，商业方法除外是毫无理由的对第 101 条关于法定客 体的限制，是错误的、过时的而应被废弃。至于该专利的要求是不是太宽以至于 不可专利则应根据另外的法规来判断。 根据以上分析，cafc 作出判决，驳回上诉，并将此案发还给地方法院。state 对干判决不服并申请美国最高法院重新审理，该院作出不予受理判决。该判决宣 告和计算机软件有关的商业方法发明符合专利法授予专利的条件，商业方法专利 的客体地位就此确定。 2.2.3 商业方法专利在各国的确认和发展 美国 积极推进 自从 state street bank 案率先打开商业方法专利保护的大门后，数以千计的商 业方法专利申请被递交到美国专利商标局（uspto） ，从 uspto 官方网站上显示 从 1998 年到 2003 年的申请量分别为 1340、2821、7800、8700、6782、6000，最 终授权量为 420、585、899、433、493、495 个。可见自state street bank 案以来专 利申请和授权量都有了大幅提升，而授权比例到后几年则出现了下降趋势。 由以上数据可见，美国对商业方法专利是持肯定和积极推进的态度的。近些 年立法中，uspto 在 1996 年 2 月发布的与计算机有关的发明的审查之南中提 出，对商业方法专利应该像其他专利一样对待。uspto 在后来的专利审查程序手 册中删除了商业方法除外原则。上述态度也在 state street bank 案中得到体现。 此后，在 1999 年 12 月生效的发明人保护法中，针对过去普遍存在的未 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 5 申请专利而以商业秘密的形式使用的商业方法，创设了第一发明人在先使用作为 侵权抗辩的制度。美国专利法 273 条具体规定了使用这种制度的条件，如只适用 于商业方法，被控侵权人必须在专利的有效申请日一年前已经在实施该种方法并 进行了商业上的使用。 1998 年后，受商业方法专利背后可能产生的巨大经济利益推动，大量商业方 法专利的申请在美国提交。由于商业方法专利是一个崭新的领域，在先技术的匮 乏和专利审查员的缺乏经验，导致很多垃圾申请以及过度保护的申请得到了授权。 经历了一年多的实践以后，2000 年 3 月，uspto 提出了一项商业方法专利行动计 划，包括把商业方法专利申请归入主要与数据处理、金融、商务、管理或成本/价 格确定有关的发明的 705 类，并采取具体措施改进商业方法专利的审查和授予的 质量，包括对相关的审查员进行技术培训，审查中扩大现有技术范围的搜索，专 门指定用于商业方法专利审查的数据库，并在网上公布了相关资源清单，以请求 商务专家和公众对其作出评价。 总的来说，商业方法专利已经在美国确立了比较稳固的地位。商业方法专利 申请量自 2001 年以后的略有下降和专利授予量的大幅减少，说明美国的商业方法 专利在走向成熟。目前困扰美国法院更多的，是商业方法专利侵权出现的时候， 如何更好的保护权利人的利益。 欧洲 谨慎接受 相比美国的积极，欧洲专利局（epo）对待商业方法专利要严格的多。根据 欧洲专利公约第 52 条规定，商业活动的方案、规则和方法是不可授予专利的， 即使他们复合新颖性和创造性，也被排除在专利客体之外。美国对商业方法专利 保护的确定曾在欧洲引起过强烈的反应和排斥，但是，欧洲人很快意识到，对商 业方法专利的排斥和保护并不能阻止商业方法专利被申请和保护的浪潮，反而会 使自己在竞争中处于不利的位置。于是，欧洲专利局开始向为商业方法专利提供 保护倾斜，期间几个和商业方法有关的案例也印证了这一点。 2000 年 9 月，欧盟专利局对 pension benefit 案，即“ 改进的养老金收益系统” 的专利申请作出最终裁决，在该裁决中，欧洲专利局上诉委员会维持了原来的驳 回决定，并进一步指出：如果方法是技术的，或者说具有技术效果，虽然它仍是 一种商业方法，但却不是商业方法本身；商业方法本身不可专利的，但含有商业 方法的装置可获专利。同时欧洲专利局对欧洲专利公约规定的商业方法除外 原则做出了进一步的说明，使得具有技术性质的商业方法发明可以受到专利保护。 pension benefit 案在欧洲的影响不亚于美国的 state street bank 案。 2000 年，在 epo 管理委员会会议上明确指出，对待商业方法专利的申请，应该向 对其他专利申请一样的标准进行审查，审查的标准包括新颖性（novelty） 、发明步 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 6 骤（inventive step）和实用性（industrial applicability）但欧洲专利局同时强调，申 请专利的发明必须要以非显而易见的方式解决一个客观存在的技术问题。8 在经过欧洲各国长期辩论和具体实施后，epo 在 2001 年 11 月公布了新的审 查指南，该指南指出一项有技术特性的产品和方法，即使主张专利的主题只定义 了或包括一项商业方法，仍有可专利性，从而确认了 epo 在商业方法专利保护上 的扩大保护政策。 虽然欧洲专利公约仍然把商业方法排除在专利保护范围之外，但欧洲专 利审查实践和审查指南的修改说明 epo 虽然在商业方法专利申请的审查上较美国 严格，但总的来说仍然是一种趋向开放的态度。 日本 积极跟进 日本一如既往的采取了实用主义策略， 在对于商业方法专利保护的态度上表现 的非常积极，日本特许厅（jpo）多次调整其政策法规，以期更好的保护日本商业 方法专利人，并在将来的国际竞争中处于有利地位。 在美国 state street bank 案后不久，jpo 便在 1999 年 12 月发布了与商业有 关的发明的审查 ，该审查中指出，对于单纯的商业方法不应授予专利。利用网络 或者计算机的商业方法只要和相关技术相结合，表现出一定的技术性，符合条件 就可以申请专利保护。 2000 年 12 月，jpo 公布了修改后的专利和实用新型审查指南 ，进一步明 确了商业方法专利申请的相关细则，其中有关“ 计算机程序权利要求” 的修改包括： （1）承认计算机程序本身可以作为“ 产品发明” 的一种； （2）通过硬件设备由软件 处理的信息，符合条件的可以被定义为专利法中规定的“ 法定发明” ； （3）增加了与 商业方法发明有关的具体判断标准，如创造性判断标准、细化专利分类等。 2002 年 4 月，日本修改了发明专利法 ，目的就是进一步加强对商业方法专 利的保护： （1）增加了有关“ 程序” 的定义“ 本法中的程序等是指程序（是针对电子 计算机的指令，能获得一项结果的组合）等供电子计算机处理使用的信息，相当 于程序的物品。” 把计算机程序归入到物的发明中，并把通过互联网输送计算机程 序的行为作为专利实施的一种方式； （2）增加认定“ 间接侵权” 的主观条件和要求申 请人提供公知信息条款。这除了进一步缩短审查的期限，另一方面也是针对新的 商业方法发明专利现有数据库资料和技术匮乏提供的一种保护措施； （3）将专 利合作条约申请向日本国内提交专利申请的时间改为优先权日其 30 个月，国内 翻译文本可在国内提交日由一个月改成了两个月内。 小结 由以上各国的政策法律以及在实践中的做法可以知道， 商业方法专利除外原则 在美国已经被彻底摈弃，美国专利局和法院的工作只是不断改进和修正相关的政 重庆大学硕士学位论文 2 商业方法专利概述 7 策法律以积极推进商业方法的专利保护。日本和美国在对待商业方法专利问题的 态度上比较接近，采取一种比较积极的跟进态度。欧洲态度相对谨慎，不过也只 是相对意义上，欧洲专利局在立法和具体司法判例中的做法已经表明他们不愿意 在这一场新的争夺主动权的战争中输给任何一方。相比之下欧洲审查标准更加严 格一些，对技术性的要求也更高。 不管怎样，美国专利与商标局、欧洲专利局和日本专利局从 1999 年开始针对 商业方法专利开始了合作研究。时至今日已十年有余，各国间在商业方法专利问 题上已经没有大的分歧，需要解决的是文献检索、数据库等方面的进一步合作和 评价标准的进一步统一。 重庆大学硕士学位论文 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 8 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 美国联邦巡回上诉法院第一次明确肯定了商业方法的可专利性后，世界各国 已经有了大量的商业方法专利方面的申请和授权，但却大多仍未写进专利法中， 因此，为其找到正确的法理和经济学依据，对我国将来在这方面的立法以及洞察 商业方法专利的本质都有所裨益。 3.1 公平、正义之“ 利益平衡” 理念 公平、正义是法律追求的基本价值之一，专利法相关法律作为我国法律系统 的有机组成部分，也不无例外的体现着这些价值。而在专利法中，公平、正义的 具体表现则更集中的体现在利益平衡原则上。利益平衡也叫利益均衡，指的是在 一定的利益格局和体系下出现的利益体系相对和平共处和相对均势的状态。在法 律层面上，利益平衡是指“ 通过法律的权威来协调各方面冲突因素，使相关各方的 利益在共存和相容的基础上达到合理的优化状态” 这种平衡有以下几种特点： 第一，没有永恒的正义，正义随着时代的变化而变化。因此利益平衡也不是绝 对的，而是一种动态的平衡。随着社会的变迁，这种平衡应该随之发生变化发展， 否则就不再是公平、正义的。随着社会行业的不断密集，在专利发展史中，专利 法保护的客体也在不断扩大。因此到了今天，商业方法专利能够成为可专利的客 体也在情理之中。 第二，衡量正义标准的法律不是抽象的，而正义本身也只有存在某种客观标准 时才有意义，而这种标准，就是绝大多数人的共同利益。对专利法而言，它不仅 要顾及对专利权人权益的保护，还要考虑社会的整体发展；不仅要鼓励支持创新， 还要考虑专利文化的传播和科学技术的进步。 因此，利益平衡原则所追求的应该是以“ 确立权利人利益为起点，以保护社会 利益为终极目标” 。体现在专利法上就是一方面通过确定专利权人对其专利享有一 定期限的垄断性权利它通过赋予专利权人有限期间内垄断性的权利，从而使其投 资得到回报，能够回收研究和开发的费用，并且刺激进一步的创新。它通过赋予 专利权人有限期间内垄断性的权利，鼓励专利权人公开发明创造，促进技术进步。 几乎所有国家都已经建立了专利制度，并且认为专利法的目的是鼓励发明创造、 促进科技进步。专利权的授予，从根本上确立了一种“ 产权制度” ，由于这种制度补 偿了知识产品创造人的人、物、财力的消耗，激发了其创造和投入的激情，从而 促进了权利人更大的发明热情。另外，由于剥夺了其他人抄袭该技术的权利，所 以在客观上迫使他们要超越该技术，只能去发明更先进的技术，也在客观上刺激 了相关领域技术的高度发展，并最终推动整个社会的进步。9；另一方面，它也要 重庆大学硕士学位论文 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 9 通过一系列具体手段限制这种垄断权，避免因垄断阻碍技术的进步和社会的发展。 利益平衡原则是协调专利法中利益冲突的需要，是实现公平与正义价值的需要， 也是实现专利法中的公共利益目标的需要，是实现公共利益目标的基础和有力保 障。 由于专利保护客体的设定便是在某种程度上体现着这种平衡， 传统专利法中把 智力活动的规则和方法排除在专利保护客体之外的做法在今天看来是欠妥的。把 商业方法作为专利保护的客体，能激发企业的创新意识和竞争意识，促进企业的 更快更好的发展。但传统专利法不予保护商业方法，很大程度上是因为专利权保 护过度，将使新技术的传播受到阻碍，社会成本大大增加，因此保护的度必须把 握好。综上，我们在研究商业方法专利保护问题时从公平、正义之“ 利益平衡” 理念 作为出发点和归宿是很有意义的。 3.2 商业方法专利的成本 收益分析 法理学上习惯于用公平、平等、正义等价值来评价专利制度的作用和专利保护 的主题，而通过对法律的经济分析可以评价法律权力的不同分配所带来的一致性 和效率。10一项成果能否被授予专利，从经济学的角度考察注重的是，因授权所 带来的收益是否大于为此阻碍竞争付出的社会成本。 3.2.1 专利保护的社会收益 第一，专利保护是鼓励创新的重要因素。一项新的产品被授予专利并投入生 产，往往给企业或个人带来巨大的经济效益，因此在发明创造中起到了巨大的推 动作用。专利保护对发明人的激励作用体现在：帮助专利权人尽快的回收资金。 专利制度明确了专利权人在一定时间内对专利的所有权，在市场化的今天，科技 成果的产权化、资产化和利益激励的市场化，可以有效地配置资金资源和人力资 源，进入一个由市场本身调节、约束和发展的良性循环；补偿了发明人的劳动。 专利权人的专利不但需要财物上的付出，专利本身就是一种创造性的劳动，对它 的保护无疑是对这种创造性劳动的一种很好的补偿；公开说明书可以引导和促进 后续的研发。根据 wipo 的统计，如果能有效地利用专利信息，能缩短大概 60% 的研发时间以及 40%的研发成本。依据专利法相关内容，专利的授予以公开说明 书作为对价并且说明书所记载信息应以该领域普通技术人员能够实现为标准，企 业如果能很好的利用这些信息不但可以节省经费、缩短研发时间，而且可以尽量 避免侵权的风险，并且把技术信息转化为商业策略，从而优化自己的经营模式。 因此现在大企业基本都很重视专利问题，比如 cannon 公司就认为“ 与其写研究 技术报告，不如撰写专利发明提案书:与其读学术文献，不如研究专利公报。因为 专利公报中的专利说明书，据统计含有 90%以上的研发成果，而其中 80%未记载 重庆大学硕士学位论文 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 10 在期刊、学术论文等技术文献中” 。 11在这个意义上我们说，由于新型的商业方法 是符合了新颖性、创造性和实用性的，使其变得可专利，完全可以起到鼓励创新 的效果。 第二，专利保护可以避免重复投资。专利制度出现前，商业上的发明和成果 普遍被以商业秘密的方式进行保护，他人很可能对其花费大量的人力物力进行研 究，这就造成了社会资源的浪费。专利制度以公开说明书作为基本条件以获得一 定期限独占的所有权，这帮助其他企业或个人在研发时避免重复的投资。同时这 种成果又可以借鉴，他人在进行科技创新时可以借鉴现有的技术成果，以在更高 的起点上进行研究。 第三，专利保护可以减少保密成本。过去企业总是想方设法保护其商业秘密 不被泄露，即使付出很高成本，商业泄密仍时有发生。在信息和网络技术高度发 达的今天，想保护一项新的技术不为人知更是难上加难。在专利制度下，发明人 不但不需要为保藏专利绞尽脑汁，反而愿意把专利推广扩散以获得最大的经济利 益。 3.2.2 专利保护的社会成本 第一，妨碍竞争的成本。专利权本身具有独占和垄断性，这种垄断性必然在 一定程上阻碍竞争，社会成本也在这种阻碍中加大。商业方法专利本身是一个比 较新的领域，就美国批准的“ 一次点击” 等商业方法专利来看，它所涵盖的已经不仅 仅是一个狭小的空间，而是扩张到整个电子商务领域。别的企业要发展和创新， 有时候很难绕过它而另辟蹊径。因此这种过宽的保护已经成为商业方法专利不得 不面对的一个重大问题。 第二，无效专利造成资源浪费的成本。商业方法专利的授予，需要花费大量的 社会成本，包括立法、司法、执法以及对相关人员的培训，社会的监督等等。无 效专利的诉讼则会加大这种成本，商业方面临的一个重要课题。 第三，非专利权人的投入成本。由于大多数国家对专利采取在先申请制度，容 易导致专利权人并不是专利的最先发明人。 虽然“ 在先使用权” 制度可以从一定程度 上弥补非专利权发明人的损失，但其投入显然没有得到充分法专利申请被递交到 美国专利商标局从 2001 年到 2003 年的申请量分别为 8700、6782、6000，最终授 权量为 433、493、495 个。如何降低大量无效专利申请的社会成本是商业方法专 利的回报。 第四，大量防御专利的成本。商业方法成为专利权的客体之后，有些企业出于 限制排挤竞争等多方面的考虑，针对一些本没有必要申请专利的发明申请专利。 这是对社会资源的浪费，也是无效率的体现。 重庆大学硕士学位论文 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 11 3.2.3 商业方法专利社会收益和社会成本比较 由于经济学分析对具体统计数据依赖度比较高，而目前为止又没有具体数据 来体现商业方法专利保护的社会收益和社会成本，因此本文对商业方法可专利问 题成本收益的考察主要参考国内外对商业方法专利的做法和态度。 美国率先打开商业方法可专利的大门后，大量相关专利申请被提交到美国专 利局。欧盟和日本也不甘落后，欧洲专利局通过新的审查之南以确认欧盟近年对 商业方法专利的扩大保护政策，日本更是积极修改其审查指南以鼓励商业方法专 利的申请。近年美日欧也开始在商业方法专利的审查标准等问题上展开了协商与 合作，以期在商业方法专利审查方面建立共同的标准。 美日欧尽管在对商业方法专利保护的规定和具体标准方面不尽相同，但都已 不存在是否该保护的问题，而是寻求如何统一保护的标准和如何实现保护的最大 化。而世界其他国家也开始认识到商业方法专利在未来电子商务中的作用，纷纷 修改本国的政策和法律，鼓励商业方法专利的申请，以期在日趋国际化的电子商 务的竞争中处于有利地位。 各国对商业方法专利纷纷从排斥到确立到扩大保护范围，各国商业方法专利 申请量的不断上升，不但鼓励了技术创新也推动了电子商务进一步的发展。这些 都从另一个角度说明了商业方法专利保护的社会收益大于社会成本。 3.3 我国商业方法专利保护之国际挑战 从短期来看，商业方法专利仍然是一个新事物，虽然目前在国外已经有大量商 业方法专利，但实际应用的只有总授权量的不到 10%，大多数企业商业方法专利 的申请主要是从防御和排挤竞争的角度考虑，因此到目前国际上对商业方法专利 的授权仍没有一个统一的标准。但从长远来看，商业方法专利的保护问题必须引 起我们的高度重视。 首先，目前美日欧各国已经在就统一商业方法专利标准等问题展开合作，商业 方法的专利保护在将来很有可能成为一种新的国际惯例，一旦这种情况出现，我 国整个金融业将在国际竞争中处于非常不利的位置。自 1998 年以来，很多国外金 融机构和企业在美日欧等国家和地区申请了大量涉及金融活动的商业方法专利， 虽然这些未必能帮助他们获得立竿见影的经济利益，却能够帮助他们占领未来网 络金融发展中的战略制高点。在国内，外国的金融机构和企业也已经提交了上千 件涉及金融的商业方法专利，虽然通过的只有几十件。但反观我们国内的商业银 行和企业，到目前为止还没有一件涉及商业方法的专利申请。一旦商业方法专利 成为国际惯例，国内的保护将不复存在，我国银行和企业无疑是非常被动的 其次，国外金融机构和企业所申请的商业方法专利有全球性的特点，我国金融 重庆大学硕士学位论文 3 我国商业方法专利保护的正当性分析 12 界将来想走向世界将面临巨大障碍。国外金融机构和企业在申请商业方法专利的 时候一般采用全球化的战略。如花旗银行在美国获得一个商业方法专利的同时， 会要求其在其他国家的分行也向当地的专利部门对此项专利提出申请。这种策略 会使我国商业银行在国外的经营活动面临很大的限制，使我国金融业在国外的竞 争中处于不利位置。 再次，网络金融领域是商业方法专利的一个重点领域，我国网上银行的发展将 来很有可能面临威胁。我国目前网上银行的交易量已经超过 20 万亿元，交易笔数 在 4000 万笔以上。然而在国外，许多涉及网上银行的核心技术领域都已经被授予 了商业方法专利。在我国，通信、微电子等高新技术领域，70%以上的发明专利是 外国的机构和企业申请的，这就意味着我国未来高新技术的市场很可能被外国的 大公司所垄断。这种情况下，我国的商业银行如果没有自己的商业方法专利，将 来很有可能要支付巨额的专利使用费用。同时外国的机构和企业很有可能利用专 利权给我国企业设置技术障碍，阻碍我国网上银行的技术发展以削弱我国金融业 的竞争力。 因此，我国的法律制定部门和企业都不能以消极的态度对待商业方法专利，而 应该以积极的态度去应对国际挑战，以期在将来的国际竞争中取得有利的位置。 重庆大学硕士学位论文 4 商业方法专利的客体认定和实质要件 13 4 商业方法专利的客体认定和实质要件 4.1 商业方法专利的客体认定 4.1.1 专利客体的立法规定 美国专利法第 101 条规定了专利客体：“ 凡发明或发现任何新颖（new）和实 用（useful）的方法、机器、产品、物质合成，或其任何新颖而实用之改进者，都 可按本法所规定的条件和要求获得专利” 。 欧盟的 欧洲专利公约 第52条对可获得专利保护的发明 （patentable invention） 做了如下规定“ 欧洲专利应授予能够在工业上应用的（susceptible of industrial application） 、新颖的（new）和非显而易见性（not obvious）的任何发明。” ，不 属于上述发明的有（a）发现、科学理论和数学方法； （b）美术创作； （c）进行智 力活动、游戏或商业活动的方案、规则和方法，计算机程序； （d）信息的显示。 另外对人体或动物体用外科或治疗方法以及人体及动物体上实行的诊断方法，不 认为属于上述工业上能够应用的发明。第 53 条规定了不能取得专利的发明：违反 公共秩序或道德的；动植物的新品种，微生物学方法及该方法获得的产品除外。 日本专利法第 2 条明确了发明是指利用自然规律所进行的具有一定高度的 技术性创造。第 29 条规定任何在工业上可以应用的发明都可以获得专利保护。另 外，不能授予专利的有：有害公共秩序、善良风俗的发明；自然规律本身；单纯 的发现；违背自然规律的发明；没有利用自然规律的发明；个人技巧；信息的单 纯表达；美学创造；不能解决当前问题的手段。 依据我国专利法第 2 条，我国的专利权客体包括发明、实用新型和外观设 计，其中发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。不予授予的情 况有：违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的发明创造；科学发现；智力活 动的规则和方法；疾病的诊断和治疗方法；动植物品种；原子核裂变获得的物质。 这里所说的智力活动的规则和方法包括数学方法以及一切属于以人的抽象思维、 主观意念或者感觉为特征的非技术方案。12例如“ 组织、生产、商业实施和经济等 管理的方法及制度” 、“ 统计、会计和记帐的方法” 、“ 计算机程序本身” 等等。但是 当一件涉及计算机程序的发明是为了解决技术问题，利用了技术手段和能够产生 技术效果时，则该发明专利申请属于可受专利保护的客体。13 trips 协议是全球范围内协调专利制度的诸多国际公约中最重要的一个， 其第 27 条第一款规定：“ 一切技术领域的任何发明，无论产品发明或方法发明，只要其 新颖、包含创造性并可付诸工业应用，均应有可能获得专利。” 第 27 条第 2、3 款 对可不授予专利的客体进行了规定：违反公共秩序和公德的发明；诊治人类或动 物的方法；除微生物外的动植物以及生产动植物的方法。 重庆大学硕士学位论文 4 商业方法专利的客体认定和实质要件 14 由各国对专利客体的规定我们可以看出，除美国外，各国已经把公序良俗作为 符合专利客体的一项基本原则；各国也都把实用性，即可在产业上应用作为申请 专利的一项基本条件；只有发明才是专利客体。 4.1.2 专利客体的技术性要求 综上各国的法律规定，作为专利