专利法中的先用权制度研究优秀毕业论文 参考文献.pdf

华中科技大学 硕士学位论文 专利法中的先用权制度研究 姓名：李琨 申请学位级别：硕士 专业：法律 指导教师：余翔 2011-05-23 i 摘 要 美国前总统林肯曾经这样描述专利制度“在天才之火上添加利益之油” 。专利制 度的诞生对于促进国家和整个社会的科技创新有着不可估量的作用。我国自上世纪 八十年代制定专利法以来，已经过三次的修改并使之日趋完善，专利制度也在促进 发明创造，依法保护发明人的利益方面发挥着越来越重要的作用。 我国专利法对先用权制度的规定在专利法的 69 条的第二款“在专利申请日前已 经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原 有范围内继续制造、使用的的不视为侵犯专利权。 ”先用权制度的构成要件在于先用 权人只能是在专利申请日之前已经制造好了相同的产品，或者是做好了制造、使用 的必要准备，并在原有范围内继续制造、使用时才不构成侵权。显然立法者出于对 专利权人利益的保护，对先用权人的权利范围做出了相应的限制，然而如何把握好 限制这个度呢，专利法中规定的“原有范围” 、 “相同产品” 、 “必要准备”等术语在 实践中如何界定，对此理论界和司法实务界还存在着较大的争议。 本文首先通过介绍先用权制度的基本概念，性质以及先用制度与新颖性、现有 技术制度、合理使用等制度的区别和联系；然后对世界上几个主要国家专利法中关 于先用权制度的规定进行对比分析，主要有实行“先申请制度”的日本、德国、法 国，以及实行“先发明制度”的美国，通过研究这些国家的规定，为我国先用权制 度的完善提供有益的借鉴；其次通过对比分析目前我国适用先用权制度中存在的问 题，围绕着先用技术来源的问题、原有范围的界定、必要准备的界定等进行分析比 较，通过对上述问题的研究与分析，找出适合我国国情的模式；最后对我国先用权 制度的完善提出自己的建议。 关键词：关键词： 先用权 原有范围 必要准备 ii abstract the former u.s. president lincoln once described the patent system as that “add the interest of oil into the fire of genius . the birth of the patent system has promoted the science and technology innovation in our country and the whole society. since the birth of the 1980s patent law, it has amended for three times .the patent system has played an increasingly important role in promoting inventions, and protecting the interests of the inventor. the item 2 of article 69 in our patent law has provided the prior use right as follows “before the date of filing of the application for patent, anyone who has already made the identical product, used the same method, or made necessary preparations for its making or using, and continued to use it within the original scope, has not been thought as infringement ”. the elements of the prior user right are that the prior user has already made the identical product before the date of filling of the application, or made necessary preparations, the prior user must use it in the original scope only. obviously the lawmakers intend to protect the interests of the patentee and they made the corresponding restriction to the prior user. however, how to grasp the degree of the limitation? the theory and the judicial practice have the great controversy with legal terminology of “necessary preparations”, “the same product” and “original scope”. my paper mainly introduces the basic concept ,the properties of the prior use right system, the relationship with novelty ,the relationship with existing technology,the relationship with reasonable use；secondly, introduces several major countries prior use right in the world, such as the first application system in japan, germany, france, the first invention system in the united states. through comparing these national regulations, it can provide the beneficial reference to our country; then, introduced these problems, the original source of the definition, scope of necessary preparations definition, etc. this article through comparing the above ideas, find a suitable mode for chinas national conditions;in the last, discuss how to perfect the prior use right system and proposed my own view. key words: prior use right original scope necessary preparations 1 1 引引 言言 1.1 选题的来源选题的来源 2008 年 6 月 10 日，国务院发布国家知识产权战略纲要 ，明确到 2020 年把我 国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家。纲要提出“国家知 识产权战略的重点有五项， 其中第四项就是“防止知识产权滥用， 制定相关法律法规， 合理界定知识产权的界限，维护公平竞争的市场秩序和公众合法权益”。考虑到我国 入世后企业面临的知识产权诉讼案件越来越多，许多企业对知识产权制度的了解甚 少，遇到知识产权诉讼，尤其是专利侵权诉讼更是谈虎色变，真正积极应对的不多， 其实很多案件原本利用专利侵权的抗辩事由是有可能胜诉的。而国内对专利侵权的 抗辩事由，尤其是对先用权制度研究的还比较少，我想如果能够把这个问题研究的 更深入一些，在将来的专利侵权诉讼中也许会对企业有所帮助。我的指导老师余翔 教授也认为这个题目有值得研究的价值，并指导我用案例分析的方法来支撑先用权 制度的研究。 1.2 选题的意义选题的意义 如何规范先用权制度是有非常重要的理论和现实意义的。随着我国知识产权制 度的日趋完善，广大群众的权利意识也越来越强，先用权制度作为知识产权的一种 抗辩手段也日益受到大家的重视，但是我国专利法对先用权制度规定也并非那 么完善，在理论界对如何适用先用权制度还存在较大的争议。在先用技术来源方面， 专利权人的技术是否也可作为先用技术的来源？“原有范围”到底应该怎样界定？ 做好“必要准备”的标准又是什么等等？这些都需要进行更进一步的研究和探索。 我国企业面临着大量的专利诉讼，如何利用好专利法中的先用权制度进行抗辩，避 免卷入专利侵权的诉讼之中，从而更好的维护本企业的利益，减少企业的成本并保 障企业的正常发展有着重要的现实意义。研究先用权制度，对于专利权人或是被控 侵权人来说都有重要的意义，特别是有关发明和实用新型方面的专利侵权抗辩。对 于专利权人而言，如果其对专利法中的先用权制度非常清楚，那么就可以有针对性 2 地提出预防方案，以避免将来遭受不必要的损失；对于被控侵权人而言，再遇到侵 权指控后也就能够坦然应对，不再“谈被控侵权而色变” 。为企业发展赢得良好的发 展环境。 1.3 先用权的研究现状先用权的研究现状 我国的先用权制度规定在专利法的 69 条第（二）项上， 1在 2010 年颁布并施行 的最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释出台前， 我国理论界、司法实务界对先用权制度争议最大的是关于“原有范围”的适用标准。 有的学者认为“原有范围”应当以先用权人原来的产量或者是原有的生产设备所能 达到的产量为限，也就是说他们在这个问题上坚持采用“量化标准” 。但是也有许多 学者认为，应当以先用权人原来从事的生产领域为限，即先用权人有权扩大产量， 只要没有超出原有的“事业领域”就行，他们认为对“原有范围”不能做简单的量 化，这应当是先用权制度争议最大的地方。2010 年最高院的司法解释对“原有范围” 的认定取决于先用权人原有设备所具有的生产规模以及可以达到的生产规模。这样 做虽然对规范先用权的适用有着积极的作用，但是该司法解释将完成必要的图纸作 为做好“必要准备”的条件之一， 2如果先发明人仅仅是完成了技术图纸，并没有将 之投入生产，那么专利法“原有范围”又该如何认定呢？在先用权人技术来源的问 题上，对先用权人的技术来源是否应当限定在自己的独自发明创造，而不包括从其 他人尤其是专利权人那里获得技术， 国内的学者也同样存在的争议。 专利法 规定， 先用权人如果制造了“相同产品”或者是做好了实施相关技术的“必要准备”后才 享有先用权，那怎么界定什么是“相同产品呢”？做好“必要准备”的标准又是什 么呢？关于先用权的性质，先用权到底是一种能够独立存在的民事权利还是只能作 为一种抗辩权而存在也有较大的争议。 1专利法第 69 条第（二）项规定的“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用 的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。 2最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十五条，第（二）项： 有下列情形之一的， 人民法院应当认定属于专利法第六十九条第 （二） 项规定的已经作好制造、 使用的必要准备： （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件； （二）已经制造或者购买实施发明创造所必 需的主要设备或者原材料。 3 1.4 本文的研究方法本文的研究方法 先用权制度设计的初衷在于平衡专利权人与社会之间的利益关系，在目前我国 对专利侵权抗辩事由的法律问题尤其是先用权制度研究的还不是很深入、很具体的 情况下，本文将结合新专利法修改对专利先用权制度的影响，通过典型案例研究， 认清目前国内司法实践的现状、汲取经验教训；通过对比发达国家关于此问题相关 规定，找准自己的不足，尤其是要借鉴国外比较成功的经验，逐项分析先用权的构 成要件，为下一步更好的完善我国关于先用权制度的有关法律制度规定做一些积极 的探索。 4 2 先用权的概论及其与它相关概念的区别和联系先用权的概论及其与它相关概念的区别和联系 2.1 先用权的概念先用权的概念 众所周知，知识产权的本质就在于国家从法律层面上对权利人在一定时期享有 的技术垄断给予合法保护，而作为合法垄断技术的代价，专利权人必须将其持有的 专利技术公布于众。“在法的创制过程中， 认识各种社会利益是法的创制活动的起点， 对各种利益作出取舍和协调，是法的创制的关键。 ” 1知识产权法的作用在于它能够起 到激励知识的创造，并且作为一种制度来平衡和协调各种利益关系。这种激励作用 虽然能够促进新知识的创造和运用，但是这是以垄断权作为代价的，而垄断的负面 作用是显而易见的，如果不对此加以限制，则势必会对社会公共利益和知识信息的 传播造成障碍。 2正如博登海默所言 “在个人权利和社会福利之间创设一种适当的平 衡， 乃是有关正义的主要考虑之一。 ” 3吴汉东老师在谈到知识产权的价值时就指出 “就 专有权利来说，是保护和限制两者不能偏废” 。另外，冯晓青老师从社会公平正义的 角度也认为“知识产权限制正是体现了对知识产品权益分配的公平正义观” 4 先用权制度正是作为对专利权的一种必要限制，而为多数国家的专利制度所采 用。我国专利法自 1984 年第一次制定以来，都规定了先用权制度。和大多数国家一 样，我国对专利权适用先申请原则，就是说，作为技术成果拥有者的发明人只有在 将自己的发明技术向国家知识产权局申请并获得通过后才能得到授权，专利权人在 国家知识产权局通过了对其申请的专利审查后，就可以获得专利权的保护。只有在 专利权人获得专利权后，才有权禁止他人未经许可制造、使用、销售、许诺销售其 拥有的专利产品，从而获得一定时期的合法的垄断利益。然而，在现实生活中，专 利权人未必就是技术成果最先的发明人，有许多先发明人因为没有及时将自己的发 明成果申请专利，在别人将此成果申请专利后反而不能再继续使用该发明成果，这 显然是有悖于常理，对那些先发明人来说也是不公平的。如何在坚持知识产权制度 孙国华，朱景文法理学北京大学出版社，1995第 67 页 吴汉东知识产权的私权与人权属性以知识产权协定和世界人权公约为对象法学研究， 2003（3） 【美】博登海默著，邓正来译法理学法律哲学与法律方法，中国政法大学出版社，2000第 424 页 冯晓青知识产权法利益平衡理论中国政法大学出版社，2006 （第 1 版） ，第 540 页 5 的同时更好的维护好先发明人的权益，先用权制度就作为我国专利先申请制度的一 种补救措施、一种必要限制，从而起到平衡专利权人和先发明人利益的作用。它既 是专利法促进技术进步、保护发明创造的内在要求，同样也是民法中公平正义原则 在专利制度中的重要体现。 我国专利法第 69 条第 1 款第 2 项规定如下 “在专利申请日前已经制造相 同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内 继续制造、使用的，不视为侵犯专利权” 。由此我们可以看出，先用权适用所必须具 备的几个条件：1、时间条件，先用权人制造、使用的行为或者为了制造、使用而作 出的准备工作应该是在专利的申请日之前已经开始了；2、先用权人必须有实施或者 准备实施该专利技术的行为。3、继续实施该专利技术应当仅限于在原有的范围。 2.2 先用权的性质先用权的性质 关于先用权的性质，国内的学者对此认识并不统一。有的学者认为先用权是一 种能够独立存在的权利，如陈子龙先生认为“先用权既然作为一项能够与专利权相 对抗的民事权利，其本身就是相对专利权而独立存在的，有其自身的权利范围，并 由法律来设定权利边界以谋求与包括专利权在内的其他权利的和平共处。 ” 1程永顺先 生认为 “我国的专利司法实践把先用权视为先用权人个人的权利” 2 韦晓云法官认为 “在专利诉讼中，先用权为用以对抗专利权人侵权指控的一种抗辩权，先用权作为 一种民事权利，不仅可以单独存在，而且能够与专利权相对抗”3；还有些学者从先 用权的来源来主张“先用权是一种应该与商标权、著作权、专利权平等对待的先占 权，因为这是先用权人自己独立的发明创造，如果先用权与专利权发生冲突的话， 也应该以权利冲突的处理原则加以保护。 ” 4与此相反，有的学者则认为，先用权并不 是一种能够独立存在的权利，先用权制度是通过立法对专利权效力的一种限制，它 的存在是为先用权人提供一种能够对抗专利权人侵权指控的抗辩手段，所以只能作 载陈旭法官论知识产权法律出版社，1999 第 139 页 程永顺，罗李华专利侵权判定中美法条与案例比较研究专利文献出版社，1998第 290 页 韦晓云专利侵权中先用权抗辩问题研究，”http: 李华，何艳珍，孙广丽技术在先使用与专利权冲突的探讨河北法学2004（6） 6 为一种能够对抗专利侵权的抗辩权而存在的。1 将先用权理解为一种能够单独存在的权利，很多学者是从中华人民共和国宪 法和民法通则找到了法律依据。我国宪法第 51 条规定了我国公民在行使 权利的同时不能损害国家和其他第三人的利益。 2而宪法作为国家的根本大法，它所 确立的基本原则是制定其它法律法规的基础。同样民法通则也规定法律要保护 公民、法人的合法的民事权益。 3先用权人是先用技术的合法拥有者，理所当然的享 有继续使用的权利，不管这项技术是属于自己的发明创造，或者是通过其它合法渠 道得到发明成果。 “这种使用是法律赋予在先使用人的权利，并非来源与他人的侵权 指控，权利的本质决定了其必然具有相对的独立性，否则何以支配标的物，支配他 人”4这些学者认为，如果不将先用权确定为一种独立的权利，是无法对抗强大的专 利权的。 虽然将专利权上升为一种独立存在的权利对于更好的维护先用权人的权益，更 好的理解先用权制度是有帮助的，但是，从我国专利法对先用权的规定来看，主要 还是将其作为专利侵权抗辩的一种理由而存在的。抗辩权就其本质而言，是对抗对 方请求或者是不承认对方权利主张的权利，在现行的法律关系中，如果作为一方的 当事人行使请求权，以此来要求对方为或不为一定行为时，相对方可以提出提出各 种理由进行抗辩来反驳，从而达到消灭或使对方的效力发生延期的效果。抗辩权的 作用在于防御，在于阻止、对抗请求权的行使，所以说抗辩权的行使要以请求权的 行使为条件的。5将先用权看做一种抗辩权，主要是从以下几个方面考虑的。其一： 它只有在对抗专利权人主张权利时才出现，如果没有专利权则讨论先用权也就没有 了意义；其二：专利权人有权主张第三人侵犯了其专利权，而作为先用权人则没有 权利去主张第三人侵权；其三：专利权人之所以能够拥有专利权，是因为专利权人 也付出了“相应的代价” ，就是在将发明成果向专利局申请专利时，必须公开其发明 1尹新天.专利权的保护专利文献出版社，1998第 16 页 2宪法第 51 条规定： “中华人民共和国公民在行使自由和权力的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和 其他公民的合法的自由和权力。 ” 3民法通则第 5 条规定： “公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯” 4韦晓云专利侵权中先用权抗辩问题研究” ，电子知识产权，2005 年第 12 期，第 35-39 页 5韩明志抗辩权利论河北法学，2004 年（1） 7 成果，而先用权人虽然也是独立完成的发明，或者说是合法获得的，不管是出于何 种原因1他并没有向专利局申请专利，更谈不上向社会公开其发明成果了，所以即使 是从公平的角度出发，先用权人与专利权人的权利并不一定要对等也是可以理解的； 其四：从权利内容来看，先用权人虽然可以继续使用或实施原技术方案，但是却没 有专利权人那样拥有对该技术方案的支配和独占实施的权利。 从以上可以得出，在没有获得专利权时，一项发明创造的先发明人使用或实施 其技术方案是可以用反不当竞争法或其它法律来保护，与先用权是没有关系的，只 有在专利权产生以后，才有讨论先用权的实践和理论意义。先用权的作用也主要是 在专利侵权的诉讼中作为一种消极防御性质的权利来对抗专利权，而且法律也明文 规定了先用权的范围，即只能在原有范围内继续使用，先用权人也不能像专利权人 那样可以明确的转让或许可他人使用。可以看出，先用权只能作为一种抗辩权而不 能作为一种单独的民事权利类型而存在。 2.3 先用权与其他相关概念的区别和联系先用权与其他相关概念的区别和联系 2.3.1 先用权与合理使用的关系先用权与合理使用的关系 合理使用制度在我国的著作权法中做出了明确规定。著作权法第 22 条对依 照法律本应当由著作权人行使的权利赋予其他人员可以在不经著作权人许可的情况 下行使相应的权利，并且不用向著作权人支付报酬，只要指明作品的原作者即可。 法律之所以做出这样的规定，而且不认为这是一种侵权行为，主要是从社会公共利 益的角度出发来考虑的。从本质上来看，合理使用制度就是在于赋予符合条件的第 三人无偿的使用本应当由权利人享有的相关权利。我国专利法69 条规定的先用 权制度同样规定先用权人可以在原有范围内继续实施相关的技术。许多学者同样认 为先用权制度也属于专利的合理使用的范畴。合理使用制度虽然各国的知识产权法 对此的规定都各有特点，但是基本的出发点和宗旨是有共同之处的，就是法律规定 权利人之外的其他人员可以在不支付一定报酬甚至是无需征得权利人同意的情况下 1 “可能是想作为商业秘密来保护，因为如果发明人将此成果当作商业秘密来保护，就不用公开其发明成果，理 论上保护的期限会更长，毕竟即便是作为发明专利的保护期最长也只有 20 年，一旦超过 20 年，该成果就进入 了 公共领域，从而任何人都可以使用，而商业秘密则可以通过反不当竞争法来保护；当然也可能是发明人还 没有来得及申请专利” 。 8 合法的使用专利技术，其着眼点基本上是在于维护社会公共的利益，是在社会公众 和专利权人之间找到一个平衡，而专利的合理使用制度正是通过对专利权人的限制 而努力实现这种平衡。 该制度的设立一般是从以下几个方面考虑的：首先，从社会公平的角度出发， 任何技术的发明都是在利用前人已有的技术的基础上做出的在创新，权利人既然利 用了前人的成果，所以从回报社会的角度出发，也应当允许其他人合理使用。第二、 从促进整个社会进步的角度来考虑，专利技术无论对企业还是对整个国家而言，都 是促进社会和企业加快发展的重要因素。伟大的科学家牛顿曾经说过“只有站在巨 人的肩膀上才能看的更远” ，对从事科学研究和企业技术创新的人员来说，更能体会 到这句话的深刻含义。一项专利技术尤其是发明专利由于它有着创造性和新颖性的 独特要求，所以一般都是该技术领域的前沿和尖端的技术，如果允许其他科研工作 者能够在此基础上继续做科研创新，那么就会省掉许多专利权人在前期的基础工作， 使其能够在一个更高的起点上从事该领域的科研和创新工作，从而促使整个国家的 科技加速发展。第三，从效率的角度而言，效率就是以较小的投入换取较大的产出。 从整个社会的角度出发，利用知识产权的合理使用制度可以有效的防止专利权人仅 仅只满足于目前的技术成果，躺在已有的成果上“坐吃山空” 。 1从而促使其不断的创 新，以提高整个社会的科研效率。 合理使用制度在确保专利权人权益的同时也从法律上明确了社会公众如何合理 的使用专利技术，在专利权人和社会公众之间划分了各自的权利义务范围，从而也 减少了不必要的麻烦。我国的专利法对不视为侵犯专利权的几种行为从法律层 面也给予了明确.2不少学者认为， 先用权制度也是合理使用的一种， 虽然两者一些相 似之处，比如说：先用权制度和合理使用制度都是法律明确规定非专利权人可以合 法的使用专利权而不必经过专利权人的同意，法律对使用这两种制度时都做出了一 些必要的限制等。但是两者的区别也是显而易见的。首先两者的性质和目的不同。 1 高华，焦洪涛专利权合理使用制度研究科技与法律，2002（） 2 第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： （一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、 许诺销售、销售、进口该产品的； （二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原 有范围内继续制造、使用的； （三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国 际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的； （四）专为科学研究和实验而使用有关专利的； 9 判断是否是属于合理使用，应当以专利权人之外的其他人员在使用专利技术时是否 存在商业用途或者说是否以赢利为目的，一般情况下，诸如以科学实验为目的合理 使用都是为了社会的公共利益而使用的，并不以赢利为目的，但是先用权制度并没 有要求先用权人必须将技术用之于社会公共事业，先用权人实施相关技术完全可以 是以赢利为目的；其二，从对专利权人造成的影响来看，合理使用一般不会对专利 权人的经济或者是市场利益造成影响。而先用权制度的设立必然会对专利权人的市 场和经济利益造成相当的影响。其三，从公平的角度来看，合理使用制度中，其他 人使用的专利权都是专利权人创造和发明出来的，而先用权制度中的先用权人的技 术并不一定是从专利权人那里获得的，很多情况下都是先用权人自己发明或者从专 利权人外的第三人那里合法获得的技术 （通常是要付出一定的对价） 。 我国 专利法 采用的是“先申请原则” ，并不像美国专利法采用的“先发明原则” ，对于同样 的一项技术成果，专利权并不必然的就属于先发明人所有，而是将专利权授予给了 先申请专利的人，这样作为先发明人基于自己的努力获得的成果理所当然的享有实 施的权利，只不过是专利制度的存在使得这种使用受到了些限制而已。所以，先用 权制度虽然有合理使用制度与一些共同点，但是两者的区别也是显而易见的，不能 简单的把先用权制度当成为一般的合理使用制度。 2.3.2 先用权与现有技术的区别与联系先用权与现有技术的区别与联系 先用权抗辩和现有技术抗辩都是专利法规定的不侵权抗辩。新修改的专 利法正式采纳了现有技术抗辩，这也使得我国的专利制度日趋完善。在专利侵权 的诉讼中采用现有技术进行抗辩是与我国的专利制度有关的，在我国的专利申请制 度中，发明专利的要求最高，审查标准自然也就比较严格，然而对于实用新型和外 观设计而言，因为没有采用类似发明专利那样的实质审查，而是采用的是登记制度， 即只要是在初步审查中没有发现不应当授予专利权的理由，一般就会得到专利局的 授权。所以现实中，有很多本不应该被授予专利权的的外观设计和实用新型专利申 请获得通过，从而产生大量的瑕疵专利。对于这些瑕疵专利如果进入到专利的纠纷 中，按照修改前的专利法，案件的相对人以专利的无效提出抗辩的话，是得不到法 院的支持的，因为根据我国行政权力与司法权力相分离的原则，专利权的有效性只 能由国家知识产权局或者是专利复审委员来决定，法院是没有权利来认定专利的有 10 效性的，这一点与德国的专利制度相类似。在以往的专利诉讼案件中，如果诉讼相 对人要主张专利权人的专利无效，法院一般只能中止审理，等待专利复审委员的复 审结果，然后根据复审结果来继续审理案件。这样一来就造成专利案件的久拖不决， 不但浪费了国家的司法资源也会造成诉讼双方的负担增加。 新修改的专利法所规定的现有技术就较好的解决了这个问题。1在以后的专 利纠纷案件中，如果被告人能够提供证据证明专利权人的专利技术属于现有技术时， 法院不用在中止审理案件，等专利复审委员会做出专利的有效认定后再重启案件的 审理，法院如果认定现有技术抗辩成立时就可以直接做出判决，这样一来就节省了 大量的诉讼时间，提高了案件审判的效率。那么先用权抗辩制度与现有技术抗辩制 度有什么区别和联系呢？先用权抗辩制度设计的初衷在于弥补专利先申请制度的不 足，同样也是为了尽快的将先用技术转化为现实的生产力。如果专利侵权案件中的 被告采用先用权抗辩，就要证明在专利申请日前已经做好实施技术的必要准备，而 如果采用现有技术进行抗辩，专利诉讼中的被控侵权人只要证明专利权人的技术在 是属于现有技术就可以； 2先用权抗辩中，先用权人的技术来源如果不合法， （如是窃 取的或是以其他不正当竞争手段获取的）就不能享有先用权，更谈不上适用先用权 抗辩了，而现有技术抗辩中的被控侵权人只要证明自己实施的技术是来源于专利权 人申请专利之前即可，对于技术的来源方式没有要求；先用权抗辩成功后，先用权 人只能在原有范围内继续制造、使用；而现有技术抗辩则没有此限制。可以看出如 果采用先用权抗辩，难度可能要大于采用现有技术抗辩。那么现有技术抗辩和先用 权抗辩作为专利诉讼中的两种抗辩手段，在诉讼中是否可以同时运用呢，还是要么 只能运用先用权进行抗辩，要么只能运用现有技术进行抗辩，在两者都符合适用的 条件时只能选择其一呢？在诉讼中，有些当事人和法官认为先用权抗辩和现有技术 抗辩不能同时存在于一个诉讼之中，他们认为如果被控侵权人采用了先用权抗辩就 不能再适用现有技术抗辩，反之也是这样，其实这是对先用权抗辩制度和现有技术 1专利法 62 条： “在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计 的，不构成侵犯专利权” 。 2最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十四条规定“被诉落入专利权保护范围 的全部技术特征， 与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的， 人民法院应当认定被诉侵权 人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术” 。 11 抗辩制度的一种误解，两者可以完全适用于同一诉讼之中。 关于先用权人的技术能否从现有技术获得，首先应明确现有技术的概念，现有 技术是指在专利申请日前已经为公众所知的技术，在专利诉讼中，如果被侵权人能 够证明专利权人的技术属于现有技术，那么就可以此来对抗专利权人的侵权指控， 该制度也只有在专利侵权诉讼中才有讨论的价值和意义。我国 2010 年实施的关于专 利法的司法解释第十五条规定，如果被诉侵权人是以非法的途径获得的设计或技术 是不能享有先用权的， 1法律规定先用权人可以通过合法渠道获得先用技术，显然对 先用技术的来源没有做过多的限制，如果在专利侵权的诉讼中，被控侵权人在专利 申请日前是通过合法途径获得的技术，无论是否是现有技术，只要被控侵权人做好 了必要准备，并在原有范围内实施，是可以产生先用权的。 2.3.3 先用权与新颖性的关系先用权与新颖性的关系 设立专利制度在于通过专利权人公开其技术发明成果，从而使其拥有一定时期 的合法垄断权。先用权制度也是在拥有专利权的前提下才可能产生的，专利权人申 请专利等于将自己的发明成果公布于众，其他社会公众可以公开的获得该项技术， 所以法律必须对专利权人的权利加以保护。 一项技术的发明人在完成该项技术发明后，是将这项技术发明作为一种技术秘 密而使用还是将其申请为发明专利，发明人会根据自己的实际情况而采用不同的保 护手段。如果将其作为一种技术秘密，就像可口可乐公司的配方一样，把它作为一 种商业秘密，使用反不当竞争法来进行保护，这样的好处在于技术发明人不用公开 其技术发明同样也能受到法律的保护，从而实现对技术的独享，不足之处在于无法 实现对该项技术发明的“合法垄断” ，而且保密的风险及成本都会比较高，因为如果 有其他发明人也发明出了同样的技术，进而将其申请了专利，那么就会造成该商业 秘密的公开，对原技术所有人而言也是不利的 ，而且从对整个社会的贡献来看也是 不如将其申请专利。有的学者认为，先用权人在专利申请日应当是秘密使用先用技 1 2010 年最高院发布的最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第 15 条规定： “诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持” 12 术，如果将其公开使用的话会破坏专利申请的新颖性。1那么先用权人的技术是否只 能采取秘密的实施方式而不能将其公开呢？一项技术的发明，如果发明人准备采取 公开其技术，或者说选择了“表达”的方式，除了将其申请专利外，先发明人如果 继续采取公开使用的方式是否会影响先用权作为一种抗辩权的成立呢？我们认为， 首先先用权仅仅是作为一种在侵权诉讼中的抗辩权，它适用的前提是专利权人提起 了诉讼，而被指控侵权的人往往是采用现有技术抗辩、先用权抗辩、或者是合理使 用进行抗辩，被控侵权人无权请求法院对专利权的效力作出评判，所以先用权制度 的设计也不应该考虑先使用人的公开实施行为是否会导致专利技术的无效。其次， 如果先用权人是在专利申请人新颖性宽限期的公开行为中获得的技术，那么根据专 利法的规定，先使用人的公开实施并不会造成对专利新颖性的破坏，不会影响专利 的申请。在先用权人的技术并不是来自申请人在新颖性宽限期的公开，那么先用权 人的公开使用有可能会使得该项技术成为现有技术从而影响专利的效力，在这样的 情况下，先用权人就可以选择是采用先用权抗辩还是使用现有技术抗辩。 2.4 小结小结 先用权作为专利制度的一项重要内容，起到了平衡专利权人和先用权人利益的 作用，作为一种对抗专利权的制度，先用权只有在专利侵权的诉讼中才有讨论的意 义和价值，所以，将先用权看做为一种抗辩权而非能够独立存在的民事权利显然更 为合适。先用权虽然与合理使用制度有许多相似的地方，但是两者的区别也是显而 易见的，不能将先用权简单的认为是合理使用制度的一种。先用权与现有技术作为 专利侵权的抗辩的规定，完全可以同时适用于同一专利侵权的诉讼之中。 1 那英有关知识产权权利之间的冲突及其解决方式知识产权，2002 年增刊 13 3 国外关于先用权制度的规定国外关于先用权制度的规定 目前，世界上许多国家都对先用权制度做出了规定。一些国际条约诸如保护 工业产权巴黎公约 、世界贸易组织协定中与贸易有关的知识产权协议 （即 trips 协定）也对先用权制度做出了相应的规定。 1 3.1 日本专利法中关于先用权制度的规定日本专利法中关于先用权制度的规定 日本的专利制度和我国一样，采取了先申请原则，在其专利法中同样有关于先 用权制度的规定， 并对先用权人如何才能获得实施专利技术做出了较为详细的规定2， 此外日本的外观设计法也对先用权制度做出了相应的规定。 3日本的先用权制度有以 下几个特点：其一,日本的专利法与我国的专利法在先用权的时间上一样，都是按照 专利申请日这个时间点，先使用人在专利申请日做好了实施该项技术的准备或者说 已经开始实施该项技术，那么先使用人依然有权利在其准备实施或者已经实施的范 围内继续实施该项技术，这样并不视为侵权，但是，先使用人没有权利再许可他人 使用该项技术。其二，在实施的范围上，日本专利法将先用权人的实施范围限定于 在专利申请时先用权人原来所从事的事业范围，日本学者纹谷畅男对什么是事业范 围做出了这样的解释“1、已实施或者准备实施的发明范围；2、实施使用的目的范 围。 ”他的观点是应该以企业的章程所定的目的为准，也可以按照顾客是否与原来的 相同来考虑，他还举了个例子来说明，在烧碱的生产单位的先用权不能仅仅局限于 炼铁事业，只要事业是相同的，先用权人完全可以扩大生产设备。该观点已被判决 1 trips 条款第 27 条在专利权例外中规定，各成员可对专利授予的专有权规定有限的例外，只要此类例外 不会对专利的正常利用发生无理的抵触，也不会无理损害专利所有权人的合法利益，同时应考虑第三方的合 法利益。 2 日本专利法第 79 条规定“因不知有关专利申请的发明内容而自己发明，或因不知有关专利申请的发明内容 而从发明人处得知后成为已有，在专利申请之时，日本国内从事实施该发明的事业或准备从事该发明的事业 者，在其实施或准备实施发明及事业目的的范围内，对于有关该专利申请的专利权拥有通常实施权。 ”杜颖、 易继明等译， 日本专利法 ，法律出版社，2001 年 3 月版，第 36 页 3 日本外观设计法第 29 条 “不知道他人就外观设计已提出外观设计注册申请而独自创作出该外观设计或其 类似外观设计或其类似外观设计的设计人那里得知该外观设计的， 在别人提出外观设计注册申请时根据第 15 条第 1 款准用的专利法第 40 条规定，或根据第 17 条之二第 1 款（含第 51 条第 1 款及第 56 条之二准用的情 况）规定，其外观设计注册申请的时间，为原外观设计注册申请时或提交手续补正时，在日本国内已实施或 准备实施外观设计或其类似外观设计的人，在其实施或准备实施的外观设计和事业目的的范围内，可以取得 该外观设计注册申请所取得的外观设计权的普通实施许可。 14 所确认。1可以看出，日本专利法规定的“事业范围”比起我国专利法规定的先用权 人只能在“原有范围”实施发明技术要宽一些。 3.2 德国专利法中关于先用权制度的规定德国专利法中关于先用权制度的规定 德国的先用权制度规定在德国专利法第 12 条第一款， 2其规定在专利权人申 请专利之前，有人已经为实施该发明做好了相关的准备，则专利权对该人没有效力。 德国专利法主要有以下几个特点：其一，先用权人有权在自己或者是他人的工厂或 者车间实施该项发明技术，但是不能超出原来的事业范围，我国专利法及相关的司 法解释没有规定先用权人有权在别人的工厂或者车间实施先用技术；其二，先用技 术只能通过继承或者是企业的合并来实现技术的转让，否则先用权人不能将先用技 术转让给其他人或企业实施，这一点，我国 2010 年颁布施行的最高人民法院关于 审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第 15 条第三款中也采取了相似 的规定； 3其三，德国专利法规定，发明人在专利申请日之前虽然透露了发明技术， 只要其保留了权利，那么即使第三人在专利申请日之前获得了该项技术也不能享有 先用权，但是如果发明人在透露发明技术的六个月内还没有申请专利，那么获得该 技术的人就可以享有先用权。 4 3.3 法国专利法中关于先用权制度的规定法国专利法中关于先用权制度的规定 法国知识产权法典第 613-7 条对先用权是这样规定的： “在本卷适用的领土 范围内，任何人在专利申请提交日或者在优先权日已经善意占有有关专利所保护的 发明的，均可以以个人名义使用该发明而不用问该发明的存在。本条承认的权利只 1【日】 纹谷畅男编魏启学译专利法 50 讲法律出版社，1984第 257-258 页 2德国专利法第 12 条第 1 款规定“如果在专利申请日以前，他人已经开始在德国境内实施该申请下的专利或者已 经为这种实施做了必要准备，则专利授权后，专利权人不得以其享有该专利权而禁止该人使用次专利。该先用人 有权在其自己的或他人的工厂或车间内， 在其事业目的范围内实施该专利。 这种先用权只能通过继续转让或随其 事业整体而转让” 3最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十五条：被诉侵权人以非法获得的技术 或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。 先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施， 被诉侵权人主 张该实施行为属于在原有范围内继续实施的， 人民法院不予支持， 但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继 的除外。 4尹新天专利权的保护北京：知识产权出版社，2005 15 能与其所依附的营业资产、企业或部分企业一起转让， ”法国知识产权法对先用权的 规定有着其特殊之处：首先，从先用权的权利来源来看，该法条并没有具体规定先 用权人如何占有该权利的，而只是从时间上限制了只能是先用权人在专利的申请日 或者是优先权日已经善意占有的专利所保护的发明创造；其次，从效力上来看，该 法条虽然规定了先用权人可以使用该发明，但是并没有对使用的范围作出具体规定， 所以，该先用权人可以自主决定扩大实施的范围。法国的学者对此的解释是“占有 发明就是获得一项权利，因此，专利的垄断只能在申请日生效，而且这种专利的垄 断没有权利限制占有者（先用权人） ，该占有者有权实施他合法拥有的发明” 。1 3.4 美国专利法中关于先用权制度的规定美国专利法中关于先用权制度的规定 美国是实行专利制度较早的国家，其专利制度相对比较完善，并且有自己的特 点。与世界上其他国家普遍实行先申请制度不同，美国是世界上较少采用先发明制 度的国家，在先发明制度下，专利权是授予给了最先发明出来该项发明技术的人， 就算先申请人到专利局申请了专利，但是如果有人在随后出具了证明，证明自己是 早于申请人完成了该项技术的发明，那么先申请人就得不到专利的授权。先用权制 度则是针对先申请制度国家存在的一些对先用权人不公正现象而采用的一种补救措 施。美国采用的是先发明制度，通常认为不会存在这种问题，也就没有必要采用先 用权的法律制度。所以在 1999 年前，美国修改专利法之前，国内的学者普遍认为在 先发明的制度下没有必要采用先用权制度。2然而，美国也许是出于和世界上其他国 家的专利制度接轨的需要，在国会经过一番辩论之后，最终采纳了先用权制度。3其 主要是基于以下几个方面考虑的：首先，作为先发明人并不一定会必然的将其技术 成果申请专利， （可能会担心将技术申请专利后，其成果内容就必须公开，这些企业 并不愿意公开其成果，担心这样会损害自己的经济利益，而会选择利用不正当竞争 法中的商业秘密条款来维护自身的权益）如果后来的申请者在申请专利后就