国际专利许可合同中专利侵权的责任条款研究.pdf

分类号分类号学号学号m2009742m2009742m2009742m200974238383838 学校代码学校代码 1 0 4 8 71 0 4 8 71 0 4 8 71 0 4 8 7密级密级 硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文硕士学位论文 国际专利许可合同中国际专利许可合同中 专利侵权的责任条款研究专利侵权的责任条款研究 学位申请人学位申请人：郭修婧郭修婧 学 科 专 业学 科 专 业：法律硕士法律硕士 指 导 教 师指 导 教 师：焦洪涛焦洪涛副教授副教授 答 辩 日 期答 辩 日 期：2012.5.19 2012.5.192012.5.192012.5.19 a a a athesisthesisthesisthesis submittedsubmittedsubmittedsubmitted inininin partialpartialpartialpartial fulfillmentfulfillmentfulfillmentfulfillment ofofofof thethethethe requirementsrequirementsrequirementsrequirements forforforfor thethethethe degreedegreedegreedegree ofofofof jurisjurisjurisjuris mastermastermastermaster researchresearchresearchresearch onononon liabilityliabilityliabilityliability provisionprovisionprovisionprovision ofofofof patentpatentpatentpatent infringementinfringementinfringementinfringement inininin thethethethe internationalinternationalinternationalinternational patentpatentpatentpatent licensinglicensinglicensinglicensing contractcontractcontractcontract candidatecandidatecandidatecandidate : : : : guoguoguoguo xiujingxiujingxiujingxiujing majormajormajormajor: : : : jurisjurisjurisjuris mastermastermastermaster supervisorsupervisorsupervisorsupervisor : : : :assoc.assoc.assoc.assoc. prof.prof.prof.prof. jiaojiaojiaojiao hongtaohongtaohongtaohongtao huazhonghuazhonghuazhonghuazhong universityuniversityuniversityuniversity ofofofof sciencesciencesciencescience however, such provision is not complete and explicit, even can not be applied to practical areas, because it lacks specific provision concerning agreement on the liquidated damages caused by breach of non-infringement warranty. liability of patent infringement in the international patent licensing contract involves three situations: being sued for patent infringement by the third party, the third party infringed the patent right and licensee infringed the patent right. first, international patent licensing contract should take the provision about the behavior that licensee exploited the patent beyond the contract into account. it mainly coveredifsub-license is allowed and liability for breach of contract which assumed by licenseeifit uses the patent without permission of licensor. such liability is different according to the different account form of license fee. second, considering the situation of being sued for patent infringement by the third party, licensor must be required to make a non-infringement warranty which containsif iv 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 the patent is the dependent patent, and how many joint owners it has. licensor also must be required to promise that it is impossible for licensor has knew that someone used or exploited the patent within the territorial scope and rights of patent license without permission before the contract was signed and within the validity period of contract. meanwhile, contract should explicit who is liable for protecting the patent right and how to share the expense of defense, compromise or settlement when the third party sued for patent infringement。if final court adjudicates tort fact holds water, licensee not only can ask licensor to assume the compensation that had been lost, but also can ask licensor to adopt measures to pay for acquirable interest. third, due to different regulation about litigation rights of different countries, the contract should covered two parts for different situations: who is liable for protecting the patentifsomeone infringe up on patent right and how to share the legal cost which maybe different according to the exclusive license or non-exclusive license. how to share the damages awarded by court also should be stipulate based on the indemnity principle, and that compensatory damages should take the payment of license fee into account. keykeykeykey words:words:words:words: international transfer of technology lawinternational patent licensing patent license contractpatent infringement liability for breach of contract v 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 目目目目录录录录 摘摘摘摘要要要要.i abstractabstractabstractabstract. iii 绪绪绪绪论论论论.1 一、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述一、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述一、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述一、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述 （一）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义. 4 （二）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的内容. 5 （三）国际专利许可合同中专利侵权责任条款的地位.7 二、国际条约和各国立法对专利许可中专利侵权责任的规定及评述二、国际条约和各国立法对专利许可中专利侵权责任的规定及评述二、国际条约和各国立法对专利许可中专利侵权责任的规定及评述二、国际条约和各国立法对专利许可中专利侵权责任的规定及评述 （一）国际条约对于专利许可中专利侵权责任的规定及评述.12 （二）各国立法对于专利许可中专利侵权责任的规定及评述.13 三、现有国际专利许可合同中专利侵权的责任条款分析三、现有国际专利许可合同中专利侵权的责任条款分析三、现有国际专利许可合同中专利侵权的责任条款分析三、现有国际专利许可合同中专利侵权的责任条款分析 （一）亚太技术转让中心：技术获取合同范本.24 （二）依据德国法律编写的专利许可合同范本.26 四、国际专利许可合同中专利侵权的责任分析及条款设计四、国际专利许可合同中专利侵权的责任分析及条款设计四、国际专利许可合同中专利侵权的责任分析及条款设计四、国际专利许可合同中专利侵权的责任分析及条款设计 （一）被许可方侵犯许可方专利权的合同义务与条款设计. 29 （二）第三方起诉侵权的合同责任分析与合同条款设计. 33 （三）第三方侵犯专利权的维权责任与合同条款设计. 42 结结结结论论论论.49 致致致致谢谢谢谢.53 参考文献参考文献参考文献参考文献.54 1 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 绪绪绪绪论论论论 2006 年 8 月，正泰集团股份有限公司以专利侵权为由，将施耐德电气低压（天 津）有限公司告上法庭，要求施耐德立刻停售并销毁侵权产品，并提出了 33 亿元 的索赔。根据（2006）温民三初字第 135 号民事判决，施奈德公司提交证据证明施 奈德公司实施生产产品的被控侵权技术是通过与外国公司签订专利许可合同获得 的，因此被控侵权技术具有合法技术来源，一审法院认为施奈德公司所称的“具有 合法技术来源”在专利侵权判定中毫无意义。一审法院全额支持了正泰集团对施奈 德公司的赔偿请求。施耐德向浙江省高级人民法院提起上诉，最终达成了庭内和解， 施耐德向正泰赔偿 15750 亿元人民币，诉讼终止。 施奈德公司自认为通过合法方式获得了专利使用权，最终既要向外国公司支付 专利许可费用，还要承担巨额的和解费用，对其显然是不公平的。在此情况下，施 耐德公司是否有权要求专利许可方全部承担或共同承担和解费用？是否可以要求专 利许可方承担违约赔偿责任？根据中华人民共和国技术进出口管理条例第 2 条 规定，跨境的专利实施许可行为属于条例的规范范畴，而条例第 24 条第 3 款明确规定：技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他 人合法权益的，由让与人承担责任。被告施奈德公司作为技术进口合同的被许可方， 可以要求许可方承担责任，但该责任具体包括哪些内容却未有明确规定。若许可方 并未参与诉讼，最终以和解结案时，是否可以要求许可方承担全部和解费用？如果 要求许可方承担全部和解费用，是否会导致被许可方为降低诉讼成本，以高价达成 和解？如果不能要求许可方承担全部和解费用，费用比例应该如何分配？许可方和 被许可方若无法就此达成一致意见，最终只能诉诸法院。因此，为避免出现此类问 题，应该在专利许可合同中明确出现专利侵权行为时合同双方的责任，减少合同纠 纷，提高合同履行的效率，维护合同双方的合法利益。 国际专利许可是国际知识产权贸易的一种重要形式，知识产权最重要的特点是 “无形性”，这一特点将其与有形财产及人们对有形财产所具有的权利区分开来。 在相同情况下，知识产权保护比有形财产保护更为复杂。知识产权的无形性使其权 2 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 利人不能通过任何形式的有形占有来防止权利被侵犯。 在国际专利许可贸易中， “无 形性”的特点使其容易跨境传播，从而与知识产权的地域性发生冲突。因此，国际 专利许可合同的当事人，如何保障自己的知识产权，防止权利被侵害是国际专利许 可合同中的一个重要问题。 从国际条约来看，调整国际交易行为的国际公约联合国国际技术转让行 动守则 （草案） 至今尚未生效， 各国的国内法仍然是调整交易行为的主要法律渊源。 在调整国际知识产权贸易行为时，大部分国家都遵循意思自治原则，国际知识产权 交易双方的权利义务都以合同形式来确定，因此涉及国际知识产权交易的合同条款 显得尤为关键。 从我国法律来看，虽然合同法中“技术转让合同”部分对专利许可合同作 了原则性规定，最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解 释对专利许可合同作了进一步规定,但仍有若干问题未明文规定，理论上亦无统一 认识。 在国际专利技术许可合同履行过程中，许可方面临被许可方未按合同规定进行 分许可，或未按约定使用技术等风险，被许可方面临第三人起诉其侵权，或被授权 许可的技术侵犯第三人知识产权等风险。在这种纷繁复杂的情况下，如果双方当事 人在签订专利实施许可合同时缺乏关于侵权问题的条款保护，权利就得不到充分的 保障，如果缺乏合同上的保护，合同双方承担侵权责任的风险和不确定性就会扩大， 因此，企业要维护自身的合法权益，防止他人侵犯自己的知识产权，也防止自己在 未知的情况下侵犯他人的知识产权导致侵权赔偿，就必须详述在专利侵权行为发生 时合同双方的权利义务的条款。减少和分担这些侵权风险的条款应该成为国际专利 许可合同中的重要磋商条款。 目前，各国立法和学者们多关注于一般的专利侵权行为，对贸易过程中的侵权 行为却少有研究，对国际专利许可合同中与专利侵权有关的责任条款的研究更是少 之又少。到目前为止，虽然诸多学术著作、期刊在涉及国际专利许可合同时都提到 了专利侵权的责任条款，但都未对该条款做系统阐述。 就条款本身的含义而言，少有学者对该条款进行准确定义。马忠法教授将该条 3 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 款称为 “侵权责任条款” ， 是指未经权利人许可， 第三方就实施专利、 或专利权人（或 受方）被第三方指控侵犯其专利权时所引起有关责任之约定的条款。 本文认为该界 定并不确切。一方面，合同条款是合同双方意思自治的结果，违反合同义务应当承 担违约责任。侵权责任是行为人实施不法行为侵害他人人身财产权利所应当承担的 责任。即，合同义务是约定的，不法行为是法定的，如果将上述条款称为合同中的 侵权责任条款，容易会产生误解合同中约定了侵权责任，因此本文将其界定为 “专利侵权的责任条款” ，即因专利侵权引发的责任约定。另一方面，除第三方侵犯 专利权和许可的专利侵犯第三方专利权外，还可能存在被许可方侵犯许可方专利权 的情况。因此该条款的含义界定并不周延。 国际专利许可合同中专利侵权的责任条款还包括不侵权保证条款，出现侵权行 为时维权抗辩的条款以及因违反前述约定应承担的违约责任条款等。现有的专利许 可合同都包含了不侵权保证条款，但是对违反不侵权保证应该承担的违约责任却规 定得并不明确。关于出现侵权行为时的维权抗辩条款大多只规定了先得知出现侵权 行为的一方的通知义务和由谁承担维权抗辩的责任。例如德国的约帕根贝尔博士 认为，即使没有规定具体责任，一般情况下也假定独占许可的被许可方有义务捍卫 专利权，而许可方免除了该项职责。 但却未明确由此产生的相关费用由谁承担，第 三方侵权成立时法院判决的侵权损害赔偿金应该归谁所有，侵犯第三方专利权时应 支付的侵权损害赔偿金应由谁承担，诉讼或和解的费用应该如何分配等。 因此，本文以国际专利许可合同履行过程中可能出现的专利侵权行为为线索， 详述国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义、内容及其在国际专利许可合 同中的地位，并结合国际条约和各国立法对专利许可中专利侵权的责任的规定，以 及现有的合同文本范式，分析国际专利许可过程中的侵权责任，以期设计出能够保 护合同双方合法利益的专利侵权的责任条款。 马忠法： 国际技术转让法律制度理论与实务研究 ，北京：法律出版社，2007 年，第 422 页。 约帕根贝格： 知识产权许可协议(第 6 版)，谢喜堂译，上海：上海科学技术文献出版社，2009 年，第 28 页。 4 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 一一一一、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述、国际专利许可合同中专利侵权的责任条款概述 （一）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义（一）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义（一）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义（一）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的含义 国际专利许可合同是指不同国家的当事人之间约定，许可方将自己拥有的某项 专利授予被许可方在约定的时间和地点内使用，并收取技术使用费的协议。国际专 利许可合同的客体是专利技术。专利是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的、 符合专利条件的发明创造。 我国专利法第 11 条规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实 施其专利，否则即视为侵犯专利权。由此可知，专利权是一种排它的权利，是专利 权人对专利享有的独占的使用权。因此，国际专利许可的对象即为专利权人依法所 享有的专利权的全部权利，被许可方被允许使用的权利范围应由专利许可合同来确 定，若被许可方超出专利许可合同的约定使用专利技术，则侵犯了许可方的专利权。 此外，专利法的目的是通过授予创造者独占性的权利以换取创造者公开其发明 创造，所以，专利技术是公开的，技术信息可通过专利部门获取，专利许可合同只 是一种“授权”协议。由于知识产权具有“无形性”的特点，即使许可方并不享有 专利权或无权进行专利许可，也可能与他人签订许可协议；另一方面，第三方也无 需专利权人的授权也可使用专利技术。因此，在国际专利许可合同履行过程中还存 在另外两种专利侵权风险：第三方侵犯专利权或侵犯第三方专利权。 由于国际专利许可合同履行过程中可能存在上述侵权行为，许可合同双方在起 草合同时必须预先考虑当出现上述侵权行为时合同双方的权利义务，对专利侵权的 处理方法做出具体而详尽的规定。 从上述分析可知，国际专利许可合同中的专利侵权的责任条款是指当被许可方 未按约定使用专利，侵犯许可方的专利权，或第三方未经权利人许可实施专利，或 第三方指控许可的专利侵犯其专利权时所引起的合同双方之责任约定的条款。 徐红菊： 专利许可法律问题研究 ，北京：法律出版社，2007 年，第 13 页。 5 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 （二）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的内容（二）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的内容（二）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的内容（二）国际专利许可合同中专利侵权的责任条款的内容 从上述国际专利许可合同中专利侵权责任条款的含义可知，该条款源自因专利 侵权所引起的合同双方责任的约定，判断专利是否侵权的关键在于界定专利权的范 围，因此，国际专利许可合同中专利侵权责任条款的两个重点内容为专利侵权范围 与责任约定。 1 1 1 1、专利侵权、专利侵权、专利侵权、专利侵权范围范围范围范围 专利权是一种财产权利。“财产制度的首要价值目标是界定交易主体的权利边 界，从而形成属于主体的财产”。 不动产的地理界线有助于界定其权利的范围，动 产的物理边界和物理特征也有助于界定其权利的范围。对于专利权而言，要保护专 利权人的合法权益，首先应当划清专利权的保护边界。“法律在调整无体物时面临 的首要任务之一，就是必须能够确定该财产并在其转换为新的形式时能够追踪到所 保护的对象”。 只有在界定专利权的范围后才能判断他人的行为是否侵权专利权。 因此，专利侵权判定的基础在于划清该专利的权利范围， 专利权保护的范围则是专 利侵权的范围。 国际专利许可合同中许可的专利的范围既是法律规定的，也是合同约定的。我 国专利法第59条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内 容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。这是以专利权利要求为基准 划定权利的边界以确定专利权保护范围。发明者在该范围之内享有独占使用权，与 他人签订专利许可合同时，许可之技术不得超过该范围。同时，专利权人可将专利 权的全部权利许可给被许可方使用，也可以将部分权利许可给被许可方使用，在不 超过权利要求书的专利权范围的前提下，具体许可范围则由合同双方约定。 国际专利许可合同中专利侵权的基础是合同约定技术许可的范围，而界定许可 范围的前提是许可方有权就合同约定范围内就该技术授予许可。如果超过该范围授 予许可，则可能侵犯第三方专利权。因此许可方为避免在实施专利过程中遭到第三 马俊驹、梅夏英： 财产权制度的历史评析和现实思考 ， 中国社会科学1999 年第 1 期。 布拉德谢尔曼，莱昂内尔本特利： 现代知识产权法的演进（1760-1911）英国的历程 ，金海军译， 北京：北京大学出版社，2006 年，第 60 页。 安雪梅： 专利侵权行为研究 ，北京：知识产权出版社，2009 年，第 23-24 页。 6 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 方的侵权指控，通常要求许可方必须就许可范围内的专利权做出不侵权的保证。如 果被许可方超出约定范围使用许可技术，则可能侵犯许可方专利权。但由于专利许 可合同已约定许可范围， 说明被许可方只能在许可范围内使用许可技术，被许可方 无需再对许可范围内使用专利做特别保证。如果第三方未经许可，在许可方专利权 范围内使用专利，则侵犯许可方的专利权，且可能损害被许可方的利益。但由于第 三方的侵权行为不可归责于许可方或被许可方，合同双方无法就第三方的侵权行为 做出任何约束，只能约定出现第三方侵权时维护专利权的责任。 2 2 2 2、责任约定、责任约定、责任约定、责任约定 法律责任是指当事人不履行法律规定或合同约定义务应承担的法律后果。当事 人不履行法律规定或合同约定的义务是承担法律责任的前提，法律责任是为了确保 当事人履行义务而设置的保障措施。在专利许可合同中专利侵权的责任条款既应包 括专利侵权行为发生时合同双方的权利义务，也应当包括一方不履行相应义务时所 应当承担的不利后果，这种不利后果即法律责任。 （1）侵权行为发生时合同双方的权利义务 国际专利许可合同中，对专利侵权行为发生时合同双方的权利义务的约定主要 体现在第三方指控侵权和第三方侵权时合同双方维权抗辩的权利义务，包括当出现 第三方侵犯专利权时应该由哪一方提起侵权诉讼，或第三方提起专利侵权之诉时被 起诉方应该积极应诉，维护专利权的费用的分担，以及如何分配第三方支付的侵权 损害赔偿金或侵犯第三方专利权时由谁支付侵权损害赔偿金等。 专利诉讼往往标的额较大，且案情复杂，拖延时间较长。一旦卷入专利诉讼纠 纷，在承担巨大风险的同时还要付出高额的成本。许可方与被许可方怠于行使维护 专利权的义务的重要原因是维护专利权的成本可能高于收益，该成本包括诉讼费、 律师费、调查取证费、财产保全费、鉴定费等。可见，不论由哪一方起诉或应诉， 都应该在合同中约定抗辩成本或和解成本是由一方支付或是双方共同承担以及比例 如何分配等问题。 若未对许可范围做特别约定， 则可认为被许可方有权在许可方的专利权范围内使用许可专利， 不存在侵犯许可 方专利权的情况。 7 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 此外，虽然侵权损害赔偿金是由法院判决决定的，如果合同双方共同参与诉讼， 侵权损害赔偿金的分配比例则以法院判决为准，如果只有一方参与诉讼，其是否有 权在向第三方支付侵权损害赔偿金后要求另一方补偿，或者另一方是否有权要求共 享第三方支付的侵权损害赔偿金，这些问题都应该在合同中予以明确。 （2）不履行相应义务应承担的法律责任 国际专利许可合同履行过程中出现专利侵权行为时合同双方不履行相应义务可 能承担的法律责任包括两种，即侵权责任和违约责任。 侵权责任是侵害他人民事权益所应当承担的责任，即该行为是不法侵犯他人之 法定权利的作为或不作为。 违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同 义务不符合约定所应当承担的责任。在国际专利许可合同中，许可方违反不侵权保 证，或者合同双方违反前述合同约定，主要承担违约责任。但是，当被许可方违反 合同约定使用专利技术或未经许可方同意则进行分许可时，则存在侵权责任与违约 责任竞合的问题。国际专利许可合同中侵权责任和违约责任都是以赔偿作为主要的 责任承担方式。但是由于侵权指向的权利是法定的，违约指向的义务是约定的，侵 权损害赔偿与违约损害赔偿的计算方式与依据并不相同。侵权责任的成立、赔偿范 围方面均由法律直接规定，没有约定性，但承担违约赔偿责任的损害赔偿数额的计 算方法可以由合同约定。所以，应当在合同中明确许可方违反不侵权保证，或出现 专利侵权行为时任何一方不履行相应义务，以及被许可方侵犯许可方专利权时的违 约责任。 综上所述，国际专利许可合同中专利侵权的责任条款就其内容应而言应该包括： 许可使用范围内的不侵权保证条款，出现侵权行为时的维权抗辩条款，因违反上述 合同条款的约定而应承担的违约责任条款。 （三）国际专利许可合同中专利侵权责任条款的（三）国际专利许可合同中专利侵权责任条款的（三）国际专利许可合同中专利侵权责任条款的（三）国际专利许可合同中专利侵权责任条款的地位地位地位地位 在国际许可贸易中，当事人双方的权利义务是靠合同条款来决定的，交易的展 开也是依靠执行具体的合同条款来实现的。所谓的合同条款是指当事人双方把各自 王卫国： 过错责任原则：第三次勃兴 ，北京：中国法制出版社，2000 年，第 208 页。 8 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 的权利和义务具体地落实到合同的文字上，在交易过程中当事人双方一旦产生分歧 或争议，往往要靠合同条款的有关规定来解决。 在合同中，当事人为保证合同的正 确履行，防止发生争议或解决争议，往往会根据不同的需要设置不同的条款，而不 同的合同条款在合同中所处的地位和所起的作用各不相同。 根据不同的标准对合同 条款进行分类则反映了不同类型的条款在合同中所起的不同作用，例如，合同条款 可以分为主要条款（main clause）和普通条款（general clause） ，也可分为法律性条 款 （legal clause） ， 商务性条款 （commerce clause） 和技术性条款 （technical clause）。 专利侵权责任条款在国际专利许可合同中的作用也体现在其所处的条款类别中，专 利侵权责任条款属于普通条款、法律性条款。 1 1 1 1、从条款效力上分析从条款效力上分析从条款效力上分析从条款效力上分析 合同的主要条款是指合同必须具备的条款，如果该条款欠缺，则合同不能成立。 主要可以分成如下三类：第一，当法律直接规定某种特定合同应当具备某些条款时， 这些条款就是主要条款；第二，按照合同的类型和性质的要求，应当具备的条款； 第三，由当事人约定产生的主要条款。 合同的普通条款是指合同主要条款以外的条款，它既非法律直接规定，也非合 同类型和性质要求具备，合同双方也无意使之成为主要条款的合同条款。 由此看来，如果当事人没有约定，国际专利许可合同中的不侵权保证条款、维 权抗辩条款与违约责任条款属于普通条款。 第一，法律并未规定专利许可合同中必须具备不侵权保证条款。如果缺乏不侵 权保证条款，并不影响合同的成立。国际专利许可合同成立的前提是许可方有权对 合同项下专利授予许可，这是合同成立的必备条件，但是有权授予许可并不意味着 许可的专利一定不会侵犯第三方权利，即使法院判决侵权行为成立也不会导致合同 自始无效。只有当被许可方要求加入不侵权保证，使之作为合同成立的前提条件， 该条款才是合同的主要条款。 第二， 我国法律尚未就专利侵权行为发生时合同双方维权抗辩的权利义务做出 郭寿康： 国际技术转让 ，北京：法律出版社，1989 年，第 77 页。 郭明瑞、房绍坤： 新合同法原理 ，北京：中国人民大学出版社，2000 年，第 129-130 页。 崔建远： 合同法 ，北京：法律出版社，2000 年，第 68 页。 9 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 具体规定，根据国际专利许可合同的性质，缺乏维权抗辩的条款也不会对合同的效 力产生影响，因此只要合同双方没有将其列为合同的主要条款，该条款则是普通条 款。 第三，对违约责任条款而言，我国合同法在技术合同应包含的一般内容中 将违约金或损失赔偿纳入其中，但根据合同法的原理以及合同法的有关规定， 合同缺少违约责任的规定对认定合同成立与生效并不构成障碍，即使合同双方在合 同中未约定违约责任条款，也不意味着合同当事人可以不承担违约责任，即违约责 任既可以依约而定，也可以依法适用。 因此，若合同当事人未将违约责任条款列为 主要条款，该条款就为普通条款。 正由于侵权责任条款非主要条款，所以常常为合同双方所忽略，但它却是合同 履行的重要保障。为了提高合同履行的效率，以及在出现侵权行为时，合同双方能 够明确自己的权利义务，维护各自的根本利益，双方约定将不侵权保证条款、维权 抗辩条款和违约责任条款列为合同的主要条款更有利于实现合同的目的。 2 2 2 2、从条款内容上分析从条款内容上分析从条款内容上分析从条款内容上分析 国际专利许可合同通常具备如下基本条款：前言、定义、范围、价格、支付、 技术资料的交付、技术服务、人员培训、保证、索赔、税费、侵权、保密、不可抗 力、争议的解决等内容，在实践中，通常将这些条款分为三类：商务性条款、技术 性条款和法律性条款。 商务性条款是指与经营和财务相关的条款，一般包括前言、定义、价格、支付， 通常与经济利益直接先关。 技术性条款指对合同中涉及的技术内容进行约定包括授权的范围，技术资料的 交付，人员培训等条款。 法律性条款是涉及合同转让技术的权利义务、风险、违约责任等内容的条款， 通常包括保证、索赔、税费、侵权、保密、不可抗力及争端解决等条款。有学者认 张驰： 违约责任条款地位论 ，2005 年 2 月 1 日， 年 7 月 6 日。 10 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 为保证条款为技术性条款， 但本文认为保证条款应为法律性条款，违反保证条款意 味着违约，要承当相应的法律责任，如果构成实质违约，将导致合同的终止。 从以上定义可知，专利侵权的责任条款即为法律性条款。法律性条款的特征是： 当事人在商讨这些条款时，不仅要遵守本国有关法律的规定，还要参照与此有关的 国际公约或条约。合同双方在协商专利侵权的责任条款时应根据授予专利权的国家 的法律规定以及相关和国际公约或条约来约定出现专利侵权行为时合同双方的权利 义务。 调整知识产权交易行为的法律规范既包括保护贸易标的的法律规范，也包括调 整贸易行为的法律规范。一方面，就保护贸易标的法律规范而言，以专利为例，其 需要特定程序的法律认可或授予，确权是其中非常重要的一个环节。法律对专利权 有明确的保护界线，只有当行为人跨越该界线，侵害了专利权人对其发明创造享有 的排他性的独占权时才成立专利侵权。可见，作为法律拟制权利的专利权包括两个 方面，即独占实施权和禁止权，而独占实施的范围以及排除他人实施的范围均由法 律规定，且均为强制性规定。因此，什么样的行为是侵犯专利权的行为，以及侵犯 专利权应当承担什么样的法律责任是强制性法律规范，当事人双方不得在合同中排 除适用该规范。不同国家对与专利权的保护界线、专利侵权行为以及专利侵权责任 的规定是不同的，国际专利许可合同中专利侵权的责任条款应该以该国专利法中专 利侵权的法律规定为依据，明确不同专利侵权情况下的侵权责任，在不违反法律强 制性规范的前提下根据该国合同法的规定约定合同双方的权利义务。 另一方面，就调整国际技术贸易行为的法律规范而言，自 20 世纪 50 年代以来， 为执行公共政策，维护公共利益、秩序和安全，各国对技术交易行为进行立法。对 发达国家而言，该立法注重保护本国的技术发明，注重技术的质量和先进性，以及 提高当本国当事人作为许可方的谈判地位。这些规定虽有严格的地域性，但具有强 制执行力。发展中国家通过制定投资、专门技术转让和工业产权保护等法律法规， 保护本国的公共政策和公共利益，即发展中国家是通过颁布相关法律直接规定技术 转让的强制性内容。因此，调整国际技术贸易行为的法律也多为强制性规范，合同 杨帆： 国际知识产权贸易法 ，北京：高等教育出版社，2005 年，第 226 页。 11 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 中不得排除适用。 国际专利许可合同中专利侵权的责任条款也只有在遵守各国法律或国际条约中 关于技术交易行为的法律的前提下才能约定合同双方的权利义务，所以该条款为法 律性条款。 12 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 二二二二、国际条约和各国、国际条约和各国、国际条约和各国、国际条约和各国立法立法立法立法对专利许可中专利侵权责任对专利许可中专利侵权责任对专利许可中专利侵权责任对专利许可中专利侵权责任 的规定的规定的规定的规定及评述及评述及评述及评述 （一）国际条约对于专利许可中专利侵权责任的规定（一）国际条约对于专利许可中专利侵权责任的规定（一）国际条约对于专利许可中专利侵权责任的规定（一）国际条约对于专利许可中专利侵权责任的规定及评述及评述及评述及评述 国际知识产权贸易保护体系由两部分组成，一部分是贸易标的的国际保护，一 部分是贸易行为的法律调整。知识产权国际保护是国际知识产权贸易法律体系的基 础。专利的国际保护主要体现在保护工业产权的巴黎公约 （ 巴黎公约 ）和与 贸易有关的知识产权协议 （trips 协议）中。 巴黎公约的目的在于为专利和商标 提供实质性的国际保护，其中规定的“国民待遇”、“优先权”和“专利独立”三 大原则是国际技术贸易的基础，对国际专利许可有重要影响。 巴黎公约的基本原 则也构成 trips 保护工业产权的基本原则， 在此基础上， trips 协议还将最惠国待遇 原则纳入到知识产权国际保护领域。 相比来看，调整国际知识产权贸易行为的法律制度尚处于起步阶段，对知识产 权国际贸易行为的法律调整尚未形成像知识产权国际保护那样完备的国际法律制 度， 至今为止唯一一部调整国际技术贸易行为的国际公约联合国国际技术转 让行动守则（草案） 至今尚未生效， 但毕竟从国际法的角度确立了国际技术转让 活动的基本原则，体现了国际社会对待国际技术转让双方当事人权利与义务的态度。 尽管守则并非正式的国际法律文件，它的一些理念仍然是国际技术转让方面的规 则。 因此，该草案对于国际技术转让仍具有重要意义。就国际专利许可中的专利侵 “巴黎统筹委员会”（cocom: coordinating committee for multilateral export controls）和瓦森纳协定的 主要目的是限制成员国想所谓的“社会主义国家”出口战略物资和高技术， 并不具体调整知识产权国际贸易行 为。因此，调整国际贸易行为的国际法律几乎是空白的。 20 世纪 60 年代以来，随着科学技术在经济发展中的地位日趋重要，国际技术转让发展更为迅速，但由于缺乏 调整国际技术转让的行为规则，西方国家的跨国公司凭借其经济、技术等优势对技术受让方特别是发展中国 家的技术受让方施加种种限制条件。1974 年 5 月联合国大会第 6 届特别会议通过决议，要求“制定一项符合 发展中国家普遍要求和条件的关于技术转让的国际行动守则” 。自 1978 年 10 月 16 日，根据第 32 届联大通过 的第 32/188 号决议，联合国国际技术转让行动守则会议在日内瓦举行。从 1978 年 10 月至 1985 年 6 月，联合 国守则谈判会议共举行了 6 次会议，但由于在某些问题上的分歧，导致谈判破裂。虽然该草案至今没有通过， 但大部分条款已经达成协议，对各国的技术转让法规以及国际技术转让或多或少地产生影响。 徐红菊： 专利许可法律问题研究 ，北京：法律出版社，2007 年，第 208 页。 莫世健： 国际商法 ，北京：中国法制出版社，2004 年，第 210 页。 13 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 权而言， 联合国国际技术转让行动守则（草案） 规定，技术供方声明，在协议的 签订日，据其所知不存在第三方的有效专利权或对发明的类似保护，以至于按协议 规定使用技术将对其造成损害。该条款规定了许可方对于许可之技术的不侵权保证， 对于出现专利侵权行为之后许可方与被许可方的权利义务并无规定。 可以看出，国际条约对国际专利保护的条款都属于强制性规定，成员国必须遵 守。 trips 还确定了成员在知识产权执法程序方面的最低保护标准， 要求成员应保证 该部分所规定的执法程序依照其国内法可以行之有效。根据我国民法通则第 142 条的规定，中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律 有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。因 此，国际专利许可中的专利侵权责任应该考虑国际条约的相关规定，当事人不得在 合同中排除适用。国际条约尚未就国际专利许可行为做出法律规定，联合国国际 技术转让行动守则（草案） 的不侵权保证条款对合同的拟定有借鉴意义。除国际条 约之外，各国法律在国际条约的基础上制定了各自的专利制度，以及调整技术贸易 行为的法律制度，因此，在拟定国际专利许可合同中专利侵权责任条款时应将各国 的专利保护制度和技术交易法律制度中专利侵权的法律规定纳入考量。 （二）各国（二）各国（二）各国（二）各国立法立法立法立法对于专利许可中专利侵权责任的规定对于专利许可中专利侵权责任的规定对于专利许可中专利侵权责任的规定对于专利许可中专利侵权责任的规定及评述及评述及评述及评述 不同国家的法律和司法判例对专利侵权的判定，以及在专利许可中出现专利侵 权时许可方与被许可方的责任有不同规定。专利许可合同双方只有在遵守法律的前 提下约定法律未强制性规定的责任，才能有效保障自己的利益。在国际专利许可合 同中，当出现不同的专利侵权情形时，权利人与侵权人是不同的： 专利侵权情形侵权人权利人 许可方本身的专利侵权许可方第三方 被许可方侵犯专利权被许可方许可方或第三方 第三方侵犯专利权第三方许可方和被许可方 因此，下文就以国际专利许可合同履行过程中可能涉及的三个侵权主体：许 可方、被许可方和第三方为切入点，分析不同主体可能出现的侵权行为和侵权责 任。 14 华华 中中 科科 技技 大大 学学 硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 1