（经济法学专业论文）中日专利诉讼模式比较研究.pdf

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 i 摘摘 要要 知识经济时代的到来将知识产权保护工作推到了社会的前沿。当前我国知识产 权司法保护工作无论是在立法还是在保护体制和机制上都存在一些问题，这些问题 的存在，已经影响和制约了知识产权司法保护水平的提高与司法保护整体效能的发 挥。本篇硕士学位论文的研究工作，就是从知识产权司法保护体系中选取一点，围 绕中日专利诉讼模式的比较研究而展开的。 本文首先明晰了专利诉讼模式概念的界定，明确了本文研究的重点。然后运用 法律比较研究与大量案例分析相结合的方法，对中日专利诉讼的相关情况进行比较 研究。文章先介绍日本专利诉讼的发展沿革，然后对相关立法及相关判例进行分析， 总结出日本专利诉讼的模式及特点。接下来对中国的专利诉讼情况、相关立法及判 例进行了介绍与分析。然后进行横向比较，从中日两国专利诉讼相关法律与诉讼管 辖问题两个方面来比较。通过比较分析，总结出两国现行司法和审查实践中的一致 和分歧、以及各自的优劣。 最后，针对中国的现实情况，以及结合国家知识产权局启动的专利法第三 次修改工作所取得的成果，笔者从知识产权审判组织制度、我国专利权无效宣告请 求程序性质以及后续司法审查的诉讼程序以及专利侵权诉讼中反诉专利权无效与中 止诉讼问题三个方面提出了改革建议，本文期望探索一种符合中国国情的知识产权 诉讼模式，以此来提高我国知识产权诉讼审判的质量与效率，并极大地推进我国知 识产权战略的发展。 关键字：关键字： 专利诉讼 诉讼管辖 诉讼中止 无效诉讼 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 ii abstract the coming of intelligence economy era pushes protection of the intellectual property to the forefront of the society. when come to the intellectual property protection in our country, there are some problems existing both in legislation and the protection system. the problems have had influences and constraint on the improvement of protection level and the implement of protection function. the study of this paper is to choose one point of the judicial protection system of intellectual property rights, and then focus on the comparison between chinese litigation modes and japanese litigation mode. this paper first will give a clear definition of patent litigation mode, which makes the key point of the study clear. then the paper will give the comparison between chinese litigation modes and japanese litigation mode by law comparing and case analyzing together. this paper will introduce the development of japanese patent litigation at first, and analyze related legislation and cases to conclude the mode and feature of japanese patent litigation. after that, this paper will introduce and analyze related situation in china. then it will give the comparison of the patent litigation in two countries by comparing their related law and litigation jurisdiction. through comparison and analysis, the consistence and differences between the two countries in their existing judicial practice and review practice will be concluded, as well as their advantages and disadvantages. at last, against the reality of our country and combing with the good result of the third amendment on “patent law” started by chinese intellectual property bureau, this paper will give some reformation advice on three problems. they are judge organization system of intellectual property, request procedure of invalid declaration of patent and the following judicial review procedure in china and the countercharge of invalid patent and suspend litigation in patent invasion lawsuits. this paper hopes to find a litigation mode of intellectual property rights that suits the situation of country. and by it, we could improve the quality and efficiency of intellectual property litigation trial, and then give a great push to the development of intellectual property strategy in our country. key words: patent litigation; litigation jurisdiction; litigation suspend; invalid litigation 独创性声明 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在 文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 2008 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进 行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ，在 年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密 。 (请在以上方框内打 “” ) 学位论文作者签名: 指导教师签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 1 1 绪绪 论论 1.1 本文的来源、目的及相关概念本文的来源、目的及相关概念 1.1.1 本文的来源及目的本文的来源及目的 本课题来源于余翔教授主持的国家自然科学基金资助项目专利战略导向的技 术创新机制研究 （基金项目批准号：70472060） 。 为了提高知识产权诉讼案件审理工作的效率，日本从 2003 年到 2004 年相继进 行了一系列的法律修订。特别是在 2004 年颁布了知识产权高等裁判所设置法和 修改了专利法等一系列相关法律，其中的内容构成了解决知识产权纷争体系的 重要的组成部分。这包括知识产权高等裁判所（高等法院）的设立，专利侵权 诉讼无效的判断和专利复审委员会的无效宣告的关系的处理，与知识产权诉讼有 关的专门制度的导入，简化侵权行为的举证的对策。1 其中，修改内容的第一点与第二点尤其值得关注。其对日本的知识产权讼诉模 式尤其是专利诉讼模式产生了很大的改变，日本各界对此反响强烈，由此也引发了 譬如中止诉讼或者法院能否判断专利权有效等问题。这些问题在不仅在日本，在中 国的司法实践中也日益凸显出来，本文希望通过探讨日本专利诉讼模式给中国带来 一些启示。 1.1.2 相关概念的界定相关概念的界定 1984 年 3 月 12 日新中国颁布了第一部专利法，建立了中国的专利制度，从而迈 出了科技兴国、依法治国的重要一步。从 1985 年 4 月起，中国法院开始受理专利纠 纷案件。为此，最高人民法院就曾就受理专利纠纷的类型、管辖、诉讼程序和专业 法官配备等专门发出了通知，开创了中国专利审判的先河。 2此后的 1992 年和 2000 年，全国人大常委会对专利法进行的两次修改进一步完善了我国的专利制度，使之 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 2 与我国改革开放的形势和需要更相适应，与知识产权保护的国际发展趋势更相协调。 新中国专利诉讼至今已经 20 几年了，它已经形成了具有中国特色的专利诉讼模式， 其中包括：中国专利诉讼的案件类型和管辖中国专利诉讼的审判机构和组织 中国法官审判专利侵权案件的一般作法。3 本文研究的专利诉讼模式只是涉及到其中的一部分，主要涉及以下四个方面， 即： 对专利无效的行政诉讼 有关专利权纠纷的民事诉讼 民事诉讼中所涉及的专利无效宣告程序以及后续的行政诉讼 审理知识产权案件的法院在级别和关系上的问题 这其中，笔者认为最为重要的，而且是本文想重点阐述的有两点。第一是专利 诉讼案件的管辖问题，第二是民事诉讼中所涉及的专利无效宣告程序问题。因此下 文关于诉讼模式的论述主要是针对这两个方面展开的。 1.2 国内外研究概况国内外研究概况 到目前为止,世界多数国家都采用法院直接判断知识产权无效的制度。这些国家 中，除英美法系国家外,多数的大陆法系国家也包括在内。对于涉及复杂技术问题的 发明专利无效案件，在 1982 年以前通常由美国地方法院和联邦地区巡回法院审理, 由于各巡回区法院标准掌握不一，影响了专利无效案件的审判质量。为了提高专利 审判质量,统一专利法的司法标准,美国制定了1982 年联邦法院改革法( federal court improvement act of 1982) ，新成立联邦巡回上诉法院,作为特殊的专业性巡回 上诉法院,专门管辖全国涉及专利的上诉案件4。德国成立了专门的联邦专利法院， 它具有宣告专利无效案件的惟一司法管辖权。联邦专利法院在很大程度上顶替了在 专利法院设立之前的专利申诉委员会的职能，但又独立于专利局，享有法院的权利。 5日本于 2004 年 5 月起， 知识产权高等法院作为东京高等法院的特别支部宣告成立。 知识产权高等法院主要管辖全国所有的有关专利权的上诉案件以及对专利局的决定 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 3 不服的诉讼案件。另外法律明确赋予特许厅审查委员会以准司法的地位并赋予其相 应的审判职权，作为第一审级来负责受理专利无效案件。 国内学者对于专利诉讼的相关内容都有过很多研究，和本文相关的主要包括以 下四个方面：建立知识产权法院的问题。专利无效宣告程序的问题。知识产 权诉讼中的中止诉讼的问题。专利无效与侵权的问题。绝大部分学者都是在借鉴 欧美、日本等国家的经验的基础上提出相应的改革建议。有倾向于欧美的，也有倾 向于日本的。但是大部分学者都是比较单纯地谈论其中某一个问题，没有把上述的 问题联系起来统筹考虑，因为在专利诉讼中，管辖问题、法律适用的问题都是互相 关联的，只有对专利无效的行政诉讼、有关专利权纠纷的民事诉讼以及民事诉讼中 所涉及的专利无效宣告程序以及后续的行政诉讼进行系统性的创新改革，同时又对 审理知识产权案件的法院在级别和关系范围上进行调整或有所突破，才能提高我国 知识产权诉讼审判的质量与效率。 国外学者的研究大多着眼于本国的情况，针对本国的改革与创新提出不同的意 见。在比较研究方面，日本一般倾向与欧美国家比较，很少会关注中国。日本学者 对于近年来日本在知识产权方面所做的改革褒贬不一。特别在知识产权高等法院的 建立以及改变专利侵权诉讼与专利无效诉讼的关系等方面。日本大部分学者还是对 于目前的改革持肯定态度，认为不能够在短时间内达到欧美那种模式，那是不符合 日本现实国情的。 因此，结合国内外学者研究的情况，本文的创新之处在于，对于国内学者研究 的内容进行统筹考虑，形成一种体系或模式，同时借鉴国外的先进经验，对这种体 系或模式进行创新。 1.3 研究的主要内容、研究方法与预计的创新之处研究的主要内容、研究方法与预计的创新之处 本文研究的主要内容是通过对中日专利诉讼模式的比较研究，探索适合中国国 情的，能极大的提高诉讼效率的诉讼模式，重点是从诉讼管辖与反诉专利权无效两 个方面入手。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 4 所采用的研究方法主要是本文拟在比较分析（与国外相关理论与实践方法进行 比较）的基础上采取理论研究和实证研究相结合的方法。理论研究主要涉及专利权 的属性，诉讼法的理论，并对中国相关理论进行分析和创新。实证研究主要就行典 型的案例分析，其中还会运用一些数据和图表进行一定的定量分析。 拟解决的关键问题与预计的创新之处笔者认为有两点，一是对中日专利诉讼从 法律到法院管辖以及司法实践进行较详细的对比，首先这就是一个创新。二是对中 国现行的专利法，专利诉讼管辖与司法实践在借鉴日本的基础上提出一些建议与想 法，试图进行一些创新和改革。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 5 2 日本专利诉讼模式研究日本专利诉讼模式研究 2.1 日本专利诉讼发展沿革日本专利诉讼发展沿革 日本的知识产权诉讼情况尤其是专利诉讼在改革之前与中国有不少相似的情 况，日本在知识产权战略的推动之下，进行了多方位的改革。 2.2.1 从非专业化，走向专业化、竞合管辖从非专业化，走向专业化、竞合管辖 日本原来对知识产权案件，按照民事诉讼法的一般规定，进行管辖。在一般情 况下，高等法院所辖地方法院，按照被告住所地、侵权行为地等原则，对知识产权 案件行使一审管辖权。在知识产权案件比较多的法院，设立了知识产权庭，其历程 为 1950 东京高等法院设立知识产权庭，1961 年东京地方法院设立知识产权庭，1964 年大阪地方法院设立知识产权庭，1990 年大阪高等法院设立知识产权庭。6 1990 年左右，泡沫经济崩溃后，经济处于连续低迷中。日本有关业界逐渐形成 在国家规模层面上创造、保护、灵活运用知识财产，振兴日本经济的共识。1990 年 代中期开始，从重视保护知识产权出发，人们开始注意知识产权司法体制的问题。 1996 年 8 月，日本民事诉讼法进行修改，有关修改于 1998 年 1 月实施。其中重 要修改是是知识产权的管辖，使一部分知识产权民事案件从一般管辖变为竞合管辖。 民事诉讼法第 6 条规定，专利权、实用新型权、集成电路布图设计权和软件著作 权案件，东京、名古屋、仙台和札幌这 4 个高等法院所辖之地方法院有管辖权的，当 事人既可以向这些地方地方法院提起诉讼，也可以向东京地方法院提起诉讼；大阪、 广岛、福冈和高松这 4 个高等法院的地方法院有管辖权的，当事人既可以向这些地方 的地方法院提起诉讼，也可以向大阪地方法院提起诉讼。这一规定，确立了对部分知 识产权案件的竞合管辖，使东京和大阪这两个地方法院和相应的东京高等法院、大阪 高等法院成为审理上述知识产权案件的主要法院。据日本最高法院事务总局的统计， 2002 年全国地方法院共受理一审知识产权民事案件（商法案件除外）583 件，其中东 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 6 京和大阪两地方法院共受理 223 件，上诉到东京高等法院的有 97 件。7 2.2.2 确立专属管辖、集中二审制度确立专属管辖、集中二审制度 早在 2001 年 6 月，日本政府法务省“司法制度改革审议会”就发表了司法制度 改革审议会意见书 ，提出了全面司法改革全面的计划，其中“强化知识产权有关案 件的综合对应”等部分针对知识产权诉讼提出：通过使审理程序迅速化、实效化， 审理期间应当缩减一半；进一步强化东京、大阪地方法院的专属管辖，使之发挥 实质上的专利法院的功能。 2003 的知识产权推进计划，要求提出议案，对民事诉讼法等法律进行了修改， 使有关专利等诉讼，成为专属管辖，同时采用专业委员制度等。 在日本政府法务省“司法制度改革审议会”和下述“司法制度改革推进本部”之“知 识产权诉讼研讨会”推动下，日本的基本法，包括民事诉讼法 、 法院法以及专 利法的相关内容均作了重要修改。 日本国会于 2003 年 7 月 9 日通过了 民事诉讼法 修正案。 首先变竞合管辖为专属管辖。2003 年民事诉讼法修改后的第 6 条（专利权 等有关诉讼的管辖）规定：对专利权、实用新型权、集成电路布图设计权、计算机 软件著作权有关诉讼（以下称为“专利权等有关诉讼”） ，依前两条（有关地域、级别 和专属管辖的一般规定）以下各项法院有管辖权的，由以下各项中规定的专属法院 管辖。 东京高等法院、名古屋高等法院、仙台高等法院、札幌高等法院管辖区内， 地方法院之案件，由东京地方法院管辖。 大阪高等法院、广岛高等法院、福冈高等法院、高松高等法院管辖区内，地 方法院之案件，由大阪地方法院管辖。 在新增加的第 6 条之 2 规定：专利权等有关诉讼，依前二条规定，以上各项法 院管辖区内，简易裁判所有管辖权的，可向上各项中规定的专属法院管辖。这一规 定使简单的有关知识产权诉讼案件，也向东京、大阪地方法院集中。 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 7 其次是确立了东京高等法院对全国技术型知识产权民事案件，有唯一的二审管 辖权。修改后的第 6 条之 3 规定：第六条本文第 2 项规定之法院，对专利权等有关 诉讼的判决，对其不服的上诉，由东京高等法院专属管辖。但根据第 20 条之 2 第 1 项规定移送之诉讼的判决，对其不服的上诉，不在此限。这一规定使专利权、实用 新型权、集成电路布图设计权、计算机软件著作权等技术性案件，在全国范围内的 二审，全部集中于东京高等法院知识产权庭。为专业的知识产权高等法院诞生，奠 定了基础。8 2.2.3 知识产权高等法院的建立知识产权高等法院的建立 日本在“知识产权立国”的国策指引下，为了真正体现程序公正与诉讼效益， 同时实现知识产权诉讼效率地实质性提高，于 2004 年 6 月制定并颁布了知识产权 高等裁判所设置法 。根据该法的规定，自 2005 年 4 月 1 日起，知识产权高等法院 作为东京高等法院的特别支部宣告成立。 知识产权高等法院主要管辖全国所有的有关专利权的上诉案件以及对专利局的 决定不服的诉讼案件。此外，对于东京高等法院所管辖的案件中，其性质和内容与 知识产权相关的案件也有管辖权。而且，为了充分发挥其专业性，在审判事务的分 配等一些司法行政事务上，知识产权高等法院还被赋予了独立权限。具体如下： 法院设置 在知识产权高等法院中，设有审判部门以及管理一般事务的知识产权高等法院 事务局。在知识产权高等法院中，除了院长以外，还有法官、处理有关知识产权案 件的法院调查官、法院书记员、法院事务员等等。此外，对应不同的案件，有时还 有非专职职员的专业委员参与案件的处理。 在知识产权高等法院中，除了实行由 3 人组成的合议庭进行审判以外，对于 需要尽早做出统一的司法判断的重要案件，有时也实行由 5 人组成的合议庭进行审 判（大合议） 。 知识产权高等法院配置的法院调查官，遵照法官的命令，对有关 发明专利，实用新型专利等案件的审理中有关的必要技术事项进行调查。此外，从 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 8 2005 年 4 月开始，遵照审判长的命令，在口头辩论等诉讼活动中，为了明确诉讼关 系，法院调查官还可以对当事人进行提问。 （民事诉讼法第 92 条之 8） 。 法院书记 员参加诉讼程序并进行纪录、对诉讼的进行状况予以管理、对案件做出纪录并予以 保管、辅助法官进行法令及判例的调查，以及进行其他法律所规定的审判事务。 法院事务员，是处理司法行政事务的职员。 专业委员是为了明确诉讼关系、或者 为了诉讼程序能顺利进行，需要根据其专业知识做出说明时，根据法院的决定而参 加案件的审理 （民事诉讼法第 92 条之 2） 。 专业委员是由最高法院任命的非专职职员， 被任命者系在各个专门技术领域具有渊博的专业知识的大学教授或公共机关的研究 人员等。9 图 1-1 日本知识产权高等法院内部机构设置 1 管辖范围 在知识产权高等法院管辖的案件，包括主要是请求撤销裁决诉讼的行政案件的 第一审，以及民事案件的上诉审等等。请求撤销裁决诉讼。因对专利局做出的裁 1 资料来源：http/www.ip.courts.go.jp/chi/index.httml 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 9 决不服而提起请求撤销裁决的诉讼，属于东京高等法院的专属管辖（专利法第 178 条第 1 款等） ，由作为其特别支部的知识产权高等法院负责处理（知识产权高等法院 设置法第 2 条第 2 项） 。 民事上诉案件。民事上诉案件（民事案件的上诉审）中， 有关发明专利权、实用新型专利权、半导体集成电路的电路配置利用权以及有关计 算机程序著作的著作权的上诉案件、属于东京高等法院的专属管辖(民事诉讼法第 6 条第 3 款)， 由知识产权高等法院负责处理 （知识产权高等法院设置法第 2 条第 1 项） 。 因此，全国的这一类案件都被集中于知识产权高等法院。其次，民事上诉案件中， 外观设计专利权、商标权、著作权（计算机程序著作的著作权除外） 、出版权、著作 邻接权、基于植物品种登记发生的品种权、用不正当竞争手段侵犯商业利益的上诉 案件等，与第一审的各地方法院相对应，由分布在全国的 8 个高等法院管辖。其中， 属于东京高等法院管辖的案件由知识产权高等法院负责处理（知识产权高等法院设 置法第 2 条第 1 项） 。其他的案件。除了上述和以外,知识产权高等法院负责处 理的案件，还包括东京高等法院所管辖的民事案件以及行政案件中，主要争论点的 审理需要有关知识产权专业知识的案件（知识产权高等法院设置法第 2 条第 3 项） 。 2.2.4 改变专利侵权诉讼与专利无效诉讼的关系改变专利侵权诉讼与专利无效诉讼的关系 日本的专利无效诉讼，原来要由利害关系人或社会任何第三方，向日本特许厅 复审委员会提出，对不服日本特许经复审委员会的决定的，经过法院，作出终审判 决。 对这一制度，产业界认为，在侵权诉讼中，专利被认为当然有效，被告不能在 侵权诉讼中，解决专利是否有效的问题。针对产业界的反应，日本最高法院于平成 12 年 4 月 1 日在“富士通半导体案”中的判决，作了实质性的改变，承认在侵权诉讼 中， 被告可以原告专利“明显无效”， 作为抗辩理由。 正式的抗辩理由是“专利权滥用”， 其基本上是指“专利明显无效”理由。 最高法院的这一实质性改变，承认将专利侵权诉讼与专利无效诉讼，分割审理 的弊病，以及合并审理的可能。因而产业结构进一步要求，强化专利侵权、专利无 效诉讼的联系，最好是在一个案件当中，由法院同时解决两个问题。持这种观点的 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 10 人，要求彻底去除“明显无效”的条件，赋予审理专利侵权的法院，同时判决专利是 否有效的权利。而反对者认为，专利侵权与专利无效，是两个程序不同的诉讼。专 利侵权诉讼，实行当事人辩论主义，法院判决受当事人提交证据、辩论结果的影响。 专利无效诉讼，实行职权主义，专利复审委员会可以自主收集证据，从公权力出发， 决定是否应当授予专利权。 知识产权诉讼研讨会的讨论结果，最后废除了“明显无效”要件，推向了以下改 革。具体体现为日本专利法条规定：第 104 条之 3，侵犯专利权或独占实施权诉讼 中，应认定专利权经无效诉讼、应当无效的，专利权人或独占实施权人不得向他人 行使其权利。以上款规定手段进行抗辩的，如果其目的是不正当延迟案件审理，法 院可依申请或职权，作出拒绝裁定。以上规定引入了专利权滥用的抗辩，如果被控 侵权人同时在专利局提出无效请求，那么原告的专利是否无效、与被告是否构成专 利侵权，之间又产生了必然联系。为了防止在法院的专利侵权诉讼判决、与在专利 局的专利无效审查决定，发生矛盾，专利法特别规定了专利无效，侵权诉讼的协调 通知机制。 第 168 条有关专利复审与专利侵权诉讼的关系。其中规定了专利复审应当中 止的若干情形。其中包括法院在受理专利侵权诉讼之后，应当将有关案件向专利局 局长通知。第 168 条第 4 款规定，专利局长接受前款之专利侵权诉讼通知时，应告 之法院，该专利权有否无效复审案件在专利局。专利权无效复审案件之不受理，或 作出复审决定等时、亦应向法院通知。第 168 条第 5 款特别规定，专利局局长根据 上款，通知法院，存在专利无效请求的，法院接到通知后，对于专利侵权诉讼当中， 存在第 104 条第 3 款第 1 项规定之攻击、防御方法的，应当将在专利局通知之前、 之后提出的书面文件，通知专利局局长。第 168 条第 5 款特别规定，法院根据上款， 通知专利局的，专利局局长可要求法院，将该侵权诉讼记录当中，专利无效审查员 认为是必要的文件，抄送专利局。 在专利侵权诉讼中，日本法院可以根据专利法第 123 条有关专利无效的理由， 宣布“专利权本来应当无效，故专利权人起诉他人侵权，属于滥用专利权”，这一做 法是使审理侵权纠纷法院，事实上可以认定专利是否有效，在改变了日本以前做法 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 11 的同时，使其实践更靠近美国。11 2.2 日本相关判例分析日本相关判例分析 在前面的绪论中笔者也提到，本文对于专利诉讼模式，想重点阐述的有两点。 第一是专利诉讼案件的管辖问题，第二是民事诉讼中所涉及的专利无效宣告程序问 题。在前文中对于专利诉讼的管辖问题已经有了很详细地分析，所以在以下的判例 及立法分析中主要从日本专利侵权诉讼中对反诉专利权无效与中止诉讼问题的处理 方面来阐述。 2.2.1 日本富士通半导体案评析日本富士通半导体案评析 在日本，任何单位和个人认为某项专利权的授予不符合专利法规定时，均可以 向特许厅审查部请求宣告该专利权无效。如果对审查部的裁决不服，也可以向东京 的知识产权高等法院起诉。在这期间，专利权仍然有效，如果此时涉及到侵权诉讼， 审理侵权诉讼的法院是不能以专利权无效为前提审理案件的。 但是，2000 年 4 月日本最高法院对富士通半导体案件作出最终裁决，这一判决 改变了上述基本判案准则。在富士通半导体一案中，原告是日本富士通株式会社。 被告是美国有名的半导体制造商德州仪器公司，该公司持有“半导体装置” （日本专 利号：320275）的的专利权。由于德州仪器公司认为富士通未经许可使用了其专利 技术，要求其支付使用费，而富士通认为其产品的制造销售行为并没有损害到被告 的专利权，因此要求法院确认其不侵权。本案一审是在东京地方法院，一审法院认 为富士通的产品所用技术并没有覆盖该专利的必要技术特征，所以判原告胜诉。被 告不服，向东京高等法院上诉，东京高院维持了原判。但判决理由和一审不同，它 认为该专利存在很明显的无效理由，所以这种存在瑕疵的专利权是不允许其限制第 三人行使权利的。被告依旧不服，继续上诉到最高法院。最终最高法院也驳回其上 诉。终审法院的判决指出：在特许厅审查部对专利权是否有效做出判断之前，审理 专利权侵权诉讼的法院，当认为该专利确实存在很明显的无效理由时，就会以权利 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 12 滥用为由不支持专利权人的停止侵权、赔偿损失等要求。这就承认了在与专利权有 关的侵权诉讼中，如果专利存在无效的理由，且无效理由具有明显性，法院可以对 专利权的有效性作出间接的、相对的判断。在这之后，在类似的侵权诉讼中，运用 高院的这一判决来判案的案件也越来越多。12 对此，日本产业界颇为关注，他们希望能像美国那样在侵权诉讼中法院能够直 接裁定专利权的有效性。在知识产权诉讼的讨论会上，是否应该废除特许厅审查部 的无效审查，在审理专利侵权诉讼时是否应当把无效理由的明显性这一要件废除等 意见也纷纷提了出来。综合各方意见，最终以保留特许厅审查部的无效审查为前提， 承认对于专利权有效、无效的判断还是要最终经由无效诉讼的这一环节，法院在审 理侵权诉讼时还是要遵守不能直接判断专利权有效性这一原则，在这些前提基础上， 根据专利的特殊性，把无效理由的明显性这一要件取而代之为当法院认为该专利即 使通过专利无效宣告程序也会被宣告无效时，专利权者或专用实施权者就不能对对 方行使权利。并且为了防止侵权诉讼与无效审查可能出现的专利有效性判断不一致 的问题，还对侵权诉讼的审理法院与特许厅之间进行了一些调整。13 2.3 日本相关立法分析日本相关立法分析 2.3.1 专利法的相关修改专利法的相关修改 富士通的案件引发了产业界与司法界对专利侵权诉讼中反诉专利权无效这一问 题的讨论，并导致了 2004 年日本专利法对相关内容的修改。 专利权人权力行使的限制（第 104 条的修改） 在 2004 年的专利法修改中，第 104 条增加了第 3 款，其内容是在专利权或者专 用实施权的侵权诉讼中，当该法院认为该专利权即使通过无效程序也会被宣告无效 时，专利权人或专用实施权人就不能对对方行使权利。 14但是，在专利无效审查做 出决定之前，专利权仍然是具有对世权的，而审理侵权诉讼的法院对于专利是否无 效的判断，只在该诉讼当事人之间有效力。同时为了防止当事人滥用上述专利权无 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 13 效的抗辩，该条款还规定，如果法院认为其列举的无效理由是出于拖延诉讼等不正 当的目的，可以驳回其抗辩。这样的规定完全是出于加快诉讼纠纷解决的考虑。 法院与特许厅之间的调整（第 168 条的修改） 修改之前的 168 条总共有 4 款，其主要内容是侵权诉讼中诉讼中止的问题处理。 修改后增加了两款，第 5 款是当特许厅接收到侵权诉讼中的反诉专利权无效的专利 权无效审判请求时，而法院欲根据 104 条第 3 款的规定限制专利权人的权利时，必 须向专利厅的长官进行沟通。这就是希望在侵权诉讼与专利权无效审判平行的场合， 双方能更好的沟通以尽量避免最终对专利权效力判断不一致的情况。第 6 款规定， 对于接到上述法院通知的专利厅长官，还可以要求法院提交有关诉讼的一切材料， 这包括基于 104 条第 3 款判决的证据等说明材料。15 2.3.2 对于新制度的评价对于新制度的评价 在这种新制度下，无论专利的无效理由是否明显，审理侵权诉讼的法院都可以 对专利的是否有效进行判断。这样一来，确实提高了诉讼的效率，但是另一方面法 院的权力被扩大，也可能会带来一些新的问题。 第一，虽然第 168 条的规定是为了防止特许厅与法院判断不一致的问题发生而 专门设置的，但是这种情况仍旧难以避免。一般来说存在以下几种情况： 当在特许厅没有做出决定的阶段而进行侵权诉讼时，审理专利侵权诉讼的法 院独自进行判断； 当在特许厅作出决定后侵权诉讼进行判决时，审理专利侵权诉讼的法院可以 参考特许厅的判断独自进行判断； 当在知识产权高院作出撤销特许厅审查决定的判决后，审理专利侵权诉讼的 法院进行侵权诉讼的判决时，当知识产权高院的判断与审理专利侵权诉讼的法院侵 权法院的判断不同时，侵权法院比较难以做出判决。 到底这些情况的发生会增多还是减少目前还很难说，但是一旦发生如何处理也 是个颇为棘手的问题。尽管专利法第 168 条规定了一些关于协调特许厅与法院的措 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 14 施，但是能取得多大的成效也不容乐观，所以说这是个很值得探讨的问题。 第二，新制度也可能带来诉讼迟延的问题。比如说在侵权诉讼做出判决之后， 特许厅审查部又对专利的有效性做出了裁决，如果前后对有效性的认定产生了不一 致时，就会提起再审。这是为了充分保障当事人的权益而设立的救济程序。但是如 果启动了再审程序，反而又会延迟纷争的解决，加大了诉讼成本，这与此次专利法 修改的初衷相违背。 日本极少数学者认为，在处理裁判所和特许厅的关系时，虽然应当考虑到裁判 所和特许厅职能分工的不同，但是也应当考虑特许权人利益的保护以及行政和司法 成本问题。在这个前提之下，如果特许无效的理由非常明显，比如特许请求的范围 全部属于公知技术，那么应当准许裁判所直接判决该特许无效。但是该判决只能对 本案件当事人有效，而没有对世的一般效力。16 2.4 本章小结本章小结 日本对于专利侵权诉讼中反诉专利权无效和诉讼中止的问题的解决，是通过两 个方面加以处理的。一方面由法律明确赋予特许厅审查委员会以准司法的地位并赋 予其相应的审判职权，作为第一审级来负责受理专利无效案件。第二审级是东京高 等法院。如果当事人对上述特许厅审判部作出的裁决不服的，可上诉到东京高等法 院。这样就省略了地方一级的一审诉讼程序，一是提高了效率，二来使特许厅内丰 富的专利审查经验这一资源得以有效地利用。另一方面，在侵权诉讼中，东京地方 法院或大阪地方法院在审理案件中可以对专利的无效理由间接地做出判断，以加快 诉讼进程。尽管可能会出现一些问题，但由于二审法院也是东京高院，法官也会对 两种诉讼统筹考虑的。17具体由下图所示： 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 15 图 2-3 日本专利诉讼模式 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 16 3 中国专利诉讼模式研究中国专利诉讼模式研究 3.1 中国专利诉讼模式概况中国专利诉讼模式概况 3.1.1 专利诉讼的管辖问题专利诉讼的管辖问题 在我国，专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中 级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。相应的各高级人民法院作为 第二审法院。 18对于专利行政案件，由于可能作为被告的专利复审委员会或专利局 都在北京市，且为执法统一，因而由北京市第一中级人民法院作为一审法院，北京 市高级人民法院作为第二审法院。由于大多数专利纠纷案件都在中级法院、高级法 院的一审、二审程序中审结，也就是说不出省就可以审结案件。这就出现了如何维 护全国专利的执法统一，保证全国法院对专利纠纷案件的审判标准一致以及法律适 用连惯性的问题。此外，虽然我国现行的知识产权审判组织制度已经形成了由人民 法院的民事审判庭（知识产权审判庭） 、行政审判庭和刑事审判庭分别审理知识产权 民事案件、行政案件、刑事案件的格局。19但是知识产权民事、行政和刑事审判内 设机构分立，执法不统一以及效率不高的矛盾依然存在。 2000 年，最高人民法院进行了机构改革，对最高人民法院的机构设置和职责分 工进行了重新划分和调整。根据最高人民法院机关内设机构及新设事业单位职能 的规定，最高人民法院民事审判第三庭(原知识产权审判庭)的主要职能为：审判第 一、二审著作权(包括计算机软件)、商标权、专利权、技术合同、不正当竞争以及科 技成果权、植物新品种权等知识产权案件；审理处理不服高级人民法院生效裁判 的知识产权申请再审案件以及少数立案庭移送的不服基层人民法院、中级人民法院 生效裁判的知识产权申请再审案件；办理知识产权申请复议案件；审批高级人 民法院知识产权案件延长审限的申请。 此外，民事审判第三庭还办理下列案件：审理与本庭业务相关的请示案件； 办理与本庭业务相关的涉外、涉港、澳、台的案件；办理与本庭业务相关的人 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 17 大代表和政协委员会的提案和建议以及领导交办的案件 ；参与起草相关司法解 释；开展相关审判工作的调研指导及协调。20 3.1.2 专利侵权诉讼与无效程序的关系处理问题专利侵权诉讼与无效程序的关系处理问题 在中国，在专利权侵权诉讼中，被指控侵权的被告提出反诉专利权无效，一般 审理专利侵权的案件的法院并不直接审理专利权是否有效的专利行政确权案件，而 且这两类案件也不能合并审理。许多学者都坚持“各司其职”、“各负其责”、“不得越 权”这些基本的行政法律原则不能随意突破。 专利侵权纠纷案件受理后，被告经常采用的一种抗辩手段是向专利复审委员会 提出宣告原告专利权无效的请求。此时，人民法院是中止诉讼，等待专利复审委员 会作出有关确权的决定后再行恢复审理，还是根据案件事实和证据迳行作出判决， 需要有统一的标准。21 司法实践表明，在涉及实用新型、外观设计专利的侵权诉讼中，被告在答辩期 内提出无效宣告请求的情况非常普遍，导致大量案件处于中止审理状态。其中有些 案件的被告明显出于拖延诉讼的目的而提出无效宣告请求，如果法院一律中止诉讼 使其规避法律的目的得以实现，这就对保护权利人的合法权益非常不利。过多的诉 讼中止，也使案件审理期限延长，造成诉讼成本的浪费，而且当事人之间的纠纷长 时间得不到解决，也不利于科学技术转化为生产力和进一步鼓励科技创新。22 2001 年 6 月 19 日最高人民法院出台了 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适 用法律问题的若干规定 ，在这其中规定：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计 专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中 止诉讼，但在几种情形之下可以不中止诉讼。由此可见，法院在是否中止诉讼这个 问题上可以视情况拥有一定的裁量权。这对于现行诉讼制度下诉讼中止导致诉讼拖 延的问题不失为一较好的措施。 需要指出的是，即便是不中止诉讼继续审理时，仍然会以专利权有效为前提， 比如在被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的情况下运用自由公知技术 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文 18 抗辩原则时，被告仍然不能用自由公知技术来攻击专利权的有效性，也就是说，用 自由公知技术进行抗辩只能得出被控侵权产品是否构成侵权的结论，而不能得出专 利权无效、法院不应予以保护的结论。22 3.2 中国相关立法分析中国相关立法分析 在本节中笔者想就 2001 年 6 月 19 日最高人民法院出台了最高人民法院关于 审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定做重点分析，因为这个司法解释是在 总结经验的基础上，对中止侵权诉讼问题作出了比较详细的规定，对司法实践具有 很强的指导意义。其中涉及中止诉讼的是第八、九、十、十一条。 第八条 提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专 利行政部门作出的检索报告。 侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩 期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。 第九条 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答 辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之 一的，可以不中止诉讼： 原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖 性、 创造性的技术文献的； 被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的； 被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；人民 法院认为不应当中止诉讼的其他情形。23 第十条 人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答 辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认 为有必要中止诉讼的除外。