（国际法学专业论文）论商标的淡化——以美国法为中心的比较研究.pdf

内容提要 商标淡化是指高度驰名且具有突出显著性的商标显著性的丧失 或严重削弱 哈佛学派和芝加哥学派有关商标权保护正当性的理论各有得失 哈 佛学派理论的缺点在于 首先 它把消费者购买特定品牌商品的动机过于简单化 了 其次 其关于商标权保护可能导致商标权人对特定产品市场垄断的结论亦缺 乏充分的证据来加以证明 而哈佛学派理论的价值则在于 它提醒人们 对商标 权的过度的保护确实有可能妨碍竞争 制造市场进入障碍 芝加哥学派对商标权 保护正当性的论证有一定的说服力 但它也在一定程度上不适当地抬高了商标的 地位和作用 可能导致执法部门在实践中不自觉地对商标权提供过度的保护 商 标淡化理论的正当性亦可从经济学的角度加以论证 反淡化法的保护对象仅限于 商标 包括注册商标和非注册商标 常规商标和非常规类型商标 商标以外的其 它商业标志不适用反淡化保护 受反淡化法保护的商标仅限于高度驰名且具有突 出显著性的商标 高度驰名是指在中国一般公众中驰名 普通商标和仅在相关公 众中驰名的商标不能享受反淡化保护 突出显著性是指受保护的商标在脱离其所 标示的商品或服务时 仍能使消费者自然地将该商标与其所标示的商品或服务联 系起来 突出显著性是商标获得反淡化保护的一项独立条件 仅驰名但不具有突 出显著性的商标不能获得反淡化保护 淡化行为损害的是高度驰名商标的显著 性 而不是其销售能力 商标淡化的后果是高度驰名商标的显著性完全丧失或严 重削弱 反淡化法对在先商标和在后商标的近似程度有更高的要求 即必须近似 到足以使消费者认为在先商标和在后商标是同一商标 如果消费者在看到在后商 标时 仍然能够将其与在先商标区别开来 就不会发生淡化 商标淡化的行为类 型包括弱化和退化 丑化行为虽然也可由商标法或反不正当竞争法加以规制 但 丑化行为不属于淡化 反淡化法的适用范围应仅适用于非类似商品或服务 在相 同或类似商品或服务上的使用不构成淡化 淡化行为的构成必须有在后商标的商 业性使用 除退化行为外 非商业性的使用不构成淡化 立法上并应为淡化行为 设置若干例外 主要包括比较广告 滑稽模仿和有其他正当理由的使用 商标淡 化的救济措施与其它商标侵权的救济措施在类型上和具体规则上没有实质区别 其民事救济措施主要包括禁令和损害赔偿 禁令分为临时禁令和最终禁令 临时 禁令在商标淡化案中只应适用于可能发生商标退化的情形 对商标弱化行为不应 签发临时禁令 而损害赔偿的救济手段只有在被告主观上存在故意 且淡化行为 己经给原告造成了实际的经济损失时才可适用 中国在修订商标法时应引入商标 淡化制度 并设定详细具体的具有可操作性的规则 关键词 商标淡化 驰名商标 弱化 丑化 退化 a b s t r a c t t r a d e m a r kd i l u t i o ni st h el o s so rm a t e d a ll e s s e n i n go ft h ed i s t i n c f i v e n e s s o f 订a d e m a r k sb o t hf a m o u sa n dl l i g l l l yd i s t i n c t i v e t h et h e o r i e so fh a r v a r ds c h o o la n d c h i c a g os c h o o lc o n c e m i n gt h ej u s t i f i c a t i o no ft r a d e m a r kp r o t e c t i o nb o t hh a v et h e i r m e r i t s t h ef l a wo fh a r v a r ds c h o o ll i e si i lt h ef a c tt h a t i nt h ef i r s tp l a c e i ts i m p l i f i e st o e x c e s st h ec o n s u m e r s m o t i v ei np u r c h a s i n gt h i n g sa n d i nt h es e c o n dp l a c e i tf u r n i s h e s l i t t l ee v i d e n c et os u p p o r ti t sc o n c l u s i o nt h a tt r a d e m a r kp r o t e c t i o nw o u l dr e s u l ti nt h e m o n o p o l yi ns p e c i f i cg o o d sb yt h et r a d e m a r ko w n e r w h i l ei t sv a l u el i e si ni t sw a r n i n g t o p e o p l et h a to v e r p r o t e e t i o nw o u l da n a o u n tt ob a r r i e r st of r e ec o m p e t i t i o na n dm a r k e t 铋t r a n c e w h i l ec h i c a g os c h o o l si u s t i f i c a t i o nf o rt r a d e m a r kp r o t e c t i o ni sk i n do f p e r s u a s i v e i ta l s oe r r si n t h a ti tv a l u e st r a d e m a r k st oe x c e s s w h i c hm a yr e s u l ti n o v e r p r o t e c t i o no ft r a d e m a r k sb yt h ec o m p e t e n ta u t h o r i t i e si np r a c t i c e d i l u t i o nd o c t r i n e c a na l s ob ej u s t i f i e df r o me c o n o m i cp e r s p e c t i v e o n l yt r a d e m a r k s r e g i s t e r e do r n o n r e g i s t e r e d o fc o m m o nc a t e g o r yo ru n u s u a l a r ec o v e r e db yd i l u t i o nl a w o t h e r b u s i n e s ss y m b o l sr r en o tt h es u b j e c tm a t t e ro fd i l u t i o np r o t e c t i o n o n l yf a m o u sa n d h i g h l yd i s t i n c t i v em a r k sd e s e r v ep r o t e c t i o nb yd i l u t i o nl a w f a m o u sm e a n sb e i n gw i d e l y r e c o g n i z e db yt h eg e n e r a l p u b l i ci nc h i n a c o m m o nm a r k sa n dm a r k sr e c o g n i z e do n l yb y t h ep u b l i cc o n c e r n e dd on o td e s e r v ed i l u t i o np r o t e c t i o n h i g h l yd i s t i n c t i v em e a l l t h e p r o t e c t e dm a r k w h e nu s e di n d e p e n d e n t l y c a nn a t u r a l l yr e c a l lt h ep u b l i ct ot h eg o o d so r s e r v i c e si ts y m b o l i z e s h i g hd i s t i n c t i v e n e s si sa ni n d e p e n d e n tc o n d i t i o nf o rd i l u t i o n p r o t e c t i o n m a r k sf a m o u sb u t n o th i g h l yd i s t i n c t i v ea r en o tq u a l i f i e df o rd i l u t i o n p r o t e c t i o n i ti sam a r k sd i s t i n c t i v e n e s s r a t h e rt h a ns e l l i n gp o w e r t h a ti sd a m a g e db y d i l u t i o na c t s t h er e s u l to fd i h i t i o ni st h el o s so rm a t e r i a ll e s s e n i n go ft h eh i g h l yf a m o u s m a r k sd i s t i n c t i v e n e s s d i l u t i o n1 a wh a sas t r i c t e rr e q u i r e m e n tf o rt h es i m i l a r i t yb e t w e e n t h es e n i o ra n dt h ei u n i o rm a r k t h a ti s t h et w om a r k sm u s tb es os i m i l a rt h a tc o n s u n l e r s b e l i e v et h e ya r ee s s e n t i a l l yt h es a m eo n e i fc o n s u m e r sa r ea b l et od i s t i n g u i s ht h et w o m a r k sd i l u t i o nw o u l dn o tr e s u l t d i l u t i v ea c t si n c l u d eb l u r r i n ga n dg e n e r i c i d e t h o u 出 t a r n i s h m e n tm a yb eg o v e r n e db yt r a d e m a r k1 a wo ru n f a i rc o m p e t i t i o nl a w i td o e sn o tf a l l w i t h i nt h es c o p eo f t r a d e m a r kd i l u t i o n d i l u t i o nl a ws h o u l do n l yc o v e ra c t sh a p p e n i n gi n t h ef i e l do f n o n s i m i l a rg o o d so rs e r v i c e s u s i n go f t h em a r ki ni d e n t i c a lo rs i m i l a rg o o d s o rs e r v i c e sd o e sn o tc o n s t i t u t ed i l u t i o n n eu s eo f t h ei u n i o rm a r kh a st ob ec o m m e r c i a l f o rt h ea c tt ob ed i l u t i v e n o n c o m m e r c i a lu s ei se x c l u d e df r o mt h es c o p eo fd i l u t i v eu s e e x c e p ti nt h ec a s eo fg e n e r i c i d e t h e r es h a l lb es o m ee x c e p t i o n st od i l u t i o n m a i n l y i n c l u d i n gu s eo ft h es e n i o rm a r ki nc o m p a r a t i v ea d v e r t i s e m e n t p a r o d y n e w sr e p o r ta n d c o m m e n t a n do t h e rn o n c o m m e r c i a lu s e b e s i d e s u s e sw i t hl e g a lr e a s o n ss h a l lb e e x c l u d e df r o md i l u t i o n t h e r ei sn oe s s e n t i a ld i f f e r e n c eb e t w e e nt h ec a t e g o r i e sa n d c o n t e n t so fr e m e d i e sf o rd i l u t i o na n do t h e rt r a d e m a r ki n f r i n g e m e n ta c t s t h e r ea r et w o t y p e s o fc i v i l r e m e d i e s i n j u n c t i o na n dd a m a g e s i n j u n c t i o ni n c l u d e sp r e l i m i n a r y i n j u n c t i o na n df i n a li n j u n c t i o n t h ea u t h o ri n s i s t st h a tp r e l i m i n a r ys h a l la p p l yo n l yt oa c t s o fg e n e r i c e d er a t h e rt h a nb l u r r i n g a n dd a m a g e sm a yb er e c o v e r e do n l yw h e nt h e d e f e n d a n ti sw i l l f u la n dc a u s e sa c t u a le c o n o m i c1 0 s st ot h ep l a i n t i f f i nt h ee n do ft h i s d i s s e r t a t i o n c h i n ai ss u g g e s t e dt oi n t r o d u c ed i i n t i o nd o c t r i n ei nt h et h i r dr e v i s i o no fi t s t r a d e m a r kl a wa n dp r o v i d ew o r k a b l ep r o v i s i o n s k e yw o r d s t r a d e m a r kd i l u t i o n f a m o u sm a r k s b l u r r i n g t a r n i s h m e n t g e n e r i c i d e i i 绪论 一 研究意义 在知识产权的大舞台上 商标权在过去很长的时期内一直只是在充当配角 在人们的观念中 商标对人类的贡献显然不能与著作和发明相比 对商标权的保 护长期以来不如对版权和专利权的保护那殷充分 我国过去由于实行计划经济 商标基本上无用武之地 没有对商标的广泛使用 自然也鲜有商标侵权案件发生 随着我国由计划经济向市场经济的转变 并随着全球经济一体化趋势的日益 加深和市场竞争的日益激烈 商标的重要意义 尤其是一个成功的品牌所蕴含的 巨大经济价值 逐渐为人们所认识 在我国 人们认识上的转变直接导致了两种 现象 一是注册商标的数量急速增加 有人甚至开起了所谓的 商标超市 当 起了名符其实的 商标专业户 二是商标侵权行为日益增多 且形态多样 除 了传统的混淆行为外 另一种非传统的商标侵权行为 商标淡化 在国内外已 引起越来越多的重视 商标淡化是指驰名商标显著性的严重削弱或丧失 虽然和传统的混淆侵权相 比 法律对商标淡化进行规制的时间要晚得多 但实质上的商标淡化案件实际上 早在1 9 世纪即已出现 淡化的概念也在2 0 世纪初即已提出 在当代 对驰名商 标提供反淡化保护已经不是个别国家的现象 在美国 不仅存在大量的涉及商标 淡化的判例 大部分州有自己的反淡化法 美国国会更于1 9 9 5 年制定了 联邦 商标淡化法 并于2 0 0 6 年对该法进行了修改 使其进一步完善 在欧洲 欧盟 协调成员国商标法的1 9 8 8 年1 2 月2 1 日共同体理事会一号指令 以下简称一 号指令 以及 共同体商标条例 虽然没有明确使用淡化的概念 但有关于淡化 的实质内容 除此之外 世界上还有不少国家立法上存在反淡化的实质性规定 如加拿大 日本 南非 韩国等 这些国家有的是在商标法中规定反淡化的内容 有的则是在竞争法中对此作出规定 在国际层面上 保护工业产权巴黎联盟与世界知识产权组织于1 9 9 9 年发布 了一份 关于驰名商标保护规定的联合建议及注释 明确提出了对驰名商标的 反淡化保护 世界知识产权组织也于1 9 9 6 年公布了 关于反不正当竞争保护的 示范规定及其注释 同样规定了对驰名商标的反淡化保护 尽管这些文件目前 还只是建议或示范法 不具有法律约束力 但其至少表明商标淡化构成商标侵权 行为的一种已得到国际社会越来越多的认同 我国现行 商标法 并未规定商标淡化 但国家工商行政管理局1 9 9 9 年发 布的 关于商标行政执法中若干问题的意见 第1 1 条规定 在非类似商品或者 服务上使用与知名度较高且显著性较强的商标相同或者近似的商标 从而不公平 地利用或者损害该商标的显著性或者声誉的行为 可以适用 商标法 第3 8 条 第 4 项的规定个案处理 但应当按照 工商行政管理机关查处商标违法案件 监控规定 执行 从实质内容上看 该条规定与欧盟一号指令中的相关条文颇 为接近 可以理解为对驰名商标提供反淡化保护的依据 但该规定在实践中能否 得到适用存在疑问 另外 上海市1 9 9 6 年颁布的 上海市著名商标认定与保护 暂行办法 第2 2 条第 三 项规定 禁止他人以各种方式淡化 丑化 贬低上 海市著名商标的行为 这是明确的反淡化规定 但由于该 办法 仅为地方性 规章 不具有普遍意义 而且 在国家立法未对商标淡化作出禁止性规定前 地 方规章擅自扩大商标权保护范围的规定在法律上是否有效 亦大有疑问 除立法上尚缺乏对商标淡化制度的有效规定外 我国理论界虽然对淡化理论 有一些讨论 但对淡化制度的具体内容进行深入研究的成果实际上也不多 甚至 存在一些以讹传讹的现象 对我国应否引入商标淡化制度 亦未获共识 尽管理 论研究尚不成熟 立法也未作规定 司法实践中还是有不止一家法院在判决书中 引用了淡化理论 一些法官则在案外发表的意见中也明确地表明了对淡化理论的 支持态度 对驰名商标进行反淡化保护是对商标权保护范围的一次重大扩张 反淡化制 度在强化驰名商标保护的同时 对商标权人以外的其它市场主体的行为自由会有 更多的限制 因此 我国是否需要引入商标淡化制度 如果引入该制度 如何设 计其具体内容等 都需要从理论上加以深入研究 本文即试图通过对这一问题的 研究 为我国商标淡化立法提出一些建议 二 国内外研究现状 国内对商标淡化理论的研究还很不深入 虽然有为数可观的论文直接讨论或 涉及了商标淡化问题 主要是硕士论文 2 0 0 2 年以来已有二十多篇硕士论文直 接以商标淡化为题 但这些论文在内容上多大同小异 且存在不少以讹传讹之 处 黄晖的 驰名商标和著名商标的法律保护 是少数较有深度的商标法专著之 一 其中对商标淡化理论有较多的探讨 另有部分商标法著述和教材涉及商标淡 化问题 但内容大多简单 对商标淡化问题进行专门研究的博士论文或专著尚未 见到 在国外 j o l l i ih m c c a r t h y 教授的六卷本 论商标和不正当竞争 堪称有关 商标法的权威著作 该书在相关章节对美国有关商标淡化的立法和判例作了较为 详尽的介绍 b e v e r l y w p a t t i s h a l l 的 商标与不j 下当竞争 一书对商标淡化也有 较多讨论 除此之外 t o n ym a r t i n 的 商标淡化 1 9 9 6 年版 和d a v i ds w e l k o w i t z 的 商标淡化 2 0 0 2 年版 是对商标淡化理论进行专门研究的代表 性著作 三 基本概念解释 一 商标淡化 商标淡化是指高度驰名且具有突出显著性的商标显著性的丧失或严重削弱 这一概念表明 1 反淡化法的保护对象仅限于商标 不包括其他商业标志 2 受保护商标必须具备两个条件 即高度驰名和具有突出显著性 普通商标和仅 在相关公众驰名的商标不能受此保护 3 淡化行为损害的是高度驰名商标的显著 性 4 淡化的后果是高度驰名商标的显著性完全丧失或严重削弱 二 弱化 弱化是指使驰名商标与其所指示的商品或服务之间的特定联系被逐步削弱 美国学者s c h e c h t e r 最初提出淡化理论时 实际上指的就是这类行为 因此 弱 化和淡化的概念所涵盖的内容在很大程度上是重叠的 但弱化与淡化仍属两个不 如武汉市中级人民法院审理的在时集团国际有限公司与武汉立邦涂料有限公司侵犯商标专用权及不正当 竞争纠纷案以及安徽省岛级人民法院审理的杭州民生药业有限公司与江西南昌桑海制药 商标侵权纠纷 案 2 同的概念 淡化是上位概念 弱化则是下位概念 淡化的概念包含了弱化和退化 两种情形 三 丑化 丑化 或称玷污或污损 是指将与驰名商标相同或近似的商标或标记用在有 损该商标良好形象的商品上的行为 丑化通常可能表现为以下几种情形 一是在 不洁净的或者有伤风化的背景下使用驰名商标 二是将驰名商标用于质量或档次 很低的商品 三是在广告中将驰名商标作贬损性的使用 本文认为 丑化不应作 为商标淡化的一种形式纳入反淡化法中 四 退化 退化是指将商标作为商品的通用名称使用 从而使商标的区分功能完全丧 失 本文认为退化是一种极端的商标淡化行为 是商标淡化的一种特殊类型 因 而应纳入商标淡化法的体系之内 五 商标的突出显著性 商标的突出显著性是指一件商标在孤立使用时 消费者仍然能够自然地将该 商标与其所标示的商品或服务联系起来 商标的突出显著性与商标注册过程中所 要求的显著性有重大差别 商标注册过程中所要求的显著性是一个标志能够成其 为商标并受到法律保护的最低标准 而突出显著性则是一个已经驰名的商标能够 获得反淡化法保护的必要条件之一 只有那些脱离了其所标示的商品或服务 在 孤立使用时仍然能够使消费者很自然地将该商标与其所实际标示的商品或服务 联系起来的商标 才能被认为具有突出显著性 六 驰名商标 本文认为 反淡化法上的驰名商标 是指在中国为一般公众广为知晓的商标 这一定义与我国 驰名商标认定和保护规定 中对驰名商标的定义并不相同 由 于我国 驰名商标认定和保护规定 只对驰名商标提供基于混淆的保护 因此该 规定 只要求受保护的商标在 相关公众 中驰名 并将驰名商标定义为 在 中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标 由于本文建议在对商标提供 基于混淆的跨类保护时 取消驰名商标与非驰名商标的区别 因而在提供此种保 护时就不再需要使用驰名商标的概念 只有在提供基于淡化的跨类保护时 才需 要使用这一概念 而有资格享受基于淡化的跨类保护的商标 只能是在一般公众 中驰名的商标 七 相关公众 相关公众 是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商 品或者服务的营销有密切关系的其他经营者 四 论文各部分主要内容 本论文第一章首先讨论了商标淡化的定义 回顾了商标淡化理论的发展历 程 论文从界定商标淡化时应考虑的若干因素入手 结合美国商标法中有关淡化 定义的演变 提出应将淡化定义为 高度驰名且具有突出显著性的商标显著性的 丧失或严重肖f 弱 这一定义的要点包括 1 反淡化法的保护对象仅限于商标 商标以外的其它商业标志不适用反淡化保护 2 仅高度驰名且具有突出显著性的 商标有资格享受反淡化法保护 普通商标和仅在相关公众驰名的商标不能受此保 护 3 淡化行为损害的是高度驰名商标的显著性 而不是商标的销售能力 s e l l i n g p o w e r 这使得丑化行为不被包括在淡化之列 4 淡化的后果是高度驰名商标的 显著性完全丧失或严重削弱 这使得受到法律禁止的淡化行为的范围受到严格限 制 也使混淆行为与淡化行为得以区别 因为混淆不会导致在先商标显著性的丧 失或削弱 除此之外 这一章还详细回顾了商标权保护范围的演进和发展以及商 标淡化理论在美国 欧洲以及其他法域发展历程和适用现状 第二章主要分析了商标淡化理论产生和发展的理论背景 回顾了发生在哈佛 学派和芝加哥学派之间有关商标权保护的正当性的历史争论 对双方的观点作了 较详细的介绍和分析评价 作者认为 哈佛学派和芝加哥学派的理论各有得失 哈佛学派理论的缺点在于 首先 它把消费者购买特定品牌商品的动机过于简单 化了 其次 其关于商标权保护可能导致商标权人对特定产品市场垄断的结论亦 缺乏充分的证据来加以证明 而哈佛学派理论的价值则在于 它提醒人们 对商 标权的过度的保护确实有可能妨碍竞争 制造市场进入障碍 芝加哥学派对商标 权保护正当性的论证有一定的说服力 但它也在一定程度上不适当地抬高了商标 的地位和作用 可能导致执法部门在实践中不自觉地对商标权提供过度的保护 本章还从经济学的角度论证了商标淡化理论的正当性 第三章集中讨论了反淡化法保护对象的范围 受保护商标应具备的条件以及 反淡化法对商标近似程度的要求 首先 作者认为反淡化法的保护对象应仅限于 商标 商标以外的其它商业标志不应纳入反淡化法的保护对象之内 而对非常规 类型商标和未注册驰名商标 只要其具备了反淡化法所要求的条件 也应平等地 为其提供反淡化保护 其次 讨论了受反淡化法保护的商标应具备的条件 即该 商标为驰名商标 且应具有突出的显著性 再次 讨论了在先商标和在后商标的 近似程度的要求和判定标准 作者认为 在后商标与在先商标相同或近似是认定 商标淡化的一个必要条件 但与认定混淆所要求的商标近似程度相比 认定淡化 所要求的近似程度要高得多 即近似到足以使消费者认为在先商标和在后商标是 同一商标 如果消费者在看到在后商标时 仍然能够将其与在先商标区别开来 就不会发生淡化 第四章首先讨论了在相同或类似商品或服务上使用与在先的驰名商标相同 或近似的商标能否构成淡化的问题 作者的结论是 这种使用不应认定为淡化 尽管美欧现在都已不再将反淡化条款的适用范围限定在非类似商品或服务上 但 这种做法不值得我国仿效 本章还着重讨论了商标淡化的类型 构成与例外 就 商标淡化行为的类型而言 作者认为这类行为只应包括弱化和退化两种 而不应 包括丑化行为 就商标淡化行为的构成要件而言 主观过错不是构成要件之一 在客观方面 在后商标的使用必须为商业性使用 在后商标的使用可能导致在先 商标显著性的丧失或严重削弱 商标淡化的例外包括在比较广告 滑稽模仿 新 闻报道和评论等非商业性活动中对他人商标的使用 除此之外 对他人商标的使 用有法律规定的正当理由的 也不构成淡化 第五章讨论了商标淡化的救济措施 本文认为 商标淡化的救济手段与其它 商标侵权的救济手段在类型上和具体规则上没有实质区别 因此本章只讨论了商 标淡化的两种民事救济手段 即禁令和损害赔偿 禁令分为临时禁令和最终禁令 本文认为临时禁令在商标淡化案中只应适用于可能发生商标退化的情形 对商标 弱化行为不应签发临时禁令 而损害赔偿的救济手段只有在被告主观上存在故 意 且淡化行为已经给原告造成了实际的经济损失时才可适用 第六章是对我国商标淡化立法所提出的建议 这一章首先检视了我国在商标 淡化领域的立法和司法现状 提出了具体的立法思路以及在制定反淡化法时需要 考虑的若干重要问题 论文最后提出了我国商标法中反淡化条文的建议稿 4 第一章商标淡化理论的发展历程 第一节淡化概念的界定 淡化 译自英文中d i l u t i o n 一词 有 稀释 冲淡 等含义 尽管德国 法院在1 9 2 5 年的o d o l 案中即使用了淡化的概念 但一个普遍接受的淡化定义并 没有出现 商标淡化的理论与实践在美国表现得最为成熟和丰富 但在一段很长 的时期内 美国也没有一种被普遍接受的 统一的淡化定义 学者和法官在对 淡 化 进行定义时使用的措词五花八门 这种统一定义的缺乏 导致很多法院在涉 及商标淡化的案件中 只是仓促地得出存在或不存在淡化的结论 而对什么是淡 化本身分析不足 而且 从大量判例中可以看出 不同法院对什么是淡化 淡化 如何构成等问题看法并不一致 在1 9 9 2 年美国商标协会推出州示范商标法之前 虽然已有2 0 多个州有了反淡化法 但绝大多数州的立法并没有就淡化作蹬定义 只是在1 9 9 5 年 联邦商标淡化法 f e d e r a lt r a d e m a r kd i l u t i o na c t 以下简称 f 1 i a 出台之后 美国才在联邦层面上有了一个统一的淡化定义 f t d a 对淡化的定义是 淡化 是指驰名商标 f a r a o u sm a r k 指示和区别 商品或服务能力的削弱 无论驰名商标所有人与其他当事入之间是否存在竞争 或者是否存在混淆 误解或欺骗的可能 这一概念包含以下几个要点 第一 反淡化法的保护对象是驰名商标 非驰名商标不能受反淡化法保护 第二 淡化是指驰名商标标示商品或服务来源的能力的削弱 这与将淡化界 定为驰名商标销售能力或广告价值的削弱等存在一定差异 第三 当事人间是否存在竞争关系对淡化的构成没有影响 这意味着 在后 商标即使使用在相同或类似商品或服务上也可能构成淡化 第四 是否存在混淆 误解或欺骗的可能 对淡化的构成也没有影响 这意 味着 淡化的构成并不排除同时存在混淆的可能 但f t d a 的颁布并没有完全解决理论界和实务界在商标淡化问题上的既有 争论 不仅如此 它的一些不明确规定还引起了一些新的争论 而美国联邦最高 法院2 0 0 3 年在m o s e l e y 案 中对f t d a 相关规定的解释更招来广泛批评 鉴于这 种情形 美国国会于2 0 0 6 年l o 月通过 商标淡化修正法 t r a d e m a r kd i l u t i o n r e v i s i o na c t 以下简称t d r a 对f t d a 进行了重大修改 其中包括对淡化定 义的调整 t d r a 改变了f t d a 对淡化下一个笼统的定义的做法 将商标淡化行为明确 分为弱化的淡化和丑化的淡化两种 并分别加以定义 根据该法 弱化的淡化是 指由一个商标或商号与驰名商标之间的相似性所引起的削弱驰名商标显著性的 联想 丑化的淡化是指由一个商标或商号与驰名商标之问的相似性所引起的损害 驰名商标声誉的联想 这种分别定义的方式避免了f t d a 中的淡化定义不能合 理地包含丑化的缺陷 除此之外 其对弱化的淡化所作的定义与f t d a 中淡化 的定义并没有实质区别 即仍着眼于驰名商标显著性或区别力的削弱 除了t d r a 外 世界知识产权组织1 9 9 6 年 关于反不正当竞争保护的示范 规定及其注释 将 弱化 即淡化 d i l u t i o n 邀界知识产权组织中文本将其 称为 弱化 定义为 降低商标 厂商名称或其他企业名称 产品外观或产品 或服务介绍 或名人或著名虚构人物的区别性特征或广告价值 和许多其他概念一样 淡化的概念并不是一种先验的存在 而是立法者的创 m o s e l e y vs e c r e t c a t a l o g u e i n c 5 3 7 u s 4 1 8 1 2 3sc t 1 1 1 5 2 0 0 3 5 造 而立法者定义这一概念的依据应是社会生活的现实 国外对淡化的定义能否 为我国将来相关立法所采用 尚需对这一概念作深入分析 笔者认为 对淡化的 定义至少应考虑以下因素 第一 反淡化法保护的对象 习惯上 人们会不自觉地将反淡化法与对商标 的保护联系起来 即认为反淡化法的保护对象就是商标权 但客观现实却不是这 么简单 世界知识产权组织的前述 示范规定 显然将反淡化保护扩展到了商标 以外的厂商名称或其他企业名称 产品外观或产品或服务介绍 或名人或著名虚 拟人物的区别性特征和广告价值 而美国也有不少判例将反淡化法的保护范围扩 展到商号 广告宣传用语和商业外观等 此外 即使将反淡化法的保护对象仅限 于商标 什么样的商标有资格获得反淡化保护亦需要研究 例如 反淡化保护应 否适用于所有的商标 除文字商标和普通的图形商标外 对立体商标 颜色商标 等是否也应给予反淡化保护 第二 反淡化法所禁止的行为的范围 即立法者意欲将哪些行为视为淡化行 为而予以禁止 目前 我国理论界通常将淡化行为分为弱化 b l u r r i n g 丑化 t a m i s h m e n t 和退化 g e n e r i c i d e 三种 但这种划分实际上主要来自于美国 但这样的划分是否适当 是值得研究的 在美国 弱化和丑化一般被认为是典型 的淡化行为 但也并非不存在争议 而对于退化行为 t d r a 并未将其纳入淡化 的范围 第三次不公平竞争法重述 则明确反对将其作为淡化的一种 此外 也有判例认为 淡化行为不止弱化和丑化 还包括其他行为 对淡化的不同定义 方式可能使其规制的行为类型也不相同 第三 淡化与混淆的区别 一些国家和地区涉及反淡化的立法 如欧盟一号 指令第4 条第3 款等 既可适用于存在混淆的情形 也可适用于不存在混淆而只 存在淡化的情形 笔者认为 这种立法之所以仍然有效 正是因为其回避了淡化 的概念 美国在f t d a 出台之前 也有很多将混淆和淡化混为一谈 或者将混 淆作为认定淡化的条件的判例 由于淡化是一个不同于混淆的独立概念 其定义 也必须体现出这两个概念的区别 综合上述考虑 笔者认为对淡化宜作如下定义 淡化是指高度驰名且具有突出显著性的商标显著性的丧失或严重削弱 这一概念包含以下要点 1 反淡化法的保护对象仅限于商标 本文不主张将其扩大到其他商业标志 2 仅高度驰名且具有突出显著性的商标有资格享受反淡化法保护 普通商标 和仅在相关公众驰名的商标不能受此保护 3 淡化行为损害的是高度驰名商标的显著性 而不是商标的销售能力 s e l l i n g p o w e r 这使得丑化行为不被包括在淡化之列 4 淡化的后果是高度驰名商标的显著性完全丧失或严重削弱 这使得受到法 律禁止的淡化行为的范围受到严格限制 也使混淆行为与淡化行为得以区别 因 为混淆不会导致在先商标显著性的丧失或削弱 第二节反淡化法的产生与发展 一 商标权保护范围的演进 商标权的保护范围经历了三次扩张 在早期 商品生产者直接销售其商品 r e s t a t e m e n tt h i r d u n f a i rc o m p e t i t i o n 2 5 c o m m e n ti 1 9 9 5 6 商标也直接表明生产者的身份 对商标权的保护是由竞争法来完成的 商标权人 对未经其授权盗用其商标者 只能基于欺诈提起诉讼 此种诉讼在英美法上被称 为仿冒 p a s s i n g o f f 之诉 1 8 3 7 年 在美国的第一个商标案中 马萨诸塞最高 法院即指出 在不能证明欺诈时 原告对其商标不享有排他性权利 但1 8 4 4 年 在第一个由美国联邦法院作出的商标判决中 对商标侵权的认定标准出现了 变化的迹象 s t o r y 法官在该案中指出 商标侵权是 明显而故意的 其目的 是为了欺骗公众并攫取原告通过其技艺 劳动和奋斗而获取的正当收益 岱该案 对商标侵权的认定已不完全限于被告对公众的欺诈 阻止被告攫取商标权人的正 当收益已经被纳入对侵权认定的考虑因素之内 不过 对公众的欺诈似乎仍是认 定侵权的条件之一 而1 8 4 8 年纽约最高法院审理的a m o s k e a g 案则完全突破了 商标权原有的保护范围 d u e t 法官在该案中除了强调衡平法院打击欺诈的职责 外 同时指出 原告对其通过卓越技艺和奋斗而获取的利益 享有优先和排他的 权利 有必要保护此种利益免受他人攫取 只要公众在事实上被误导 无论是 基于故意还是别的原因 都应签发禁令 该案之后 原告在指控侵权时不再需 要证明被告的欺诈意图 而只需要证明存在混淆 商标权的保护范围从防止欺诈 到防止混淆 实现了第一次扩张 但早期的混淆概念仅限于对商品的直接提供者的混淆 即相关公众误以为在 后商标所标示的商品是来自在先商标所有人 随着商标许可使用现象在现实经济 生活中大量出现 混淆的概念在两个方面出现扩张 是从产源 o r i g i no f s o u r c e 的混淆扩大到商品本身的混淆 二是从产源的混淆扩大到赞助或联合 代理 许 可等的混淆 即相关公众虽然不致认为在后商标所标示的商品是直接来自于在先 商标所有人 但可能认为在后商标所有人与在先商标所有人之问有某种经济上的 联系 如联营 代理或许可使用等 i j i 一种扩张的正当性通常不会受到质疑 因 为对商品本身的混淆可能导致比产源混淆更严重的后果 例如 如果消费者由于 近似商标的误导将两种不同药品误认为同一种药品或误认为是具有相同功效的 药品而购买和服用 可能会产生灾难性的后果 虽然此时消费者并不一定对产源 发生了混淆 在实践中我国就曾发生过由于商品外包装和装潢极其相似 而导致 消费者将洗发露当成桔子汁误购误饮的案件 对混淆对象的第二种扩张也得到普 遍的承认 现代各国商标立法在规定混淆对象的范围时 一般已不将其局限于产 源的混淆 而是使用更一般性的措词如 误导公众 在公众中存在混淆的可能 等 例如 美国1 9 6 2 年修改商标法时即将该法中原来的 购买者对商品或服务 的来源 发生混淆的措词改为 可能引起混淆 或引起误解 或导致欺骗 表 明混淆的对象已不再局限于产源 而其现行 联邦商标法 通称 兰啥姆法 第4 3 条 a 款则明确地将混淆对象的范围扩展到从属 关联 联合以及赞助或 许可 固 第三次不公平竞争法重述 也在相关部分的评述中指出 该 重述 中所规定的混淆适用于 一切形式的混淆 a l lf o r m so f c o n f u s i o n 包括认证 从属 特许 代理 分销及许可等 欧盟的一号指令和 共同体商标条例 也 只是将混淆规定为 在公众中存在包括联想的可能在内的混淆的可能 并未将 混淆限定为产源的混淆 我国现行 商标法 同样只在相应条款使用 容易引起 t h o m s o n v i n c h e s t e t 3 6 m a s s 1 9 p i c k 2 1 4 1 8 3 7 s 钟t o n y m a r t i n o t r a d e m a r k d i l 埘o n a 1 4 n 1 4 o x f o r du n i v e r s i t yp r e s s 1 9 9 6 ot a y l o r c a r p e n t e r 2 3 ec 鹊7 4 2 n o 1 3 7 8 4 c c d m a s s1 9 4 4 t o n y m a r t i n o j d 9a m o s k e a gm f g c ovs p e a r 4n ys u p e rc t 2s a n d 5 9 9 n ys u p e rc l1 8 4 9 t o n ym a r t i n o i d f e d e r a i t r a d e m a r k a c to f l 9 4 6 a sa m e n d e d f l a n h a ma c t s e c4 3 a 1 5 us c a 1 1 2 5 9r e s t a t c m a n t t h i r d o f u n f a i r c o m p e t i t i o n 2 0 1 1 9 9 5 7 混淆 误导公众 等措词 没有将混淆仅限定为对商品的直接提供者的混淆 随着混淆概念的扩张 商标权的保护范围也随之出现第二次扩张 商标权保护范围的第三次扩张体现为从防止混淆到防止淡化 理论界一般认 为 商标淡化的概念最早出自德国1 9 2 5 年的o d o i 案 该案中 申请人用于漱口 剂的0 d o l 商标被法院认定为驰名商标 被申请人则将该商标用于钢制铁道枕木 法院在支持撤销被申请人的注册的判决中指出 由于双方的商品完全不同 因 此当事人双方确实没有发生实际的竞争 但双方是否竞争与本案无关 原告通过 采用一个有吸引力的文字 创造了一种对其产品的需求 正是通过原告经年的商 业活动 这一文字才获得了销售力 如果原告商标的重要地位被削弱 他与 其他漱口剂生产商进行竞争的能力就会受到损害 法院认为 公众在看到这一 商标时 可能会想到原告的漱口剂 并且会以为使用这一商标的另一产品也具有 与原告的产品同样优良的品质 法院因而得出结论 原告的利益在于阻止对其商 标的淡化 o d o l 案可能只是明确使用淡化概念的第一个案件 将商标权保护范 围从防止混淆扩大到防止淡化的判例实际上早已产生 只不过此前的判例表面上 仍然以混淆理论为基础 早在1 8 9 8 年 英国法院即禁止被告在自行车上使用柯 达商标 尽管该案判决是基于仿冒理论而作出 即仍以混淆理论作为其理论基础 但法院的推论却显得有些牵强 法院认为 原告很可能在将来制造并销售专门用 于运送其 柯达 产品的自行车 该案被一些学者认为是对商标权实际上适用 反淡化保护的最早的判例 在美国 与o d o l 案处于同一时期的y m e 案以及稍后 的t i f f a n y 案等 也都被认为是对商标权实际上适用反淡化保护的代表性判例 尽管法院在上述判例中仍在表面上峰持