企业向国外提交专利申请的途径.doc

企业向国外提交专利申请的途径随着经济全球化的发展，我国具有自主知识产权的产品正在走向国际市场，很多企业也意识到专利申请的重要性。向其他国家提交专利可申请的途径主要有两条：一种是巴黎公约，另一种是专利合作条约PCT。两者并不矛盾，PCT可以认为是巴黎公约的有益补充。既然存在两种向其他国家提交专利申请的途径，那么就有一个选择的问题。但无论通过哪种途径向其他国家提交专利申请，最终该项专利申请能否在这些国家真正被授予专利权，都要由这些国家根据自己的本国法律进行审查，授权与否同该申请是通过何种途径提交并无必然联系。可是，采用何种途径却与申请人的经济利益息息相关，并且有些专利申请只能适用于其中的一种途径。下面先简要介绍一下通过巴黎公约途径和通过PCT途径向其他国家提交专利申请各自的基本流程，然后从这两种途径的基本流程分析它们各自的优缺点以及各自的适用情况。需要说明的是，当向外国提交专利申请时，一种情况下是存在优先权问题(即此前已经在国内提交过相同主题的专利申请），另外一种情况是不存在优先权问题。由于存在优先权的情况比较普遍，而且在此种情况下，通过巴黎公约途径和通过PCT途径的区别更为明显，因此下面给出的两种途径申请流程也是针对存在优先权情况而言的。1.通过巴黎公约途径向外国提交专利申请的主要流程A.向中国知识产权局就一项发明创造提交专利申请，该申请的申请日即为优先权日。B.自上述优先权日起12个月（发明、实用新型）或6个月（外观设计）内，由涉外代理机构将该项发明创造向申请人期望获得保护的其他国家知识产权机构各提交一份单独的专利申请，然后由这些国家按照自己本国法律对该项发明创造进行审查，进而授予专利权或驳回申请。2.通过PCT途径请求外国专利保护的主要流程A.向中国知识产权局就一项发明创造提交专利申请，该申请的申请日期即为优先权日。B.自上述优先权日起12个月（发明、实用新型）内，向中国知识产权局PCT处或国际局提交国际申请，即进入国际阶段。在国际阶段完成国际申请的受理、检索、修改(可选)、公开和初步审查（可选）等工作。C.自优先权日起30个月内向申请人期望获得保护的其他国家知识产权机构办理进入国家阶段的各种手续，然后由这些国家按照各自本国法律对该项发明创造进行审查，进而授予专利权或驳回申请。那么作为企业究竟应该选择何种途径，下面进行实质性分析。当一项发明创造在国内已经提交过专利申请后，如果需要再向其他国家提交专利申请，则建议可以从以下几个角度综合考虑。其一，考虑该项发明创造希望获得专利保护的类型。就中国专利法对发明创造的定义而言，共分三类：发明、实用新型以及外观设计。巴黎公约对于这三类保护类型都适用。但是PCT不适用于外观设计。因此，如果一项发明创造希望获得专利保护的类型是外观设计，那么只能通过巴黎公约途径向其他国家提交专利申请。其二，考虑希望获得专利保护的其他国家(以下简称目标国)数目以及当前申请人的资金状况。由于通过巴黎公约途径，需要在12个月内完成向各个目标国提交专利申请以及翻译等工作。相应地，也要缴纳步骤A和C所产生的全部费用。根据前文介绍可知，步骤C所产生的费用相对其他步骤而言是巨大的，进一步，如果目标数目较多，步骤C所产生的费用将更加庞大。而通过PCT途径，在临近30个月的时候才需要支付步骤C所产生的给用，在12个月内只需支付A和B步骤所产生的费用。由此可见，对于目标数目较多、申请人当前资金又不十分充足的情况，选选择PCT途径更适合一些。另外，采用PCT途径步骤C费用的支付时间可以推迟到30个月左右，而非巴黎公约规定的12个月，而推迟支付的步骤C费用在推迟的这段时间内为申请人所带来的利息已经相当于（甚至大于）步骤B的费用了，因此，表面上看来PCT途径比巴黎公约途径多支付的步骤B费用，如果考虑步骤C利息的话，实质上并不是多支付的。其三，考虑发明创造本身的价值以及希望获得外国专利保护的时间急迫性。由于通过巴黎公约途径，专利申请在12个月之内就进入了目标国的国家阶段审查，因此相对于PCT大约30个月进入目标国而言，专利申请接受实质性审查以及获得授权的时间通常会更早。因此，如果某项发明创造急于进入国际市场，并且申请人对该项发明创造的价值（主要是创造性）比较有把握，则适宜通过巴黎公约途径直接向目标国提交专利申请。其四，考虑该项发明创造的具体国际市场是否已经或可以很快地确定下来。随着经济全球化的发展，任何一件专利产品的潜在具体国际市场不是在短时间内可以确定下来的。如果通过巴黎公约途径，在12个月之内就需要确定出具体的目标国并支付相应的费用；而通过PCT途径，则允许延期至30个月确定出具体的目标国即可，从而在一定程度上避免了对目标国的盲目选择。因此，对于较短时间（10个月左右）内可以准确地确定出具体目标国的专利申请，则可以通过巴黎公约途径提交；但是，如果在短时间内不能准确地确定具体目标国，或者希望能够多一些潜在国际市场的调研时间，则适宜通过PCT途径提交专利申请。作为申请人，对于上述几点可以综合考虑，当然最好是向有丰富代理经验的资深代理人进行咨询，与代理人一起，针对具体情况进行分析，进而最终选择一条最有利于申请人的途径向国外提交专利申请。专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，简称PCT）是继保护工业产权巴黎公约之后的又一个意义重大的国际条约，它奠定了各国在专利领域进行国际合作的基础。PCT确定了国际申请必须满足的形式条件，对专利申请的受理和审查标准作了国际性统一规定，为申请人在多国提出专利申请提供简便的程序。在条约成员国的范围内，某一国家的居民或者国民只要使用一种规定的语言在一个国家提交了国际专利申请，就产生了分别向各成员国提交国家专利申请的效力，并取得在各条约成员国承认的国际申请日。制定与实施按照巴黎公约原则保障下的国际专利申请体系，申请人需要分别向每一个国家提出申请。其局限性在于：申请人必须用不同的语言提出专利申请；各个受理专利申请的国家又要采用类似的方法就同一发明的申请分别进行初审，重复工作。 为了简化程序，克服传统体系中出现的问题，使国际申请更有效、更经济，1966年，根据美国建议，保护工业产权国际（巴黎）联盟执行委员会向保护知识产权联合会国际局（BIRPI，WIPO的前身）提议，立即研究一个解决办法，在巴黎公约框架内建立一个专门协定，以减少申请人和专利局所做的重复工作。经过多次讨论、3次修改后，1970年5月、6月，WIPO在美国华盛顿举行外交会议，1970年6月19日通过了专利合作条约以及专利合作条约实施细则，35个国家签署了通过条约的文件，条约缔约国组成国际专利合作联盟，决策机构为联盟大会，所有缔约国都是成员。经过长达8年的准备，条约于1978年1月24日生效，并于1978年6月1日在最初的18个缔约国开始实施，包括美国、英国、法国等。PCT实施以来，取得了巨大成就，突出表现在：PCT体系已经成为在保护工业产权巴黎公约基础上建立的最为成功的国际专利合作体系，截至2005年12月31日，PCT成员国达128个。实际上，几乎所有的发达国家和大部分发展中国家都已经是PCT的成员国。其次，PCT体系已经成为各国申请人向外国寻求专利保护的主要途径，申请量增长迅猛。1978年实施PCT体系的头一年，PCT申请量仅为459件；到2005年，PCT申请量已达13.4073万件，比上年增长9.4%。PCT在中国中国于1994年1月1日加入PCT，成为PCT的正式成员国。同时原中国专利局（现国家知识产权局）成为PCT条约规定的国际申请的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位。中文也成为PCT的申请、检索和公布语言之一。自1997年7月1日起，PCT适用于中国香港特别行政区。自1999年12月20日起，PCT适用于中国澳门特别行政区。根据条约规定，条约各缔约国的国民或者居民都有权提出国际申请，因此，中国的国民（包括单位和个人，并且不论其居住地或者营业所所在地是否在中国境内）和居民（不论其国籍是否属于中国）都有权提出国际申请。中华人民共和国国家知识产权局作为国际申请的受理局，负责受理中国国民，或者在中国有经常居所或营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织提出的国际申请，并按照专利合作条约、专利合作条约实施细则和专利合作条约行政规程的规定对该国际申请进行检查和处理。中国申请人通过PCT程序申请国外专利可获得如下益处：1.可以使用中文提出申请；2.可以向国家知识产权局提出申请，请求外国给予专利保护；3.申请人仅需用中文或英文向中国专利局递交一套申请文件即可确定该申请的申请日，并被认为是同一天在各条约成员国提出申请；4.在进入各国的国家阶段之前，申请人已经得到国际检索报告和国际初步审查报告，通过这两个报告，申请人可以初步判断该申请在各国专利局被授予专利权的前景，从而决定是否有必要继续国家阶段；5.推迟了进入国家阶段的时间，使申请人可以根据市场前景和技术进步决定是否有必要进入预定的指定国。推迟进入国家阶段一般并不影响授予专利权的时间。近年来，中国的PCT申请量在稳步增加，从1994年的103件上升到2005年的2452件。2005年中国PCT申请量首次跻身世界十强，涌现出了一批如华为、中兴通讯、中国石化、大唐移动等积极申请PCT的企业。PCT的主要程序 PCT的程序主要包括两个阶段：国际阶段和国家阶段。申请人根据PCT规定的国际申请标准向受理局提交国际申请，即进入国际阶段。国际阶段包括提出国际申请、拟订国际检索报告（列出所有与所申请的发明有关的在先技术文件）、国际申请与国际检索报告的公布；如申请人要求，还可以获得国际初步审查报告（关于主张的发明是否可专利的初步的、无约束力的意见）。受理局对国际申请进行形式审查和国际检索，并出具检索报告说明相关的技术现状，进行统一的国际公布。有了国际检索报告和国际初步审查报告，申请人就可以更好地决定是否在条约成员国将国内阶段的专利申请程序继续下去。如果申请人根据这些报告认为值得在条约成员国继续寻求专利保护，就可以在那些国家的专利局进入国家阶段，支付该国的国内申请费用、国外专利代理机构的专业费用和翻译费等。需要说明的是，PCT只是专利国际申请的途径，专利权仍然只能由各个国家的专利局或相关机构授予。进入国家阶段后，相关PCT成员国根据本国专利法的规定审查决定PCT专利申请是否能获得该国的专利。在改革中发展在PCT体系获得极大成功的同时，也面临着超负荷运转、体系日渐复杂使得其效能日益下降等方面的严峻挑战，对此，人们达成共识，应当对PCT体系进行必要的改革。2002年10月和2003年10月，专利合作条约联盟第31次成员国大会和第32次成员国大会先后通过了两个修改专利合作条约实施细则的决定。根据这两个决定，修改后的专利合作条约实施细则自2004年1月1日起施行。此次修改涉及的3个主要方面分别是：扩展的国际检索和初审制度、指定制度的概念和操作、程序的简化，主要包括：1.2004年1月1日起，提交PCT申请和初步审查要求书应当使用修改后的2004年1月的请求书和要求书表格；2.申请时不再分别指定各成员国：提交的要求书将包括指定的及受条约第二章约束的所有PCT成员国，所有的成员国都被选定。但这并不妨碍申请人依据细则通过提交撤回通知撤回个别的选定；3.关于主申请或主专利，继续或部分继续申请的声明；4.签字的要求：如果有两个或两个以上申请人，为了提交国际申请的目的和为了提交要求书的目的，当请求书只有其中一个人签字，将认为满足了要求。在国际阶段的任何时候都可以提交要求撤回的通知，该通知必须由所有申请人签字，或者由每一位申请人按其自己选择签署请求书、国际初步审查要求书或单独的委托书的方式委托的代理人或共同代表人签字；5.请