从“技术”层面看专利授权的实质性条件.doc

目 录引言2一、专利权“三性”的概念（一）实用性的“用”3（一）新颖性的“新”3（二）创造性的“创”3二、专利权“三性”的“技术”判断（一）实用性的“用”标准4（一）新颖性的“新”标准5（二）创造性的“创”标准7三、专利权“三性”“技术”判断的运用（一）申请文件的撰写和审查意见答复过程中的“三性”判断8（二）专利侵权的“三性”判断10四、结语11注释 11参考文献11从“技术”层面看专利授权的实质性条件中国知识产权网小拖鞋摘要：专利的质量体现在专利的实用性、新颖性、创造性上。然而，真正理解和准确把握专利的这“三性”并非易事。从“技术”层面上认识专利授权的实质性条件，就是要从“技术问题”出发，把各个“条件”作为一个整体，全面分析“条件”之间的联系，从而得出结论。关键词：专利；发明；实用新型；新颖性；创造性引 言一个企业的竞争力体现在技术创新能力上，专利更是判断一个企业是否具有旺盛的生命力和核心竞争力的一个重要指标，但是判断其创新能力往往并不在于这个企业拥有专利数量的多少，更重要的在于这个企业拥有的专利的质量。一些企业申请专利往往只是为了获取国家扶持性资金，在申请了一定数量的专利后，却屡屡陷入入竞争对手设好的专利“跑马圈”中，饱受专利侵权之苦。进一步思考和认知专利授权的实质性标准，防止制造“垃圾专利”，给专利审查员“减压”，又能清楚得了解专利在本技术领域的技术状况，可谓与国与已有利。专利授权的实质性条件是指要授权的发明创造要有新颖性、创造性、实用性，也说是人们常说的发明创造的“三性”。获得专利授权的条件很多，比如权利要求的范围是否清楚简要、是否违反法律或者妨害公共利益、是否是利用的遗传资源等等，这些条件如果不具备的话就不会得到专利授权。但是，新颖性、创造性、实用性作为专利授权的实质条件却是最具有普遍意义，也是最重要的。一、专利权“三性”的概念专利法第二十二条规定，“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”以上是专利权“三性”的法律层面的定义，但如果我们仅从字面上去理解它，不把它放到具体实践中去加以运用，是很难把握其实质的。（一）实用性的“用”按照专利审查指南的规定，审查员对一个技术方案的进行“三性”审查时，先从实用性开始审查，是审查的第一个层次，当一个技术方案不具备实用性，就无需再审查新颖性和创造性。现实生活中，发明人只要证明有关的发明创造具有最低限度的使用就可以满足“实用性”要求。实用性的判断标准是什么呢？其判断较之新颖性、创造性容易，因为实用性的判断标准相对确定，而不带有随意性，审查员的自由裁量余地较小。而且，实用性的判断也用不着在浩如烟海的现有技术中检索对比文献，只要对发明创造应用于实际的可能性作出判断即可。尽管如此，在具体判断实用性时仍应遵循一定的标准，违背了这些标准则可能出现判断错误。（二）新颖性的“新”新颖性的审查是专利审查的第二个层次，体现了两个方面：“其一是发明和实用新型不属于现有技术；其二是没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国家知识产权局专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。换句话说，首先，申请人所要求保护的发明和实用新型对于现有技术来说必须是新的，而且不存在抵触申请。”上述提到新颖性的判断的一个重要的标准就是相对于现有技术来说是“新”的，那么如何来理解这个“新”呢？怎么样才算“新”的呢？专利审查指南对于现有技术的范围已作了详细的规定，但对于这个“新”却没有一个可操作性的判断标准或仅仅是停留在个案上的判断标准，如何把握这个“新”，是“三性”判断中第一个重要的标准。（三）创造性的“创”创造性的审查是专利审查的第三个层次，也是更深入的一个审查程序。当一个“准专利”不具备新颖性时，审查员不会再审查其创造性，因为一个专利申请不具备新颖性时，一般不具备创造性。从创造性的定义中可以看出，创造性是在新颖性的基础上对可授予专利的发明创造作了更进一步的限定。如果说新颖性的关键在于“前所未有”，强调一个“新”字，那么创造性的核心则在于“实质性特点”，侧重一个“创”字。1创造性是专利的“三性”中最为重要也是最难判断的，因为它集中反映着人们的主观认识，审查员的自由裁量权大。如果说新颖性是指发明创造的特征性规定相对于现有技术具备量变，那么创造性则是指发明创造的特征性规定相对于现有技术而言具备质变。易言之，新颖性从量上要求发明创造区别于先前所披露的信息，也就是说，专利所披露的技术信息不能为公众所接近或获得。从此种意义上讲，“新颖性不同于创造性，后者从根本上是对发明创造进行定性审查以确定该发明创造是否具备相当的创造性而授予专利权。”2新颖性在判断的时候应该是比较客观的，难度不高，争议不大，但是创造性明显不同于新颖性标准，由于他要解决的是某一项发明创造和整体的背景作比较，是不是有突出的特点和显而易见的创造，因此有一定的主观性。按照我国的司法实践，国家知识产权局专利局为了统一和指导创造性判断的标准，尽可能协调统一，在审查指南中给出了若干规则，给出了例子，这个统一的标准在审查指南中称为基准。由此可见，在专利的“三性”中，创造性是最难掌握的，原因就在于很难确定什么是“所属领域的普通技术人员”，也即创造性判断的主体基准，如何定位于“所属领域的普通技术人员”也并非易事，不少审查员在看过技术方案后变得“事后诸葛亮”，从而认为技术方案没有创造性。创造性判断的另一个重要的问题是“发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”专利审查指南对突出的实质性特点作出解释，“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。”其中“突出”一词仅仅表示了发明和实用新型对专利实质性特点要求程度上存在的不同，由于“突出的”和“实质性特点”都是很抽象的概念，这使得创造性的判断具有很强的主观性。而对于“显著的进步”一词，专利审查指南的规定是“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。”那么不产生有益技术效果的发明创造会不会就没有创造性呢？显然不是。所以创造性的判断往往不那么简单，很多专业的审查员也难免陷入误区，对于处于弱势地位的发明人和专利代理人如何答复审查员的无创造性的审查意见，全面了解创造性的判断显得尤为重要。二、专利权“三性”的“技术”判断（一）实用性的“用”标准1、可实施性，具备实用性的发明创造应当能够被制造或使用，必须是一项完整、成熟的技术方案。判断一项要求保护的发明创造是否可以实施，应以所属技术领域的普通技术人员能否实现为标准。所属技术领域的普通技术人员在阅读了申请文件公开的整体技术内容后，能将该发明创造的主题予以客观再现，则该发明创造具有可实施性。2、可再现性，该发明创造的技术方案必须具有在规定的条件下重复实施的可能性。再现性也是以所属技术领域的普通技术人员能否再现为标准，具体是指，所属技术领域普通技术人员根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为达到其目的所采用的技术方案，这种重复实施没有数量上的限制，不依赖任何随机的因素，而且每次实施的结果应该相同。3、有益性，具备实用性的发明创造一般能够带来积极的效果，能产生积极的经济和社会效益。这一特征比较容易判断。在判断有益性时需要特别注意，在申请专利时这种发明创造所带来的积极效果可能还没有产生，只要有产生积极效果的可能就行了。贝尔在1876年的第174456号美国专利就是现代电话的鼻祖，但在当时却被第一流的电气专家贬斥为“连玩具都不如的无用的专利”。同样，爱迪生发明第一只灯泡时，其寿命很短，似乎并无任何积极效果，但经过灯丝材料的改进并辅之以真空工艺，这一问题也就解决了。所以，对于发明创造不能只看某些表面现象，有些在申请时尚不完善的发明创造，甚至有的尚存在严重缺陷的发明创造，在克服了缺陷后可能会有不可比拟的生命力。几种无实用性的典型情况：1、发明创造缺乏必要的技术手段；2、发明创造的技术方案违背自然规律；3、利用独一无二的自然条件的产品；4、发明创造没有任何积极效果。由以上可见，实用性的判断就从需要的“技术方案”出发，以“所属技术领域普通技术人员”能否实施和再现为标准，与所申请的发明创造是怎样创造出来的或是否已经实施无关，不一定要已经“使用”，也与成品率高低无关。（二）新颖性的“新”标准1、以权利要求为基础。每一个技术方案，都是由一个以上的技术特征构成，而每一项权利要求都是记载这些特征的一个或多个技术方案构成。2、以对比文件为依据。对比文件的表现为想要得知便能得知的状态。时以申请日以前为界，申请日当天不包括在内。3、采用单独对比原则。判断新颖性时，必须采用单独对比的原则，即只能依据一件对比文件中所公开的一个技术方案与所要判断的一项权利要求进行比较。不允许将一件对比文件中公开的多个技术方案经过组合后，作为对比内容。也不允许将几份对比文件中的内容经过组合后，作为对比内容。例如在对一项“数字式线圈匝数测量装置”发明请求无效时，请求人列出了10份对比文件，然后指出所保护技术特征在这些对比文件中已被披露。显然这里错误的，不符合单独对比的原则。如要判断不具备新颖性，只需用一份对比文件即可。但这份文件必须是申请日之前的。在一件含有多项权利要求的专利申请案中，必须分别对每项权利要求的新颖性进行判断，所用对比文件应当分别与这此权利要求相应的内容有关。换句话说，各项权利要求应当有各自的一份与对比文件来进行新颖性判断。4、正确掌握审查基准。（1）同一发明或者实用新型。如确认技术方案与对比文件完全相同或者仅存在记载上差别；（2）具体概念与一般概念。如“卤素”（一般概念）相对于“氟”、“氯”、“溴”、“碘”（具体概念）。案例记载采用卤素这一特征，而对比文件技术方案中，在其它特征与权利要求一样时，采用的是氯元素，那么该权利要求不具备新颖性。3但如果对比文件技术方案中，采用的是氟元素，则不影响该权利要求的新颖性。总之，一般概念不损害具体概念的新颖性；具体概念损害一般概念；但具体概念不损害具体概念的新颖性。（3）惯用手段的直接置换。惯用手段，为所属领域的技术人员习惯采用的技术手段。对于这些惯用手段，作为技术转换，就不具备新颖性。（4）数值或数值范围必须明确记载。权利要求与对比文件的数值范围无重合。以上是专利审查指南中所列举的比对方法和基准，其实所有判断方法总结起来就是：新颖性中“新”的判断标准是现有技术和抵触申请文件中有没有公开“新”的技术方案，只要现有技术或抵触申请文件中已有准备申请专利的技术方案存在，那么在后申请的技术方案就失去新颖性。在判断过程中，比对的是技术方案。所以这个“新”是指技术方案的新，而不是仅指技术特征的增加或减少。比如一件专利申请的权利要求：“一种自行车，包括车座、车架、变速装置和车轮。”对比文件公开：一种自行车，包括车座、车架、变速装置。4通过技术内容并根据技术原理推导，作为一种自行车，必然要行驶，必然要有车轮。不管对比文件记载与否，不存在没有车轮的自行车，即所属技术领域的技术人员在阅读该对比文件时，可直接地、豪无疑义地确定自行车必然有车轮，车轮这一技术特征是对比文件所隐含公开的内容。故车轮实际亦为对比文件所公开，对比文件破坏了专利申请权利要求的新颖性。再如件发明专利申请的权利要求：“一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1-10h”对比文件公开：“氮化硅陶瓷的生产方法中的烧成时间为4-15h”本发明权利要求的技术方案包括1-10小时N个技术方案，其中可能是5小时，而对比文件公开的氮化硅陶瓷的生产方法中的技术方案包括4-15小时的N个方案，其中也有可能是5小时，所以本申请实际已经被对比文件公开，且两者属于相同的技术领域，并能产生相同的技术效果，因此发明的权利要求相对于对比文件不具备新颖性。所以，在新颖性判断过程中，我们需要把握的是我们比对的是“技术方案”这一基准。（三）创造性的“创”标准1、以权利要求为基础。创造性判断是在确定具备新颖性之后才进行的。凡已具备新颖性的权利要求，都应当逐一地对其创造性进行判断。一般地，如果独立权利要求已被确认具有创造性，则从属于该独立权利要求的从属权利要求就必然具有创造性。但如果独立权利要求不具有创造性时，则必须对其从属权利要求逐一地进行创造性判断。2、以对比文件为依据。对比文件只选用现有技术，不包括抵触申请文件。3、采用组合对比原则。判断创造性时，可以将两份或者以上的对比文件、或者这些文件的某些部分、或者同一份文件的不同部分的内容组合在一起，与所判断的权利要求进行比较。4、以所属技术领域的技术人员的判断为准。将组合在一起的对比文件进行判断时，尽管都是在对权利要求的技术特征进行的，但仍然必须将所要求保护的技术方案作为一个整体来考虑到。如果对比文件组合起来并不具备权利要求中所记载的全部技术特征，那么该权利要求具有突出的实质性特点。如果组合的对比文件具备了该权利要求中所记载的全部特征，但这些特征之间的组合并非都是显而易见的，那么该权利同样具有突出的实质性特点。另外在判断创造性时，对某此特殊领域，有时还应当考虑到所产生的特定效果。例如某些物质的新的用途或者某个技术方案带来的意想不到的效果。5、正确掌握审查基准。(1)开拓性发明。是一项全新的、技术历史上从未有过发明。如最先研制出白炽灯、电话等；(2)解决了长期未能解决的技术问题。(3)克服技术偏见。指在某些领域中技术人员对某个技术问题普遍存在不予考虑的问题。（4）取得了预想不到的技术效果。在进行专利创造性判断时，我们通常采用的是所谓的“三步法”。(1)确定最接近的现有技术。(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。例如，要求保护的发明是设置有排水凹槽的石墨盘式制动器，所述凹槽用以排除为清洗制动器表面而使用的水。发明要解决的技术问题是如何清除制动器表面上因摩擦产生的妨碍制动的石墨屑。对比文件1记载了一种石墨盘式制动器。对比文件2公开了在金属盘式制动器上设有用于冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹槽。要求保护的发明与对比文件1的区别在于发明在石墨盘式制动器表面上设置了凹槽，而该区别特征已被对比文件2所披露。由于对比文件1所述的石墨盘式制动器会因为摩擦而在制动器表面产生磨屑，从而妨碍制动。对比文件2所述的金属盘式制动器会因表面上附着灰尘而妨碍制动，为了解决妨碍制动的技术问题，前者必须清除磨屑，后者必须清除灰尘，这是性质相同的技术问题。为了解决石墨盘式制动器的制动问题，本领域的技术人员按照对比文件2的启示，容易想到用水冲洗，从而在石墨盘式制动器上设置凹槽，把冲洗磨屑的水从凹槽中排出。由于对比文件2中凹槽的作用与发明要求保护的技术方案中凹槽的作用相同，因此本领域的技术人员有动机将对比文件1和对比文件2相结合，从而得到发明所述的技术方案。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。3要求保护的发明对本领域的技术人员来说是显而易见的，不具有创造性。从上面的分析过程可以看出，创造性判断的过程是：以本“技术领域普通技术人员”为基准，从解决“技术问题”出发，全面判断“技术方案”的“非显而易见性”和“技术效果”。对于“显著的进步”，发明创造是否具有进步性关键在于“技术效果”，但这并不是说有些发明都要有产生有益效果，申请的发明有可能存在一定的技术缺陷，有可能是产品在降低成本的时候牺牲了其他方面的性能，但我们不能说它没有创造性。所以在判断创造性的时候要根据发明要解决的“技术问题”综合考虑。三、专利权“三性”“技术”判断的运用（一）申请文件的撰写和审查意见答复过程中的“三性”判断专利申请文件作为“准”法律文件，是专利侵权判定的重要依据，因此专利申请文件的撰写很重要，而文件撰写前的专利性检索是最基础性工作，这一环节的工作质量直接关系到专利申请的质量。专利检索的方法有很多，本文不作论述。专利检索的主要对象是专利文献，专利文献不同于期刊，有固定的编排格式，各国的专利说明书基本都由五大部分组成，即技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式。例如，一项发明申请“亚微米进给机构”，审查员检索出的最接近对比文件是1972年公开的美国专利US3665653A。5下面我们从“技术”角度分析此专利的“三性”。1、分析解决的技术问题是否相同。先是阅读摘要，但摘要中往往看不出发明的要解决的技术问题，比对时还是要仔细阅读说明书，找出技术的核心，说明书中背景技术很重要，因为它往往可以揭示出该发明真正要解决的技术问题是什么，但这个技术问题往往可能由于“区别技术特征”而重新定位。通过比对说明书的背景技术以及发明内容部分的发明目的发现二者解决的技术问题不同。2、分析技术方案中的区别技术特征是否一致。上例中通过比对技术方案发现虽然两技术都能够实现微量进给，但通过翻译原文，发现对比文件中的离合器6和20，并非审查员认为的是扣合在一起。其离合器6是一个移动离合器，离合器20是一个固定离合器，通过转动手动自动转换旋钮8，移动离合器6向右移动，固定离合器20就和移动离合器6通过锥面6a、20a紧密配合。其传动为直线式。本专利申请中蜗杆的脱开、啮合机构是旋转式的，在结构上更为紧密。但是注意我们不能仅从权利要求书字面上比对。通常审查员都是从权利要求书字面上比对，找出区别特征，但如果不搞清要解决的技术问题，具体技术方案及达到的技术效果，就会使结论发生偏差，一定要分析权利要求书中的特征要实现什么目的，能实现什么目的。也就是说整个过程中是带着“技术问题”去分析“技术方案”中的“区别技术特征”，这两者之间的关系是由于使用了这个“区别技术特征”的“技术方案”能解决该“技术问题”，整个过程可能使原来定位的“技术问题”改变，因为“技术方案”与“技术问题”是因果关系。正是这个“区别技术特征”，也就是所说的“发明点”使得发明创造具有“新颖性”和“创造性”中的“突出的实质性特点”。3、分析技术效果。上例中本专利申请利用蜗杆、蜗轮副控制每次的吃刀深度，用这种方法不用检查刀具的位置就能获得精加工的走刀。技术方案简单，结构简单，用较少的零件就实现了微进给功能，能使车削零件的精度大幅度地提高，精度从0.02提高到0.004mm/格。对比文件结构特别复杂，所用的零件繁多，传动方式繁杂，传动步骤繁多。由“区别技术特征”引发的“技术效果”二者的因果关系明显，一般出现在说明书中，“技术效果”使得发明创造具有“创造性”中的“显著的进步”。最后我们的答复审查意见被审查员接受，专利申请被授权。（二）专利侵权的“三性”判断在现有的专利侵权案例中，无论是现有技术抗辩，还是专利无效性判断，专利的“创造性”都是争议的焦点。我们以九阳豆浆机发明专利侵权案例来分析该专利的创造性。终审判决书是这样写的：“首先，上诉人主张其提供的对比文件1即“全自动豆浆机实用新型专利说明书”中公开了涉案专利权利要求1中前序部分的技术特征。对此，本院经审查认为，涉案专利权利要求1前序部分中特征6“在机头上设置电源插座13”在对比文件1中并没有体现，特征9“电热器和防溢探头固定在下盖下部”在对比文件1中并没有公开。其次，上诉人主张涉案专利特征部分，即“下盖下端安装有一个由前端装有温度传感头的温度测定棒组成的温度传感器，温度传感头与控制线路板连接”，在对比文件2和对比文件3中分别全部出现。对此，本院经审查认为，对比文件2中记载的是“在杯4的侧壁上有温敏电阻10”，与涉案专利技术相比，该温敏电阻存在三个方面的差异，一是安装位置不同，二是结构有区别，三是在测定豆浆温度的效果上存在明显差异，因此，温敏电阻与涉案专利技术不能认为是简单的技术替代。通过审查对比文件3，本院认为，对比文件3公开的是一种煮豆浆机技术，不具有涉案专利所具有的加热、粉碎打浆的功能，同时对比文件3中所记载的将温度传感器与液面传感器结合的方案与涉案专利技术也不相同，效果也不尽一致。因此，将上诉人提交的三份对比文件进行组合，并不能完全覆盖涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征。同时，上诉人这种将不同对比文件中所记载的技术进行分别拆解后再进行组合来否定涉案专利的创造性的方式也是不能成立的，涉案专利所记载的技术不能认为是已知技术的简单组合。所以，上诉人以涉案专利不具有创造性为由申请中止审理的主张本院不能支持。同样，上诉人关于其产品所使用的技术来源于其提交的几份对比文件的主张与其关于涉案专利不具有创造性的理由是一致的。本院认为，所谓公知技术抗辩，是指被控侵权人所使用的技术和已知技术相同或者更接近于已知技术。从本案来看，上诉人产品所使用的技术与涉案专利技术完全相同，并非更接近于其所提交的对比文件中所载明的技术。同时，上诉人依据多份对比文件中所载明的技术的拆分组合来主张公知技术抗辩也是不能成立的。”我们先从“技术问题”出发，对比文件2和对比文件3的“温敏电阻”解决的是防止豆浆溢出，而被诉专利的“温度传感器，温度传感头与控制线路板连接”解决的问题是“将初始水温水量信号传递给控制线路板电控元气件,使电机工作开始打豆时间与设定的理想打豆水温相协调,在标准水温下打豆、煮浆,制备出的豆浆饮用口感较佳,还能够避免出现糊电热器现象”，虽然“技术方案”中的“区别技术特征”都是通过温度传感器用来检测温度，但最终的作用却明显不同，因而传感器的安装位置不同而作用不同，放在侧壁上的作用是防止豆浆溢出，放在下盖下端的作用是避免出现糊电热器现象，这对于“本技术领域普通技术人员”在没看到这个专利前是不能轻易能想到的，具有非显而易见性，具有“突出的实质性特点”；也有明显的技术效果，具有“显著的进步”，所以该发明具有创造性。这样，我们就从“技术问题”出发，作为“本技术领域普通技术人员”分析“技术方案”的区别技术特征，考察区别技术特征的“非显而易见性”和“技术效果”，而这个“技术效果”是解决“技术问题”的必然结果，整个分析过程是“完整统一，因果循环”，符合辩证法的要求。四、结语专利三性的“技术”判断方法的整个过程是辩证统一的，有因有果。对于一个专利申请的实用性、新颖性和创造性判断，我们首先要从其要解决的“技术问题”出发，自觉把判断者放到“本技术领域普通技术人员”角色上，以这个假想的“人”去分析“技术方案”的“区别技术特征”，考察“区别技术特征”的“非显而易见性”和“技术效果”，而这个“技术效果”必然是由“具有区别技术特征”的“技术方案”产生的，是最终解决“技术问题”的必然结果。注释：“垃圾专利”是指那些没有任何创新内容的专利，它主要集中在实用新型和外观设计两个领域。须指出的是，“垃圾专利”不同于“问题专利”；后者指的是在授予专利权后，保护范围过宽或权利本身不符合专利法有关规定的专利。“问题专利”在一定程度上对技术的发展起到了不可或缺的作用。中华人民共和国专利法第22条。根据专利法第22条第2款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，