《专利实务教学资料》实验六企业专利风险与防范.ppt

实验六企业专利风险与防范 第一节企业专利风险概述 一 企业专利风险概念 企业专利风险是指企业在生产经营活动中可能遇到并且会给企业带来不利影响的专利事项 二 企业专利风险的种类 1 按专利的种类分 发明 实用新型 外观设计风险2 按专利风险的性质分 1 专利法律风险 2 专利管理风险 3 专利纠纷风险 4 专利侵权风险 三 企业专利风险的特点 1 时间性 由于专利具有时间性 因此 企业面临的专利风险仅存续于该专利的有效期内 一旦该专利失效 企业面临的该专利风险即告解除 2 地域性 由于专利具有地域性 因此 企业面临的专利风险仅存在于该专利有效的地域范围内 企业的生产经营活动一旦超出该专利有效的地域范围 企业面临的该专利风险即告解除 三 企业专利风险的特点 3 独占性 由于专利具有独占性 而且该独占是对其专利权利的独占 而非对产品的物权独占 因此 企业对某专利权利控制下的产品使用 生产和销售行为就可能存在专利侵权风险 4 不稳定性 由于专利是由国家法律规范所创制的权利 其权利的授受到主管和客观因素的影响具有不稳定性 因此 企业在生产经过程中对专利的规制困难 三 企业专利风险的特点 5 防范难度大 由于知识产权具有时间性 地域性 独占性 权利不稳定性等特点 同时随着大量知识产权的涌现 尤其是 专利丛林 的生长 以及专利信息获取渠道不畅 收集难度大 导致企业在生产经营活动中对专利风险的防范难度越来越大 6 纠纷处理周期长 程序复杂 企业在生产经营过程中 一旦遇到专利纠纷 其处理程序复杂 权利归属判断 侵权判断困难 处理周期长 既耗时 又耗财 对企业发展的影响大 四 企业各类专利风险及其防范 一 企业经营管理中的专利法律风险与防范企业生产经营过程中可能遇到的知识产权法律风险包括 1 专利法律 法规 规章和规范性文件的创设风险2 专利法律 法规 规章的修改风险3 知识产权法律 法规 规章的废止风险 企业生产经营过程中可能遇到的知识产权法律风险防范 1 建立知识产权法律 法规 规章和规范性文件跟踪机制 2 动态收集知识产权法律 法规 规章和规范性文件 并建立相应管理档案 3 研究知识产权法律 法规 规章和规范性文件的变动状况 分析其变动可能对企业生产经营产生的影响 4 根据分析结果 研究制定相应的对策 二 企业经营管理中的专利风险与防范1 技术研究开发过程中的专利风险与防范 1 技术研究开发活动可能遇到的专利风险 研究开发的技术已有在先专利申请 造成重复研发 研究开发的技术已有在先专利 造成重复研发 研究开发的技术 因管理不善导致技术内容公开 无法取得专利权 因管理不善 研究开发技术资料 档案缺失 导致职务技术成果成为非职务专利申请 研发的技术自己或许可 转让他人使用 侵犯他人在先专利权 2 风险防范 建立技术研究开发立项前的可行性分析和国内外专利检索机制 弄清拟研究开发项目的现有技术国内外专利状况 规避重复研发 建立技术研究开发过程的国内外专利跟踪检索机制 对研发项目的国内外技术进展 专利 申请 状况进行定期检索 规避重复研发 研究开发技术成果产出后 及时进行国内外专利检索 根据检索结果 加强成果管理 如及时申请专利或实施保密管理 防止成果运营侵犯他人专利权 建立健全技术研究开发立项 审批 资料 文档管理等规章制度 规范技术研究开发档案管理 防止职务成果成为非职务专利申请 建立健全技术信息保密 技术信息发布审批 技术鉴定审批与组织等规章制度 防止研究开发成果泄露而无法取得专利保护 2 专利申请的风险与防范 1 专利申请中可能遇到的风险 研究开发的技术申请专利时 已有同样的技术在先申请专利 导致无法取得专利权 由于专利申请文件没有按照申请国法律规定的要求撰写 导致无法修改而不能取得专利权 由于对国际专利申请的优先权规则缺乏了解 导致在国外的专利申请无法享受优先权待遇而不能取得专利权 由于期望取得的专利权要求保护范围过宽 导致无法修改而不能取得专利权 由于专利申请要求保护范围过窄 虽然取得专利权 但失去对该技术内容的保护作用 由于专利申请时机把握不当 如申请过早或者产品已公开销售 已发表论文再申请专利 导致不能取得专利权或失去申请专利的预期目的 由于企业内部专利申请审批管理流程缺失 而将企业决定保密的技术申请专利 导致企业的技术秘密因申请专利而被公开 2 风险防范 建立专利申请检索机制 申请专利前进行国内外专利申请检索 避免重复申请专利造成企业人财物的浪费 尽可能寻求专业从事专利代理服务的机构中熟悉本技术领域相应技术的专利代理人代理专利申请 基于国内外专利检索结果 技术发明人与专利代理人进行深度技术交流 寻求合适的专利保护范围 结合企业专利申请目的 选择合适的专利申请时机 建立健全企业专利申请审批管理流程 保密管理制度 防止技术秘密不当申请专利而公开 3 专利运营中的风险与防范 1 企业专利运营中可能遇到的风险 企业对外实施专利许可 转让专利技术 可能因合同约定不明或者因权利维护不善而丧失 导致合同履行纠纷和 或难以取得约定的许可 转让回报 企业实施专利质押融资 可能因没有办理规定的手续 权利维护不善而丧失 导致合同不能生效 合同履行纠纷 或者因无力偿还融资而导致权利丧失 企业用专利技术作为投资 成为注册资本或股本 可能因权利维护不善而丧失 导致注册资本缺失或股权丧失 引发投资纠纷 企业对拥有的专利技术进行资料 广告等对外宣传 或者在产品或其包装装潢上进行宣传 可能因对专利权的有效性监管不力 构成假冒专利行为而遭致行政处罚 企业引进国外技术 可能因没做专利侵权分析而侵犯他人专利权 遭致专利侵权纠纷 企业将中国专利产品或者技术出口到国外 利用中国专利技术在国外创办企业 或将中国专利技术或产品到国外参展 可能因没做目的国专利侵权分析而遭致涉外专利侵权纠纷 2 风险防范 企业在专利运营过程中 应当建立健全专利监管工作机制 始终保持拥有的各类专利处于有效监控之下 确保运营的专利处于有效状态 企业对外许可 转让专利技术 要对对方信誉 履约能力进行调查 确保合同得到有效履行 在合同中要选择对己有利的价款支付方式 确保价款履行 企业实施专利权质押融资 利用专利技术作价对外投资 要委托国家认可的资产评估机构实施资产评估 及时办理国家规定的专利权质押登记 专利权人变更登记手续 并要始终确保专利权的有效性 企业将拥有的专利技术实施各种形式的对外宣传 在宣传期间要维持专利权的有效性 在产品或者其包装装潢上标注专利 要严格执行国家知识产权局关于专利标注的规定 防止构成假冒专利行为 企业引进国外技术 要进行拟引进技术的国内外专利分析 弄清其专利分布 专利权人分布 确定引进策略 尤其要弄清国内专利状况 防止引进技术专利侵权 企业将中国专利产品或者技术出口到国外 利用中国专利技术在国外创办企业 或将中国专利技术或产品到国外参展 首先要了解目的国的知识产权法律规定 其次要进行目的国专利分析 弄清相关技术的专利状况 防止专利侵权 4 专利侵权风险与防范 1 企业生产经营中可能遇到的专利侵权风险 原辅材料 工装设备 工艺技术等物资和技术采购 可能采购到专利侵权物资和技术 造成专利侵权 来料加工 来样加工 委托设计 委托加工 自主生产等生产环节 可能生产专利侵权产品 招致专利侵权纠纷 技术研究开发活动中开发出的技术或者产品 可能侵犯他人专利权 引发纠纷 企业销售自主生产的产品或销售他人生产的产品 可能侵犯他人专利权 引起纠纷 企业对外贸易过程中引进或出口的技术 产品 可能侵犯他人在国内或国外的专利权 引起涉外专利侵权纠纷 企业各种对外宣传活动 参加各类展览会 订货会 展销会等参展活动 可能产生对专利产品的许诺销售行为 侵犯他人专利权 2 风险防范 企业生产经营采购环节 对重要物资 装备 技术的采购 要建立专利检索分析机制 规避专利侵权 对于一般物资 设备的采购 要加强合同管理 在采购合同中明确约定双方的知识产权权利义务 明晰专利侵权责任的承担 企业承接加工承揽业务 首先要对委托生产的产品进行国内外专利检索 弄清其专利技术 专利权人分布 弄清产品的目标市场 规避生产侵权 其次要在加工承揽合同中设立知识产权责任条款 明确双方知识产权责任义务 尽可能减少和降低专利侵权责任承担 规避专利侵权风险 企业技术研究开发要建立专利跟踪检索机制 规避研发专利侵权 企业生产的产品投放市场前和开展技术 产品进出口贸易 应进行必要的目标市场国专利检索分析 规避专利侵权 企业对外宣传涉及自主专利的 要确保其专利权的有效性 涉及他人专利的 要得到专利权人授权 产品展览 展销 要了解展会举办方所在国的知识产权法律规定 开展必要的专利检索分析 规避专利侵权 第二节专利侵权纠纷的解决途径 当事人协商途径行政处理途径司法审理途径 当事人协商途径 协商解决是在侵权行为已经发生的情况下 专利权人已经掌握了一定证据 如在市场上买到侵权产品或者得到侵权产品的销售广告和说明等 初步认定侵权行为成立 侵权行为人和专利权人都同意协商解决为前提而采取的一种行之有效的途径 通过协商解决的办法解决专利纠纷最后所实现的结果大致有三种情况 1 侵权行为人停止侵权并赔偿专利权人的损失 2 双方签订许可协议 使侵权使用转为合法使用 3 协商不成 行政处理途径 对于专利侵权案件 专利权人可以请求专利主管部门进行处理 专利主管部门在进行处理时 认定侵权行为成立的 可以责令立即停止侵权行为 当事人不服的 可以自收到处理通知之日起15日内提起行政诉讼 但侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的 专利主管部门可以申请人民法院强制执行 对于假冒专利行为 专利权人或者利害关系人可以向专利主管部门进行投诉 要求专利主管部门进行查处 一 请求一方的工作内容 发生专利侵权纠纷时 专利权人或者利害关系人可以到有管辖权的中级人民法院提起民事诉讼 也可以请求管理专利工作的部门处理 但二者不得同时选择 一 请求一方的工作内容 一 提交请求书 二 提交证明当事人主体资格的证据材料 三 提交权利凭证 四 提交侵权证据 五 提交授权委托书 六 按照规定缴纳有关费用 七 对证据材料的基本要求 八 外国 港澳台当事人提交的证据材料需按规定办理公证 认证手续 九 其他事项 一 提交请求书 1 专利权人或者利害关系人 请求人 提出行政处理请求 应提交 请求书 正本一份 并按被请求人人数提交相应份数的副本 2 当事人 包括请求人和被请求人 是自然人的 应写明当事人的姓名 性别 年龄 籍贯 住址 邮政编码 联系电话及其他事项 是单位的 应写明单位名称 地址 邮政编码 联系电话 法定代表人或负责人的职务和姓名及其他事项 一 提交请求书 3 正文应写明请求事项 具体指明被控侵权行为的类型 4 应写明和起诉事实 理由 附证据材料清单 5 应写明构成被控侵权行为的分析对比 6 请求书 尾部须由专利权人或者利害关系人署名或盖公章 二 提交证明当事人主体资格的证据材料 1 请求人应提交证明其主体资格的材料 2 具有请求权的利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人 专利权的合法继承人 应提交证明其主体资格的材料 3 转让专利申请权或专利权的 提供专利权登记和公告文件复印件 4 证明被告主体资格的材料如营业执照 身份证 护照等证据的复印件 5 其它必须的证据材料 三 提交权利凭证 1 专利证书复印件 专利年费交纳凭证复印件 或者近期 专利登记簿副本 复印件 2 由国家知识产权局作出的专利公告复印件 涉及实用新型专利权的 还应当提供由国家知识产权局作出的检索报告复印件 3 涉及实用新型 外观设计专利侵权的案件 被请求人如欲请求宣告专利权无效 须在答辩期间内向专利复审委员会提出 并提交有关材料和专利复审委员会的受理通知书复印件 被请求人可以据此请求中止该案件的行政处理 专利行政执法机关根据情况依法决定是否中止行政处理程序 4 其他必须的证据材料 四 提交侵权证据 1 请求人应提交证明被请求人实施被控侵权行为的有关证据材料 不能提供证据支持自己的请求的 要承担败诉的后果 2 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的 被请求人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明 3 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准 说明书及附图可以用于解释权利要求 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准 四 提交侵权证据 4 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准 是指专利权的保护范围应当以其权利要求记载的技术特征所确定的范围为准 也包括与记载的技术特征相等同的特征所确定的范围 等同特征是指与记载的技术特征以基本相同的手段 实现基本相同的功能 达到基本相同的效果 并且所属领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征 5 其他必须的证据材料 五 提交授权委托书 当事人可以委托1至2人作为代理人 委托他人作为代理人时 必须提交由委托人签名或者盖章的授权委托书 授权委托书必须记载委托事项和权限 代理人代为承认 放弃 变更请求 进行和解等 必须有委托人的特别授权 受委托人为律师的 应提供律师执业证复印件及律师事务所致专利行政执法机关函 六 按照规定缴纳有关费用 1 案件受理费2 其它费用 该项目费用根据国家有关部门的收费标准按实际支出由当事人支付 包括 1 案件处理过程中勘验 鉴定 翻译 差旅费用 2 证人 鉴定人 翻译人员在管理专利工作的部门决定日期出庭的差旅费 生活费和误工补贴费 3 执行调解协议所实际支出的费用 3 请求人自接到管理专利工作的部门交纳费用通知的次日起七个工作日内交纳案件处理费 逾期不交的 按自动撤回请求处理 七 对证据材料的基本要求 1 当事人应客观 全面地提供证据 不得伪造 毁灭证据 证据材料分为书证 物证 证人证言 视听资料 当事人陈述 鉴定结论 勘验笔录 2 书证与物证均应提交原件 原物 提交原件 原物确有困难的 可以提交复印 制 件 照片 副本 节录本 但应与原件 原物核对无异 证人证言须附证人身份证明材料 七 对证据材料的基本要求 3 提交外文书证必须附公证机关或其他有关部门翻译的中文译本 4 提交录音证据的同时 应提交相应的文字记录稿 5 提交物证的同时 应提交能充分反映该物证证明内容的照片 6 请求人提出请求时除提供原件外 还应按被请求人人数提供相应套数的证据复印件 每套附证据材料清单 八 外国 港澳台当事人提交的证据材料需按规定办理公证 认证手续 依法需要办理公证 认证等证明手续的材料种类主要是 1 请求人提交用于认定其主体资格的国籍身份 资格证件 包括护照 居民身份证 法人资格证明 法定代表人 代表人 身份证明书等的复印件 2 委托诉讼代理人 诉讼代表人的文书 一般指授权委托书 3 合议组认为需要办理证明手续的作为认定案件事实的主要证据材料 一般包括境外证人的证言 当事人的案情陈述 书证 如合同书等 国外有关政府机关登记的文件 4 其他在境外产生的证据材料 九 其他事项 1 请求人须填写 请求人承诺书 保证其 提交的文件 陈述的事实及证据均合法 真实 有效 未就该专利侵权纠纷向人民法院起诉 有必要时 愿意预缴鉴定等有关费用 2 当事人须填写 送达地址确认书 提供有效的送达地址 3 受理专利侵权纠纷案件后 被请求人对管辖权有异议的 应当在答辩期间内向知识产权局书面提出 4 被控侵权的行为人应与被控侵权行为之间存在关联性 二 被请求一方的工作内容 被请求方的工作内容与专利民事侵权的代理工作基本一致 具体详情参见专利侵权的被告方代理的工作内容部分 三 行政主体的工作内容 一 初审请求 二 受理请求 三 审查立案 四 送达文书 五 审理准备 六 口头审理 七 审结案件 八 行政应诉 司法审理途径 1 民事诉讼法庭裁判 参见实验一 2 和解 第三节专利刑事诉讼 1 专利刑事案件的罪名和认定我国现行 刑法 第二百一十六条规定了假冒专利罪 假冒专利罪 是指自然人或单位 违反专利管理法规 故意假冒他人专利 情节严重的行为 行为模式 1 未经许可 在其制造或销售的产品 产品包装上标注他人的专利号 2 未经许可 在广告或其他宣传材料中使用他人专利号 使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术 3 未经许可 在合同中使用他人的专利号 使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术 4 伪造或编造他人的专利证书 专利文件或者专利申请文件 情节严重 1 违法所得数额在人民币10万元以上 2 给专利权人造成经济损失数额在人民币50万元以上的 3 虽未达到上述数额标准 但因假冒他人专利 受过行政处罚2次以上 又假冒他人专利的 4 造成恶劣影响 2 辩护律师的主要工作及介入时间 律师最早可以在侦查机关第一次讯问犯罪嫌疑人后或采取强制措施之日起介入涉嫌假冒专利罪案件 但此时的法律称谓为 提供法律帮助的人 犯罪嫌疑人可以委托辩护律师的具体时间点如下 公诉案件 自案件移送审查起诉阶段起 可以委托辩护人 自诉案件 可随时委托辩护人 3 辩护律师的主要工作 1 查阅卷宗 2 会见犯罪嫌疑人 3 调查取证 4 经被告人同意 提出上诉 5 申请取保候审和解除超期羁押 4 辩护律师的抗辩事由 1 被控侵犯之专利权不成立 具体要点参照民事部分 2 起诉被告侵权的事实不清 证据不足或程序违法 3 犯罪构成要件不满足 第四节知识产权海关保护 一 概述 知识产权海关保护 指海关依法禁止侵犯知识产权的货物进出口的措施 在世界贸易组织 与贸易有关的知识产权协议 TRIPS 中被称为知识产权的边境措施 Bordermeasures 中国海关对知识产权的保护可以划分为 依申请保护 和 依职权保护 两种模式 一 概述 中华人民共和国知识产权海关保护条例 第二条的规定 以下知识产权可以向海关申请备案保护 1 国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标 服务商标除外 2 在世界知识产权组织注册并延伸至我国的国际注册商标 服务商标除外 3 国家知识产权局 包括原中国专利局 授予专利权的发明 外观设计 实用新型专利 4 保护文学和艺术作品的伯尔尼公约 成员国的公民或者组织拥有的著作权和与著作权有关的权利 此外 根据 奥林匹克标志保护条例 和 世界世界博览会标志保护条例 的规定 我国海关也应当对奥林匹克标志和世界博览会标志实施保护 一 概述 依申请保护 是指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时 根据 知识产权海关保护条例 第十二 十三和十四条的规定向海关提出采取保护措施的申请 由海关对侵权嫌疑货物实施扣留的措施 由于海关对依申请扣留的侵权嫌疑货物不进行调查 知识产权权利人需要就有关侵权纠纷向人民法院起诉 所以依申请保护也被称作海关对知识产权的 被动保护 模式 一 概述 依职权保护 是指海关在监管过程中发现进出口货物有侵犯在海关总署备案的知识产权的嫌疑时 根据 知识产权海关保护条例 第十六条的规定 主动中止货物的通关程序并通知有关知识产权权利人 并根据知识产权权利人的申请对侵权嫌疑货物实施扣留的措施 由于海关依职权扣留侵权嫌疑货物属于主动采取制止侵权货物进出口 而且海关还有权对货物的侵权状况进行调查和对有关当事人进行处罚 所以依职权保护也被称作海关对知识产权的 主动保护 模式 一 概述 知识产权权利人向海关申请采取依职权保护措施前 应当按照 知识产权海关保护条例 第七条的规定 将其知识产权及其他有关情况向海关总署进行备案 受理知识产权备案申请的部门是 海关总署政策法规司知识产权保护处 二 知识产权海关保护备案的作用 知识产权海关保护备案 是指知识产权权利人 按照 知识产权海关保护条例 的规定 将其知识产权的法律状况 有关货物的情况 知识产权合法使用情况和侵权货物进出口情况以书面形式通知海关总署 以便海关在对进出口货物的监管过程中能够主动对有关知识产权实施保护 二 知识产权海关保护备案的作用 一 是海关采取主动保护措施的前提条件 根据 条例 的规定 知识产权权利人如果事先没有将其知识产权向海关备案 海关发现侵权货物即将进出境 也没有权力主动中止其进出口 也无权对侵权货物进行调查处理 二 知识产权海关保护备案的作用 二 有助于海关发现侵权货物 尽管根据 条例 的规定 知识产权权利人在进行备案后 仍然需要在发现侵权货物即将进出境时向有关海关提出采取保护措施的申请 但是 从实践看 海关能否发现侵权货物 主要依赖于海关对有关货物的查验 由于知识产权权利人在备案时 需要提供有关知识产权的法律状况 权利人的联系方式 合法使用知识产权情况 侵权嫌疑货物情况 有关图片和照片等情况 使海关有可能在日常监管过程中发现侵权嫌疑货物并主动予以扣留 所以 事先进行知识产权备案 可以使权利人的合法权益得到及时的保护 二 知识产权海关保护备案的作用 三 知识产权权利人的经济负担较轻 根据海关总署有关 知识产权海关保护条例 的实施办法规定 在海关依职权保护模式下 知识产权权利人向海关提供的担保最高不超过人民币10万元 如果知识产权权利人事先未进行知识产权备案 则不能享受上述待遇 必须提供与其要求扣留的货物等值的担保 二 知识产权海关保护备案的作用 四 可以对侵权人产生震慑作用 由于海关对进出口侵权货物予以没收并给予进出口企业行政处罚 尽早进行知识产权备案 可以对那些过去毫无顾忌地进出口侵权货物的企业产生警告和震慑作用 促使其自觉地尊重有关知识产权 此外 有些并非恶意出口侵权产品的企业也可能通过查询备案 了解其承揽加工和出口的货物是否可能构成侵权 三 提交知识产权海关保护备案申请步骤 一 注册为系统用户 为减少知识产权权利人申请时间和提高海关总署审核备案申请的效率 除特殊情况外 目前知识产权海关保护备案申请都应当通过 知识产权海关保护备案申请系统 提交 所以 备案申请人在提交备案申请前首先要注册为系统用户 系统用户应当以知识产权权利人的名义进行注册 填写必要的用户信息 以获取系统账号和密码 三 提交知识产权海关保护备案申请步骤 二 录入备案申请数据 注册用户登录备案申请系统后 在申请新备案窗口内填写申请备案的知识产权和其他相关信息 三 缴纳备案费 以银行转账或电汇方式将备案费 每项备案800元 汇入海关总署账户 汇款时必须在备注栏内注明权利授权号或备案申请编号 三 提交知识产权海关保护备案申请步骤 四 提交纸面申请书 将已录入的备案申请数据打印成纸面申请书并加盖申请人或代理人印章 连同备案费缴款凭据复印件和其他相关材料邮递至海关总署的下列地址 海关总署政策法规司知识产权保护处北京市建国门内大街6号邮编 100730 三 提交知识产权海关保护备案申请步骤 五 补正申请 海关总署在收到申请人邮递的纸面申请后才开始进行审核 但是申请人可以通过备案系统随时了解海关总署受理 审核 核准和驳回申请的全部过程 申请人可以根据海关总署驳回申请的意见 对其申请进行补正 三 提交知识产权海关保护备案申请步骤 六 收到核准或者驳回申请的通知 根据 知识产权海关保护条例 的规定 海关总署应当在自收到申请人提交的全部申请文件之日起30个工作日内将做出核准或者驳回申请的决定 海关总署核准或者驳回备案申请 都应当向申请人发出书面通知 海关总署驳回申请的 不退还原申请文件 四 专利权备案随附材料说明 一 必须提交的申请文件1 专利权海关保护备案申请书 知识产权海关保护备案申请系统 自动生成 打印后签章 2 申请人身份证明文件 二选一 自然人 个人身份证件复印件 签章并注明 与原件