跨国公司知识产权管理中的法律问题.doc

学校代码：10246 学 号:022027057硕士学位论文IMI趙IWR产权警戴中的法律趙院系（所法学院气 业：国际法姓 名：林_指导教师：张乃根教授完成日期：24280中文摘要在知识经济时代，跨国公司的技术与市场优势日益倚重于对知识产权制度的 建设和有效管理，即通过建立完善的法律管理机制、签订详尽的法律文件、釆取 适宜措施妥善解决各类纠纷，促进公司对法律权利的获得、行使、保护或放弃做 出正确决策，以増进公司竞争力，抑制竞争对手，打击侵权行为专利技术和商 业秘密是跨国公司知识产权管理的核心，它们立足于推进公司技术创新，维护巩 固公司的技术和市场优势，直接影响公司的经营业绩与竞争力在法律制度上， 专利与商业秘密差异显著。在专利领域，公司的专利管理战略被K分为进攻型与 防御型两类，并需进一步对专利申请中涉及的法律问题给与特殊考量：而在商业 秘密领域，技术处于保密状态，法律的强制规定有限，因此公司需要借助合同法 律关系构筑起严密的网络以充分保护自身利益，通常在实践中，在标准法律文件 以及法务审核程序的基础上，公司还需根据不同法域的特殊规定，以及不同级别 技术在保密需求上的差异,对不同地域附属机构采用的法律文件的内容和合同条 款的规定作进一步调整。但在公司技术管理层面上，还应进一步建立一般性法律 机制、实现各项权利的统筹管理：在公司内部贯彻所有权策略解决所有权归属 的关键性法律问题：建立髙度完善的知识集成系统，满足法务部门决策的需要； 签订信息披露协议、幵展员工知识产权培训、执行创新激励机制优化公司技术 实施与保护的法律机制；实施技术评屯制度、进行研发统筹分工，确定研发成果 的法律保护方式与实施模式。在公司对外关系中，制定积极、缜密的策略以应对 诉讼、并购等特殊法律事件，充分尊重他人拥有的知识产权，增进与其他公司或 企业组织的交往合作，以维护公司形象，保护公司利益。在传统经营模式下公 司将研发成果运用于自身产品和服务以实现创收，但随着研发水平迅逨提高技 术数量与质量急速膨胀，公司可借助技术许可的协议安排创造不同于传统模式的 全新的利润來源；技术许可涉及众多较特殊的法律问题在公司知识产权管理结 构中通常被作为一个相对独立的问题，并己在世界范围内得到广泛的认可与重 视。公司知识产权管理体系以法律机制为核心与基础，兼而考虑技术、市场因素 的影响，其制度建设与策略选择均具高度复杂性，实践中通常由公司法务部门予 以领导协调、负责各项机制的设计、建设以及法律文件的拟定、审核，并监督实 施、处理其中涉及的一般性法律问题和突发性法律事件或争议因此，毋庸冒疑， 跨国公司在此领域的实践经验值得正在发展扩张中的中国跨国公司学习与借鉴-【关键字】知识产权跨国公司管理策略专利商业秘密许可【中图分类号】D9跨国公司知识产权管理中的法律tollsAbstractIn the knowledge era, the transnational corporations take much more efforts to effectively and efficiently manage the technology-based intellectual properly so as to grasp the technological advantages, expand the market shares, promote the competition capability, and fight against the infringement. Such efforts includes establishment of the sophisticated management and legal compliance systems, execution of various legal documentations, proper dispute resolution, justified decision as to acquiring, enforcing, protecting and disposing of the legal rights etc. The technology protected under the patent or trade secret plays a key role in the management of intellectual property, which has a direct impact on the companys business performance. Patent and trade secret are based on different legal definition and regulations. The patent strategy might be carried out either in the offensive way or in the defensive way. In addition, the patent application strategy should be mapped out carefully. In contrast, technology is protected in tiie secret status under rules of trade secret, which requires more private contractual arrangement taking into account the limited function of regulations in this field. In practice, the companies should carefully modify their standard form contracts in compliance with the special local rules, and pursuant to the hierarchy of the confidential information. However, from the perspective of technology management, the technologies, either categorized as patent or trade secret, do share a large number of similar attributes, which warrant the establishment of common management and information system so as to enforce the uniform internal rules and institutions, like the ownership policy, knowledge-shared database, information disclosure rules, employee training programs, technology review penal, and the R&D cooperation, and to carry out the uniform external policy for communications, activities, business operation, dispute resolutions and community exposure. Furthermore technology license deserves special attention in this field, as it creates a significant independent profit resource, other to the classical business pattern which put into use the self-owned technology narrowly in the fields of self-produced goods and services. Although the relevant benefits and business impacts have being generally realized and accepted, the arrangements of technology license present a large quantity of specialized and complicated legal issues, therefore deserving a close watch in a separate chapter. The management of intellectual property is the practice featured as highly integrated and complicalfed.which covers across the areas of technology, market, business and law- In practice, usually the corporate legal department will take the lead in the coordination among different businesses, the establishment of the systems, the enactment of policy and rules, the management of legal risk, the drafting, reviewing, filing and maintenance of the legal documents, dealing with the conflicts，the dispute resolution and legal compliance. Therefore, with no doubt, the best practices of the transnational corporations are of great value to the cvolvement of the China-based corporations.Keywords intellectual property, transnational corporations, management, strategy, patent，trade secret, licenseCLC code D9导言随着知识经济推动经济全球化的进程，知识产权在跨国公司发展战略中的地 位R趋显著，公司的价值日益取决于无形资产，特别是取决于关键员工和知识产 权构成的知识资本。1经济合作组织（OECD) 1992的一份报告就已显示，在几 个重要工业国其无形资产投资飞速增长并且在某些方面已超过固定资产，尤其是 R&D投入的增长速度己大大超过机器和设备投资。2 R&D投入与一个国家或企 业的经济发展水平基本成正比。在技术密集产业，R&D投入规模尤巨，新产品 的研发成本常高达数百万甚至数亿美元，因此大公司的成本优势非常明显。3巨 额R&D投入不仅为公司创造领先于市场的产品与服务，而且为公司带来另一个 丰厚利润的來源技术转让，据称IBM每年从技术转让交易中的获利超过15 亿美元；4同时知识产权办己成为公司在国际市场进行融资的一个重要的衡量指 标。5因此，知识产权是企业竞争力的核心，亦是大型跨国公司成功拓展业务、 雄据行业领先地位的关键4虽然，在国际经贸领域，知识产权的重要性己得到广泛认同，但获得知识产 权并非公司的最终目的。市场经济个体以利润最大化为目标，只有将权利有效转 化为可利用资源，并最终创造利润，增进或巩固技术与市场优势，知识产权的价 值；真正得以体现。单纯持有已获得的知识产权与公司创造利润的结果并不对 等，公司如何促进二者之间的转化？跨国公司的长期实践表明，此目标的实现需 要公司在全球范围内对知识产权进行有效管理与合理利用。一、跨国公司知识产权管理的法律机制与传统的技术、资本、人力等资源管理不同，知识产权在本质上是法律创 设的无形物，因此知识产权管理的过程，并非通过经济学或管理学上的资源优 化配冒促进成本节约与利润增长的经济行为，而是采取各类法律行为，在法律框 架内更合理地获得、行使、保护和放弃这些权利，以达到增进公司的竞争优势， 抑制竞争对手、打击侵权行为的目的。实践中，跨国公司内的知识产权管理是以 法律事务为核心展幵运作的。公司法务部门行使着领导协调的职能，设计、建设 各项机制拟定、屯核各类法律文件，监督实施、统一行使、处分知识产权的各 项权利，并及时处理其中涉及的一般性法律问题和文发性法律事件或争议。跨国公司知识产权管理中的法律tolls相较金融、贸易、投资等领域的其他法律制度，知识产权具有很强的地域 性国际立法层面上统一协调的深度相对有限但跨国公司在全球运营过程中所 建立的各项制度，却具有高度的一致性，且跨国经营行为对国际社会产生的影响 亦超越了国界的限制。因此，一方面，需立足国际层面研究跨国公司知识产权管 理机制，了解其统一适用母公司及全部子公司的核心制度与法律控制程序，同时 关注其利用国际法律协调制度减少各国法律差异对跨国经营造成不利影响的实 践（最典型的例子是专利合作条约)；另一方面，又要充分重视知识产权的地 域性限制，实践中，跨国公司通常会根据各国法律制度的差异，及时调整适用于 不同东道国子公司的各项机制和措施（例如拟定不同的合同条款)，并且在进入 东道国时，独立考察、确定在该国申请获得知识产权的范围、种类和保护知识产 权的方法及策略（例如，是否将某项技术进口至东道国进行技术许可，采取何种 许可类型，此项技术在东道国是否需要同时申请专利等问题因此，本文将结合跨国公司实践，对其有效管理知识产权过程中一般性机 制的建设，所涉各类法律问题的解决策略和方法，以及因各国法律的差异可能导 致的特殊问题与需釆取的应对措施作综合讨论。.二、跨国公司知识产权管理的核心机制研究跨国公司有效管理知识产权的实践具有很高的价值。实践中，专利、商 业秘密已成为推进公司技术创新，维护巩固公司的技术和市场优势，直接影响公 司经营业绩与竞争力的重要因素，是跨国公司知识产权管理的核心。伴随科学技 术曰新月异的发展，公司应建立一个成熟、全面、具有发展能力的幵放式管理体 系，使之具有能准确反映处于各发展阶段技术的不同特征与需求，并施予适当的 法律保护的功能；例如对已有技术成果的实施与改进釆取的保护措施，对新技术 的法律状态确认与法律权利定性，对利用率有限或重要性降低的技术的处理方式 与许可安排等。虽然此领域的法律规定相对固定，但利用不同法律规定却可组合 出不同的法律筹划方案，帮助公司实现技术利用的利益最大化，因此，建立动态 发展且灵活多变的管理体系是至关重要的。知识产权所涉领域颇广，不仅包括传统的专利、商标、著作权、商业秘密， 而且涉及掩膜作品，动植物新品种、地理标识、计算机软件等法律进行特殊规范 调整的领域。对跨国公司而S,商标与著作权管理虽是知识产权管理的重要组成 部分，但在这摆领域，公司内部一般已形成高度稳定、集中的管理机制，虽与技 术管理相辅相成，但体系上却具有独立性，且适用范围相对集中，同时与技术管 理幵放演进的动态体系也存在差异，本文限于篇幅，仅针对大型跨国公司以专利 技术与商业秘密为核心的知识产权管理进行论述，对商标、著作权以及其他知识 产权领域的问题则不单独阐述与论证。三、跨国公司知识产权管理的主要内容专利技术与商业秘密是知识产权管理的核心内容。在法律制度上，专利与商 业秘密差异显著，在专利领域，公司战略被区分为进攻型与防御型两类，并需对 专利申请中涉及的法律问题给与特殊考量；而在商业秘密领域，技术处于保密状 态，法律的强制规定有限，因此公司需要借助合同法律关系构筑起严密的网络以 充分保护自身利益。通常在实践中，在标准法律文件以及法务审核程序的基础上， 公司会根据不同法域的特殊规定，以及不同级别技术在保密需求上的差异，对不 同地域附属机构果用的法律文件内容和合同条款的规定作适时调整。但在公司技 术管理层面上，还应进一步建立一般性法律机制、实现各项权利的统筹管理-在 公司内部贯彻所有权策略，解决所有权归厲的关键性法律问题；建立高度完善的 知识集成系统，满足法务部门决策的需要：签订信息披露协议、幵展员工知识产 权培训、执行创新激励机制，优化公司技术实施与保护的法律机制，激励和保障 技术创新；实施技术评审制度、进行研发统筹分工，确定研发成果的法律保护方 式与实施模式（如，釆取专利还是商业秘密模式进行保护，是否在东道国申请专 利，是否对外许可)。在公司对外关系中制定积极、缜密的策略以应对诉讼、并 购_特殊事件；同时充分尊重他人拥有的知识产权，维护公司形象，保护公司利 益。此外，受益于公司的优化管理，知识产权价值逐步得到提升、实现与扩张， 以促进公司利润与价值最大化为最终目标的知识产权战略亦成为公司整体战略 的重要组成部分。在传统经营模式下，公司将研发成果运用于自身产品和服务以 实现创收，但随着研发水平迅速提高，技术数量与质量急速攀升，技术许可模式 为公司创造了一种有别于传统模式的全新的利润來源，并在世界范围内得到广泛 的认可与重视。因此，针对对内技术引进与对外技术许可制度本文将其单列一章 作重点讨论。知识产权保护问题对中国未来的发展至关重要。2005年6月，我国知识产 权战略制定工作正式启动。业内人士认为，制定和实施国家知识产权战略，既是 应对知识产权国际国内挑战的当务之急，也是我国建设创新型国家，走新型工业 化道路，实现跨越式发展的必然选择。在此背景下，我国公司在扩大海外投资 规模、争取进入世界顶级竞争行列的发展过程中，逐步认识到建立合理优化的知 识产权管理体系，培养自主创新能力，增强竞争力的重要性。借鉴国际顶尖跨国 公司的实践经验，我们不难发现，跨国公司知识产权管理体系以法律机制为核心 和基础，兼而考虑技术、市场因素的影响，其复杂性决定了任何公司都无法对这 些高效完善的机制作简準的移植或复制，而应结合本公司发展水平与经营需求循 序渐进地予以建设与提高。对此，本文通过对跨国公司知识产权管理过程中在专 利、商业秘密、技术许可等领域的研发、管理、实施、发展、保护诸环节所涉及 的法律问题的讨论，曰趋完善的制度建设和各类成功经验与战略措施的介绍，及 与我国跨国公司知识产权管理体系现状的对比，提出若干建议，希望能为提高国 内跨国公司运用知识产权制度的能力和水平，推进知识产权管理体系的建设发展 尽绵簿之力第一章跨国公司知识产权管理的专利问题专利战略是跨国公司知识产权管理的核心，其立足于推进公司技术创新，以 维持巩固公司的技术优势与市场影响力，因此，战略的制定与实施将直接影响公 司的经营业绩与竞争力，重要性不言而喻。本章将首先介绍进攻型战略与防御型 战略，再进而针对专利申请策略进行详细论述，第一节专利战略中的法律问题专利战略一般被分为进攻型与防御型两种。进攻型专利战略以获取利润或获 得齒外的技术为目的，是公司争取并维持市场份额的主要因素，同时，由于与公 司日常经营活动息息相关，该战略的适用较具普遍性。而防御型专利战略的目标 是防止公司被诉侵权，一般通过对公司非核心技术的处理达到息讼或交叉许可的 最终目的，因此，该战略在公司日常经营活动中适用范围有限，主要起辅助作用， 不是公司创利的主要來源。一、进攻型专利战略大型跨国公司资金雄厚，进攻型专利战略一般以基本专利为核心，并辅以外 围专利，形成一个较为严密的专利网络。基本专利通常是具有划时代意义的或具 有先导性的核心技术或主体技术，具有广泛应用的可能性和获取巨大经济利益的 前景，例如，照排系统中的汉字压缩和复原技术。7在知识经济时代，任何一个 新产品的研发成本都可能高达数百力甚至数十亿芙元，基于成本支出因素，通常 基本专利都诞生于大型跨国公司，办是公司创造巨额收益回收研发投入的重要來 源之一。虽然基本专利极具重要性，但在具体项目的实施过程中，仍需众多外围 技术予以辅助实施。这些密集的技术通常构成外围专利，与基本专利结合，共同 形成一个专利网络，跨国公司知识产权管理中的法律tollsJT发外围专利的策略，公司各有不同。普通公司申请外围专利，相对集中在 可应用于本公司产品或服务的技术，而资金充裕的跨国公司则更可能采取一种 “短枪”策略。这种策略在一些地位稳固的大型公司中比较常见，因为公司相信， 只要公司拥有的众多专利中有一项产生重大影响，就足以支持这个战略而这种 理论在商业实践中一般被证明是成立的，一个成功运用短枪策略的著名案例是 Mobil化学公司的聚乙稀包装部门在197080年代对塑料杂货袋和相关系统申 请了许多专利，其中大多都无关轻重，很容易被竞争对手通过外围设计而包围， 或没有什么商业价值，但其中一项专利“压力释放痕”后来被采纳为整个行业标 准化生产的必备特性（没有这道痕很薄的塑料袋会在把手底部破裂) Mobil的 许可以及此后针对侵权者发动的诉讼不仅使得长期投入最终得以回收，而且进而 获得了巨额收益。但这种策略存在的问题也显而易见，其要求雄厚的资金來源， 优秀的研发队伍和一点运气。倘若公司幵始关注特定目标和投资的有效结果时， 这个策略就显得苍白无力。g对于公司申请外围专利的时机，通常会与基本专利 同步，以防被其他公司抢先申请，陷公司于困境今除了基本专利与外围专利，实践中，公司亦可能申请包含以限制竞争对手为 主要目的（即公司并不实施这些专利）的专利，及可迷惑竞争对手、模糊公司技 术发展方向的专利。值得一提的是，随着知识产权在公司资产价值中的比重日趋显著，并且网络 技术得到广泛普及和扩展,承认专利有效性以及与其他知识产权形式共存的倾向 幵始突显，而专利范围的扩展亦加剧了专利战略的重要性，此现象在美国尤其明 显 “因此，专利战略在公司知识产权战略中的核心地位已毋庸置疑，并且有 望在将來得到进一步的提升。专利战略的最终落实主要依靠专利实施与专利许可。专利实施发生在本公司 提供的产品与服务上，相对便捷，而专利许可却涉及公司外的第三方，可能涉及 商业决策与法律分析的诸多问题，下文将对此单独论述。二、防御型专利战略防御型专利战略的首要目标是使公司免遭侵权诉讼，其中最重要的两项措施 是文献公幵与交叉许可。1. 文献公幵公司为研发投入大量资合，但研发结果不可控制，对那些公司自身无法使用， 且又不能对外许可获取利润的技术，公司可选择公71部分文献，使此类技术成为 专利领域的公知技术。虽然文献公开未能产生任何利润以回收研发投入，却可阻 止他人就同一技术申请专利，确保此类技术不会在将來对公司业务造成威胁，发 挥了一定的防御作用。一般，跨国公司定期在学术刊物上公71部分技术文献.其 用意正在于此。2. 交叉许可通任何公司都不可能发明某领域所需的所有技术,尤其是存在多家公司竞 争的领域，因此交叉许可成为公司间解决矛盾的重要方式。相互敌对竞争只能导 致技术无法充分应用于产品和服务，而交叉许可则是一种双蔵的安排，优于敌对的竞争环境。在特定情况下，交叉许可战略亦可能带有一定进攻性。如某些公司通过申请 外围专利包围基本专利，以此作为与基本专利权人谈判的筹码。还有部分公司则 贯彻广泛的专利申请战略，其主导思想是，对与本公司产品服务不存在密切关系 的技术，即使一时无法对外许可，但或许可能在将來公司被诉侵权时作为获得交 叉许可的谈判筹码，平息诉讼。第二节专利申请中的法律问题、应申请专利保护的技术面对昂贵的专利申请费与维持费，将所有研发成果申请专利并不是首选的最 佳策略。财富100强公司在研究了他们各自的专利成本后发现，若要在全球范围 内申请并维持大致20年的专利，则每项专利的花费将高达25万至50万美元。“2 因此即使是大型跨国公司也会仔细题选需要申请专利的技术。一位芙国律师将公司申请专刹的方案从不申请专利到全部申请专利进行排 列，排列后的方案就像一个连续的光谱，光谱上的几个重要选择包括：不申请 任何专利；对偶然的却极具重要性的发现申请专利；对明显适用于公司产品 或工艺的发现申请专利；鉴于商业潜力，对那些极可能获得成功的发现申请专 利；一项发现若可能阻止或延缓同领域或不同领域的其他公司此后在产品实施 过程中可能做出类似发现，应对这项发现申请专利；申请专利以丰富与其他公 司进行商业谈判的组合（许可、合资合作，联盟等)：对一切可申请专利的技 术均申请专利，”因此，公司必须根据特定时期对商业规划和技术的景的不同 预测与定位，采用不同的筛选尺度，并针对每一项特定技术作出判断，以挑选其 中的最佳方案。传统观点认为，直接运用或竞争于本公司产品、工艺或服务的技术都属于必 须申请专利的核心技术，但应申请专利的技术的范围正在逐扩大，即使是那些 仍未进入公司的生产或服务能力范围内的技术，只要公司可以通过许可，谈判筹 码等形式发掘此类技术的其他价值，这些技术就也应申请专利。因此，一个公司 必须申请专利的技术可能从20%的比例上升至45%。“二、专利国际申请I.商业考量通常，是否在国际市场申请专利主要取决于公司的国际市场背景与经验，以 及产品预期销售的市场和收益这两个商业因素，上文述及，专利申请费和维 持费是一笔庞大的幵支，只有在预期收益大于成本时，公司才会选择申请专利。 但若公司在某国市场经验有限，又看好某项产品的商业前景，其亦可能在当地市 场寻找商业伙伴，由商业伙伴协助专利申请事宜，甚至由商业伙伴支付申请费和 维持费，以换取对公司对其有利的许可安排。商业考量虽然在决策中占控制地位， 但法律中的特殊规定也可能促使公司调整甚至更改商业决策,对此将在下文详细 论述。2.法律考量(1) 申请顺序在确定专利申请顺序时，鉴于美国采用“发明在先”的特殊制度，以及美国 市场的巨大消费能力，许多公司都将美国作为第一个申请国,然后再分别在日本、 欧洲等主要市场进行申请，(2) 便利的国际专利申请PCT申请专利合作条约（PCT)是专利国际申请决策中一个十分重要的因素。该条约 于丨970年6月在华盛顿签订，此后经历了 1979年，984年和2001年3次修订 PCT为专利国际申请提供了时间和费用上的双重重大优惠，通过递交一份国际申 请申请者可以获得在PCT成员国进行传统专利申请所达到的效果，而且无需 提供申请国文字的翻译件或支付该国的申请费 根据PCT第二十二条第一款 和第三十九条第一款规定，国际申请将在优先权FI后30个月之内进入成员国的 国家程序。因此，启动PCT申请程序，公司只需支付一笔相对较少的国际申请 费，就可获得18个月的额外时间以充分测试市场，再决定是否真正启动在某个 外国的申请程序由于外国申请所需的翻译件与申请费被延后到正式进入该国国 家程序的时候提交，因此常见的策略是在国际申请中大范围地指定申请国，而在 18个月后依据市场反映放弃不具商业合理性的选择。(3) 对专利侵权的主要发生地的特殊安排鉴于专利申请和维持所需的庞大JT支，通常公司仅在产品或技术的主要市场 或潜在重要市场申请专利。由于部分亚洲国家和地区（包括泰国、中国、中国台 湾等）常被视为专利侵权的主要发生地，因此其虽不是产品或技术的主要市场I7, 但公司亦可能在当地申请专利，以期通过执行专利权（申请行政措施或法律诉讼） 达到在源头上打击侵权行为，防止侵权产品流入国际市场的目的(4) 可能产生重大影响的各国法律的特殊规定跨国公奇知识产枚管理中的法律问s基于知识产权的地域性限制，各国特殊的专利制度可能极大地限制公司商业 规划，因此了解主要市场国的特殊规定十分重要。a. 美国专利法对法定禁止的特殊规定美国法典第三十五章第一百零二条（b)款规定- “若发明在本国或外国申请 专利或在公开印刷物上刊载，或在本国公幵使用或销售，一年后提起的申请不 应授予专利此项规定根植于美国“发明在先的专利制度，旨在解决进入专利 申请程序之前发明人拟采取何种方式基本确定市场前景、促进市场开发的重要问 题.定禁止制度为产品或技术的公幵使用或销售提供一年宽限期，公司可在 这一年内进行充分地市场测试以决定最终是否申请专利，并且对于那些重要性在 产品投入销售后的几个月内才逐步突显的技术，公司亦可在宽限期内提出申请以 弥补最初的判断失误。但是，其他国家立法或国际公约少见类似规定，因此，在 通常情况下，笑国市场上进行的公JT使用或销售，可能保留了公司在美国的专利 申请权，但却牺牲了提起相关国际申请或外国申请的权利。b. 美国专利法制度下专利临时申请与正式申请的权衡笑国专利法还提供了一种临时专利申请的方案(Provisional Patent Applications, PPAs). PPAs的优势在于：其确立了优先权日，不牺牲国际申请的 权利就可以公幵披露改进技术以测试与确定其功效以及顾客的接受程度;在提起 PPAs时，发明事项仍处于保密状态，不适用信息公幵的法律规定；PPAs有效地 分散了成本，专利申请的庞大JT支被延至长达1年后提交正式申请的时间点： PPAs为研发省提供了根据市场接受程度持续开发替代技术的能力。由于PPAs的成本较低，申请费不到200美元，大型公司广泛釆用对所有技 术JT发都申请PPAs的策略,12个月后，公司选择部分PPAs提起正式的专利申请， 而对剩余的PPAs予以放弃，使之成为公知技术*这是文献公幵的替代策略，但 是防御型的文献公兀战略是一个不可逆的过程，而PPAs却能给予公司充分时间 进行取舍。虽然PPAs存在诸多优势，但并不适用生命周期较短的技术，对于 此类技术则应尽早提起正式申请，以使申请直接交由专利审査员审査；如若竞争 者已TT始生产相似的产品并将侵犯专利申请最终的权利请求时，也应立即提起正 式申请。21此外，对应PPAs的广泛利用，目前在非核心技术领域的专利申请中，也存 在提前申请的趋势，越來越多发明在被物化前就申请了专利，而非等待至建立、 测试和改造模型后再提出申请，所以许多申请都仅是发明人设想的试验结果。这 种策略被称为“前瞻式”的方略，其可能更具主动性，除了提供市场保护外，还 被用作交叉许可的谈判筹码，专利权人可以将自己决定不予商业化的技术换取继 续生产产品所需的其他权利，以使产品生产免受竞争对手的狠制，这壁技术还可III跨国公司知iR产权管理中的法律问埋以对外许可，为公司带来现金流.“C.美国专利法不要求丨8个月公幵的规则专利领域的国际公约与主要国家的立法都对专利申请规定了 18个月后公幵 的期限。但美国专利法允许不提交国际申请或其他要求18个月公幵的外国申请 的专利申请人在向美国专利局递交美国申请时，要求豁免18个月后公幵的请求。 不提交国际申请或外国申请的决定无需是终局的，若申请者在此后又提交了此类 申请，只需在45天内通知美国专利局即可。利用此项规定可保密申请信息，竞 争对手错误投资于专利申请中权利请求涵盖的技术的机会增加（即增加竞争对手 侵犯专利权的机会)，一旦发生侵权，竞争对手为保留已投资业务，只能选择从 申请者处获得许可* “ d.东道国政府的优惠措施跨国公司在投资东道国从事的技术研发大部分属于针对当地市场的应用型 幵发。只要跨国公司对该国的知识产权保护与执行状况有足够的信心，此类技术 通常可以在东道国直接申请专利。东道国政府为促进技术引进与扩散，通常都在 不同程度上对R&D活动给予税收减免以及财政扶持，甚至可能补贴专利申请与 维持费用，公司应在可行的范围内充分利用上述优惠措施以降低成本。例如，我 国主要省市地方政府24普遍制订了专项规章对符合规定的专利申请费与专利维 持费予以补贴，在一些城市外商投资企业办被纳入该框架之内。e.出口限制跨国公司在全球范围内合理配置技术资源时，也受到技术输出国的法律限 制，尤其是技术出口限制。例如：奖国在此领域的立法颇为严格，可能影响国家 安全的技术均被限制出口，出口方式涵盖了几乎所有可能的物品或信息的交流方 式，如传统的邮递、随身携带离境、传真、互联网上软件的上传或下载、电子邮 件、电话交谈等都被视为出口的途径，而那些作为馈赠礼品出境的物品、临时离 境或过境的物品、从芙国归还他国的物品、授权芙资海外全资子公司使用的技术 或物品、放弃某项技术或源代码办仍属于“出口”的范畴。鉴于技术出口限制 多屈强制性规定，对违规行为的处罚较为严厉，公司应设置专业人员密切跟踪法 律制度的变化与发展，并严格审核本公司的技术跨境流动情况，以避免违规行为 出现。跨国公司知识、产权管理中的法律问囲第二章 跨国公司知识产权管理的商业秘密法问题商业秘密保护的立法虽然在各法域存在差异，但基本都涵括不为公众知悉， 具有商业价值及处于合理保密措施保护之下这三个要素。因此商业秘密的实质是 其具有商业价值或产生的竞争优势，而非发明本身.“鉴于此，商业秘密领域 的立法在充分保护秘密信息的同时，通常要求秘密持有人在各项安排中明确保密 信息的范畴，防止权利被滥用。这一精神将在以下讨论的具体制度章节中得到体 现。商业秘密可分为经营信息和技术信息两种不同类型。“经营信息”包括客户 名单、经营计划、财务资料、货源渠道、标底、标书等信息（以下简称“非技术 秘密”)；而“技术信息”则包括产品配方、工艺流程、设计图纸、产品模型、计 算机源程序、计算机程序文档、关键数据等信息（以下简称“技术秘密”)。 术秘密是知识产权管理和保护的核心，但在公司运营过程中，可能同时涉及非技 术秘密信息，因此，在实践中，两类信息常处于共生状态，不易作严格区分。第一节 商业秘密界定与等级划分公司对一项新发明釆取的措施主要有三种：申请专利、作为商业秘密保护或 公T技术文献让其进入公知技术领域。而作为技术秘密予以保护的主要是那些专 利保护期不足以涵盖产品在市场中的存续期（例如：可口可乐的配方）的技术； 变化迅速的技术（授予专利时，技术已经发生变化)；29尖端但尚未成熟，还不 足以申请专利的技术；虽不符合专利申请条件，但在技术服务和咨询过程中可创 造利润的信息。实践中，公司通常仅针对技术的基本轮廓申请专利保护，而将技 术的核心内容或影响产品质量的关键技术作为商业秘密予以保护。如同时，若 东道国的法律保护不足，对工艺流程釆用技术秘密方式予以保护亦能较有效地防 止外部的非法复制，但相应地也会提高产品成本“商业秘密保护应与信息价值相适应，笼统地划定商业秘密的范围在实践中操 作性较差，通行的作法是依据信息的重要性，评定信息的机密等级，设冒与此相 应的保密措施，其中包括公司内部员工获取不同等级信息的权限设定。第二节 不容忽视的法定要件一保密措施13跨国公司知iR产权管理中的法律问埋采取保密措施是法律的强制要求，但是采取何种形式的保密措施，法律却并 未明确规定，只需是合理的措施即可。例如，我国最高人民法院在2005年11月 发办的关于审理不正当竞争民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（征求意见 稿）第二十条列举了八项可初步表明权利人釆取保密措施的情形：1.某项信 息限定知密范围，只向那些必须知道的员工公幵；2.对于信息载体加锁或者采取 其他物理防范措施，足以使该信息在正常情况下不易被他人获得或者接触；3. 在载有有关保密信息的载体上标有保密的标志;4.在配方含量和程序步骤上使用 代码；5.对于保密信息使用密码；6.签订保密协议：7.对于含有保密信息的机器、 厂房、车间等场所限制来访者或者对他们提出保密要求；8.已经作出确保信息秘 密的其他努力。这八项规定值得借鉴，并在实践中为公司广泛采用。第三节 商业秘密保护的合同安样公司保护商业秘密主要针对员工和外部存在合同关系的供应商等第三方，除 釆取第二节中列举的保密措施外，最重要的保护手段就是合同安排。针对外部供 应商的合同关系较为简单，主要为保密协议；而针对本公司员工的合同安排却相 对周密，包括保密，竞业限制以及不诱导客户（与公司脱离关系）等三种，此领 域的合同安排可能与员工的就业自由和劳动权利发生冲突，因此法律关系较为复 杂，下文将针对这三种合同逐一评析。一、保密协议签订保密协议，是公司广为采用的作法。1.与外部供应商签若的协议针对公司外部供应商，保密协议分为单向与双向两种。单向协议常适用于相 对弱势的供应商，协议中一般不会对保密期限进行明确规定，在这种情况下，供 应商对处于保密状态的信息始终承担保密义务。双向保密协议则适用于双方力量 较为均衡的情形，协议中约定的保密期限通常为3-5年。此外，保密协议在双方JT始项目谈判前就应签著，而非等至与项目协议一同 签署，以防谈判破裂后对方泄露公司的商业秘密。由于保密协议仅是明确双方权利义务的法律文件，并不能确保合同对方当事 人切实地屐行保密义务，所以在履行协议期间采取有效手段、监督审查对方当事 人执行合同的情况十分重要。例如在跨国公司境外采购的过程中，最常见的供应 商的侵权行为就是违反合同约定非法复制、使用或泄露公司提供的技术资料等情 况这在早期的案例中十分多见，且常因缺乏有效的监督跟踪，直至严重的侵权事 件发生时，以上情况才被发现得以曜光。鉴此，不少跨国公司开始改善其跟踪审 查的薄弱状况，例如，惠普公司每半年就会给合作伙伴送去信件，提醒合作伙伴 哪些事从合作伙伴的角度是不能做的，强调如果合作伙伴违约，惠普有权中止合 作，并要求负责人签字后送回。通过合作过程中的审査，跨国公司不仅可以 更好地保护商业秘密，确定合作伙伴的可信度，而且对合作伙伴表示出严肃的态 度，说明其不会被隐藏的违约事件蒙蔽或对违约行为袖手旁观，M这种态度在 双方合作关系的建设与定位中将发挥积极作用。2.与员工签订保密协议与员工签订保密协议是一种通行作法，值得一提的是，与中国多数公司在劳 动合同中简单插入一至两条保密条款的实践相异，跨国公司通常会制订一份独立 的保密协议，对保密信息的范围进行详细界定.此种实践的优势不言而喻，其极 大地增进了保密协议与劳动合同的相对独立性，可在最大范围内避免因某一种协 议的不利因素影响波及至另一份协议效力的现象发生。保密协议的签署范围不限 于研发人员与采购人员，几乎所有的员工都会被要求签署此协议，以求在最大范 围内保护公司的利益。二、竞业限制协议不可否认，每个雇员在受雇过程中都会学习到许多新的知识与技能，其中一 部分可能源于雇主的商业秘密，而另一部分可能仅仅是一些基本信息，例如产品 生产的人员数量，产品的潜在顾客，投放广告的场所等。同时，雇员办与供应商、 顾客以及其他重要的商业人群建立起私人联系。鉴此，公司往往希望通过合 同的安排限制雇员从事与雇主相竞争的业务，这个合同就是竞业限制协议。虽然竞业限制协议是基于保护雇主商业秘密的初衷，但其办限制了雇员基本 的劳动权利，因此在协议的有效性以及雇主对雇员的法定最低赔偿这两个基本问 题上，各国法律的差异很大。这不仅要求跨国公司在进入各国市场设立商业存在 时及时调整协议内容，而且在实践中提出了一个更为棘手的问题公司招聘员 工时如何衡量可能存在的竞业限制风险并进行合理地规避。下文首先对各国的主 要规定以及我国的立法进展进行简要介绍，然后探讨保密义务对竞业限制的辅助 作用，最后涉及竞业限制风险的衡量与规避。1.各国的不同标准(!)美国的法律规定芙国法律对竞业限制的规定属各州管辖范围，有的州通过成文法加以明确， 有的则采用判例法形式。总体而言，大多数州都承认竞业限制的有效性，但同时 采取“合理性”标准予以审查。例如，德克萨斯州的商事法典第15.50条规定， 若协议是合理的，并且协议中的限制没有超过保护雇主商誉或其他商业利益所必 需的范围，合理限制雇员的协议有效。再如弗吉尼亚州亦通过判例法建立起衡量 竞业限制协议合理性的三个步骤，即首先从雇主角度看，协议是否未超出保护雇 主合法商业利益而必须的范围，因而是合理的，其次从雇员的角度看，限制是否 是合理的，未对雇员通过合法途径维持生计造成不合理的困难或压制：最后，从 公共秩序的角度看，这个协议是否是合理的。该州最高法院曾在一个案例中认 定未明确规定雇员不得从事的具体岗位、而笼统禁止雇员至竞争对手处从事任何 性质工作的竞业限制协议是不合理的，“.(2)欧洲国家的法律规定 法国按竞业限制时间的长短分别规定，两年以下的给付受雇期间报酬的三分 之一或三分之二，超过两年的全额给付。德国商法典第七十四条规定，竞业 限制期间，雇主应当给付雇员最后年报酬的一半以上，作为竞业限制对雇员造成 损害的补偿，否则竞业限制合同无效。英国判例也认为，竞业限制合同是否有效， 根据其是否具有合理加薪（给与经济补偿的另一种方式）判断。(3)我国的法律规定我国立法对于竞业限制的规定较为抽象，除劳动部19%年规章外，部分地 方规章办有所涉及，并对补偿额度进行了补充规定。虽然2005年底提交余国人 民代表大会常务委员会审议的劳动合同法草案对竞业限制协议的定义、时问 限制以及补偿标准均作出明确规定，有望统一此领域的立法，但目前该草案仍处 于公兀征求意见阶段，何时颁布尚未可知。劳动部1996年关于企业职工流动若干问题的通知第二条规定：“用人单 位与簞握商业秘密的职工在劳动合同中约定保才商处秘密有关事项时，可以约定 在劳动合同终止前或该职工提出解除劳动合同后的一定时间内（不超过六个月）， 调整其工作岗位，变更劳动合同中相关内容：用人単位也可规定掌握商业秘密的 职工在终止或解除劳动合同后的一定期限内（不超过三年)，不得到生产同类产 品或经营同类业务且有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己生产与原单位 有竞争关系的同类产品或经营同类业务，但用人单位应当给予该职工一定数额的 经济补偿。”(上海市劳动合同条例第十六条规定：竞业限制的期限由劳动合同当 事人约定，最长不得超过三年，但法律、行政法规另有规定的除外。劳动合同双 方当事人约定竞业限制的，不得再约定解除劳动合同的提前通知期。”据称，实 践中较合理的补偿标准通常为20%30%. 广东省技术秘密保护条例第十三条规定：“竞业限制的时间不得超过三年。 在竞业限制期间，单位应当向被竞业限制人员支付一定的竞业限制补偿费。”深圳市技术秘密保护条例第十六条规定：“竞业限制的期限最长不得超 过三年。竞业限制协议中没有约定期限的，竞业限制的期限为三年第十七条 规定：“竞业限制协议约定的补偿费按年计算不得少于该员工离开企业前最后一 个年度从该企业获得的报酬总额的三分之二，竞业