专利代理人资格考试考前培训-专利法修改对照.ppt

1,审查业务管理部法律事务处,2009年7月22日,韩晓春,专利法修改内容对照,2,1、专利法为逐条对照，条例为涉及审查的部分，指南亦是挑主要修改内容介绍。2、条例以报送国务院第二稿为准，指南以修改的第一稿为准。,说明,3,第1条修改前：为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。,法1条修改后：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。,1、,专利法第一条的修改,政策适用性修改,4,法2条修改前：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。,法2条修改后：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。,2、,专利法第二条的修改,法律位阶的调整,原细则第2条,5,法5条修改前：对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。,法5条修改后：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权,3、,专利法第五条的修改,遗传资源问题作为驳回及无效的理由,生物多样性公约确定了三原则：1、国家主权；2、知情同意；3、惠益分享。法律包括行政法规。,6,1、指南修改稿第2部分第1章第3.2节规定“对于依据中国相关的法律、行政法规获取或利用遗传资源需要取得该遗传资源法定所有人的许可或行政管理部门批准的，如果获取或利用未依法获得许可或批准，则属于专利法第五条第二款所称的违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源的情形”。2、该规定排除了对违反外国法律的情况（即限于在中国获取）3、目前我国尚未有这方面的法律、法规规定（基于该内容相对超前，故指南在操作层面规定亦较粗）,指南修改稿对遗传资源的问题规定,专利法第五条的修改,7,1974年美国一育种专家在上海闵南区的一家电机厂采集到我国一野生大豆。后该野生大豆被收藏在美国农业部野生大豆种质资源库。美国孟山都公司利用该种质发明了“高产大豆及其栽培、检测方法”。该公司于1998年4月向美国专利局申请了PCT申请。该PCT申请于2000年国际公布，64项权利要求，指定了包括中国在内的101个国家。（摘自遗传资源的获得和惠益分享与知识产权一书，张小勇著）,曾经发生涉及我国的一件案例,专利法第五条的修改,8,第9条修改前：两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。,法9条修改后：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。,4、,专利法第九条的修改,禁止重复授权涵盖先申请，增衔接性放弃,禁止重复授权原则细则13条的规定提升到法9条衔接性放弃先申请原则,9,第10条修改前：专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。,法10条修改后：专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。,专利法第十条的修改,主体措词和批准含义上变化,5、,对外贸易法和技术进出口管理条例,放宽了条件,10,第11条修改前：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。,法11条修改后：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。,专利法第十一条的修改,外观设计增加了许诺销售禁止权,6、,11,1、与贸易有关的知识产权协议（TRIPS协议）中关于许诺销售的规定并未涵盖外观设计2、我国是外观设计申请大国，年申请量已经到30万件。3、展会知识产权保护办法对在展会上推销他人外观设计专利产品的行为无法制裁。4、许诺销售的含义,增加外观设计禁止许诺销售权的背景,专利法第十一条的修改,12,第12条修改前：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。,法12条修改后：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。,专利法第十二条的修改,许可合同取消了“书面”两字,7、,13,1、合同法第342条：“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式”。2、合同法第36、37条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”。3、为“默认许可”打法律基础。“默认许可”不是合同的形式，而是权利用尽的一种形式。,意在为“默认许可”打法律基础,专利法第十二条的修改,14,第14条修改前：国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。中国集体所有制单位和个人的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义，需要推广应用的，参照前款规定办理。,法14条修改后：国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。,专利法第十四条的修改,取消了对非国有单位的推广应用,8、,15,第15条修改前：专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。并入第十七条增加了共有关系,法15条修改后：专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。,专利法第十五条的修改,增加了共有关系的规定,9、,16,第17条修改前：发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。原15条：专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。,法17条修改后：发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。,专利法第十七条的修改,单纯位置调整,原15条并入，要求有专利号,10、,17,第19条修改前：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。,法19条修改后：在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。,专利法第十九条的修改,11、,取消了内外代理机构的区别,18,第20条修改前：中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。,法20条修改后：任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。,专利法第二十条的修改,12、,取消了先向中国申请和增加了保密审查,19,第21条修改前：国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。,法21条修改后：国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息，定期出版专利公报。在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。,专利法第二十一条的修改,13、,强调了国知局发布信息的职能,增加内容,20,第22条修改前：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。,法22条修改后：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。,专利法第二十二条的修改,14、,绝对新颖性和抵触申请包括自己,21,第23条修改前：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。,法23条修改后：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。,专利法第二十三条的修改,15、,外观设计增设抵触申请和创造性,抵触申请,创造性或独创性,明确了冲突的时间点,22,第25条修改前：对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质。,法25条修改后：对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。,专利法第二十五条的修改,16、,瓶贴包装袋等标识设计不给外观设计,增加了不授予专利权的理由,二维及不单独出售,23,第26条修改前：申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。,法26条修改后：请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。,专利法第二十六条的修改,17、,说明书增设披露遗传资源来源,取消设计人,24,第31条修改前：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。,法31条修改后：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。,专利法第三十一条的修改,18、,引入相似外观设计合案申请制度,25,1、引入了“相似”外观设计的概念，但仅限于判断是否可以与基本外观设计合案申请时使用2、取消了“相近似”这一概念，即在判断重复授权和抵触申请时，不再使用“相近似”3、引入了“实质相同”这一概念，取代了：“相近似“，即“实质相同”大体上原来的“相近似”4、保留了“相同”概念，大体上等于原来的“相同”同类中的“相近似”外观设计。5、引入了“明显区别”的概念，以判断是否具有“创造性”。允许将抽象的设计或现有设计的变换、特征的组合与本专利相比较。,外观设计概念,19、,外观设计相关概念的变化,26,第47条修改前：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。如果依照前款规定，专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。,法47条修改后：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。,专利法第四十七条的修改,20、,表述上更为简炼和准确,27,第48条修改前：具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可时，国务院专利行政部门根据该单位的申请，可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。,法48条修改后：有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。,专利法第四十八条的修改,21、,增设反垄断的强制实施许可,追加了巴黎公约的规定,28,第50条修改前：,法50条修改后：为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。,专利法第五十条的修改,22、,增设药品出品强制实施许可,从属专利强制许可改到51条,药品出品强制许可,29,第52条修改前：,法52条修改后：强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和本法第四十八条第（二）项规定的情形。,专利法第五十二条的修改,23、,涉及半导体技术的强制许可范围,可以终止强制许可的规定改到55条,原细则72条部分移入本条,30,第53条修改前：,法53条修改后：除依照本法第四十八条第（二）项、第五十条规定给予的强制许可外，强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。,专利法第五十三条的修改,24、,满足国内市场的限制性条件,实施人不享有独占权改到56条,反垄断和药品出品不受限制,31,第54条修改前：原51条：依照本法规定申请实施强制许可的单位或者个人，应当提出未能以合理条件与专利权人签订实施许可合同的证明。,法54条修改后：依照本法第四十八条第（一）项、第五十一条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据，证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利，但未能在合理的时间内获得许可。,专利法第五十四条的修改,25、,限定了进行协商的情况,实施许可费的裁决改到57条,商业和从属专利两种强制许可要协商,32,第57条修改前：原54条：取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。,法57条修改后：取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。,专利法第五十七条的修改,26、,增加依条约处理使用费,侵权的解决途径改到57条,药品出口时仅一方支付费用,33,第59条修改前：原56条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。,法59条修改后：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。,专利法第五十九条的修改,27、,引入简要说明可以解释外观设计,原59条冒充专利取消,简要说明和产品名称均可以解释外观保护范围,34,第61条修改前：原57条：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。,法61条修改后：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。,专利法第六十一条的修改,28、,外观设计引入评价报告制度,原61条冒禁令改到66条,扩大请求人范围,外观设计评价报告,35,第62条修改前：,法62条修改后：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。,专利法第六十二条的修改,29、,引入已有技术抗辩制度,原62条冒诉讼时效改到68条,增加内容将司法解释写入专利法,36,第63条修改前：原58条：假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。原59条：以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，可以处五万元以下的罚款。,法63条修改后：假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。,专利法第六十三条的修改,30、,合并假冒他人和冒充专利,原63条不视为侵权改到69条,合并且加重处罚,37,第64条修改前：,法64条修改后：管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。管理专利工作的部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。,专利法第六十四条的修改,31、,强化地方局对假冒专利的执法手段,原64条保守秘密改到71条,新增地方局执法手段,38,第65条修改前：原60条：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。,法65条修改后：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。,专利法第六十五条的修改,32、,细化了侵权赔偿的计算方法,原65条禁止侵夺发明人权利改到72条,将司法解释上升为法律,39,第66条修改前：原61条：专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。人民法院处理前款申请，适用中华人民共和国民事诉讼法第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。,法66条修改后：专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。,专利法第六十六条的修改,33、,诉前裁定可延长48小时,原66条不得参于经营活动改到73条,修改了民诉法规定,40,第67条修改前：,法67条修改后：为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。,专利法第六十七条的修改,34、,诉前证据保全司法解释上升到法律,原67条处理玩忽职守规定改到74条,原司法解释增诉前证据保全,41,第69条修改前：原第63条：（一）至（三）略（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。,法69条修改后：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。,专利法第六十九条的修改,35、,有限平行进口和药品审批不侵权,原69条生效日期改到76条,单列一条70条,增加药品审批需要,有限平行进口,42,第70条修改前：原第63条：（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。,法70条修改后：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。,专利法第七十条的修改,36、,无过错情况下许诺销售也可能侵权,原无70条,增加了许诺销售,43,修改后条例第4条内容（原细则第5条）“向国务院专利行政部门邮寄的各种文件，以寄出的邮戳日为递交日；邮戳日不清晰的，除当事人能够提出证明外，以国务院专利行政部门收到日为递交日。当事人向国务院专利行政部门递交各种文件可以采取直接递交、邮寄的方式；采取直接递交方式的，以递交日为国务院专利行政部门收到文件之日，采取邮寄方式的，自文件寄出之日起满15日，推定为国务院专利行政部门收到文件之日。”,条例第四条的修改,申请人提交文件推定专利局15天收到,1、,44,修改后条例第6条内容（原细则第7条）当事人因不可抗拒的事由延误专利法或者本条例规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本条例规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日2个月内，向国务院专利行政部门请求恢复权利。当事人根据本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由（必要时附具有关证明文件），并办理权利丧失前应当办理的相应手续；根据本条第二款的规定请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费。,条例第六条的修改,依不可抗力恢复权利不必缴恢复费,2、,指南规定提升到细则,45,修改后条例第7条内容（原细则第8条）“发明或者实用新型专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防以外的国家重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权的无效宣告，适用专利法和本条例的规定，但国务院专利行政部门有专门规定的依照专门规定执行”。,条例第七条的修改,增加实用新型为保密专利,3、,46,条例第8条内容（新增）“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型是指发明创造的实质性部分在中国境内完成，可以申请发明或者实用新型专利的发明创造。任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：（一）准备直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；（二）首先向国务院专利行政部门申请专利并准备随后向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前提出请求；（三）向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了请求”。,条例第八条内容,向外申请先进行保密审查,4、,提交PCT申请视为提交了保密请求,47,条例第14条修改内容“除依照专利法第十条规定转让专利权外，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起个月内向国务院专利行政部门备案。以专利权出质的，由国务院专利行政部门办理出质登记”。,条例第十四条的修改,增加了专利权的出质登记,担保法规定写入条例,5、,48,条例第29条规定：“专利法第二十四条第（一）项所称中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会。”。1、国际展览公约是于1928年11月22日在巴黎签属(中国于1993年加入)2、国际展览局是公约的一个机构，具有法人资格3、其注册或承认的国际展览会要具有一定规模或条件4、更为便于操作和判断,条例第二十九条的修改,新定义了中国政府承认的国际展览会,6、,49,条例第30条规定：“要求优先权，但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容的，国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正；期满未补正的，视为未要求优先权。”。1、恢复标准原规定在审查指南中，现放入细则2、原审查指南的恢复标准是必须有两项正确3、现行规定是补正、而不是恢复4、只要有一项正确就可以进行补正,条例第三十条的修改,放宽了优先权补正机会,7、,50,1、发明专利的初审（标准均是“明显”）（1）法20条1款对外保密审查（2）法27条2款遗传资源请求书审查2、实用新型的初审（1）法20条1款内外保密审查（2）法22条2、4款新颖性和实用性3、外观设计的初审（1）法23条3款不与在先权利冲突（2）法25条1款6项平面标识性设计（3）法23条1款“新颖性”（含抵触申请）,条例第四十三条的修改,增加和强化了初审的范围,8、,51,条例第80条规定：“被授予专利权的单位可以与发明人或者设计人约定专利法第十六条规定的奖励和报酬的支付方式和数额”。1、授予专利权的单位不限于国有单位2、可以劳动合同中约定标准3、客观上参照了日本的作法（下述为日本作法）：（1）鼓励公司在章程或合同中约定标准（2）公司按标准支付报酬的，只要标准不是明显不公平，法院尊重标准（3）公司未事先制订并公开标准的，法院要重新审理（4）在章程或合同中，不得约定非职务发明归单位,条例第八十条的修改,允许在章程或合同中约定报酬标准,9、,52,没有规定或约定的，按以下标准：1、奖金-授权公告之日起3个月内发明3000（原为2000元）实用新型1000（原为500元）外观设计1000（原为500元）2、报酬-本单位实施专利所得利润纳税后发明/实用新型2%外观设计0.2%许可他人实施使用费纳税后10%,八十一和八十二条修改,10、,未合同约定标准的按固定标准,53,条例第104条规定：“申请人应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴纳申请费”。1、原细则没有15天的规定2、但有时申请人收到通知后已经接近或超过2个月3、增加收到受理通知书15日内是合理的，但以后到的日期为准。,条例104条的修改,11、,申请费可在收到受理通知15天内缴,54,指南第1部分第1章6.2.2.1节：“如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，视为在先申请已经被授予专利权，审查员针对在后申请发出视为未要求优先权通知书”。1、办理登记手续后必然要授权2、修改前指南要求追回授权通知书，不具操作性,指南第1部分第1章,1、,已办理登记手续不得要求优先权,55,指南第1部分第1章6.7.2.6节：“证明文件是复印件的，应当经过公证或者由出具证明文件的主管部门加盖公章；在外国形成的证明文件是复印件的，应当经过公证”。1、原指南该节规定还要求“认证”2、涉及到突破最高法院关于域外证据认定的规定，该问题应当与最高法院协调，否则后续程序将可能与法院标准相冲突。3、无效程序除外,指南第1部分第1章,域外证据可以不要求认证,2、,56,1、指南第1部分第1章6.1.2节：“申请人委托专利代理机构的，可以向专利局交存总委托书（总委托书制度不限于外国申请人，对申请大户和代理机构带来方便）2、指南第1部分第1章第6.7.2.6节：“如果申请人再次提交的修改文本仍然不符合专利法实施条例第五十二条第三款规定的，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定（对申请人提交修改文本的处理与发明相一致）。,指南第1部分第1章,总委托和新型对修改的审查变化,3、,57,指南第1部分第2章11节：“根据申请文件所描述的背景技术来判断实用新型是否明显不具备新颖性”。“可以根据非主动检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否具备新颖性。实用新型涉及非正常申请的，审查员应当根据检索获得的对比文件或非检索获得的信息判断”。1、将背景技术视为现有技术进行判断2、依非检索获得的现有技术或抵触申请判断3、对非正常申请进行处理，包括检索12节规定对实用性的明显审查,指南第1部分第2章,新型初审有限度的新颖性审查,4、,58,指南第1部分第3章8.1节：“通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定”。“审查员可以根据获得的有关现有设计或抵触申请的信息判断外观设计是否符合专利法二十三条第一款的规定。外观设计涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有设计或者属于内容明显实质相同的专利申请，审查员应当根据获得的有关信息判断”。1、可根据一般消费者的常识进行判断2、可根据获得的信息判断，包括抵触申请3、可根据获得