专家详解修改后的商标法之变化(四)

郑州睿信知识产权代理有限公司提供 用于学习交流专家详解修改后的商标法之变化（四）专家详解修改后的商标法之变化（注册商标专用权的保护）细化了商标侵权认定规则【法条变化】 第五十二条：细化了对使用未注册商标处以罚款的相关规定 第五十七条：完善了对侵犯注册商标专用权行为的界定 第五十八条：新增了通过反不正当竞争法来解决企业字号与商标的权利冲突问题的规定 第五十九条：明确了商标合理使用制度和在先使用商标的有限保护制度，对注册商标专用权人的禁止权作了适当的调整【理解与适用】商标侵权的要件 闫文军(中国科学院大学教授、博士生导师）:商标的基本功能，是使消费者区分商品或服务的来源。是否容易导致消费者混淆，或者说是否有混淆可能性，是认定侵犯注册商标专用权的基本前提。最高人民法院2002年发布的关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第九条规定：“商标近似的条件是易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”；第十一条规定的“类似商品”的条件是“相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品”；最高人民法院2009年发布的关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见明确提出“以市场混淆为指针，合理划定商标权的排斥范围，确保经营者之间在商标的使用上保持清晰的边界”。 修改后的商标法将现行商标法第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为分为两项，即修改后的商标法五十七条的（一）项和第（二）项。第（一）项规定的行为是：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”。在同一商品上使用与注册商标相同的商标的，不考虑混淆可能性问题。这是与其他很多国家的规定相同的。这一规定，与混淆可能性是商标侵权构成要件并不矛盾，因为根据与贸易有关的知识产权协议第十六条的规定，“在对相同商品或服务使用相同标志的情况下，应推定存在混淆之可能。”修改后的商标法五十七条第（二）规定的行为是“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”，明确规定了“容易导致混淆”是该项规定的两种商标侵权行为的构成要件。表面上看，修改后的商标法的规定与现行商标法有较大的差异，但考虑到司法中对商标侵权认定的标准，修改后的商标法实施后在侵权认定的结果上不会产生明显的变化，而判断的过程会发生变化。按修改后的商标法的规定，在认定“近似商标”和“类似商品”时，可以采用较客观的标准，不考虑混淆可能性问题。而在认定了“近似商标”和“类似商品”后，再考虑其他因素并判断是否“容易导致混淆”，从而最终作出是否构成商标侵权的结论。帮助侵权的行为 对于商标帮助侵权行为，修改前的商标法中并没有明确的规定。商标法实施条例第五十条规定将“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的”作为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为之一。这一规定只是列举了“仓储、运输、邮寄、隐匿”4种帮助行为。而实践中除了上述行为外，还有很多种帮助侵权行为。这些帮助行为很难一一列举，但却对商标侵权行为及损害的发生有直接作用。因此，修改后的商标法五十七条第（六）项规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件”为商标侵权行为，将商标帮助侵权明确规定为商标侵权行为的一种类型，并且不再列举帮助行为的具体类型。与商标法实施条例的规定相比，上述规定扩大了商标帮助侵权行为的范围，有利于更好地保护商标权人的合法权益。商标作字号使用 字号是企业名称中的核心部分，是区别不同企业的主要标志。商标与企业名称都属于商业标志的范畴，均在一定程度上起到区别商品和服务来源的作用。某些文字商标可以用作企业名称中的字号。有人为了借助他人商标的影响力开展自己的经营活动，将他人的注册商标、未注册的驰名商标用作企业的字号，误导公众。对于上述行为，最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释规定：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。修改后的商标法第五十八条对这种行为做了明确规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照我国反不正当竞争法处理。”修改后的商标法第五十八条的规定与最高人民法院的司法解释相比，增加了对字号使用“未注册驰名商标”的规定，不再要求“在相同或者类似商品上突出使用”。只要作为字号“使用”，就有可能构成不正当竞争。可见，修改后的商标法规定的违法使用的范围，比相关司法解释中规定的范围更宽，有利于打击使用字号“傍名牌”的现象。商标的正当使用 在生产经营中使用了他人的注册商标标志，也可能属于正当使用，即在综合考虑商标人权益和其他经营者权益的情况下，允许其他经营者在生产经营活动中善意、正当地使用与他人注册商标近似的标识，这种使用不构成对他人注册商标权的侵犯。 商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”修改后的商标法第五十九条将上述内容纳入商标法中，作为商标正当使用的一种情形。另外修改后的商标法第五十九条还规定了另外一种正当使用，“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”如果仅由“商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”构成的标志，不得注册为三维标志商标。但除了这些形状外还有其他要素，则有可能获得三维标志商标的注册。即使获得了商标注册，商标权的保护也不限于这些形状。有条件继续使用 修改前的商标法对于在先使用并具有一定影响的商标提供了一定的保护，即“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”（修改前的商标法第三十一条的规定）。修改后的商标法继续保留了这一规定（修改后的商标法第三十二条）。上述规定的意义在于制止商标的抢注，其要件是“以不正当手段抢先注册”。如果商标注册人并非“以不正当手段抢先注册”，则商标可以获得注册。 按修改前的商标法的规定，他人商标获得注册后，原商标使用人再继续使用原来的商标可能构成商标侵权。这对于商标在先使用人是不公平的，也会导致在先使用人创造的商誉被商标注册人占有。而从美国、英国、日本等国商标法的规定看，都有在先使用人可以有条件地继续使用原来商标的规定。修改后的商标法也确立了这一制度，其中第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”在先使用人继续合法使用原来的商标必须符合以下条件：在他人申请注册前在先使用某商标并有一定的影响；在原使用范围内使用；应商标权人的要求附加适当的区别标识。不符合以上条件，超出范围使用或不按要求附加区别标识，仍可能构成商标侵权。 完善了侵权行为行政处理程序【法条变化】 第六十条：完善了关于侵犯注册商标权行为处理的规定 第六十二条：新增了工商行政管理部门在查处商标侵权案件过程中的中止程序的规定【理解与适用】 闫文军:通过司法与行政两条途径处理商标侵权行为，是我国特有的“双轨制”保护模式。在行政保护方面，修改后的商标法增加了一些新的内容，主要体现在以下6个方面。扩大侵权工具范围 修改前的商标法规定，工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，可以“没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具”，而修改后的商标法第六十条将上述规定中的“专门用于”改为“主要用于”。上述内容的修改，主要是参考了与贸易有关的知识产权协议第四十六条规定。现行商标法规定的没收、销毁的范围，明显比与贸易有关的知识产权协议中的范围窄。修改后的商标法使可以没收、销毁的范围扩大，不再限于“专门”用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具。修改后的商标法的规定，加大了商标侵权行为的处罚力度，增强了对商标侵权人的威慑。明确规定罚款范围 修改前的商标法只规定了工商行政管理部门对于商标侵权人“可处以罚款”，但没有规定罚款的数额或幅度。2002年颁布的商标法实施条例第五十二条规定：“对侵犯注册商标专用权的行为，罚款数额为非法经营额3倍以下；非法经营额无法计算的，罚款数额为10万元以下。”而在实践中，由于自由裁量的空间太大，各地不断制订细化规定。对此，修改后的商标法第六十条规定：“违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。”这一规定，不仅提高了罚款与非法经营额的比例（从3倍提高到5倍），还明确规定了没有违法经营额或者违法经营额不足5万元时的罚款数额（25万元以下）。可以看出，上述规定，大大提高了对侵权行为人的处罚力度。加大重复侵权处罚 修改前的商标法在行政罚款方面的规定并不区分是否重复侵权。而实践中存在同一侵权人重复侵权的现象。为了打击重复侵权，修改后的商标法第六十条规定，对5年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。上述规定，结合修改后的商标法第六十三条关于惩罚性赔偿的规定，使故意侵权、重复侵权的违法成本大大增加，有利于遏制故意侵权和重复侵权的现象。明确善意侵权处罚 销售侵犯注册商标专用权的商品，不管侵权人在主观上是否有故意，都属于侵犯注册商标专用权的行为。因此都有可能受到行政处罚。修改后的商标法第六十条对于善意销售者行政处罚的条件作出了明确规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。”根据上述规定，如果销售者是善意的，则只需要责令停止销售，不进行罚款。明确行政调解效力 修改前的商标法规定了“调解不成的，当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法向人民法院起诉。”而对于调解后当事人不执行的情形，没有明确规定。修改后的商标法第六十条对于工商行政管理部门就侵权赔偿所做的调解的效力作了明确规定：“调解书生效后不履行的，当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法向人民法院起诉。”根据上述规定，工商行政管理部门就商标侵权赔偿所做的调解书，对双方当事人不具有法律约束力。如果一方当事人不履行，只能像没有达成调解书一样，由当事人向人民法院提起民事诉讼解决。这进一步明确了在商标侵权赔偿方面人民法院与工商行政管理部门的分工。虽然工商行政管理部门对于侵权赔偿的调解还继续保留，但调解对于当事人没有约束力。这样避免工商行政管理部门利用行政处罚权不正当地影响侵权赔偿的调解。协调行政司法程序 在工商行政管理部门处理商标侵权行为的过程中，有可能涉及到与相关诉讼程序的衔接问题。修改后的商标法规定了两种程序如何协调和衔接：第六十二条第二款规定：“在查处商标侵权案件过程中，对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序。”上述规定，明确了先诉讼程序后查处程序的原则。但上述规定只是规定了工商行政管理部门“可以”中止查处，至于什么条件下可以不中止，还需要相关的规定进一步明确。 强化了商标侵权赔偿制度【法条变化】 第六十三条：引入了惩罚性赔偿制度；提高了法定侵权赔偿额 第六十四条：新增了注册商标连续三年未使用的，被控侵权人不承担赔偿责任的规定；新增了善意销售者不承担赔偿责任的规定【理解与适用】 商标侵权赔偿是商标保护的重要内容，也是商标权人在商标侵权案件中所关注的焦点之一。商标侵权赔偿制度的重要内容是赔偿额的计算方法和证明责任。对此，修改后的商标法对相关规定进行了完善。增加了侵权赔偿计算方法 修改前的商标法规定了侵权人获利、权利人损失和法定赔偿3种计算方法。而在我国专利法中关于侵权赔偿的规定中，还有“参照许可使用费倍数”的计算方法。修改后的商标法第六十三条的规定与专利法的规定一致，增加了侵权赔偿数额可以“参照该商标许可使用费的倍数合理确定”的规定，为商标权人主张侵权赔偿增加了一种计算方式，方便了商标权人获利合理的赔偿。明确计算方法的适用顺序 修改前的商标法将侵权人获利、权利人损失两种计算方法并列，在上述两种方法难以确定时，适用法定赔偿。修改后的商标法第六十三条参照专利法的规定，对于4种计算方法规定了如下顺序：权利人损失、侵权人获利、许可使用费倍数、法定赔偿。增加了惩罚性赔偿的规定 修改前的商标法中的侵权赔偿的原则是填平原则，即按实际损失赔偿。但是，对于恶意侵权人而言，其侵权行为有不被发现的机会，被发现后有不能发现全部损失的机会，即使全部损失被发现，也只是按损失赔偿。侵权赔偿对于恶意侵权的遏制作用明显不足。因此出现了侵权人违法成本低、权利人维权成本高、打官司往往得不偿失的现象。修改后的商标法借鉴了其他国家惩罚性赔偿的制度，规定对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以处以惩罚性赔偿，即按照权利人损失、侵权人获利、参照许可使用费倍数3种方法之一确定数额的一倍以上3倍以下确定赔偿数额。上述规定，系我国知识产权领域首次引入惩罚性赔偿。惩罚性赔偿对于制止恶意侵权、保护商标权人的利益具有重要意义。惩罚性赔偿的适用条件是“恶意侵犯商标专用权”且“情节严重”。对于如何认定“情节严重”，还需要在司法实践中探讨或者由最高人民法院作出司法解释。增加赔偿数额的证明责任 为了减轻权利人在侵权人获利方面的证明责任，修改后的商标法第六十三条第二款规定：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”这一规定，有利于解决商标侵权案件中权利人索赔依据不充分的问题。提高了法定赔偿额的上限 修改前的商标法规定的法定赔偿的上限为50万元。该规定实施已有十多年的时间，随着物价水平的提高和法定赔偿在商标