关于委托开发合同中技术成果权利归属的争议处理与防范

1、关于委托开发合同中技术成果权利归属的争议处理与防范以科技创新带动经济发展和社会发展已经成为 21 世纪经济发展的主流模 式，无论是企业还是科研机构， 要在激烈的全球化市场竞争中占据或保持竞争 优势，对于新技术、新工艺、新方案的突破始终保持行业内领军地位的重要的 制胜法宝之一，即通常所说的核心竞争力。作为技术成果产生的最初环节，首 先体现在技术开发上。 对于技术开发环节， 以单一的主体进行的自主性开发已 经远远不能满足社会发展的需要， 同时由于整合社会资源的效率低下， 很难与 拥有雄厚的资本力量支持下的研发团队相竞争， 由于技术本身所具有的经济价 值在于它的新颖性， 一旦某种新技术被公开， 则正

2、在进行的研究工作就变得没 有意义，当然以往的研究成果对于后续研发和技术升级可能会存在一定的价值， 但毕竟属于以后的问题了。 而对于企业参与技术成果的研发， 在法律上形态上 集中表现在技术开发合同。根据我国合同法的规定，所谓技术开发合同是指当事人之间就新技 术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。 这里的“新 技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统”是指当事人在订立技术合同时尚 未掌握的产品、工艺、材料及其系统等技术方案，但在技术上没有创新的现有 产品的改型、工艺变更、材料配方调整以及技术成果的验证、 测试和使用除外。 由此可见，技术开发合同的标的是以“新技术、新产品、新工艺

3、或新材料及其 系统”为标志的技术成果。 也就是说技术开发合同的合同目的集中于合同项下 所约定的拟开发和最终取得的该项技术成果。 那么随之而来的就是技术成果产 生后的权利归属就成为至关重要的法律问题。一、委托开发合同中技术成果归属的理论学说 根据技术开发合同的当事人所在技术开发中合同地位的不同， 技术开发合 同又分为委托开发合同和合作开发合同。 两种不同合同关系项下所产生的技术 成果的权利归属的确认， 存在明显的不同确认原则。 由于合作开发合同更多地 体现为共同参与、共担风险、共享利益，因此合同项下的技术成果以双方共同 共有为原则，通常没有什么争议。争议主要发生在委托开发合同上。关于技术开发合同

4、的技术成果的权利归属有三种不同的争议：第一种观点，以“谁投资、谁所有”作为确立原则。该原则显然有利于委 托方。第二种观点，以“谁研发，谁所有”作为确立原则。该原则显然有利于研 究开发方。第三种观点，合同当事人自由协商，以当事人意思自治为确立原则。二、目前关于委托开发合同的技术成果归属的现行法律规定及处理原则（一）现行有关委托开发合同的技术成果归属规定1 、民法通则第 88 条第三款、第四款对于合同中有关专利、科技成果 权益归属不明确的，作出规定。该条第三款规定， “合同对专利申请权没有约 定的，完成发明创造的当事人享有申请权”。该条第四款规定， “合同对科技 成果的使用权没有约定的，当事人都有

5、使用的权利”。上述规定的原则在合 同法得到进一步确认。2 、合同法第 339 条第一款规定了发明专利申请权的法定原则， “委 托开发完成的发明创造， 除当事人另有约定的以外， 申请专利的权利属于研究 开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。”合同法第 341 条规定了技术秘密成果的权益分配，即“委托开发合同 或合作开发完成的技术秘密成果的使用权、 转让权以及利益的分配办法， 由当 事人约定。没有约定或约定不明确，依照本法第 61 条的规定仍不能确定的， 当事人均有使用和转让的权利， 但委托开发的研究开发人不得在向委托人交付 研究成果之前，将研究开发成果转让给第三人。”3 、最

6、高法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释针 对上述合同法关于技术秘密成果的使用和转让权的行使边界作出进一步明 确和限定，该司法解释第 20 条规定，“合同法第三百四十一条所称当事人 均有使用和转让的权利' ，包括当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普 通使用许可的方式许可他人使用技术秘密， 并独占由此所获利益的权利。 当事 人一方将技术秘密成果的转让权让与他人， 或者以独占或者排他使用许可的方 式许可他人使用技术秘密， 未经对方当事人同意或者追认的， 应当认定该让与 或者许可行为无效。”4 、为弥补委托人在没有约定的情况下没有专利申请权的权益失衡， 合 同法第 339 条

7、赋予了委托人的一定权利，即“研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。”以及“研究开发人转让专利申请权的，委托人享 有以同等条件优先受让的权利。”（二）关于上述相关规定所体现的法律处理此类争议的宗旨和原则 根据上述规定，可见我国在司法实践中对于委托开发合同的技术成果权属 争议采取的原则是：总体上尊重当事人的意思自治，以当事人约定为主，同时 在没有约定的情况下， 根据技术成果的不同种类作出不同的法定处理原则。 即 将技术成果划分为发明创造类和技术秘密成果两种情形区别对待。 对于发明创 造类技术成果，专利申请权归属于研究开发人。根据专利法第 2 条规定， “本法所称的发明创造是指发明、实用

8、新型和外观设计。”因此归属于研究开 发人的专利申请权，涵盖了发明、实用新型和外观设计的范围。一旦相关专利 申请获得通过，则研究开发人享有专利权；对于技术秘密成果，从合同法 和最高人民法院的司法解释上分析， 则带有“由委托人和研究开发人共同享有” 的特征。三、目前规定难以充分满足合同当事方的权益需求 尽管上述规定对当事人在没有约定权属的情况下确立了一定的处理原则， 但是上述规定在实务操作中很难充分满足合同各方，特别是委托方的权益需求， 其中主要体现在以下方面：1、技术成果包括申请专利的技术成果和不申请专利的技术秘密成果。关 于技术秘密成果的权益分配， 仅是原则性， 在操作中难以保障技术秘密成果各

9、 方的权益。由于技术秘密成果一旦被公开和泄露，将导致不可挽回经济损失。 上述规定既没有明确规定委托方和研究开发方共同共有， 也没有限制其中一方 授权他人许可实施。 笔者认为，当事人在没有明确约定技术成果归属的情况下， 一旦选择对技术成果不申请专利， 则将面临巨大的经济风险。 尽管在普通授权 许可时可以进行保密约定和违约责任， 但其终究属于事后的法律救济措施依据， 很难有效地作到对经济损失的事前防控。2、关于委托人对专利权转让的优先受让问题，合同法规定了“研究 开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。”该项规 定仅是针对专利申请权， 并不包括申请人在获得专利后对专利的转让，

10、也就是 说，根据上述规定，委托人仅可针对专利的申请权享有优先受让权，而不具有 专利转让的优先受让， 在研究开发人获得专利并转让专利时， 委托人除拥有免 费实施专利外，与其他受让人相比没有受让优势。3、关于“同等条件下受让专利申请权”的操作，面临诸多的法律技术问 题。该类问题主要表现在如何理解同等条件的标准、 以及如何体现同等条件的 程序的公正性等， 关于该项实务操作的难点在类似相关法律实务操作中普遍存 在，如有限责任公司的股权转让、房屋租赁人的优先受让等等。此类问题在其 他领域争议已较为突出， 而在技术合同中， 由于技术本身所具有复杂性和无形 资产的特性，则恐更难以保证其优先受让人能够享受到真

11、正的优先权。此外， 其他受让人由于没有对该项开发投资资金、 物力等，通常其更愿意开出优于委 托人的条件，其相比于委托人更具有获得专利申请权和受让专利权的优势。四、有关在签订委托开发合同中防范技术成果权属及相关权益纷争的建议 鉴于本文的上述分析， 笔者认为对于防范技术成果权属纷争和权益保护的 最为现实有效的途径就在于委托开发合同的当事人在签定合同中通过详实的 条款约定对相关风险进行防范和控制。 当事人在委托开发合同中应重视对 “技 术成果权属归属”的明确约定，具体建议如下：（一）委托人应当特别关注“专利申请权”的约定。如果委托人忽略该项 约定，则基本上失去了未来通过补充协议加以补救的可能。（尽管

12、理论上讲， 任何疏忽均可以通过补充协议的方式加以调整， 但在合同签定后， 由于存在法 定的裁决规则，如没有在文字上加以明确，对于实力相当的谈判主体而言，再 次确认获得专利申请权难度很大。由于法定的原则已经非常明确， 作为投资方的委托人应当力争在谈判中获 得专利申请权，当然这一切并非单方意愿可以实现，取决于实力的博弈。由于 从经济的发展趋势上，产、学、研机构的融合和资本的相互渗透，对于拥有关 联性的企业与研究开发机构之间而言， 在战略筹划上， 可以考虑将专利申请权 控制在母公司。（二）科技部关于技术开发合同的范本中第 15条第 1 款涉及申请专 利的方式的知识产权权属约定， 给出了“专利权取得后

13、的使用和有关利益分配 方式”约定的提示，建议委托方在没有获得专利申请权的情况下，可考虑约定 在受托方转让专利权时， 其享有优先受让的权利， 并应对相关优先受让的条件 标准，与其他潜在受让人相比拥有哪些优先性条件和地位等加以明确约定。倘使委托方在合约谈判中， 既没有获得专利申请权， 也没有获得相关专利 权转让时的优先权的情况下， 建议委托方仍应坚持在合约中对专利申请权的同 等条件的优先受让的法定权利， 予以细化约定， 如明确约定研究开发方转让专 利申请权应当履行的程序， 包括通知的时间、 纳入同等条件的考虑因素的标准 等等，以此尽量使委托方权益在现行法律保护框架中得到切实保障。（三）关于按技术秘密方式处理的技术成果， 建议应当明确各方的权利与 义务，其中对于技术秘密的使用权， 应当进一步明确自己使用和许可他人使用 的权限和条件。同时建议尽量不采用知识产权共有方式。如不得不选择共有， 则应对双方转让的和许可