专利申请中的利用专利优先权制度的要求与技巧

1、专利申请中的利用专利优先权制度的要求 与技巧 -1.外国优先权优先权制度源于?保护工业产权巴黎公约?,根据巴黎公约 第四条的规定,已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人,或其权利继承人,在其他国家就相关内容再次提出申请时,可以自在先申请提出之日起12个月对创造专利和实用新型申请 或6个月对 外观设计中 请内应享有优先权.另外,依照该联盟任何国家的本国法,或依照该联盟各国 之间缔结的双边或多边条约,与正规的国家申请相当的任何中 请,都应 当认为产生优先权.这里所说的正规的国家申请 是指足以确定在有关国家中的申请日的任何申请,而不管该申请的结局如何,即

2、不管其是否已被撤回、放弃或驳回.因此,在上述期间届满前在该联盟的任何其他国家提出的 在后任何申请,不应由于在这期间完成的任何行为,特别是另外一项申请的提出、创造的 公布或使用、外观设计复制品的出售、 商标的使用而无效,而且这些行为不能产生任何第三人的权利或 个人占有的任何权利.第三人在作为优先权根底的第一次申请 的日期以前所取得的权利,依照该联盟每一国家的国内法予以保 留.值得注意的是,实践中经常有人认为,申请人通过该制度 所取得的优先权日就成为 在后申请的申请日,这种观点是错误 的,没有理解上述的优先权实质. 比方,对于专利申请而言, 优先权日 只是作为审查在后申请新奇性和创造性的截止日,即

3、 只考虑在优先权日之前已经公开的文献资料,只有这局部文献资料才会影响要求了优先权的技术内容的新奇性和创造性,而在优先权日至在后申请的申请日期间公开的文献资料那么不予考虑；而在后的专利申请的申请日仍然以其提交日为准,不会提前到优先权日.由于申请人在第一次提出申请后享有优先权,就能有充裕的时间进 行改良,弁有时间考虑自己还要在哪些国家再提申请, 选择在其他国家代办手续的代理人或寻找潜在的合作方和资金, 这也正是设立优先权制度的目的.但是,优先权不能自动当然获得,任何人如果希望以在先 的申请为根底享有优先权, 需要作出声明,说明提出该在先申请 的申请号、申请日期和受理该申请的国家.这些事项应记载在主

4、管机关的出版物中,特别是应在有关的专利证书和说明书中予 以载明.与此相对应,我国现行专利法实施细那么第三十二条第一 款规定,申请 人办理要求优先权手续的,应当在书面声明中写 明在先申请的申请日、申请号和受理该申请的国家； 书面声明中 未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的,视为未提出声明.同时,各国家还可以要求作出优先权声明的人提交以前提 出的申请说明书、附图等的副本.该副本经原受理申请的机 关证实无误 后,不应再要求任何认证,弁且无论出于什么原因 都可以在提出后一申请后三个月内随时提交,而不需缴纳费用. 各国家还可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文.与此相对应,我国专

5、利法第三十条规定,申请人要 求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明, 弁且在三个月内 提交第一次提出的专利申 请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权.同时,我国现行专利法实施细那么第三十二条第二款规定,要求外国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机关证实；提交的证实材料中,在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请 人姓名或者名称不一致的,应当提交优先权转让证实材料；要求本国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院 专利行政部门制作.巴黎公约第四条规定,每一个国家都应确 定作出优先权声 明的期限.根据一般规定,该期限对创造专利和实

6、用新型申请是 自优先权日起12个月,对外观设计申请是自优先权日起 6个月. 如果要以在先的实 用新型申请为根底要求优先权而在一个国家 提出外观设计申请,那么优先权的期间应与对外观设计规定的优先 权期间一样,即自优先权日起 6个月；巴黎公约也允许以 在先 的专利申请为根据要求优先权而在一个国家提出实用新型申请, 其期间为自优先权日起12个月,反之亦成立.与此相对应,我 国现行专利法第二十九条第一款规定,申请人自创造或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起 6个月内,又在中国就相 同主题 提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共 同

7、参加的国际条约,或者依照相互成认优先权的原那么, 可以享有 优先权.巴黎公约第四条规定, 该联盟的任何国家不得由于申请人 要求多项优先权即使这些优先权产生于不同的国家,或者由于要求一项或几项优先权的申请中有一个或几个因素没有包括 在作 为优先权根底的申请中,而拒绝给予优先权或拒绝专利中 请,但以在上述两种情况都有该国法律所规定的创造单一性为限.关于作为优先权根底的申请中所没有包括的内容,以后提出的申请应该根据通常条件产生优先权.与此相对应,我国现行专利法实施细那么第三十三条第一款规定,申请人在一件专利申请中,可以要求一项或 者多项优先权；要求多项优先权的,该中 请的优先权期限从最早的优先权日起

8、计算.巴黎公约第四条规定,该联盟国家的国民就同一创造向各国申请的专利是互相独立的.也就是说,在优先权期间内申请的各项专利,就其无效和 丧失权利的理由以及其正常的期间而言,在不同的国家是互相独立的,不应该相互产生影响.巴黎公约第四条规定,在该联盟各国,因享有优先权而取 得的专利的有效期间,与假设没有优先权而申请或授予的专利的 有效期间相同.比方,对于创造专利申请而言,无论是否享有优先权,其授权以后的保护期间都是自申请日算起20年,而不应当由于享有优先权就从优先权日算起保护期间,缩短其实际保护时间.巴黎公约的优先权制度适用于在先申请和在后申请分别在 不同的巴黎公约成员国提出的情况, 而不适用于本国

9、国民对于在 本国提出的在后专利申请要求在本国提出的在先专利申请的优先权的情况.因此,巴黎公约的优先权制度又被称为外国优先权 制度.随着专利制度的开展,许多国家借鉴巴黎公约的优先 权制度制定了 本国优先权 制度,优先权原那么进一步扩大适用到 本国申请人,即申请人在本国提出在先专利申请之后,在规定期间内又就相同主题在本国再次提出申请的,也可以享有以在先申请为根底的优先权,这被称为本国优先权.2.本国优先权参照巴黎公约关于优先权的规定, 我国在1992年修改专利 法时增加了本国优先权制度.现行专利法第二十九条第二款规定,申请人自创造或者实用新型在中国第一次提出专利申请之 日起12个月内,又向国务院专

10、利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权.专利法实施细那么第三十三条第二款规定,申请人要求本国优先权,在先申请是创造专利申请的,可 以就相同主题提出创造或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的, 可以就相同主题提出实用新型或者创造专利 中请.但是,提出后一申请时,在先申请的主题有以下情形之一 的,不得作为要求本国优先权的根底：一已经要求外国优先权或者本国优先权的；二已经被授予专利权的；三属于根据规定提出的分案申请的.申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之 日起即视为撤回.在实践中,由于文献资料检索手段、语言、经费、时间等 方面的限制,申请人经常对自己的创造创造的

11、新奇性、创造性没有很大的把握,不知道到底是否该申请专利,担忧不能被授权反而造成自己技术的公开. 而利用上述的本国优先权制度, 那么可 以先提交一份初步申请取得申请日, 使别人的公开不会影响自己 已经取得的成果的新奇性和创造性,然后改良技术进一步提升 其新奇性和创造性.在具备条件时可以再提交一份申请,弁要求在先申请的优先权；如果由于种种原因而在12个月之 内不能提 高其新奇性和创造性,达不到专利性的要求,那么还可以撤回在先 中请,防止其技术的公开.可以说,这是本国优先权制度的最大 优点.另外,由于我国的实用新型专利申请具有授权容易弁且快、但是授权后不稳定 的特点,而创造专利申请那么具有 授权难度大弁且耗时长、但是授权后较稳定 的特点,当申请人对自己 的技术的新奇性、创造性没有很大的把握时, 可以先提交实用新 型专利申请,然后在改良技术方案以后再提交创造专利申请,弁要求在先实用新型专 利申请的优先权,从而使实用新型专利转 换为创造专利,延长保护期；如果申请人