驰名商标若干问题备忘录

1、驰名商标若干问题备忘录    相对以前的旧规定，驰名商标的新规定可谓是“大变脸”，以至于迄今为止，笔者在实务工作中仍然发现有不少的企业对驰名商标的这种新规定所知不多，或者误解不浅。有鉴于此，本文拟对我国驰名商标保护法律制度的历史与现状进行一次全面的考察和研究。现在综合我国有关法律规定、国际条约及相关学理著作的基础上，本文就驰名商标有关事宜作如下总结报告，以资企业或商标权人在制定、实施驰名商标管理战略时决策参考之用。在下文中，本文首先简要介绍了我国驰名商标保护制度的发展过程。其次，围绕我国现行驰名商标保护法律体系，介绍驰名商标的认定渠道和认定原则并比较各种

2、认定渠道的优劣所在，探讨了商标刑事案件中能否提起驰名商标认定之诉。在此基础上，进一步探讨了驰名商标认定后在程序上和实体上的两种功能，同时也分析了驰名商标的权利限制，并通过实证分析介绍了现行法律体系对驰名商标认定工作的推动作用。最后是介绍了几种常用的驰名商标保护措施，以及企业普遍关心的有关驰名商标牌匾和认定途径能否同时提起的问题。为方便读者审阅，本文还在附件中列举了有关驰名商标的法律条文。一、我国驰名商标保护的发展我国驰名商标的保护是在外力和内力的共同作用下逐渐发展起来的。所谓“外力”，来自于我国加入国际知识产权公约的压力（巴黎公约和Trips协议等文件中，均有关于驰名商标的明文规定）。当时根据

3、民法通则涉外民事关系的法律适用规则直接适用巴黎公约对驰名商标的保护规定，按照Trips协议的标准颁布驰名商标认定和管理暂行规定，以及根据加入WTO后的新形势修改商标法和出台驰名商标认定和保护规定，都是这种外力驱动下的表现。所谓“内力”，来自于中国国内经济快速发展和国内企业提升市场竞争能力的压力。这种内力，迫使中国的立法机关对驰名商标保护的无序状态进行整理，以加强对驰名商标所有人合法权益的保护，维护正常的社会经济秩序。同时，在继续保护外国驰名商标之余（早期我国对驰名商标的保护，主要是对外国驰名商标的保护，如“FREON”、“JEEP”、“PIZZA HUT”、“万宝路”等），加强对中国国内驰名商

4、标的保护。2001年商标法修改颁布，成为我国驰名商标保护历史的分水岭。二、我国现行驰名商标保护法律体系（一）法律2001年10月修改颁布后的商标法，第一次将驰名商标的保护提到了法律的立法高度上来。该法第13条是保护驰名商标的提纲挈领性的规定，其具有如下意义：1、 驰名商标不仅包括已在中国注册的商标，也包括未在中国注册的商标；2、 已经注册的驰名商标的保护范围不仅及于相同或类似的商品或服务，而且及于不相同、不相类似的商品或服务，未注册的驰名商标的保护范围及于相同或类似的商品或服务；3、 规定侵犯驰名商标、导致混淆的手段包括复制、摹仿和翻译；4、 直接的法律后果是不予注册并禁止使用，其中，不予注册

5、又包括驳回注册申请和撤销注册两种后果。同时，商标法第14条规定了驰名商标认定时应当考虑的因素，这些考虑因素成为驰名商标认定机关在各种认定渠道中统一遵循的规定。（二）行政法规2002年9月实施的商标法实施条例对驰名商标的认定和保护作了进一步的规定。该条例（主要是第5条和第45条）对商标行政执法工作中的驰名商标认定事宜进行了规定，其意义如下：1、 在商标执法过程中，驰名商标的认定需要有关当事人提起申请，并承担举证责任，商标执法机关方予认定；2、 在商标行政执法过程中，可以通过三个渠道提起驰名商标认定申请，即商标注册、商标评审和商标使用管理三个过程；3、 在商标行政执法过程中，驰名商标认定机关为商标

6、局和商标评审委员会；此外，该条例第53条对驰名商标与企业名称的冲突问题也进行了规定，规定驰名商标所有人可以向企业名称登记主管机关申请撤销将其驰名商标用作企业名称的登记。（三）司法解释2001年7月，最高人民法院公布关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释，规定如果被告的域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、摹仿、翻译或音译，则是一种侵权行为或不正当竞争行为。综合该解释以及前述有关规定可知，驰名商标的保护范围不仅是在商标领域，而且已经扩展至域名、企业名称等领域之中。2002年10月，最高人民法院颁布关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释。该解释第22条对人民法院在

7、审理商标民事纠纷案件中认定驰名商标进行了规定，其意义如下：1、 通过司法途径可以认定驰名商标；2、 通过司法途径认定驰名商标，需要当事人提起认定请求，并承担举证责任；3、 司法途径认定驰名商标的机关是人民法院，包括各级人民法院；4、 司法途径中，曾被行政主管机关和人民法院认定为驰名商标的，对方当事人可以提出异议；5、 对方当事人对商标驰名提出异议的，人民法院重新审查，这表明驰名商标的认定效力不具有延续性。（四）行政规章由于驰名商标的保护规定已经上升到法律和法规的层面，并且发生了相应的变化，因而，2003年4月，国家工商行政管理总局公布驰名商标认定和保护规定，废止了原来的驰名商标认定和保护暂行规

8、定，该规定的意义如下：1、 完善了驰名商标的概念，将其定义为“在中国为相关公众广为知晓并具有较高声誉的商标”，该定义包含四个要素，即地域要素“在中国”、公众要素“相关公众广为知晓”、美誉要素“具有较高声誉”以及不以注册为条件的商标要素；2、 对商标法第14条认定驰名商标要考虑的因素进行了细化，明确了驰名商标认定时要提交的证据材料，包括商标所有人及其商标的历史资料、市场资料等，以及举证责任的承担；3、 细化了商标行政执法过程尤其是商标使用管理过程中认定驰名商标的程序；4、 改变了以前关于“认定时间未超过三年的，不需重新提出认定申请”的规定，明确了认定驰名商标的效力，即曾经被认定为驰名商标的商标，

9、在下一个案中未必就是驰名商标，而需要重新审查；5、 使我国关于驰名商标的认定和保护工作更具操作性；6、 强调各级工商行政管理部门应当加强对驰名商标的保护。由此可见，我国对驰名商标进行保护的法律体系已经基本成型，并且基本与国际规则接轨。三、驰名商标的认定渠道和认定原则（一）认定渠道综合上述有关法律规定来看，我国驰名商标的认定渠道可分为行政认定途径和司法认定途径两种。行政认定途径包括商标异议、商标评审和商标使用管理三种途径。在这三种行政认定途径中，由于商标异议和商标评审并没有法定的审理期限，在过去的实务中，商标异议、评审审理机关对此是自由裁量的，因而往往需要2-3年或者3-4年的时间，但根据这两年

10、商标局公布的驰名商标认定案件，笔者发现驰名商标异议途径的认定期限已经有了显著缩短，一年之内就得出认定结果者不在少数。而商标使用管理途径认定驰名商标的期限则有驰名商标认定和保护规定的明确规定，通常需要8个月左右的时间。此外，商标异议、商标评审途径往往需要对方当事人的答辩意见，即对方当事人会参与到异议、评审案件中来，因而可能会加剧认定的难度和复杂性，而商标使用管理途径中并未规定需要对方当事人的答辩意见，即对方当事人未必会参与到案件中来，因而认定的难度在理论上会比前两者低。司法认定途径主要包括商标民事诉讼。但要注意的是，在商标刑事犯罪案件中，根据刑法第213条和最高人民法院、公安部联合发布的关于经济

11、犯罪案件追诉标准的规定第61条的规定，“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的行为，涉嫌“假冒他人驰名商标”情形的，应予追诉。根据该规定，并且根据下文所述的驰名商标“个案认定”原则，在刑事诉讼途径过程中，也应可以提起驰名商标认定之诉求，不过在这方面笔者尚未发现有相应的案例。（二）认定原则在我国驰名商标的认定原则方面，综合前述有关法律规定，笔者将其归纳为“被动保护，个案认定”的原则。所谓“被动保护”，包含了两层意思。其一，是指商标主管机关或人民法院只能应当事人的请求就商标是否驰名进行认定，并在认定的基础上提供保护，而不是像以前那样由认定机关主动进行认定工作。商标法实

12、施条例第5条、第45条以及关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第22条都贯彻了这一原则，要求由当事人提出认定驰名商标的请求，并为此承担举证责任。其二，当事人提起认定请求必须“事出有因”，即须在认为自己的商标为驰名商标并且出现了他人侵犯自己的驰名商标权益的情况下方能提出认定申请，在无缘无故的情况下则不能提起认定申请。所谓“个案认定”，也包含了两层意思。其一，认定要在个案中进行，因此，当事人提起认定申请，必须“事出有因”，形成适当的法律诉求，从而引起商标异议、商标评审、商标诉讼或者商标使用管理等案件。其二，在具有适当诉求的案件中对驰名商标的认定结果只对本案有效，其认定结果不具有延续性。上

13、述认定原则也符合国际上认定驰名商标的通行规则。之所以采取这样的认定原则，是因为驰名商标有一定的时效性，商标所有人可以因为正确的经营措施使自己的商标成为驰名商标，也可能因为错误的经营措施或随着时间的推移而使其商标不再驰名。四、驰名商标认定的两种功能    从现行法律规定以及商标行政主管机关的执法结果来看，驰名商标的认定具有两种功能，一是程序上的功能，二是实体上的功能。驰名商标认定首先具有程序功能，这是因为驰名商标的认定只是解决商标纠纷案件的一个阶段或者步骤而已。判断他人是否侵犯商标权人的驰名商标，首先就得判断商标权人的商标是否为驰名商标。无论是在商标民事诉讼还是在商

14、标异议、商标评审或者是在商标使用管理案件，驰名商标的认定结果并不意味着案件的结束，而是法院、商标局或商标评审委员会做出侵权、异议、争议是否成立的判决、裁定等结论的依据之一。驰名商标的程序功能也向我们传达了这样一个信息，即认定驰名商标是商标所有人籍以保护自己商标权益的法律救济手段之一种。尽管如前所述，驰名商标的认定只是商标纠纷案件的一个阶段或步骤，但是，这一阶段得出的关于涉案商标是否为驰名商标的认定结果又具有强烈的实体功能。首先，商标所有人的商标被认定为驰名商标后，大大地扩大了自己商标的保护范围，直接的结果是很容易使商标纠纷处理机关做出有利于驰名商标所有人的实体结论；其次，商标被认定为驰名后，工

15、商行政主管部门将会加大对该商标的保护力度；再其次，商标在某一个案中被认定为驰名后，作为保护记录对下一个案的认定具有指导作用；最后，商标被认定为驰名后，商标局会对这些被认定过的驰名商标通过文件进行公示，驰名商标所有人也可以在产品或服务宣传过程中宣称自己曾经被认定为驰名商标，而这些都能为驰名商标所有人带来很好的市场效应和美誉度。五、现行驰名商标法律体系对驰名商标保护工作的推动作用有人认为，既然现行驰名商标认定原则是“个案认定”，而认定结果只在个案中有效，对下一个案不具有延续性，那么认定驰名商标还有什么意思呢？其实不然。根据笔者前文对有关法律法规的研究，现行的驰名商标在认定上虽然规定必须“事出有因”

16、，无“因”则无法提出认定申请，但是，认定途径比以前更多（以前主要是由商标局主动认定）了，而且也比以前更具有操作性和公开性，因而，现行法律体系其实是更加方便商标权人申请认定驰名商标的。此外，根据笔者对驰名商标认定结果的跟踪调查，结果是近一两年来驰名商标的认定数量大幅上升，例如，从驰名商标认定和保护规定颁布后至今一年不到，仅国家工商局认定的驰名商标就有43件，而1989年至2003年法律修改以前的十几年间，全部认定的驰名商标也只有196件。另外，根据笔者的总结，关于驰名商标认定后的益处，笔者认为至少有以下几点：1） 提高企业形象和客户忠诚度；2） 提升企业文化品味和员工凝聚力；3） 虽是“个案认定

17、”，但对下一个案具有很强的指导作用；4） 各级工商部门都会加大对驰名商标的保护和查处力度；5） 实现商标增值，增加企业无形资产存量；6） 企业用驰名商标质押贷款、作价出资、转让、许可使用时都能处于较为有利的地位；7） 驰名商标所有人在发行股票、债券等证券时，在一定程度上对证券购买者的吸引力会更强，等等。可见，与不少人的看法正好相反，现行驰名商标法律体系对驰名商标的认定是具有推动作用的。六、驰名商标的权利限制驰名商标作为作为知识产权的一种，具有知识产权通常的属性，属性之一既具有垄断特征。为限制驰名商标所有人滥施其对驰名商标的垄断霸权，法律也对驰名商标的权利进行了相应的限制。这些权利限制体现在以下

18、几方面：1、商标限制。经有权机关认定的驰名商标的内容是确定的，既不得随意扩大也不得随意改变。2、商品或服务项目限制。经认定的驰名商标与其所核定使用的商品或服务项目的关系是恒定的，不得随意扩大或改变商品或服务的范围。3、时间限制：这是驰名商标的时效性所带来的限制，即驰名商标的保护不是终身的，而是动态和变化的，而且，以注册为认定前提的驰名商标还应在注册商标有效期内。4、关于是否限制转让或许可的问题：与一般商标不同，由于驰名商标与商标注册人、商品质量信誉等具有密不可分的关系，因此一些国家法律规定严格限制甚至禁止驰名商标的转让或许可使用。我国商标法及其实施条例没有这方面的规定。对此，笔者认为，按照法无

19、明文规定不禁止的原则及商标权内在的私有属性，应允许驰名商标所有人将其驰名商标自由转让或许可他人使用。对于滥施转让权或许可权并最终损害公众利益的行为，可以援引其他有关法律规定予以处理。对于由于经营不善而导致信誉度明显减弱的驰名商标，将驰名商标进行转移并发挥其应有的价值，反而应予鼓励和提倡。七、驰名商标的保护策略驰名商标认定后，由于其具有良好的市场效应，能为驰名商标所有人带来巨大的经济利益，因此，驰名商标所有人应对驰名商标精心维护。1、加强对商标的管理。驰名商标所有人宜设立商标管理机构，并建立健全商标管理制度。商标管理制度应包括企业内部商标使用管理制度、商标档案管理、商标标识制作制度、协作单位商标

20、使用管理制度、包装物销毁制度、与其他管理部门的工作关系制度等等。对于已注册的驰名商标，应及时续展。2、建立防御商标与联合商标形成驰名商标防护网。目前，我国对商标注册采取相对宽容的态度，因此，驰名商标所有人可以充分利用防御商标与联合商标的注册防御功能，从“商标”和“商品”两方面组成一个严实的保护网，最大限度地保护驰名商标。3、慎用商标许可。驰名商标所有人在许可他人使用其驰名商标之前，应对被许可人的经营管理水平、技术实力、资信状况、商标管理制度等有一个通盘的了解，以确保被许可人生产的产品或提供的服务质量不低于驰名商标所有人自己的质量。4、不时进行商标监控。包括两方面：其一，定期查阅商标公告，如发现有与自己的商标相同或近似的商标被公告，则应及时提出异议或争议；其二，经常进行市场调查，一旦发现在市场中有假冒、仿冒或有与自己的驰名商标相同或近似的商标或者企业名称或者域名，驰名商标所有人应迅速采取行动，收集证据，进行侵权分析论证，诉请工商行政管理机关或人民法院处