商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用

1、商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用第6卷第2期2005年4月郑州轻工业学院学报(社会科学版)JOURNALOFZHENGZHOUUNIVERSITYOFLIGHTINDUSTRY(SocialScience)V01.6No.2Apr.2005文章编号】10093729(2005)02005005商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用李昌凤(中共河南省委党校法学部,河南郑州450002)摘要】商标淡化理论作为商标保护的新成果,逐渐为世界各国所承认并引入立法.我国修改后的商标法及其他法律,法规等在此方面有所吸纳,司法实践也有所运用,但是,立法不完善及司法不成熟的状况与经济发展的要求及外国的保护

2、水平尚有一定的差距.因此,必须结合实际,完善立法,加强司法,以维护公平合理的竞争秩序.关键词】商标;商标淡化理论;驰名商标中图分类号D923.43文献标识码】A商标权作为知识产权的重要组成部分,在现代市场竞争中具有重要的法律地位.随着竞争形势的变化,竞争空间的不断扩大以及竞争手段的多样化,传统的商标法理论及立法已无法给予商标权人以有力的保护,因此,商标淡化理论应运而生,并逐渐被各国引入立法.一,商标淡化理论的起源与发展商标的基本功能是确保投放市场的商品产源一致,从而使消费者或用户能够将这些产品同来自其他厂商的产品区别开来,而不致混淆,此为商标的区别功能.混淆理论的宗旨在于保护一般公众免受欺骗,

3、造成误认误购.传统商标法无一例外地以混淆理论作为确定商标权人的权利范围以及商标侵权行为类型的基础.但是,市场竞争中,有些经营者所使用的标记虽然不致使消费者对产品或服务来源产生混淆,但会使公众产生联想,联想到商标权人的商标,并将商标权人商品或服务的良好商誉转移至行为人的商品或服务上,就如同在一个不可能遇到老朋友的地方,见到一个相貌与之惊人相似的人,虽然不会认错,但对老朋友的好感极有可能会转移至该人身上.这种行为对商标权人的损害是显而易见的,并且损害一旦发生,将难以弥补,正如美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯?E?史密斯所说的:“如果法院允许或放任劳斯莱斯餐馆,劳斯莱斯自助餐厅,劳斯莱斯裤子,劳斯

4、莱斯糖果存在的话,那么,不出十年,劳斯莱斯商标的所有权人就不再拥有这个世界驰名的商标了.”对于这类问题,传统的混淆理论显得无能为力,而商标淡化理论则成为一把金钥匙.商标淡化理论由来已久.1923年德国联邦法院判决,禁止一家污水处理公司在其抽粪车上使用着名香水制造商的香水商标”4711”llJ,从而揭开了驰名商标反淡化保护的序幕.该理论通常被认为是富兰克?斯凯特1927年在哈佛法学评论发表的商标保护的理论基础一文中提出来的l2J,但在该文中他并没有明确地使用”淡化”一词.斯凯特在文中指出:”在所有这些案件中,必须结合商标的功能,才能测算真正的损害.这种损害表现在,由于被使用在非竞争的商品上,商标

5、或者特定商品在公众心目中的形象和影响逐渐削弱或降低.商标越是显着或独特,给公众的形象就越深,防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈.”l3(P42m143)某些表面上看似无关的使用,往往会破坏商标同初始商品或服务的自动联系以及同广告创造的有利形象的联系,并最终损害商标的销售力.传统商标法规定,注册商标的专用权,仅以核准注册的商标和核定使用的商品为限,第三人只有在相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标,才构成对商标权的侵犯.商标淡化理论则突破了这种限制,它将对驰名商标的保护扩展到所有的商品或服务,而不再局限于商标权人已经注册收稿日期】20040516作者简介】

6、李昌凤(1974一),女,河南省光山县人,中共河南省委党校讲师,硕士,主要研究方向:民商法,经济法.第2规李昌凤:商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用的商品或服务.此外,在互联网上将他人的驰名商标抢注为域名以及将驰名商标作为商标以外的其他形式的使用,如作为通用名称在标签,包装装潢,广告标语中使用,都将由于淡化了驰名商标而遭到禁止.显然,反淡化使驰名商标权利扩充到更大的范围.1947年美国马萨诸塞州率先将斯凯特的理论变成立法,通过了第一部州商标反淡化法,其他州也陆续通过了自己的商标反淡化法.但由于各州商标反淡化法效力独立,商标权人必须去各州逐一提起反淡化诉讼,而各州保护的标准也不尽一致,商标权

7、人寻求保护的成本大大增加.即使在一州获胜,法院也极少发布全国性的禁止令.因此,这种立法状况给予商标权人的保护是有限的.经过多年的不懈努力,1995年,美国联邦商标反淡化法终于获得通过.美国成为当今世界上对驰名商标的反淡化保护最为完善的国家.除了美国,商标淡化理论在其他各国的立法和司法实践中也逐渐被广泛采纳和运用.如希腊反不正当竞争法第1条规定:”禁止使用驰名商标于不同商品上,以利用驰名商标的信誉和冲淡其显着性.”-4J德,13,荷,英等国同样在本国法律体系中明确吸纳了此理论.体现知识产权保护时代性的世贸组织与贸易有关的知识产权协议>>(Trips协议)第16条也为驰

8、名商标提供了反淡化保护.二,商标淡化行为的侵害对象我国学者将商标淡化行为形象地称作”搭便车”或”坐蹭车”,但是对商标淡化行为的性质有不同的认识.笔者认为,商标淡化行为是未经驰名商标权人许可,在不相同,不相类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的商标,或者以其他形式,利用驰名商标的商誉推销商品或服务,或者进行非商业性使用,从而影响该驰名商标的显着性(识别性),商标的内在价值以及商标在公众心目中的形象,导致驰名商标权人通过商标建立起来的对消费者的特殊吸引力减弱,甚至丧失的行为.商标淡化行为不仅侵害了驰名商标的商誉,同时也侵害了驰名商标的显着性或识别性.1.对商标显着性(识别性)的再认识商标的显

9、着性,又称作商标的区别性或识别性,即商标能够起到区别作用的特性.商标的显着性是讨论一切商标问题的基础,是商标保护的灵魂所在.诚然,我国及其他各国的商标立法均明确规定,商标应具有显着性,WTO成员国经多年谈判达成的Trips协议第15条亦规定:”任何能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开来的标记或标记的组合,均应能够构成商标.”但是,我们更应当注意,商标显着性的强度不仅直接决定商标能否获准注册,而且还决定商标权利范围的大小.商标的显着性既可能会从无到有,由弱变强,也可能会从有到无,由强变弱,它是一个不断变化的因素,由此可能导致侵权形态的变化.美国的Friendly法官将商标分为臆

10、造商标,任意商标,暗示商标和叙述商标四种J(n,前三种商标具有固有显着性(或称先天显着性),可以直接作为商标注册并受到保护,第四种标记不具有先天显着性,但如经长时间使用,消费者事实上已经将该标记同特定的出处联系在一起,则该标记就获得了后天显着性或”第二含义”,可以作为商标注册并受到保护.商标的固有显着性和后天显着性是针对是否可以注册而言,是取得商标保护的最低标准.但在确定商标保护范围时,具有绝对显着性的商标应获得更强更宽更高水平的保护.绝对显着性是指即使在没有指出具体商品或服务的情况下,也能使人将该商标与特定的厂商或服务商相联系.这种显着性就是商标驰名的体现.各国以及保护知识产权巴黎公约,Tr

11、ips协议等国际公约均给予驰名商标较普通商标更高水准的保护,正是基于其具有绝对显着性的事实.无疑,驰名商标的显着性要强于普通商标,其价值也远高于后者.因此,认为”商标所具有的显着性和识别性的高低与商标的价值和商誉毫无关系”J的观点是极其错误的.2.商标淡化行为是侵害驰名商标显着性和商誉的行为商标显着性决定着商标权利范围的大小,具有绝对显着性的商标应受到更大力度的保护.这一思想集中体现在商标反淡化保护上.美国联邦商标反淡化法规定,只有驰名商标才可成为反淡化法保护的对象,在我国,学者也普遍认为只有驰名商标才可能被淡化,才有必要适用反淡化保护.事实的确如此,商标越显着,联想的可能性就越大,就越容易被

12、淡化.首先,商标淡化行为冲淡了驰名商标的显着性.在美国商标反淡化法的适用过程中,商标的显着性被定义为,商标在公众中唤起特定产品形象或者良好印象的能力,也就是驰名商标的绝对显着性.例如,”海尔”商标在我国甚至世界范围都具有绝对显着性,每当提及”海尔”,公众就会想到青岛海尔集团生产的电器,而不会再去猜想是甲公司生产的”海尔”食品,乙公司生产的”海尔”服装,还是”海尔”餐馆提供的饮食服务.如果有人将”海尔”用作食品,服装,餐馆的商标,虽然消费者不致于将电器与食品,服装,餐馆混淆,但是”海尔”与电器之间的特殊联系将毫无疑问地受到影响,长此以往,再提起”海尔”,公众就难以一下想起青岛海尔集团的电器,海郑

13、州轻工业学院学报(社会科学版)2005年尔集团花费几十年心血在公众心目中建立起来的“海尔”商标与其生产的电器之间的强烈联系将不复存在,”海尔”商标的显着性就在无意识中被淡化了.还有一些商标淡化行为,如将他人的驰名商标当作商品的通用名称等,则有可能使该驰名商标彻底丧失显着性,不再具有区别功能.例如,Aspirin(阿司匹林),Esclator(电梯)原都是具有相当影响的商标,现已成为药品乙酰水杨酸和手扶电梯的通用名称,完全丧失了商标的价值.其次,商标淡化行为侵害了驰名商标的良好商誉.商誉是指生产商或服务商在生产经营过程中所取得的,社会对其产品或服务的综合评价.具有良好商誉的企业在竞争中处于优势地

14、位,从而获得较多的交易机会和较高的利益.驰名商标对消费者具有强烈的吸引力,在社会中享有盛誉.商标淡化行为人在不相同或不相类似的商品或服务上使用驰名商标,必然使行为人的商品或服务更具吸引力,驰名商标权人通过良好的生产或服务而获得的商誉则不恰当地流向了行为人,而由于行为人粗制滥造而产生的不良影响也会不断地侵蚀驰名商标的商誉,社会公众对驰名商标的美好印象以及通过驰名商标彰显自身风格,生活方式的愿望受到干扰,甚至会因此对该驰名商标心生厌恶而放弃选择原商品或服务.例如美国的Steinway案中,被告将原告使用在钢琴上的驰名商标Steinway用于指示啤酒罐开启把手,法院认为被告将Steinway商标同其

15、商业活动及商品联系使用的行为,如不加制止,原告高质量的钢琴产品势必会同被告廉价批量的产品相联系,而这种联系必然会损害原告只生产或赞助高品位,高质量的产品的声誉和形象,因而支持了原告的主张.L3J【n三,我国对商标淡化理论的引入及其缺陷1.立法和司法中的引入(1)立法中的吸纳.我国2001年10月修改的商标法及其他法律,法规中虽然都没有使用”淡化”一词,但事实上商标淡化理论已被”悄悄地”引入立法.我国商标法第13条规定:”就相同或者类似商品申请注册的商标是复制,摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用.就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制,摹仿或者翻译他

16、人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用.”第41条第2款规定,已经注册的商标,违反第13条规定的,”自商标注册之日起五年内,商标权人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标.对恶意注册的,驰名商标所有权人不受五年的时间限制”.商标法实施条例第45条针对违反商标法第13条规定的行为,规定了工商行政管理部门可采取的行政措施.2001年7月最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第4条规定,被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制,模仿,翻译或音译,或者与原告的注册商标,域名等相同或近似,足

17、以造成相关公众的误认的,应当认定被告注册,使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争;第5条规定,被告为商业目的将他人驰名商标注册为域名的,人民法院应当认定其具有恶意.2002年9月中国互联网络信息中心域名争议解决办法也对此有所涉及.2002年10月12日最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条规定:下列行为属于商标法第52条第5项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;(二)复制,摹仿,翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用

18、,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的.上述法律,法规及司法解释的精神中蕴涵着对驰名商标的反淡化保护.此外,在我国正式加入的Trips协议等国际条约中都有为驰名商标或其他具有一定知名度的商标提供反淡化保护的详细规定.应当说,我国对驰名商标进行反淡化保护是有法律依据的.(2)审判中的适用.我国在审判实践中,即使在商标法修改之前,法院就已经在一定程度上接受了商标淡化的观点,并在判例中加以运用.在(美国)杜邦公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷一案中,一

19、审法院和二审法院均适用了巴黎公约的商标淡化的原则精神,认定被告无正当理由将原告的驰名商标”DUPONT”注册为域名的行为构成了商标淡化,是对原告商标权的侵犯,属不正当竞争行为.北京市第一中级人民法院判决国网公司撤销其注册的”dupont.corn.(311.”域名,北京市高级人民法院维持了上述原判.-6在2001年浙江杭州民生药业集团有限公司诉江西南昌桑海制药厂商第2期李昌凤:商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用标侵权一案中,安徽省高级人民法院认定”21金维他”注册商标是原告多年生产活动创造出的品牌,是其辛勤劳动的成果,已成为社会公众所熟悉的知名商标,认为被告在其制售药品的包装装潢和标签上使

20、用”21SUPERVITA金维他”字样,构成了对原告中文”21金维他”注册商标的淡化,影响了原告注册商标的显着性.”J可见,我国司法对商标淡化理论的适用先行于立法.2.目前立法,司法中存在的问题(1)立法规定零散,残缺不全,并过于原则,缺乏操作性.商标法商标法实施条例中均有商标淡化保护的相关规定,但是总体而言,都有不系统,不完善,操作性差的缺憾.由于国内法既没有明确商标淡化的具体构成条件,也没有规定其法律责任尤其是民事责任,而且在驰名商标的淡化形态上也没有突破商标使用这一形式,因此,在实践中法院只能根据有关国际条约的规定,依照民法的侵权原理进行审理裁决.这种状况难以为驰名商标权人提供及时,有力

21、的保护,也给法院审判工作带来极大不便.例如前述杜邦诉国网一案中,一审和二审法院都适用了巴黎公约商标淡化的原则精神,认定被告将驰名商标进行域名抢注的行为构成了商标淡化,这只能是在我国商标淡化还存在一定立法缺陷的情况下的一种临时补救措施,而非长久之计.(2)审判实践中大量依据司法解释,而司法解释的效力等级较法律,行政法规为低,且司法解释中的法理逻辑尚显含糊和混乱.由于法律,法规的欠缺,司法解释便有了施展的空间.众多的司法解释在解决相关纠纷方面发挥了重要作用,但是其缺陷也无法遮掩:其一,司法解释较低的法律效力使得裁决缺乏权威性和说服力;其二,司法解释超越权限在我国已成为一大法律痼疾,在商标方面亦不例

22、外;其三,司法解释在某些理论问题上仍未厘清,如2001年7月最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第4条规定,“被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制,模仿,翻译或音译;或者与原告的注册商标,域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认”的,”应当认定被告注册,使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争”,但究竟是侵权还是不正当竞争?若是侵权,是侵犯商标权还是其他民事权利?司法解释并未明确.此问题不仅仅是个性质认定问题,更重要的是还有一个法律适用问题.商标法与反不正当竞争法是特别法与一般法的关系J,商标法的规定应优先适用,商标法没有规定的,反不正当竞争法补充适用.

23、前述行为如构成商标侵权,就应适用有关商标法的规定,而不应按反不正当竞争法的规定处理.(3)立法中引人的并非真正的商标淡化理论,而是”扭曲”的商标淡化理论.商标淡化理论与传统的商标混淆理论产生的基础,适用的情形截然不同,但凡承认这两种理论的国家,都无一例外地将二者严格区分开来.而在我国的立法中,是将商标淡化理论”扭曲”后再引人的.在上述体现该理论的立法条文中,多附加有”容易导致混淆”,”误导公众”,”足以造成相关公众的误认”,”混淆与投诉人之间的区别”,”误导公众容易使相关公众产生误认”等条件,而这些条件的有无正是混淆理论与淡化理论的根本区别.由此可见,我国引人的并非真正的商标淡化理论,我国立法

24、仍然没有突破混淆理论的束缚.立法理论基础出现混乱,必然影响到司法和执法的效果,造成司法及执法的混乱,也使市场主体对法律的理解难以达成共识.四,我国商标反淡化建议其一,我国应将商标淡化理论纳人商标法,在商标法中,在混淆理论之外,明确引人商标淡化理论,不能在其头上再戴上”容易导致混淆”,”误导公众”,”足以造成相关公众的误认”的帽子,必须在立法上将商标淡化行为作为一种独立的商标侵权行为(也有学者建议仿效美国单立商标反淡化法).其二,在商标法中明确规定商标淡化行为的构成要件,可采取列举加概括的方式规定商标淡化行为的表现形式.本人认为,商标淡化行为的构成要件应包括:第一,行为人实施了淡化他人驰名商标的

25、行为,在自己的商标或其他载体中使用了与驰名商标相同或类似的标记.第二,这种行为必须有可能侵害该驰名商标的显着性及商誉,并可能给商标权人造成实际损失,或者已经造成了这种侵害和损失.一般都认为,商标淡化并不要求必须具备实际的损害后果,而只要有发生这种损害后果的可能性即可.第三,商标淡化行为人存在主观过错.一般说来,行为人故意实施商标淡化行为所承担的责任较重,尤其是要承担较重的损害赔偿责任;而过失实施商标淡化行为所承担的责任范围要小得多,往往不承担损害赔偿责任,或者只承担较轻的赔偿责任.这与巴黎公约的规定是一致的.但要求驰名商标权人证明行为人主观上的过错实属强人所难,因此笔者认为宜采过错推定原则.对

26、于商标淡化行为的表现形式,一方面可根据目前的立法,司法经验,将已定型化的淡化行为列举出来,以便主体知晓,遵循及法院,行政执法机关适用;另一方面要使立法具有一定的灵活性和前瞻性,加上概括性的一款以适应经济生活的发展,可由最54?郑州轻工业学院学报(社会科学版)2005年(上接第11页)动力资源.反过来,农业的发展扩大了国内的消费市场.5】(P228)在第二阶段,有两个主要的特征:一是城市化以西部地区的开发为标志.可以说淘金热启动了西部地区城市化运动,大体在19世纪中期以后,奥克兰,克拉门托等城市形成.】二是铁路的发展加速了美国的城市化运动,由此形成铁路城镇,如联结太平洋沿岸的夏延,拉勒米,本顿,布拉恩,雷