由“变性玉米淀粉制造方法”专利侵权引发的行政讼案

1、由“变性玉米淀粉制造方法”专利侵权引发的行政讼案案情1988年9月 15日赵全营厂（甲方）与化工部北京化工研究院所提供的技术，进行长期 合作，开发变性淀粉的生产。合同约定： （ 1）乙方提供技术与甲方合作，乙方每年按产品总 销售额的 1.5%收取科研费用，期限为投产后连续 5 年；（ 2）装置能力为 2000 吨/年。生产 醋酸淀粉和其他品种。前者主要用于纺织轻纱施胶，后者根据市场需要确定；（ 3）合同生效后乙方在3个月内向甲方提交工艺流程 '设备平面布置和设备清单，半年内提交工艺配套和 其他相应技术文件，争取 1989 年上半年投产； （4）乙方负责提供生产技术工艺参数和分析 方法，

2、 并进行经常性的现场服务，随时解决生产中出现的技术问题，不断提高产品质量，扩 大更新产品品种和牌号。1988 年 12 月化工部北京化工研究院向赵全营淀粉厂提交了设计说明，该设计说明中指出：本装置规格为年产 2000 吨变性淀粉，品种为醋变醋酸淀粉或其他变性淀粉。按醋变醋 酸淀粉进行设计，采用湿法工艺进行生产。所谓湿法工艺是指将淀粉悬浮液在一定的PH 值和温度条件下， 与不同的化学试剂反应。 根据试剂的种类， 用量和反映时间的不同即可生产 出一系列不同品种和不同牌号的变性淀粉。 本装置具有很大的通用性和灵活性， 能根据市场 需求， 及时调整产品结构。湿法工艺反应条件缓和，产品为固态粉状，可经洗

3、涤除去杂质和副反应产物，产品质量易于得到保证。工艺流程主要包括酸化，酯化，离心洗涤和气流干燥四道工序。1989 年赵全营厂方经人介绍与曹坤的原技术合作者邓学经相识之后，在研制氧化淀粉时从邓学经之处，得知了用过硫酸铵作氧化剂，用气流进行干燥的技术内容。1990年 2 月20 日赵全营厂与北京新型建材总厂销售氧化淀粉 200 余吨。曹坤等自 1984 年开始研制氧化淀粉， 并于 1987 年开始向北京新型建材总厂销售该产品。1988 年 12 月 27 日曹 向中国专利局申请了变性玉米淀粉制造方法发明专利，专利申请 号为 88108856，在其说明书摘要中曹坤指出：变性玉米淀粉制造方法属于天然高分

4、子改性 淀粉技术将 1：15 的氧化剂水溶液雾化后与玉米淀粉反应，再经糊化第二次改性即成为成品，与现有技术相比除具有投资小、 设备简单、 成本低外， 用该方法生产玉米变性淀粉具有溶解 性好、黏结性强、迁移性适度、防霉，加入量小和无氯、钠有害物质等优点。该专利申请的 饿独立权利要求为 “一种变性玉米淀粉的制造方法， 其特征在于将 1：15 的氧化剂水溶液按 比例喷入到搅拌罐的玉米淀粉中， 反应 1 至 2 小时后关入到双层油浴釜中糊化， 糊化温度为 80120%，时间为 1.5 2.5 小时，氧化剂可以是过硫酸铵、十二烷基磺酸纳、过氧化氢的 混合物，也可以是三者之一。 ”该专利的目的在于发明一种

5、投资少、 产品成本低、加入量少、 溶解性、黏结性、流动性好和冷热性稳定及迁移性适中的改性玉米淀粉生产工艺。1991 年 3 月 9 日，中国专利局向申请人曹坤发出第一次审查意见通知书，指出：查美 国US4373099的实施例1及2和权利要求书都已公开了采用过硫酸铵及过氧化氢的方法， 根据专利法第 22 条规定，此申请缺乏创造性。鉴于上述情况，此申请案是没有被批准的前 景的，建设自动撤回。 1991 年 7 月 5 日申请人曹坤针对第一次审查意见书，陈述如下：本 发明的关键特征是可以采用的氧化剂是过硫酸铵、 十二烷基磺酸纳、 过氧化氢三者的混合物 或三者之一， 用本方法的氧化剂所制备的玉米淀粉产

6、品成本低， 加入量少、 溶解性、 黏结性、 流动性均比目前市场销售的产品好，这是本发明的关键，也是发明点所在。曹坤同时指出，US 4373099其生产采用的是阴离子湿法连续生产工艺，而发明则采用干法生产复合改造工艺。由于采用了干法工艺， 即雾化加入氧化剂用夹层锅进行油浴和烘干， 与现有技术相比使 用设备简单，不用事先调整悬浮液，不用气流烘干，投资少、周期短，降低了生产成本。本 申请符合专利法第 22条的规定， 具有创造性。 1991 年 11 月 27日曹坤的专利申请被审定1992 年 5 月 14 日曹坤以发 并发现赵全营厂生产销售的 认为赵全营厂侵犯其专利权。公布， 1992 年 4 月

7、15 日被授予发明专利权，专利权人为曹坤。 现赵全营厂有关人员从其原技术顾问邓学经处得到其生产工艺， 淀粉从外观颜色、 使用情况、 检测报告等与其产品相似等理由， 请求北京市专利管理局进行调处。 北京市专利管理局认定，赵全营厂生产氧化淀粉的工艺方法与曹坤的专利方法并无实 质区别，已构成专利侵权，并依照专利法第 60 条的规定作出（ 92）京专二字第 013 号（ 77）处理决定， 责令赵全营厂立即停止侵权行为， 赔偿曹坤经济损失 101181 元。赵全营厂不服， 向北京中级人民法院提起行政诉讼。赵全营厂诉称：1988 年 9 月 15 日我厂与化工部北京化工研究员签定了开发生产变性玉米淀粉技术

8、合作合同， 1988 年 11 月化工研究院为我厂设计了工艺流程，并帮助指导生产。1989 年 10 月正式生产醋酸淀粉并投放市场， 后又经多次实验研制成了氧化淀粉并达到用户 要求。 我厂生产氧化淀粉所用方法及工艺均不同于曹坤的， 我厂系湿法生产， 曹坤的是干法 生产，这是两种完全不同的生产方法。我厂所用设备有配料罐反应釜、离心机、成品筛，所 用工艺有甩干、 烘干等， 也与曹坤的工艺不同。 北京市专利管理局未做调查研究即认定我厂 生产氧化淀粉的生产方法与曹坤的方法等同， 认定我厂侵犯了曹坤的专利权， 作出错误的处 理决定，请求北京市中级人民法院撤消该决定，维护我厂合法权益。北京市专利管理局辩称

9、：赵全营厂所用工艺与专利方法相比，增加了加水工序和相应 的甩干工序， 并不可避免的延长了烘干时间， 这些增加的特征在判定侵权时不予考虑， 其核 心部分仍覆盖了专利技术特征。 曹坤专利的权利要求中 “将 1：15 的氧化剂水溶液雾化喷入” 这一特征只是一种氧化剂加入方法， 并无特殊含义。 本领域普通技术人员可以显而易见地想 到很多类似的可达到同样目的且同样效果的加入方法， 赵全营厂将氧化剂过硫酸铵加到玉米 淀粉水溶液中的方法与专利方法的加入方法是等同的。 赵全营厂生产氧化淀粉加入过硫酸铵 经询问曹坤原技术顾问邓学经才得知的。在侵权期间，赵全营厂共获利 101181 元，综上我 局作出了处理决定，

10、 认定赵全营厂侵权， 请求北京市中级人民法院驳回赵全营厂的起诉， 维 持处理决定。第三人曹坤未作答辩。一审审判结果 北京市中级人民法院经审理认为：根据专利法的规定，发生侵权纠纷时，如果发明专 利是一项产品制造方法， 制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法的说明， 赵全 营厂未提供其变性玉米淀粉制造方法的说明， 应承担相应的法律责任。 而从赵全营厂自述的 变性玉米淀粉制造方法看， 其湿法生产与专利权认得干法生产并无本质区别， 赵全营厂侵犯 了曹坤的专利权。 北京市专利管理局认定赵全营厂侵犯曹坤的专利权， 符合法律规定， 应予 以维持。 北京市专利管理局关于损失赔偿的计算方法无不当。 赵全

11、营厂以享有先用权进行抗 辩，缺乏事实依据，不予支持。北京市专利管理局所做决定程序合法，适用法律正确，应予 维持。依照行政诉讼法第 54条第 1款的规定， 北京市中级人民法院 1994年 2月 2日判决维 持北京市专利局的处理决定。赵全营厂不服，以原审判决认定事实不清，适用法律错误为由，于 1994 年 12 月 16 日向北京市高级人民法院提起上诉。 赵全营厂上诉称： 我厂已向法庭陈述了氧化淀粉的制作 方法，并提供了由化工部北京华工研究院于1988 年 2 月设计的北京市顺义县赵全营淀粉厂年产 2000 吨变性玉米淀粉生产装置设计说明书 ，但一审法院无视以上事实。 另外， 我厂 生产变性玉米的

12、方法与专利方法完全不同，我厂是湿法， 曹坤是干法， 二者有本质区别。一 审判决认定我厂曾向曹坤原技术顾问邓学经询问有关变性玉米淀粉制造方法与事实不符， 缺 少事实和证据。 我厂的生产方法是由北京化工研究院有偿转让的， 这有技术转让合同及设计 说明为证， 但一审法院却不顾事实， 认定我厂侵权。实际上我厂的生产方法在技术、设备及 工艺流程上均与曹坤手工操作的生产方法有本质区别， 并不侵犯其专利权。 请求北京市高级 人民法院查清事实，依法改判，撤消一审判决和北京市专利局的处理决定。北京市专利管理局服从原审判决，并请求维持该局所做处理决定，曹坤也服从原审判 决，并辩称：干法湿法只是针对生产过程中加入水

13、的多少而言，从整个工艺流程将，没有本 质不同， 赵全营厂的工艺方法已完全落入了我的专利保护范围内。 此外， 赵全营厂确实向我 原技术顾问邓学经了解了有关变性玉米淀粉的生产技术， 请求北京市高级人民法院维持一审 判决，维护我的合法权益。赵全营厂称其所用生产方法无文字记载，故二审法院对该厂进行了现场勘察，根据勘 验结果及 1992年 5月 16日赵全营厂职工胡连祥的证词， 二审法院确认赵全营厂所用的生产 方法是：(1)将玉米淀粉浸泡； (2)粉碎研磨；(3)分离出含淀粉 40%的玉米淀粉乳液； (4) 进入反应釜反应，温度为 50C，时间3小时，反应设备为双层小浴夹层锅，至50C时加入过硫酸铵干剂

14、，加入量为干淀粉斤数的 1.2%,干淀粉斤数及反应温度由仪表读出 , 并据此进 行控制；(5)甩干；(6)气流干燥，气流温度可达150C,物料温度可达80C; (7)成品包装， 包装前须经取样测试。整个过程约需 4 小时。 二审审判结果 北京市高级人民法院经过审理认为：权利要求书是依法确定专利权保护范围的法律文 件，确定专利权保护范围必须严格依照权利要求书， 不得任意减少技术特征扩大专利保护范 围，同时也不能允许专利权人在申请专利时为了获得专利而限制缩小保护范围，获得专利权后又做相反解释。曹坤专利的独立权利请求所记载的技术方案分混合、氧化、糊化三个阶段，包括如下 技术特征：(1)反应原料为玉米

15、淀粉和事先配制好的浓度为1 ：1 5的氧化剂水溶液，氧化剂可以是过硫酸铵、十二烷基磺碳纳、 过氧化氢的混合物或三者之一；( 2)反应原料的混合方法是，搅拌罐搅拌玉米淀粉的同时雾化喷入氧化剂水溶液( 3)氧化反应时间为 12 小时；(4 )糊化温度80120 C; ( 5)糊化时间为1.5 2.5小时；(6)糊化设备双层油浴釜。曹 坤专利的保护范围也应严格依照上述特征确定， 故曹坤关于其专利保护范围由 “过硫酸铵氧 化剂、80120 C的糊化温度、1.5 2.5小时的糊化时间三个技术特征共同限定”的主张不 成立。鉴于曹坤在专利审批程序中为获得专利权而排除了以事先调整悬浮液、气流烘干和设备复杂为主

16、要特征的湿法连续生产工艺， 并讲其技术方案限定为以雾化喷入、 油浴烘干和设 备简单为主要技术特征的干法生产复合改行工艺，曹坤关于 “干法湿法只是加水多少二者并无本质不同”的主张也不能允许，否则将不合理地扩大曹坤专利的保护范围。赵全营厂所用生产工艺与曹坤专利技术方案相比，相同之处有：反应原料均是玉米淀 粉，所用氧化剂均是过硫酸铵， 反应条件均需加热，也即在单纯的化学反应原理上，两者确 无不同， 但曹坤专利要求保护的不是单纯的化学反应的理论方法，而是由诸多技术特征共同限定的变性玉米淀粉制造方法中的一种干法生产复合改性工艺。就此而言，两者又有区别： 第一， 氧化剂加入方法不同。 曹坤专利技术方案将氧

17、化剂水溶液雾化喷在干淀粉上，赵全营厂将氧化剂干剂混入淀粉乳液中；第二，曹坤专利技术方案采用油浴烘干固态淀粉的方法。 赵全营厂则是水溶加热淀粉乳液；第三， 主要化学反应状态不同。 曹坤专利技术方案中，淀 粉的化学改性反应即氧化剂与淀粉分子中个别氢基结合主要发生于固态下，赵全营厂则是在液态下完成。从生产工艺看，二者并不相同， 也不等同， 赵全营厂所用方法并未侵犯操昆的 专利权。另外，修改前的专利法第 60条规定的产品制造方法举证责任倒置，是指发生方法 专利侵权纠纷时， 被告人应当说明并证明制造同样产品所用的是何种方法，但一项产品的制造方法特别是化学方法包括了工艺步骤，反应条件，起始原料，专用设备等多项技术特征， 其中有些特征在生产实践中没有文字记载，不便证明或无法直接证明，只有通过现场勘验、 科学签定才能得到证实。 对于虽予以说明但不便证明或不能直接证明的生产方法，应在现场 勘验和科学签定后，据实认定被告人所用的是何种方法， ，不宜未经勘验和鉴定，仅因被告 人不能证明或不能充分证明而令其承担法律责任。本案中赵全营厂说明但未能