商标与原产地标记-谁主沉浮？

1、商标与原产地标记，谁主沉浮？摘要 按照我国的法律，浙江省食品公司是“金华火腿商标的合法拥有人， 但由于“金华商标中包含有“金华火腿的原产地标记，因而“金华商标实际上是一个 “蹩脚的商标，它的诸项权能已受到原产地标记的严格限制。因此， 在浙江省食品公司控 制着“金华商标的专用线权，而金华方控制着“金华火腿质量的情况下，解决二者商标 权属争议的比拟可行的方法是二者能够进行合作， 打造“金华名牌商标，在共同的利益上 实现双赢，将“金华火腿这一我国的千年美食发扬光大。 关键字 原产地标记金华火腿， 是我国传统肉类腌腊食品的精华， 具有悠久的历史，著名中外，现已远销日 本、东南亚和欧美各地， 1915

2、年还获得巴拿马国际商品博览会一等奖。 1983 年，浙江省食 品公司以“三统一 即统一经营、统一调拨、统一核算的行政关系为由，将原金华市浦 江县食品公司于 1979年 10 月向国家商标局申请注册的 “金华牌火腿的注册商标无偿转移 到了自己的名下。 1984 年，浙江省食品系统进行改制，食品企业管理权全部下放到市、县 各级， 但当初以统一管理为由无偿转让给浙江省食品公司的“金华火腿商标并未 “下放。 之后金华方 与浙江省食品公司在 “金华火腿商标归属问题上纠纷不断。 2001年 7月 4日， 国家有关部门还委托与双方无关联关系的京沪法律专家为公平、公开、 公正地解决 “金华火腿商标权属之争在上

3、海举行法律论证会。我国各大媒体，如?解放日报? 、?钱江晚报? 、 ?文汇报? 也都分别发表长篇文章， 报道金华火腿商标纷争。 有的媒体甚至指出的：凡以地 域名为地方传统特色产品品牌的，几乎都有类似纷争， 如龙井茶、张小泉剪刀、龙泉宝剑 等都与金华火腿一样遭遇了这样那样的工业产权纠纷。纷争了 20 多年的“金华火腿商标 事件应该到了解决的时候了，如果“金华火腿 商标纠纷得以解决， 将是知识产权保护中的 范例。有感于此， 笔者对“金华商标权属纠纷的相关问题作一法律上的探讨， 以抛砖引玉。、谁是“金华火腿商标的真正主人？金华方与浙江省食品公司这 20 多年来在“金华火腿商标的权属问题上纠纷不断，而

4、 纠纷的焦点又主要集中在以下两个方面：1、原金华市浦江县食品公司与浙江省食品公司之间的“金华 商标转让合同是否有效。2、浙江省食品公司是否有资格拥有“金华商标的专用权。一 原金华市浦江县食品公司与浙江省食品公司之间的 “金华 商标转让合同是否有效。金华市认为： 原金华市浦江食品公司将 “金华 火腿商标无偿转让给浙江省食品公司是 迫于行政压力， 并非其直实的意思表示， 该商标转让合同违犯了合同缔结应遵循的自由、 平 等的原那么， 因而该商标转让合同是无效的； 既然是无效的合同， 那么浙江省食品公司当初以 统一管理为由“上缴的“金华火腿商标在浙江省食品系统改制后自然也应“归还给金 华方。对此，笔者

5、认为：1、食品企业管理权的下放未必就意味着商标权也应下放。国有企业管理权的下放是我 国在经济体制改革中的一项重大的举措， 当时改革的根本思路是： 要改变高度集中的方案经 济管理体制，通过扩大企业自主权，赋予企业更多的财力，增强企业活力.为了进一步明确国有企业的经营自主权，国务院于 1984 年 5 月发布了?关于进一步扩大国营工业企业自主 权的暂行规定? ，明文规定了应当下放给企业的十项权利.这些权利见注释 4主要是关于如何扩大企业的经营自主权的， 而并没涉及企业之间相互转让财产的问题。 企业之间依 法转让财产属于企业的自主经营权范围。而 1984 年，浙江省食品系统改制，就是在这样的 大背景

6、下进行的， 按照当时的法律和政策， 浙江省食品公司必须将原来其统一管理的食品企 业的管理权下放给市、 县各级，但“金华商标不属于国家要求的 “下放 的管理权范围内， 是否转让“金华商标属于浙江省食品公司的自主经营范围之内。2、判断一项合同是否有效，是否违背了合同缔结自由、平等的原那么，判断的依据只能 是法律的规定。根据我国?民法通那么?第 6 条的规定：“民事活动必须遵守法律，法律没有 规定的，应当遵守政策。 该商标转让合同缔结于 1983 年，当时我国的?民法通那么? 、?合同 法?等根本的民事法律标准尚未制定， 企业之间的关系主要是由国家政策来调整。 省食品公 司按照当时省、 地、县三级食

7、品公司实行统一经营、 统一核算、 统一调拨的 “三统一 管理， 要求金华市浦江县将 “金华商标转让给浙江省食品公司，双方都在按政策办事， 任何一方 学习文档 仅供参考都不存在过错，那么实际也就不存在违反合同缔结自由、平等的问题。3、浙江省食品公司在取得“金华商标专用时也符合了商标权转让的形式条件。根据 我国 1982 年?商标法?第 25 条的定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标 局提出申请， 受让人应当保证使用该注册商标的商品的质量。 转让注册商标经核准后， 予以 公告。因此，该条对商标权转让的形式要求有两个：一是要转让人和受让人应当共同向商 标局提出申请；二是转让注册商标经核

8、准后，予以公告。在 1982 年 8 月 2 日，浙江省食品 公司和浦江县食品公司经过协商， 共同向国家工商局提交了关于后者将 “金华 商标转让给 前者的申请书。次年 3 月 14 日，申请获准并予以公告，浙江省食品公司掌握了“金华火 腿商标的专用权。 所以，浙江省食品公司在受让取得“金华火腿商标时也完全符合了商 标转让的形式条件。综上，笔者认为，浙江省食品公司之所以能够取得“金华火腿商标，主要是由于我国 方案经济体制下特殊的经济背景所决定的， 浙江省食品公司在取得 “金华 火腿商标的过程 中，虽然使用了行政手段，但却是符合当时的国家政策的，浙江省食品公司对此并无过错， 同时其商标权的取得也符

9、合当时?商标法?的规定。所以，该商标转让合同是有效的。二浙江省食品公司是否有资格拥有“金华商标的专用权。浙江省食品公司位于杭州市， 而金华市那么是浙江省的另一个市， 浙江省食品公司拥有 “金 华火腿的商标，也就意味着产品原产地以外的企业拥有了包含有产品原产地标记的商标， 这也是最令金华方火腿生产企业感到委屈和愤愤不平的事情。那么， 依照我国的法律， 原产地以外的企业是否有资格拥有包含有商品原产地标记的商标呢？在我国，商品的原产地标记与商品的地理标志系同一语。 我国?商标法?原产地标记 对商标的注册和使用的限制的规定表达在该法第 10条第 2款和第 16条第 1款。?商标法? 第 10 条第 2

10、 款的规定：“ 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是， 地名具有其他含义或者作为集体商标、 证明商标组成局部的除外； 已经注册的使用地 名的商标继续有效。 ?商标法? 第 16 条第 1 款定：“商标中有商品的地理标志，而该商品并 非来源于该标志所标示的地区， 误导公众的， 不予注册并禁止使用；但是， 已经善意取得注册的继续有效。 从这两条的规定，我们可以得出以下两条结论：第一， 我国?商标法? 并没有对将包含有原产地标记的商标的申请人或所有人的资格做 出任何限制。 这也就意味着， 包含有原产地标记的商标的申请人或所有人即使是原产地以外 的自然人、法人或者其他组织，

11、只要符合?商标法?的规定，就可以注册取得包含有原产地 标记的商标。第二， 已经善意取得的包含有商品的原产地标记的商标，即便该商品并非来源于该标记所标示的地区，该注册商标也是有效的。在“金华 火腿的商标权属之争中， 原金华市浦江县食品公司依当时的法律取得 “金华 商标的专用权。 而商标权是可以转让的， 因而浙江省食品公司依当时的政策依法从原金华市 浦江县受让取得 “金华 商标的专用权也是合法的， 而合法的也就意味着是善意的 见上文。 因此，浙江省食品公司拥有“金华火腿商标符合我国?商标法?第 16条第 1 款定的商标 善意在先取得的规定。 所以，笔者认为， 金华方以浙江省食品公司不是金华地区的生

12、产企业 为由而否认浙江省食品公司拥有的“金华商标的观点难以得到法律的支持。二、金华市火腿协会能否“取道商标法，申请注册“金华证明商标。证明商标是指由对某种商品或者效劳具有监督能力的组织所控制， 而由该组织以外的单 位或个人使用于其商品或效劳， 用以证明该商品或者效劳的原产地、原料、 制造方法、 质量 或者其他特定品质的标记。 证明商标的使用，可以促进商品质量的提高，加强商品的竞争 力，保护消费者权益。 像我国的“山东大蒜 、“绍兴黄酒等都是比拟著名的包含有原产 地标记的证明商标， 起到了很好的保护原产地产品地作用。 所以， 金华市火腿协会希望通过 注册证明商标进而保护原产地产品的思路是正确的。

13、但是，根据我国?商标法?第 9 条的规 定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相 冲突。“与他人在先取得的合法权利相冲突 一般是指： 1待审商标与他人申请在先的商 标相同或近似； 2待审商标与同一申请日提出注册申请，但使用在先的商标相同或近似； 3待审商标与享有专用权的商标相同或近似； 4待审商标与享有优先权的商标相同或 近似。依“一商标一专用权原那么，待审商标只有不与在先权利相冲突，才有可能通过实质审查，否那么将被依法驳回申请。因此，在浙江省食品公司已经拥有 “金华 注册商标的情景下， 金华市火腿协会再以 “金 华注册证明商标，按照我国?商标法?的规定

14、，该申请已与“他人在先的合法权利相冲 突，属于商标注册不当，应被驳回。事实上，早在 1995 年，金华市保护名牌协会就致函国 家工商局商标评审委员会，要求撤销“金华火腿商品商标，因为按照法律程序，只有先将 浙江省食品公司的“金华商标撤销，金华市才有可能将“金华申请注册为证明商标。但 在历经六年半的漫长等待后， 国家工商行政管理局商标评审委员会于 2001 年 9 月 27 日通知 金华名牌保护协会：驳回金华方提出的关于撤销“金华商标的申请。据悉，2003 年 1 月，金华火腿协会向国家工商总局商标局提出了“金华火腿的证明商标的申请。其结果如何， 我们拭目以待。三、浙江省食品公司“商标在手，就可

15、以打遍神州了吗？浙江省食品公司由于拥有 “金华 火腿注册商标的专用权， 所以在与金华市火腿企业的 “交锋中占尽了上锋。1985 年，浙江省食品公司状告金华一家生产“双龙牌火腿的企业侵权，获胜；1995 年 1 月，浙江省食品公司将金华市金华火腿监制局告上法庭，金华市火腿监制局 被迫撤销。2001 年 5 月 23 日，?上海晨报?在头版头条刊登了题为? “金华火腿 ： 50%为假货?一文，据此文，有的超市做出决定，进场销售的火腿都必须要有浙江省食品公司的证明。但是笔者认为浙江省食品公司虽然是屡战屡胜，可谓是“商标在手，打遍神州 。但是 也应看到， 由于受到原产地标记保护的限制， 浙江省食品公司

16、的“金华商标的注册专用权 已受到很大限制。商标权包括使用权和禁止权两个方面。 使用权即是商标权人对其注册商标享有充分支配 和完全使用的权利。 商标权人可以在其注册商标核定的商品上单独使用该商标并取得合法权 益，也可以根据自己的意愿， 将注册商标转让给他人或许可他人使用。 禁止权是指商标权人 禁止他人未经其许可擅自使用其注册商标的权利。 所以，商标权主要有以下四项权能：1、商标使用权，即商标权人自己在其注册核定的商品上使用该商标的权利。2、商标许可权，即商标权人有权许可他人使用该商标的权利。3、商标转让权，即商标权人有权将商标转让给他人的权利。4、禁止权，即商标权人有权禁止他人未经其许可擅自使用

17、其注册商标的权利。 然而，由于浙江省食品公司是以原产地以外的企业拥有包含有原产地标记的注册商标，所以它的注册商标的四项主要权能： 商标的使用权、 商标的许可权、 商标的转让权和禁止权都已受到了原产地标记的极大限制。表现在：第一， 商标使用权受到了原产地标记的限制。 商标使用权是商标权人自己在其注册核定 的商品上使用该商标的权利， 这应是商标权人的一项最根本的权能， 也是商标权人申请商标 的目的之所在。 但是由于受到原产地标记的限制， 浙江省食品公司的“金华商标的使用权 被限制到了几乎无法使用的地步。按照我国?商标法?第16条第 1 款的规定：“商标中有商品的地理标志而该商品并非来源于该标志所标

18、示的地区， 误导公众的， 不予注册并禁止使用； 但是，已经善意取得注册商标继续有效。 这也就意味着即使已经善意取得注册的商标，如 果该商标中包含有商品的地理标志， 而该商品却并非来源于该标志所标示的地区， 误导公众 的，该商标将被禁止使用。 而浙江省食品公司是虽然由于当时特殊的历史背景取得了 “金华 商标，但由于其产非金华地区的生产企业， “金华商标中又包含有“金华火腿的原产地 标记，而“金华商标在我国也不是弛名商标，尚不具有像“青岛啤酒 、“茅台酒等商标 这样强的功能， 那么如果浙江省食品公司将“金华商标用于其自己生产的火腿上，将会产 生误导消费者的效果， 使消费者误以为浙江省食品公司生产的

19、火腿来源于金华地区， 而事实 上也已经产生了误导消费者的效果， 那么浙江省食品公司就会因为违反?商标法?第 16 条第 1 款的规定，从而会被禁止使用。所以， 按照我国商标法的规定， 为了防止误导消费者 和保证“金华火腿的质量，浙江省食品公司实际上是不能将“金华商标用在其自己生产 的火腿上的。第二，商标许可使用权受到原产地标记的限制。根据我国?商标法?第 40 条第 1 款的 规定：“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应 当监督被许可人使用其注册商标的质量，被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。 根据该条的规定， 如果商标权人许可他人使用其注册商标， 商

20、标权人应当监督被许可人使用 其注册商标的商品的质量，而许可人那么应当保证使用该注册商标的商品的质量。“这条规定实际上限定了浙江省食品公司只能将金华“火腿商标许可给金华方的火腿生产企业使用， 因为金华火腿“的质量主要是由金华方所特有的原料和独特的地理气候所决定的。 金华 市方以外的火腿生产企业很难到达 金华火腿 “的质量要求， 因而也就决定了浙江省食品公 司不能将金华“商标许可给金华方以外的火腿生产企业使用。而且根据我国?商标法?第 44 条的规定，如果某一注册商标无正当理由连续三年停止使用，该商标将被商标局撤销。 这又决定了浙江省食品公司必须将 金华“火腿商标许可给金华方的火腿生企业使用， 否

21、那么 金华“商标连续三年不使用就有被商标局撤销的危险。第三，商标的转让权受到原产地标记的限制。根据?商标法?第 39 条的规定：“转让注 册商标的， 转让人和受让人应当签订转让协议， 并共同向商标局提出申请。 受让人应当保证 使用该注册商标的商品质量。 该条规定并结合 ?商标法? 第 16 条的规定对浙江省食品公司 的“金华商品转让构成以下限制：1、浙江省食品公司不能将“金华商标转让给金华方以外的火腿生产企业，因为这些 火腿生产企业难以保证“金华火腿所要求的质量，并同时可能会对消费者产生误导。2、即使浙江省食品公司向金华方转让，也只能转让给对金华火腿生产具有检测和监督 能力的组织，而不能转让给

22、金华地区某个具体的火腿生产企业，因为“金华 火腿商标实际 上起到证明商标的作用。 证明商标是不能由某个企业单独享有的。 浙江省食品公司拥有 “金 华商标是由于历史原因造成的， 法律对此予以成认。 但是如果今天再将某个事实上起到 “证 明商标 作用的商标转让给某个生产企业， 事实上将损害原产地其它企业的合法权益， 我国 商标局也不会予以核准。第四，禁止权同样受到原产地标记的限制。商标法实施条例?第 49 条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、 重量、数量及其他特点， 或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。 因此， 金华

23、方的火腿生产企业只要到达了金华火腿所要求的质量标准， 在其产品上标明 “金 华是其原产地，是完全合法的。四、解决“金华商标权属之争，路在何方？“金华火腿商标的权属已经持续了 20 多年，这不仅使争议双方消耗了大量的人力、 物力、财力，蒙受了巨大的经济损失， 更重要的是这种纷争极大地影响了对我国传统美食 “金 华火腿 的保护，不利于创造 “金华 明牌，不利于将我国的传统美食发扬光大。 因此，“金 华火腿商标的权属之争应该有个合理的解决。但在解决的过程中，各方应正视以下几点：第一，浙江省食品公司是“金华商标的合法所有人，除非浙江省食品公司在使用“金 华商品的过程中有违背 ?商标法? 及其它法律的规

24、定而被撤销， 否那么金华方很难通过法律 途径撤销浙江省食品公司的“金华商标。第二，浙江省食品公司的“金华商标实际上是一个“蹩脚的商标权，其商标权已受 到原产地标记的极大限制，而且金华方火腿生产企业有权依法以“ XX 牌火腿，原产地：金 华的方式标注。第三，浙江省食品公司虽然与金华方存在 “金华 商标的权属之争， 但是二者在使用 “金 华商标上实际有着共同的利益。因为根据我国?商标法?的规定，浙江省食品公司必须而 且只能将“金华商标许可给金华方的企业使用见上文 ，而金华方的火腿生产企业也需 要借助“金华商标来保证产品质量，打造“金华名牌。笔者认为，以上三点是我们能够正确解决“金华商标争议的基点。当然解决“金华 商标最理想的方法是由浙