美国软体专利商业方法专利保护新趋势

1、-从美国KSR 案谈美国软件专利保护的新趋势珍权壹、 前言过去二十几年来，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC )对于显而易知性 (obviousness) 一直是采用所谓的教示联想动机检验标准。在专利审查实务上，美国专利商标局(USPTO )要求审查员在依据专利法第 103 条核驳受审申请案时，必须引用并结合两篇或两篇以上的先前技术文献 (prior art reference)，或引用单独一篇先前技术文献并结合申请人所成认的先前技术 (admitted prior art)。在此专利侵权诉讼案件当中，KSR KSR International Co. v. Telefe* Inc., 550

2、U.S. 398 (2007).质疑这个检验标准的正当性，并由知名的法学教授 John Duffy 代表 KSR 向美国最高法院提出诉愿，请求最高法院准予调阅 CAFC 的判决 (Petition for Certiorari)。换言之，负责审理专利诉讼的法院应该以更确实的检验标准来判断专利请求目标的显而易知性。简言之，CAFC在此案判决中，增加了判断申请专利围需具有非显而易见性的条件，这对于商业方法、软件专利的影响非常重大，因为在这些专利的申请围中，往往有*一局部在现有技术中已经存在。USPTO依据此判决，未来将可以不具有非显而易见性为由，驳回专利申请，这样就会增加专利申请取得授权的难度，而

3、涉嫌侵权人在诉讼上也可以涉案的专利不具有非显而易见性为由，降低自己在法庭上辩护的难度。此而接连地在2021.10.30 CAFC 也援用KSR之判决在广受瞩目的 In re Bilski案 In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2021),作出类似限缩的判决。也将深深影响未来软件专利的审查基准，故而吾等想针对其非显而易见性 (Non-obviousness)之见解来探讨软件可专利性之审查。貳、 美国软件专利开展演进美国软件专利的开展，背后隐含着软件技术的演进，早期软件技术的实质涵，大都仅是协助人们进展重复且例行的计算

4、，根本上仅算是单纯数学演绎法演练，因此，早期认为计算机软件像等同于数学演绎法。进而深究数学演绎法的本质，假设仅将数学演绎法的逻辑推理程序转由计算机执行，那只可说是将人脑中的逻辑推理程序移植到计算机中，而藉由计算机执行的结果，其唯一的价值只是加速该数学演绎法的计算，并没有创造出任何具有效益(useful)的应用(practical application)。假设依35 U.S.C. 101之规定，要成为法定的专利目标必须要是一种新颖且实用(new and useful)的方法(process)、机械(machine)、产品(manufacture)、组，成物(position of matter

5、。或上述四种类型的改进(improvement)。所以最高法院才在早期的Benson案例 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-2 (1972).中，认为数学演绎法类似一种抽象概念Abstract idea，假设仅是透过计算机执行该数学演绎法，并企图籍专利先占(preempt)该数学演绎法，该专利园并非35 U.S.C. 19.1.，所欲保护的专利目标。此外最高法院Benson案判决的解读，曾经一度排除所有演绎法(general algorithms)之可专利性，但关税暨专利土诉法院(CCPA)在Chatfield案中确立最高法院在Benson案，仅在制止

6、数学演绎(mathematical algorithms )本身的可专利性，而具可专利性的技街往往往系针对特定的问题而开展阶段性(step-by-step)的解决步骤，这是广义一种广义的演绎法(general algorithms) ，故不应排除演绎法(general algorithms)之可专利性。而CCPA在Chatfield案中，却再次确定数学演绎(mathematical algorithms)本身并不具可专利性。直到最高法院于Diamond v. Diehr一案 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).中，首次认同计算机软件( puter pro

7、cess)符合35 U.S.C. 101之可专利性。最高法院认为不可专利性之目标仅包令，自然法则laws of nature)、自然现象(natural phenomena)及抽象概念(abstract ideas)三种，假设要确定其是否为专利法定目标(subject matter)，最高法院扬弃了point of novelty 的判断原则，而认为需就其整体专利园(claims as a whole) 进展审查，方可判断其是否为35 U.S.C. 101之法定目标，并进一步指出假设将自然法则或数学演绎法庭、用于习知之构造或流程，其创造仍具可专利性 an application of a la

8、w of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection) 。因此，Diehr案可说是确立计算机软件专利性的重要里程碑。此外，关税暨专利上诉法院(CCPA)也在1980年代初期一连串的案例中开展出Freeman-Walter-Abele Test此种两阶段判断测试法(Two-Prong Freeman-Walter-Abele Test)，系由联邦关税暨上诉法院(即CAFC前身)在In re Freeman及In re Walter

9、两案中开展出来，并于In re Abele一案中与以确认，但在下述之In re Alappat一案后，法院已逐渐不采此判断原则。See Chad King, Abort, Retry, Fail: Protection For Software-Related Inventions In the wake of State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group, Inc., 85 CORNELL LAW REVIEW 1135-1140 (2000).，这即是著名的Two-Steps of Test(二阶测试法)审查方法，该审

10、查步骤中需先判断专利权利围是否直接或间接引用一数学演绎法，则需就整体专利权利围(as a whole)进一步判断该数学演绎法是否应用于权利园中的实体组件(physical elements)或执行步骤(process steps) ，假设该数学演绎法实际应用于权利园中的实体组件或执行步骤，该专利权利囝即具可专利性。而Freeman-Walter-Abele Test亦成为往后法院在审理数学演绎法相关创造或计算机软件相关创造是否可专利性的重要依据。此状况直到1994年的Alappat案 In re Alappat,33 F.3d, 1526(Fed. Cir. 1994) (en banc).，

11、联邦巡回上诉法院(CAFC)方才正式认定Two-Steps Test(二阶段测试法)并非适宜的判断方法，最适宜的判断原则仍需回归美国最高法院于Benson案中所建立的原则- 认为并不需要去区分专利申请围中是否直接或间接引用数学演绎，因为只要该整体专利申请围是专利所欲保护的法定目标，即具可专利性，并不会因为其专利围包含数学公式、计算机程序，而丧失其可专利性。藉由Alappat案，法院在审理数学演绎法或计算机相关创造不再拘泥于数学演绎法本身是否与实际应用于专利权利围，而是就整体的权利围(as a whole)判断其是否其备35 U.S.C. 101可专利性之实体效益(practical utili

12、ty)。而随着20世纪末期电子商务技术的快速跃进，软件专利的开展可是说到达了极致。因此，在1998年State Street Bank & Trust Co.一案 State St. Bank, 149 F.3d at 1373中，明确扬弃 Two-Steps Test(二阶段测试法) 并认为只要运用一数学演绎方式创造出有效(useful)、具体(concrete)及明确(tangible)的结果，其均具可专利性。在State Street Bank案中，CAFC正式终止对数学演绎法(mathematical algorithm)之不可专利性的限制，这让数学演绎法专利澈底摆脱长期加诸于其身的限

13、制。进而CAFC更于1999年的AT&T Corp.v. E*cel munications 一案 AT&T Corp. v. E*cel munication Inc., 172 F.3d 1358-60 (Fed. Cir. 1999).中，再次放宽数学演绎法之可专利性，往昔认为需透过数学演绎法已完成实体转换(physcical transformation)，或应用于实体定件(Physcial elements)，其方具可专利性，CAFC认为实体转换或应用于实体组件，并非可专利性之必要条件，只要利用该数学演绎法创造出有效useful、具体(concrete)及明确(tangible)的结

14、果，即可具可专利性。CAFC于State Street Bank案及AT&T案的判决建立了数学演绎法及商业方法之可专利性，其中受益最大的即是纯软件技术及商业方法，因为其不再受限于实体转换(physical transformation)或需应用于实体组件(physical elements) 之限制，这亦助长了20世纪末电子商务专利的快速开展。參、 美国软件专利审查要件一、 新颖性.I02)之判断欲取得专利之保护，除了必须是35 U.S.C. 101所保护之专利目标外，该创造专利必须是尚未公开使用且公众尚未知悉之创造，这即是所规的专利新颖性(novelty) 。审查该创造专利是否具备新颖性(n

15、ovelty)要件，必须针对创造专利与习知技术(prior art)进展比拟，进以判断该创造专利是否为习知技术所揭露。首先，必须先确认该创造专利未为习知技术所揭露，因此，依35 U.S.C .102(a)需先进展前系检索，前案检索之信息应包含： (1) 公开专利资料( Patent Publications) (2) 专利数据以外之公开数据 (printed publications other than patent publications); (3) 公众知悉之创造Otherwise publicly known inventions同时，亦必须确定权利人是否是第一个提出该专利申请之创造

16、人，在其提出专利申请前不存在任何己见于刊物、已公开使用或已为公众所知悉之相关信息( 102 e、g)。假设确定该创造专利未揭露于习知技术之中，审查委员需进一步确定该创造技术是否是显而易见性( obviousness) ，假设未揭露于习知技术中，但该创造专利确是熟知该技艺人士(skill in the pertinent art)可轻而预见，该创造专利仍不具可专利性，故具备新颖性之创造专利仍需进一步确认其是否具备非显而易见性(non-obviousness)。二、 非显而易见性(35 U.S.C. 103)之判断美国专利法第103 条所称之明显(obvious)，其规容系在于排除申请专利之创造其

17、所属技术领域中具有通常知识者，可依据一份或多份引证文件中揭露之先前技术，并参酌申请时的通常知识，以转用、置换、改变或组合等方式，运用先前技术完成之显而易见的创造。非显而易知性规定于美国专利法第103 条，即虽然创造无第102 条所提醒或表达之情况，如果申请专利之创造与先前技术之差异，在创造完成时，对于该技术有通常知识者，申请专利之创造整体为显而易见，仍无法获得专利 See 35 U.S.C. 103 “(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described a

18、s set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject ma

19、tter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.。换言之，该创造或创作具有非显而易见之性质，其申请专利围与先前技术之差异，系在于其突出之技术特征或明显优越之成效，非熟悉该项技术者所显而易知的。不过，进步性虽为专利要件之一，亦为一种不确定之法律概念，因此在专利要件中，进步性系创造取得专利权最难跨越之门坎，也最不容易有绝对客观的标准，容易发生争议。所以，美国过去要判断申请案请求之创造是否为创造，常流于专利审查人员或法官的个人主观判断。在1952 年美国

20、专利法修法时把非显而易知性纳入专利要件后在1952 年专利法以前，专利法并没有规定非显而易知性要件，而是在经过长期累积的司法实务见解后所形成之标准，尤其是因1851 年最高法院Hotchkiss v. Greenwood 案提到that degree of skill and ingenuity，终于在1952 年修法时将非显而易知性要件明文化。，有关判断非显而易知性与否之首件重要判例为1966年之Graham v. John Deere Co.案 Graham v. John Deere Co.of Kansas City., 383 U.S. 1 (1966). 本案是专利侵权事件，被告反

21、诉专利无效，地院判决专利有效且侵权，第五巡回上诉法院维持地院判决。最高法院认为系争专利为显而易见而无效，维持第八巡回上诉法院判决。，本案上诉人Graham 拥有摆动犁之握柄之弹簧钳(Clamp for vibrating Shank Plows)之专利，该装置的主要设计目的系用来承受当在耕耘充满石头的地时，犁的握柄所受到的冲击，而且也能防止损害到犁之构造本身，本案系上诉人认为被上诉人所拥有之装置侵害其专利权因而向法院提诉。1955 年，第五巡回上诉法院认为当该组合专利能够以一个简单及其他更有益的方式产生原来之结果(an “old result in a cheaper and otherwis

22、e more advantageous way)，系争专利应属有效；但在1964 年，第八巡回上诉法院则是认为该组合专利并没有产生任何新的结果，所以系争专利为无效之专利。最后因为两个巡回上诉法院对于此一专利之有效性见解歧异，因此上诉人Graham 便上诉至最高法院。该案中，最高法院开展出决定创造是否具非显而易知性要件，必须在以下背景进展判断：(一) 确认先前技术之围及容；(二)确认先前技术与申请系争请求项之差异；(三)确定申请专利之创造所属技术领域中具有通常知识之技术水准；(四)参酌非显而易见性之次要判断因素(secondary consideration)，或称客观证据评量，包括解决长久未能

23、解决之技术难题、他人的失败、具有商业上成功的事实等。因此以上用以判断非显而易知性的四个需要实际调查之事实，即所谓的四步测试法(“four-step test or “Graham test)。其后 CAFC 据 Graham的四步测试法判断流程订定出熟知的TSM测试法(teaching-suggestion-motivation test) ，并且主进展TSM测试时，在举证上舍弃合理的优势证据 (preponderance of the evidence)，而必须提出明确且令人信服的证据。三、 美国有关非显而易知性判断之前导判例简介美国最高法院在1966年Graham v. John Deer

24、e案创设了审查非显而易知性的要因factors(1)决定先前技术之围及容；(2)确认先前技术与申请专利围之差异；(3)确定申请专利之创造所属技术领域中具有通常知识者之技术水准；(4)评估第二层考虑secondary consideration之证据。该案也创设了教示、建议及动机检测法teaching, suggestion, or motivation, 简称TSM，长期以来已为USPTO审查先前技术中组件之组合是否符合专利法第103条(a)非显而易知性之分析方法。另外在In re Kahn案 In re Kahn, Fed. Cir., No. 04-1616.，法院指出动机即为创造人所面临

25、的问题，审查人员必须说明会引导该创造所属技术领域中具有通常知识者完成申请专利之创造的动机。而在Alza案 Alza Corporation v. Mylan Laboratories, Inc. et al., Fed. Cir., No. 06-1019.，法院指出TSM检测系要求该创造所属技术领域中具有通常知识者理解先前技术所揭露之容后是否被创造人所面临之一般问题所启发，而完成请求项中所记载之组合。该检测之目的系防止后见之明侵入非显而易知性之分析。此外在Dystar案 Dystar Te*tilfarben GMBH & CO Deutschland KG v. C.H. Patrick

26、et al. Fed. Cir., No. 06-1088.，法院指出该先前技术之教示是否教示了申请专利之创造无法达成，或是否教示了先前技术之组合。该检测之目的系防止后见之明的不当推论及防止不详细叙明理由。法院并评论该检测并非一种僵化、唯一的规则rigid categorical rule。而在Dippin案 Dippin Dots, Inc., et al. v. Thomas R. Mosey, et al., Fed. Cir. No. 2005-1330, -1582, 476 F3d 1337, 81 USPQ 2d 1633.，法院指出组合之动机可以揭露于通常知识或欲解决问题之本质

27、。商业成功、长期存在之需求或其他人之失败亦可能有关联。肆、 KSR 案由于二十几年来，CAFC 对于显而易知性 (obviousness) 一直是采用所谓的教示联想动机检验标准。在专利审查实务上，USPTO 要求审查员在依据专利法第 103 条核驳受审申请案时，必须引用并结合两篇或两篇以上的先前技术文献 (prior art reference)，或引用单独一篇先前技术文献并结合申请人所成认的先前技术 (admitted prior art)。在此专利侵权诉讼案件当中，KSR 质疑这个检验标准的正当性，并由知名的法学教授 John Duffy 代表 KSR 向美国最高法院提出诉愿，请求最高法院

28、准予调阅 CAFC 的判决 (Petition for Certiorari)。换言之，负责审理专利诉讼的法院应该以更确实的检验标准来判断专利请求目标的显而易知性。此判例产生的结果是，结合多种习知技术的组合创造假设是在没有产生超出预期的结果、一般技术人员能实践可预期的变化或是欲解决问题等畴里，将难以获得专利。一. 本案事实KSR International Co. (KSR)是间供给汽车油门、煞车组件的供货商，原告Telefle* Incorporated and Technology Holding pany (Telefle*)则是拥有专利US6,237,565的专利权人，Telefle*

29、控告KSR侵害此专利，而KSR反控该专利案请求项第四项主要争议项无效，认为该项围过广，涵盖到习知技术。此系争专利是关于一种具有电子油门控制器的可调式踏板构造。此种踏板构造用于车辆的油门踏板，其主要技术特点在于：踏板的位置可以调整，踏板构造的其中一个枢轴点固定不动，而且有一个电子踏板传感器连接于该枢轴点上，其以电子讯号控制油门的开启程度。虽然没有单独一篇文献记载完全一样的构造，但有假设干美国专利分别记载了专利的局部技术特征。 US6,237,565简言之，电子传感器与可调式踏板构造均属习知技术，将电子传感器连接到踏板构造上也是习知技术。图一代表图显示汽车油门踏板的构造 Telefle* Tele

30、fle* Incorporated and Technology Holding pany 控告 KSR KSR International Co. 侵害其美国专利第 6,237,565 号。2003 年 12 月 12 日，密歇根联邦东区地方法院以显而易知的创造为由，认定第 6,237,565 专利的请求项第四项 (唯一系争专利权项) 无效，因而做出 KSR 胜诉的即刻判决 (summary judgment)。 Telefle* Inc. v. KSR Intl Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)。 Telefle* 随后提出上诉。联邦巡回

31、上诉法院 (CAFC) 于审理此案后，撤销地方法院所做成的即刻判决，并发回地方法院更审。 CAFC 所持的判决理由是：假设缺乏使熟习一般技艺之人士得以结合有关的先前技术文献教示容的教示、联想或动机等证据，则不得将专利权项所保护的专利目标认定为显而易知的创造。由于地方法院援用不完整的教示-联想-动机检验标准 (inplete teaching-suggestion -motivation test) 来分析判断系争专利权项所请目标之显而易知性，因此 CAFC 做出上述不利于 KSR 的判决。此此争议最后到最高法院，核定请求项第四项不具进步性。二、 本案法律问题从1966年Graham v. Jo

32、hn Deere Co. 判例中，最高法院建立了一个判断显而易知的原则，而此客观证据objective evidence，就是希望能够降低审查委员给人的主观判断，实务上，审查委员常引用两件以上的专利习知技术，证明该专利申请案中权利围中的组件为各引证案中的组件间简单的组合，认真一点的审查委员会用类似新颖性的比对一样，用一主要的引证案逐项、逐个组件来对应，像是画个Claim chart的方式，如果有对应不及的要不然就是新颖性了，会用另一或以上的辅助前案对应没有被主要引证案对应到的组件。但是经KSR判例之后，判断显而易见的方式有了改变，最高法院提出一些规则，符合的即缺乏进步性，这让进步性的判断产生了

33、不少变化，是否该创造是obvious to try就变成很大的问题：1. 创造中一般组件的结合如果没有产生超出预期的结果，为显而易见的技术；2. 相对于一个创造，如果一般技术人员能实践可预期的变化时，则不符合103的进步性规定;3. 创造中的方法之一在创造的时间为问题，且明显有专利围包含的解决方案，不能准予专利此系争案揭露一种汽车油门踏板控制机构，其中具有可调的踏板组成22，其中包括有可前后移动的踏板臂14，此机构再包括一连接于支架18的电子节流阀控制装置28，用以控制引擎节流阀throttle，此汽车油门踏板控制机构即透过电子节流阀控制装置28依据枢轴24的作动产生讯号，对应调整踏板臂14的

34、位置，而无需移动此电子节流阀控制装置28。此专利到达简化汽车油门踏板控制机构的目的。 KSR为举证之故特引用另一件美国专利US5,010,782，Asano，还制作了个动画，证明上述请求项第四项为显而易知动画可自.ffhsj./practice_groups/ksr/asano.avi下载， Asano案同样揭露一种汽车可调式的踏板构造，虽与Telefle*案中的图式有差异，但同样具有可前后调整的踏板臂与其概念，与Telefle*的差异仅在于是否电子感应枢轴的作动来进展调整，但请求项第四项的围颇大，围触及习知技术，KSR即结合GM ETC的电子传感器，以证明Telefle*中的请求项第四项为此

35、简单结合并不具进步性，Telefle* v. KSR的诉讼过程复杂，涉及CAFC与专利局的判断，还有最高法院认为CAFC使用TSM过于僵化的问题，但结果是认为上述请求项第四项在习知技术的根底下为简单尝试obvious to try不具进步性。CAFC原本认为：假设缺乏使熟习一般技艺之人士得以结合或修改有关先前技术文献教示容的教示、联想或动机等证据，则不得将专利目标认定为显而易知的创造；此见解源自 CAFC 所采用的 TSM 准则 (TSM test)。而最高法院在本案判决文中柔性驳斥这个法则最高法院并未抹煞 TSM test 所提供的深刻见解，但强调必须遵循专利法第 103 条及其判例所提供的

36、广泛且具弹性运用空间的规，而非以狭隘刻板的方式来判断显而易知性 (The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with 103 and this Courts precedents.)。此外，最高法院还批判 CAFC 对于防止落入后见之明的偏见 (hindsight bias)所得到的错误结论，其断然拒绝刻板的防制规，因为这样的规阻碍了运用常识的时机，而且不符合最高法院的判例、显得没有必要 (Rigid preventative rul

37、es that deny recourse to mon sense are neither necessary under, nor consistent with, this Courts case law.)。总之，最高法院认为 TSM test 提供了有助于判断显而易知性的深刻见解 (helpful insight)，但同时又斩钉截铁地反对以狭隘刻板的方式运用此准则，并强调必须依照最高法院的判例尤其是 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1)以及专利法第 103 条的规定，采取一种广泛而变通的方式来判断显而易知性。如此一来

38、，在显而易知性的判断以及主权利要求无效 (invalidation) 等两方面势必造成影响；专利获准的机率应会相对降低，以不符专利法第 103 条为理由而使权利要求无效的可能性则相对升高。因为KSR判例，让USPTO审查进步性时，有了更多发挥，或说主观判断的空间理由是，KSR判例前，审查委员为了要证明一件专利申请案中的创造为显而易知(103(a)需要引用一件前案加上公知常识的判断，或两件以上前案的组合，证明该案组合可以teach, suggest or give motivationTSM该专利申请案，予以核驳。三、 法院判决美国最高法院认为以往申请人太容易获得专利，也被过度保护，许多专利只是

39、改进或组合旧技术，不能算是真正创新。判决文指出以一般方法而非真正创新方法获得进步的技术，假设获得专利权保护，只会阻碍进步，而专利假设结合以前的组件，则可能剥夺创造的价值或效用。，美国最高法院之判决修正了组件之组合创造的非显而易知性分析法，其否认CAFC长期以来对于先前技术中必须明白揭露组件之组合动机才能防止后见之明之认定，除CAFC以往所认可的先前技术、问题本质或通常知识必须有明示的教示、建议及动机外，最高法院认为创造时所有领域或该专利中所载任何之需求或问题均得作为将技术组合之理由。判决文指出在决定专利目标是否为显而易知时，并非取决于专利权人的特殊动机或其宣称的用途。重要的是该申请专利围客观上

40、所要到达的目的。假设该申请专利围延伸至显而易知的程度，则该申请专利围违反专利法第103条而为无效。得证明申请目标系为显而易知的方式之一系指出在创造当时存在一问题，而对该问题显而易知的解决方式即包含在申请专利围之在正确的分析下，在创造当时，任何存在于该努力的领域且为该专利所欲解决之需求及问题者，可以作为请求项中该等组件之组合的理由技术也可能有超出其主要目的之外的其他显而易知用途，该创造所属技术领域中具有通常知识者藉普通常识mon sense往往能像拼图一样，将复数个专利之教示组合起来。决定专利请求项中组件之组合的理由，通常须视复数个专利之间相互关联的教示；设计业者或市场上已呈现之需求；及该创造所

41、属技术领域中具有通常知识者之背景知识。不管先前技术所针对的问题为何，当欲解决之问题有设计需求或市场压力，而且被认知到可预期之解决方案的数目有限时，该创造所属技术领域中具有通常知识者在可掌握的技术围有理由去完成该的选择。假设其可导致预期的成功，则该成品可能不具有开创性而仅为一般技术或普通常识。在这种情况下，组合系明显可试obvious to try的事实可能显示其为显而易知而违反专利法第103条。，美国最高法院的见解认为非显而易知性的分析不能仅局限在形式化的教示、建议及动机理论，或过度强调公开文件及已核准专利之明示容。该法院并提出警告，有用的理解helpful insights不应为僵化、强制的

42、公式，剥夺事实寻求者求助于常识的僵硬法则往往与最高法院的判例不一致。四、 评析 KSR v. Telefle*案对于非显而易知性判断之影响，综合如下1. 重申Graham案判决之判断步骤，包括：(1) 决定申请专利之创造所属技术领域中具有通常知识者之技术水准；(2) 确定申请专利之创造以及先前技术所揭露的围；(3)决定申请专利之创造与相关先前技术之间的差异；在依据上述步骤判断非显而易知性之后，假设有(4)辅助性判断因素(secondary considerations)，则应一并考虑，最后做出该申请专利之创造是否具有非显而易知性的判断。2. CAFC的TSM 检测法为可作为一种了解非显而易知性

43、的有用方式，但其教示、建议或动机之适用情形不应仅限文字形式者。最高法院明确指出TSM 检测法可以适用于局部案件，但是非显而易知性的分析，不在于寻找针对申请专利之创造的明确教示，对于创造所属技术领域中具有通常知识者可掌握的技术围，有理由去完成该组合选择，且具有可预期的成功，在这种情况下，组合系明显可试的事实可能显示其违反103 KSR, 127 S.Ct at 1741.。因此，CAFC对于非显而易知性的审查原则之对于创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准如何决定，CAFC提供了6个考虑因素，包括(1)创造人之教育程度；(2)技术领域中问题的类型；(3)先前技术对问题的解决方式；(4)技术更新

44、的速度；(5)技术领域之技术复杂度；以及(6)技术领域中实际工作者的教育程度。 Envtl. Design, Ltd v. Union Oil Co., 713 F.2d 693-696 (Fed. Cir. 1983)在生物或医药品专利案中，美国专利的审查意见中，审查人员通常会先定义何谓创造所属技术领域中具有通常知识者，如果审查人员将创造所属技术领域中具有通常知识者定义为该领域之医生或具有药理学知识及实务经历者，创造所属技术领域中具有通常知识者能力的上下对于认定非显而易知性有相当影响，通常知识者的能力较高者，相较于能力较低者，容易认为显而易知，例如：具有*领域知识的专家相较于一般医生(不具有

45、药物合成、制造之知识)，容易认为显而易知。由于KSR案主要针对TSM 检测法以及先前技术的考虑方式，对于创造所属技术领域中具有通常知识者的定义则未着墨，因此，可以认为有关创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准的认定，并未有任何改变。值得注意的是，KSR案提到通常知识者亦为具有通常创造力者，而非机器人，亦即创造所属技术领域中具有通常知识者的创造力必须加以考虑，使得非显而易知性的判断较为弹性。同时在KSR案中，最高法院强调申请专利之创造所欲到达的目的是最重要的，由于在分析非显而易知性时，申请专利之创造的复杂度、引证数据的数量、技术领域的可预期性等均是判断时应综合考虑的因素，使得非显而易知性的判断

46、更形复杂，最高法院亦针对此状况指出本案仅是习知组件的简单取代或是将习知技术应用于可预期的改进中，但是在其他涉及复杂目标的案件中，前述原则的应用可能会较困难。此外，判断非显而易知性的考虑因素与理由，应该要通常加以说明，最高法院指出法院需要考虑多份专利文件间的互相教诲、市场或设计团体的需求、创造所属技术领域中具有通常知识者的背景知识等，将所有因素综合考虑以决定是否有合理的原因将组件结合为所请专利之创造。为利于检阅，分析的理由应该详尽清楚。此外在本案中也可推知以下推论:1.USPTO更容易以非显而易知性核驳申请案；2.再审查案更容易被USPTO审定专利无效；3.专利侵权诉讼程序中，被告更容易举证证明

47、专利无效。伍、 KSR案后之判决一、 Daiichi Sankyo Co. v. Apote*, Inc.案 Daiichi Sankyo Co. v. Apote*, Inc., 501 F.3d , 1254 (Fed. Cir.2007)在上述的考虑因素中，创造人之教育程度虽然不直接等于创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准，但创造人的教育程度及专业能力确实具有极重要的影响。在Daiichi 案，Daiichi具有治疗耳朵细菌感染之抗生素化合物之专利，地方法院判决时认定创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准为具有医学学位、治疗耳朵感染病患经历、使用抗生素经历以及根底药学知识者，亦即一

48、位第一线治疗病患耳朵感染之小儿科医师或一般医师，在此前提下，地方法院Daiichi公司认为之治疗耳朵细菌感染之抗生素化合物专利无效。Daiichi公司上诉至CAFC时，成功说服CAFC而认为地方法院所认定之创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准过低，由于通常知识者技术水准认定错误才导致专利不具非显而易见性而无效。CAFC考虑Daiichi案的创造人均为专家，包括：一位耳鼻喉科大学教授、一位临床开展部经理以及一位研究科学家，而且创造容揭露抗生素化合物于老鼠身上的活体实验，认为该创造所属技术领域中具有通常知识者技术水准应为具有治疗耳朵疾病的专家并具有高等药学知识，而非一般医师。二、 In re

49、Icon Health & Fitness, Inc. In re Icon Health & Fitness, Inc.于In re Icon Health & Fitness, Inc.案中，有关于一具有气压式折迭底座之跑步机，该底座可以旋转为向上直立位置以利于收纳，引证数据为一习知之跑步机广告以及一折迭床，该折迭床具有气压棒作为折迭机构；对于习知之跑步机广告已经接露了除了气压式可折迭底座之外的所有该案的跑步机特征，并无争议，因此，本案之争点在于引证案之折迭机构以及是否可显而易知本案之跑步机折迭机构。USPTO认为引证案为类似领域，因为申请案与引证案均强调群众对于一稳定之折迭机构的需求，因

50、此，即使引证案并非跑步机领域，但仍认为引证案合理相关于申请案。而CAFC于其判决理由中，解释KSR案之判决对于类似领域检测法之合理相关领域判断原则，系指相似组件可被显而易知地使用于非其原始目的上，而在检视过相关证据后，CAFC认定Icon公司的跑步机与折迭机构之间并不具有特定关联，其折迭机构仅一般性地解决重量支撑及稳定折迭问题，因此，引证案合理相关于申请案，引证案之折迭机构可以显而易知本案之跑步机折迭机构。由本案可知，CAFC仍持续且一致地使用类似领域检测法于Graham判断步骤中，于后KSR并无改变。陸、 对我国专利审查的影响最高法院的KSR案后，USPTO对于非显而易知性审查判断原则，回到

51、Graham案判断步骤，这又是另一个国际调和趋势的证明，原先过于严格的TSM 检测法成为诸多非显而易知性核驳态样之，各国对于专利制度在鼓励创造和平衡公众利益之间的平衡点拿捏，趋于一致与稳定。而反观我国进步性审查基准记载于第二篇创造专利实体审查基准第三章专利要件之进步性，其与美国KSR v. Telefle*案判决有关之容主要为进步性之审查原则 我国创造专利实体审查基准第三章3.3及进步性之判断基准参照我国创造专利实体审查基准第三章3.3；其中相对于Graham案所创设之要因这局部并非KSR案之判决重点，记载于进步性之判断步骤参照审查基准及进步性的辅助性判断因素参照审查基准一. 进步性之判断步骤

52、步骤1：确定申请专利之创造的围；步骤2：确定相关先前技术所揭露的容；步骤3：确定申请专利之创造所属技术领域中具有通常知识者之技术水准；步骤4：确认申请专利之创造与相关先前技术之间的差异；步骤5：该创造所属技术领域中具有通常知识者参酌相关先前技术所揭露之容及申请时的通常知识，判断是否能轻易完成申请专利之创造的整体。二. 进步性的辅助性判断因素secondary consideration包括 (1)创造具有无法预期的成效 (2)创造解决长期存在的问题 (3)创造克制技术偏见 (4)创造获得商业上的成功另外有关先前技术的组合，我国审查基准记载审查进步性时，得以多份引证文件中之全部或局部技术容的组合

53、，或一份引证文件中之局部技术容的组合，或引证文件中之技术容与其他形式已公开之先前技术容的组合，判断申请专利之创造是否能轻易完成。相对于美国TSM检测，我国审查基准明示技术容的组合对于该创造所属技术领域中具有通常知识者是否明显应依以下事项决定之：(1)就创造所欲解决之问题；(2)就技术领域；(3)就组合之动机参照审查基准2-3-20及c.具有差异之技术特征为相关先前技术中所建议之技术假设相关先前技术中未明确记载该具有差异之技术特征，但该技术特征属于该先前技术所揭露之围者。参照审查基准2-3-23相对于美国最高法院反对过度强调先前技术必须明示教示、建议或动机，我国审查基准指出先前技术容的组合，包含

54、形式上明确记载的容及形式上虽然未记载但实质上隐含的容。参照审查基准第2-3-21页此外，在审查基准指出第2-3-19页指出通常知识之意义参照第一章并可据以实施。依该节之记载通常知识，指该创造所属技术领域中的普通知识，包括习知或普遍使用的信息以及教科书或工具书所载之信息，或从经历法则所了解的事项。由于通常知识包括习知信息及从经历法则所了解的事项等，其容可谓涵盖了KSR v. Telefle*案所指的普通常识。相对于美国最高法院所指应叙明将组件组合成请求项之理由，虽然我国审查基准记载认定申请专利之创造不具进步性时，原则上应检附引证文件；假设该先前技术为习知或普遍使用之信息者，如记载于字典、教科书、

55、工具书等，则不在此限，但应于审定书充分叙明核驳理由。参照审查基准第2-3-19页，可以再强调以普通常识认定引证文件已隐含了组合动机者，仍应本于客观之论理法则及经历法则，详细叙明理由，以防止主观之臆测或率断。依前述之说明，我国审查基准已涵盖KSR v. Telefle*案美国最高法院得就普通常识审究是否有隐含之组合动机的判决主旨，以及细部事项复数个专利之间相互关联的教示及该创造所属技术领域中具有通常知识者之背景知识；然而我国审查基准在设计业者需求的效果及市场上已呈现之需求的效果两细部事项之定义并不明确，需再研究是否须修正。柒、 结论2007 年最高法院在KSR 案判决中废弃了严格的TSM 测试法，并指出CAFC 使用其所开展出的TSM 测试法太过僵化及公式化，再度维持其在Graham 案所述之非显而易知性判断原则。KSR 案这样的见解对于软件专利的开展将可能产生重大的影响，因软件本身在本质上乃是许多数学算法(algorithm) 的组合，而且这些数学算法系由前人一点一滴所累积而得。但是依据美国对于软件的专利保护目标认定乃在于这些算法的特定技术领域的实际应用，而不及于算法本身。换言之，许多软件的创造是藉由许多的