第十讲++专利权的效力和行使

第十讲专利权的效力和行使

1、专利无效宣告2、专利权期限和终止

3、专利权的行使

4、专利强制许可

一、专利无效宣告1、无效宣告的提起专利法第45条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。2、请求宣告发明和实用新型专利权无效的理由专利的主题不是专利法和实施细则所述的发明或者实用新型；专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益；专利的主题不在被授予专利之列；专利的主题缺乏新颖性、创造性或者实用性；专利说明书没有足够充分地公开发明或者实用新型；权利要求书没有得到说明书支持；权利要求书不清楚、不简明，或者没有记载发明或者实用新型的必要技术特征；专利的主题超出了原说明书和权利要求书记载的范围，或者如果专利是根据分案申请授予的，超出了原申请的公开范围；对同样的发明或者实用新型授予了两个以上的专利，而被授权的专利权人不是最先申请人，或者违反对同样的发明创造只授予一项专利的原则。3、请求宣告外观设计专利无效的理由：专利的主题不是专利法和实施细则所说的外观设计；专利的主题违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益；专利的主题不符合与现有外观设计不相同或者不相近似的要求；专利的主题超出了原图片或者照片表示的范围；对同样的或者近似的外观设计授予了两个以上的专利，而被授权的专利权人不是最先申请人，或者违反对同样的发明创造只授予一项专利的原则。授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突。4、无效宣告审查程序（1）当事人：请求人、专利权人（2）权利要求的修改：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。（3）口头审理。专利复审委员会根据当事人的请求或者案情需要，可以决定对无效宣告请求进行口头审理。5、无效宣告决定的做出（1）宣告专利权全部无效。（2）宣告专利权部分无效。（3）维持专利权有效。6、对无效宣告决定的起诉专利法第46条第2款规定：对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。7、专利宣告无效的后果专利法第四十七条：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

两大类情况：第一类：判决、调解书、侵权纠纷处理决定尚未执行，专利实施许可合同和专利权转让合同尚未履行，终止履行或执行。第二类：判决、调解书、侵权纠纷处理决定已经执行，专利实施许可合同和专利权转让合同已经履行1、一般不具有追溯力；2、因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。3、专利权人没有恶意，但不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。专利无效后专利权人被起诉的案例2004年4月，许赞有以拜特公司、康拜特公司侵犯其01333737.8号“地毯（竹）”外观设计专利权为由，向南京市中级人民法院起诉两个案件，案号为（2004）宁民三初字第63号，（2004）宁民三初字第79号。经许赞有申请，法院冻结银行存款270万元查封拜特公司通过南京海关出口的地毯产品，并责令停止侵权。南京中院分别就两案作出一审判决，判令拜特公司、康拜特公司赔偿许赞有损失18万和122万元。拜特公司、康拜特公司上诉，二审期间，许赞有的专利被专利复审委员会宣告无效，北京一中院和北京高院维持了无效的决定。江苏高院据此驳回了许赞有的诉讼请求。拜特公司、康拜特公司向南京市中级法院起诉，要求判令许赞有赔偿利息损失、违约损失、运费、报关费、商检费、港口费、掏箱费、集装箱暂存费共计2046419.29元。最后法院判决：一、许赞有赔偿由于其申请财产保全措施给拜特公司造成的经济损失19152.51元，赔偿给康拜特公司造成的经济损失28461.76元；二、许赞有赔偿由于其申请“先行责令被告立即停止侵犯专利权行为”给拜特公司造成的支付他人违约金损失330600元；三、许赞有赔偿由于其申请“先行责令被告立即停止侵犯专利权行为”给拜特公司和康拜特公司造成货物因长期被查封和扣押所致产品价值折损经济损失122782元，并给付按同期银行贷款利息计算的自2004年4月20日至执行判决时的利息。专利被撤销后，是否应执行回转

北京市燕兴隆新型墙体材料有限公司诉北京铭剑创业装饰材料有限公司侵犯专利权纠纷案，北京市第二中级人民法院作出（2006）二中民初字第10907号民事判决书，判决铭剑公司赔偿燕兴隆公司损失24万元。二审维持原判。执行过程中，双方于2007年4月10日达成执行和解协议。执行和解协议内容为：燕兴隆公司将侵权产品（砖）拉走，抵偿判决书确定的经济损失。后双方依执行和解协议履行，执行完毕。2006年7月26日，铭剑公司向专利复审委员会提出宣告涉案专利无效申请。专利权侵权纠纷案一、二审均未因此而中止审理。2007年4月10日，专利复审委员会宣告涉案专利无效。基于此，铭剑公司向北京高院申请再审。北京高院于2008年12月16日作出（2008）高民终字第1025号民事判决书，判决撤销原一、二审判决并驳回燕兴隆公司的诉讼请求。铭剑公司依再审民事判决书，向北京二中院申请执行回转，要求燕兴隆公司返还当时拉走的砖。法院意见：专利侵权案件执行完毕后，专利权被宣告无效的，一般不能执行回转，但如不执行回转明显违反公平原则的，可以执行回转。本案若不执行回转明显违反公平原则，故应执行回转。执行回转的内容。原物存在的，应当返还原物；原物不存在的，折价赔偿不应当按现价赔偿，而应当按当时价格折价。二、专利权期限和终止（一）确定专利权期限的根据兼顾发明人利益和社会公共利益（二）我国专利权的保护期限第四十二条发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。二、专利权期限和终止（三）专利权的终止1、期限届满而终止2、因没有缴纳年费而终止。3、专利权人以书面声明放弃其专利权而终止。专利年费

1．发明专利

1－3年

900

4－6年1200

7－9年2000

10－12年4000

13－15年6000

16－20年8000

2．实用新型

1－3年600

4－5年900

6－8年1200

9－10年2000

3．外观设计专利

1－3年

600

4－5年900

6－8年1200

9－10年2000三、专利权的行使（一）自己实施专利（二）转让（包括专利权转让和专利申请权转让）1、原则：转让自由。第十条第一款：专利申请权和专利权可以转让。例外：向外国人转让。专利法第十条第二款：

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。2、转让的程序专利法第十条第三款：转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。三、专利权的行使（三）专利实施许可1、法律规定：专利法第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。三、专利权的行使2、实施许可的种类（1）独占实施许可：有实施权的人只有一家被许可人。（2）排他实施许可：有实施权的人有一家被许可人和专利权人。（3）普通实施许可：有实施权人有一家以上被许可人和专利权人。三、专利权的行使（四）专利权质押

《中华人民共和国担保法》第七十五条下列权利可以质押：

……

（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权；

《中华人民共和国担保法》第七十九条：以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。

三、专利权的实施（五）专利权出资《中华人民共和国公司法》第二十七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

（六）向侵权人提起诉讼停止侵权赔偿损失（六）与专利行使有关的几个概念1、一揽子许可和专利池一揽子许可，许可方将自己在某一技术领域的所有专利打包许可给被许可人。强制性一揽子许可，具有市场支配地位的经营者的一揽子许可，有可能构成专利滥用。专利池(PatentPool):是一种由专利权人组成的专利许可交易平台，平台上专利权人之间进行横向许可，有时也以统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率是由专利权人决定的。“专利池”（联合许可）平台上的各个专利权人之间依然有专利许可问题。2、专利怪物（patenttroll），NPE，PAE专利怪物也叫“专利钓饵”或者“专利投机者”，还经常被称为“专利地痞”或“专利流氓”。他们本身并不制造专利产品或者提供专利服务，它们是通常从破产公司或者个人发明者那里购买专利，然后依靠专利诉讼赚取巨额利润的专业公司或团体。NPE和PAENPE：，一般是指非专利实施主体（Non-PracticingEntity），指拥有大量专利却不利用专利从事生产销售等经营活动的公司。PAE，一般指专利主张实体（PatentAssertionEntities），指自身不从事生产制造，积聚专利用以起诉他人专利侵权的企业，热衷于威胁创新者并积极发起攻击性诉讼，以达到从所谓侵权人处获得许可费等经济利益的目的。NPE在美国提起的诉讼PatentLawsuitsInvolvingNPEsOverTimeSource:PatentFreedom©2014.DatacapturedasofFebruary7,2014.3、专利滥用及规制专利滥用：是指专利权人在行使合法的知识产权过程中超过了法律规定的范围或界限，损害他人利益和公共利益的行为。《反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”2015年4月，国家工商总局发布《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》。4、标准必要专利FRAND许可《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》FRAND，“Fair,reasonable,andnondiscriminatory”公平、合理、无歧视华为诉IDC（中国）微软诉摩托罗拉（美国）苹果诉摩托罗拉（美国）四、专利强制许可（一）强制许可的含义一般情况下的专利实施许可是专利权人与被许可人双方同意的情况下通过签订合同而进行的。但在个别情况下，虽然专利权人不同意，国家也可以不经专利权人同意批准他人实施专利，这对于专利权人来说是一种强制，因此，被称为强制许可。四、专利强制许可（二）强制许可的类型1、防止权利滥用的强制许可

第四十八条有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：

（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；

（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

四、专利强制许可2、为了公共利益的强制许可。

第四十九条在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。四、专利强制许可

3、为了公共健康而出口的强制许可第五十条为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。四、专利强制许可4、关联专利的强制许可一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。四、专利强制许可（三）强制许可的范围

第五十六条取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。

四、专利强制许可（四）强制许可的使用费。

第五十七条取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。四、专利强制许可（五）对强制许可不服的行政诉讼第五十八条专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可