美国专利显易尝试标准的新进展

美国专利显易尝试标准的新进展

2008年，国务院发布了《国家知识产权战略纲要》，明确表示，到2020年，中国将成为知识产权创造、使用、保护和管理的重要国家。2011年我国已成为全球第一大专利国,共受理了超过52万件专利申请(同期美国为50万件,日本为34万件),2012年,我国专利申请总量继续上升,达65.3万件。这使提升专利质量、平衡专利权人和公众双方利益成为突出的焦点。提升专利质量,关键在于把握专利授权标准,其中,创造性标准的把握尺度最具有弹性,也最能在实践中落实对专利质量的控制。我国的创造性判断标准借鉴于欧洲,从确定之初至今变化不大,而美国作为全球专利大国和强国,近年来对其专利“非显而易见”性方面的审查标准则做出了明显的提升,特别是明确了“显易尝试”标准,这对我国专利审查,尤其是化学和药品领域的专利审查提供了很好的借鉴价值。1显易尝试的认定标准美国专利申请要获得授权需通过“非显而易见性”(non-obviousness)审查,但是何为“显而易见”,法律中并无具体规定,通常依照判例法规则来判断。美国联邦最高法院在2007年KSR案判决在KSR案之前,美国联邦巡回上诉法院通常利用TSM检验法来确定某项发明是否具有“显而易见性”。根据TSM检验法,在“显而易见性”的认定上,需要证明对比文献提供了教导、建议或启示,并且该启示足以让本领域普通技术人员将各项现有技术进行组合,以获得所保护的发明。在KSR案中,最高法院批评联邦巡回上诉法院对于TSM检验法的应用过于僵化,指出:“当存在解决某个问题的设计需求或者市场压力,且已知的或可预知的解决方案为数不多时,本领域普通技术人员有充分理由在其所掌握的技术范围内尝试已知选择。如果这一做法获得了预期的成功,则相关产品很可能是采用普通技术、利用常识的产品。在此情况下,显易尝试可能表明其构成第103条下的‘显而易见性’”,这在一定程度上被认为是将“显易尝试”这一新的判断标准正式引入“非显而易见性”的审查中。KSR案后不久,美国专利商标局公布了2007年“非显而易见性”审查指南2药药专利的认定KSR案后,收录于美国专利商标局2007年和2010年辉瑞案赛诺菲没有被认定为“显易尝试”的案例还有药品专利Ortho-McNeil案3评估“简单尝试”的要点3.1本领域普通技术人员的构成应用“显易尝试”标准时,要求在面临公认问题的情况下,判断本领域普通技术人员是否会选择“有限”方案进行尝试,其中显然包含该普通技术人员应该具有一定的推理和选择能力,即具有“普通创造能力”。本领域普通技术人员是专利审查中的一个假想的人,KSR案判决后,本领域普通技术人员的“水平”升了一个台阶。美国联邦最高法院认为,该普通技术人员不仅被认为知道发明做出时的所有相关技术,而且也是“一个具有普通创造能力的人,而不是一台机器”。在许多案例中,普通技术人员“能够将多份专利的教导像智力拼图那样拼在一起”,需考虑“本领域普通技术人员会使用的推理和创新措施”。如,在InreKubin案中,本领域普通技术人员被认为有能力采用常规方法,进行“尝试”,以分离要求保护的多聚核苷酸。3.2对可能选择的把握不显易尝试若本领域普通技术人员需要进行大量的尝试或不确定数量的尝试才可能获得相关的发明,则不适用“显易尝试”标准。关于这一点,美国联邦巡回上诉法院在InreKubin案中,明确了下述两种情况不是“显易尝试”:⑴改变所有的参数或尝试众多可能选择中的每一种选择,直到获得一个成功的结果,但现有技术既没有给出哪个参数是关键的指示,也没有明确众多可能选择中哪一项有可能成功。⑵在很有希望的实验领域发展一项新技术或一般性的方法,而现有技术对特定形式的发明或如何实现该发明仅提供了一般性的指导。在Ortho-McNeil案中,联邦巡回上诉法院进一步澄清了最高法院在KSR案关于可预测的解决方案中的“有限数量”的要求:在所涉领域中,案例法中的“有限”意味着“少量或容易尝试完”,并强调了调查应当被置于个案本身的环境中,每个案件必须根据其本身的事实决定。3.3技术创新是否可预见即使确认了方案数量的有限性,“显易尝试”的推理也非总是恰当,应考虑案件的全部证据,评价发明是否“可预见”,包括是否存在公认的问题、结果是否被合理地预见、发明人是否对成功有合理的期望、是否存在偶然发现因素等。这在武田案、Ortho-McNeil案和赛诺菲案中各有体现。这些案例中,是否“可预见”构成对“显易尝试”的对抗。3.4将生物技术领域纳入“显易尝试”范畴,其重点在于“不设界”InreKubin案中明确了KSR案适用于所有的技术领域,而不仅仅是“可预见的”技术领域,从而将生物技术领域纳入“显易尝试”范畴。机械及电子领域也各有案例应用了“显易尝试”标准进行显而易见性的判断3.5谨慎设定显易尝试的标准吗?在适用“显易尝试”时存在“后见之明”的困扰。“当由技术熟练的科学家做出的选择导致了期望的结果时,评价该选择具有挑战性,因为这涉及怎样公正地理解在科学或技术的特定领域技术进步是如何获得的这一问题”实际上,在具体案件判决中法官之间也存在争议。例如在Bayer案中,纽曼法官就对法院最后以多数决定做出的不利于Bayer的判决提出了异议,表达了对法官“后见之明”的担忧。总之,是否存在公认的问题、本领域普通技术人员是否“可预见”发明的结果成为事实调查的重点,而“数量有限的可预测的解决方案”的要求则进一步具体化,避免那些基于大量筛选试验的发明落入“显易尝试”标准之中。个案原则应给予高度关注。总体而言,美国的“显易尝试”标准强化了本领域普通技术人员的能力,在判断过程中弹性很大,需要考虑的因素也更为复杂。2007年KSR案判决及2007年美国专利“非显而易见性”审查指南公布后,化学、医药、生物技术业界对于“显易尝试”标准甚为担心,认为难有发明在该标准下存活。2010年美国新指南指出:这是毫无根据的恐惧4立法,出台符合我国立法的药品专利新产品标准我国专利法对发明创造性的要求是“与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。“实质性特点”的判断主要采用三步法,即:⑴确定最接近的现有技术;⑵确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;⑶判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否“显而易见”。在“显而易见”在判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明从药品领域角度看,我国专利审查指南中未规定药品专利申请审查的具体标准,可参考的是对化合物的创造性判断的一般规定相关专业书籍在阐述药物发明“创造性”判断的具体情形时,列出了不被认为具有“创造性”的5种情况我国“国家知识产权战略”实施已经进入关键时期,中国经济也处于转型升级的重要环节,2011年我国的专利量位居世界第一,本国专利年度授权量进入世界前三。目前关键问题是引导提升专利质量,促进企业参与国际竞争,同时更好地平衡专利权人的利益和公众利益。在专利质量的提升方面,笔者认为,不仅应当从严把握创造性标准,还应对创造性标准进行一定的修改。鉴于美国已提高了其“非显而易见性”的审查标准,特别是在药品专利和生物专利的审查和司法实践中较为广泛地应用了“显易尝试”的判断原则,我国也可考虑适当借鉴、引进“显易尝试”标准。同时,应当重新考虑“本领域普通技术人员”的定位,将“具有普通创造能力”赋予“普通技术人员”。总体而言,发明创造性标准的提高有利于企业关注原始创新,也有利于平衡公众利益。特别是对药业领域而言,我国是仿制药大国,国民对药品的需求量极大,对药品专利创造性