商标法的立法政策案例及问题

DastarCorporationv.TwentithCenturyFoxFilmCorparationSupremeCourtoftheUnitedStates,539U.S.23(2003)

1948年德国投降三年半之后艾森豪威尔将军写了自传《欧洲十字军》并于同年由双日出版和注册，双日将《欧洲十字军》制作电视的专有权授予给20世纪福克斯电影公司（TwentiethCenturyFoxFilmCorporation，下称福克斯）。次年，福克斯在书的基础上制作了同名电视连续剧，然而在著作权到期时没有续展从而导致该电视连续剧在1977年期限届满进入公共领域。1988年福克斯购回《欧洲十字军》书的制作电视权，包括经销录像带并分许可经销的权利。随后，福克斯授权给SFM娱乐（SFMEntertainment，下称SFM）和新航线家庭影像公司（NewLineHomeVideo,Inc.，下称新航线）。SFM获得了原始电视连续剧底片并重新在录像带上包装该电视连续剧，新航线经销这些录像带。1995年，SFM和新航线的竞争公司德斯塔公司（DastarCorporation,下称德斯塔）决定扩展产品线从而购买了八个处于公共领域的《欧洲十字军》电视连续剧原始版本的贝塔凸轮磁带，然后复制并编辑。编辑后的电视连续剧命名为《战役》，稍稍超过原《欧洲十字军》的一半，并用新的开放排序、信用页和结尾替换了原相关内容；插入了新章节标题顺序和解说章节介绍；将原电视连续剧的摘要说明移到开头并重新命名为预映；删除了书的参考和图像，并为其《战役》连续剧和新的标题制作了新包装。其后，德斯塔将其制作的视频套装作为自己的产品出售，视频套装上以及所做相关广告均没有提及书和电视连续剧或电影公司已授权的录像带，该视频套装以远低于新航线视频套装的价格出售。1998年，福克斯、SFM及新航线在加里弗尼亚中心区法院提起对德斯塔和其他当事人的诉讼。原告声称德斯塔的视频套装的销售没有标示该电视连续剧《欧洲十字军》违反了第43条（a）款从而构成“反向假冒”——也即错误陈述另一个人的商品，第43条（a）款禁止一个人商业使用任何可能导致对其商品来源的混淆或误解的词、术语、名称、符号或图案。地区法院作出倾向原告的简易判决。第九巡回法院在肯定相关部分的同时推论说：德斯塔已经犯了对电视连续剧《欧洲十字军》的“整体盗用”，足够构成反向假冒。根据调卷令，美国最高法院推翻原判带命令发回重审。在斯卡利亚（Scalia）法官的表达最高法院所有参与成员的一致意见观点中，最高法院认为原告不能说服第43条（a）款下的主张，因为：（1）原告主张的主要诉讼理由是德斯塔作为自己的产品行销和出售视频套装而没有承认依赖电视连续剧《欧洲十字军》从而构成虚假的来源指示、欺诈或令人误解的事实描述或者欺诈性的令人误解的可能产生关于德斯塔商品来源的混淆的事实指示。（2）尽管原告的主张本可以被支持，如果德斯塔曾经购买了原告的某些录像磁带并且仅仅将其重新包装为自己的，然而德斯塔被指控的错误行为是非常不同的。（3）对第43条（a）款的目的来说，德斯塔是作为自己销售的产品的“来源”。（4）即使假定竞争者将自己指示为视频套装的制作者等同于将自己指示为视频套装所传达的创造性作品的原创者这样的观点，允许第43条（a）款下这种指示的诉因将产生一种限制公众复制和使用已过期著作权的联邦权利的变异的（mutant）著作权法。德斯塔案最初的诉由是《战役》录像带的销售侵犯了双日在艾森豪威尔将军自传书中的著作权，后又补充了被告从事了“反向假冒行为”和不正当竞争行为两项诉由。由于双日并不是本案当事人，于是最高法院主要分析了“反向假冒行为”和不正当竞争行为，而这主要涉及第43条（a）款的适用范围。因此，法院分析重点是第43条（a）款，包括商标法及该条款的目的、该条款中“来源”（Origin）的含义以及由此决定的该条款的适用范围和著作权法与商标法的界限。最高法院从兰哈姆法及其第43条（a）款的目的开始分析，它认为兰哈姆法意在使欺骗性和令人误解的商标使用可诉以反对不正当竞争，保护从事商业的人。然而第43条（a）款作为一种对不正当贸易行为救济的适用不是无界限的。由于固有的限制性措辞，第43条（a）款永远不能是全部不正当竞争法的联邦法典，而只能根据其法律文本适用于特定不正当贸易行为。为决定该界限，最高法院开始分析第43条（a）款中“来源”的含义。最高法院说，尽管有案件象兰哈姆法最初颁行时那样对第43条（a）款的“来源”看作仅指“货物发源的地理位置”，然而至今巡回法院一致认为，它“不仅指地理来源，且也指源头或制造来源。”此外，每一个考虑该问题的巡回法院都发现第43条（a）款足够宽泛以包括反向假冒。接着最高法院分析德斯塔案的具体事实，它指出如果德斯塔购买了某些新航线的《欧洲十字军》录像带仅仅重新包装为它自己的产品，诉讼主张无疑应被支持。然而德斯塔被指控的错误行为很不相同：它采用了公共领域中的创造性作品——电视连续剧《欧洲十字军》——复制它，进行了修改并制造了完全自己的连续剧录像带。如果“来源”仅指公众可得到的物理“产品”的生产者或制造者，德斯塔就是来源。不过，如果“来源”不仅包括物理“产品”生产者或制造者，且包括德斯塔所复制的产品的内容即作品的创造者，那么其他某人（或许是福克斯）是德斯塔产品的来源。因此，最高法院说，实际上，我们必须决定第43(a)款(1)项的“货物”的“来源”的意思是什么。最高法院认为“货物”的“来源”——商品的来源——的最自然的理解是市场中销售的有体产品制造者，在德斯塔案中就是德斯塔销售的物理的《战役》录像带。这个概念可能延伸到不仅包括实际制造者，也包括受托或为物理产品生产承担责任的商标所有人。然而象在兰哈姆法中使用的那样，“货物来源”这个短语不能包含首创“货物”包含或表达的思想或信息的人或主体。这种延伸将不仅扩展了法律文本的本来含义，而且也将与兰哈姆法的历史和目的及先例不一致。第43条（a）款禁止象欺骗消费者和损害制造者商誉那样的商标侵权行为。然而，购买有商标产品的消费者并不自动地假定使用商标的公司就是提出产品思想或设计产品的同样主体——而且尤其不在意无论它是谁。兰哈姆法的用词不应被扩展到包括特别与购买无关的东西。当然，最高法院也注意到了通信产品（communicativeproduct）的不同。它说，也许可以争论的是对于被叫做通信产品的东西购买者所关注的是不同的。因为毕竟小说的购买者不仅对物理卷册的制造者身份感兴趣，而且的确主要对物理卷册所传达的故事创造者的身份感兴趣，而且当然作者至少和出版者一样对避免假冒其创造物感兴趣。对于这种通信产品，43条（a）款的“货物来源”必然被认为不仅仅包括物理项目的制作者，而且包括物理项目传达的内容的创造者。不过最高法院认为，这种特殊对待通信产品的观点有些无法克服的问题。首先是导致兰哈姆法和特别地专著于该主题的著作权法相冲突。专利权人和著作权持有人的权利是“精心精巧构造的交涉”（bargain）的一部分，在这种交涉下，一旦专利或著作权垄断已期限届满，公众就可以任意使用该发明或作品，无须归属（attribution）。因此，在解释兰哈姆法时，最高法院曾经“小心地警告商标和相关保护的滥用或过度伸展到传统属于专利或著作权的领域。”“兰哈姆法不用来因创造特定设计的创新而酬劳制造者；那是专利法及其排他性期限的目的。联邦商标法和发明或发现没有必然联系，相反，通过阻止竞争者复制“来源识别符号”来“减少顾客购买和作出购买决定的费用”并“帮助确保制造者收割与令人满意的产品有关的财务、信誉相关酬劳。”因此，即使假定德斯塔将自己指示为视频套装制作者等同于将自己指示为视频套装所传达的创造性作品的原创者这样的观点，允许第43条（a）款下的这种指示的诉因将产生一种限制公众复制和使用已过期著作权的联邦权利的变异著作权法。其次，将第43条（a）款的“来源”理解为要求不受著作权保护的材料的归属将引起严重的实际问题。以未受保护的作品为基点，“来源”一词没有可辨别的界限。在很多情况下，表达，属于受我国著作权法保护的文字作品。上诉人张铁军提出原审法院将“中华女子乐坊”作品的具体实施计划——《整合报告》认定为作品，不符合我国著作权法实施条例中关于作品规定的含义的上诉理由，鉴于其对于我国著作权法实施条例中关于作品规定的理解不够妥当，且该上诉理由与其提出的另一上诉理由，即《策划文案》和《整合报告》既是文字作品，也是关于“音乐表现形式”的作品，上诉人张铁军在原审诉讼开始阶段仅将自己创作的作品当成文字作品，属认识上的误区等，存在相互矛盾之处。故上诉人张铁军的上述上诉理由，于法无据，本院不予支持。第三，依据查明的事实，《策划文案》并非上诉人张铁军独自创作完成，其不能就该作品单独主张著作权，原审法院将《策划文案》与《整合报告》分案审理，并无不妥，且原审庭审中，双方当事人对原审法院分案审理的决定并不持异议。故上诉人张铁军提出《策划文案》和《整合报告》是不可分割的整体，本案不能单独将《整合报告》作为权利依据进行审理的上诉主张，缺乏合理性，本院不予支持。驳回上诉，维持原判。（法官：邵明艳，冯刚，潘伟）旗枪服饰有限公司诉培罗蒙西服公司商标侵权纠纷案上海高院(2003)沪高民三(知)终字第78号江苏旗枪服饰有限公司(以下简称江苏旗枪公司)因商标侵权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2002)沪一中民五(知)初字第139号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2003年9月3日公开开庭进行了审理。原审法院查明，“培罗蒙”文字商标于1981年3月被核准注册，商标注册证为第145725号，原告上海培罗蒙西服公司(以下简称培罗蒙公司)是该商标的注册人，该商标核定使用的商品为第25类：服装。2001年1月，“培罗蒙”商标被上海市工商局认定为上海市著名商标，有效期自2001年1月至2003年12月。2002年2月，“培罗蒙”商标(使用商品：西服)被商标局认定为驰名商标。2001年9月14日，原告在无锡招商城针纺织品市场购得“欧罗蒙”牌女式内衣6套，男式内衣4套，共计人民币205.70元。同日，原告又在位于常熟市招商场东方营业区二楼642号门市部的被告上海旗枪公司常熟总代理处购得“欧罗蒙”牌女式内衣4套，男式内衣6套，共计人民币192元。上述内衣产品的包装袋上均有醒目的“欧罗蒙名牌内衣”字样和被告上海旗枪公司的企业名称，包装袋上还粘贴着“江苏旗枪服饰有限公司制造合格”字样的镭射防伪标签。另查明，原告为调查两被告的侵权事实支付了律师费、公证费、查档费等费用。原审法院认为，原告是核定使用在服装商品上的“培罗蒙”文字商标的注册人，其注册商标专用权依法应当受到法律保护。“培罗蒙”商标于1981年被核准注册，长期以来，原告凭借其良好的服装工艺、质量和售后服务，将“培罗蒙”商标培育成服装行业的知名品牌，2001年该商标被认定为上海市著名商标，2002年使用在西服商品上的该商标又被认定为驰名商标。以上事实足以证明“培罗蒙”商标在消费者心目中已成为质量和信誉的保证，具有很高的市场知名度。两被告在其生产的内衣产品的包装袋上使用了“欧罗蒙”商标，其中“欧罗蒙”三个字的字体与原告的“培罗蒙”商标相同，双方商标的后两个字在字形上虽有细微差别，但在整体效果上相同。所不同的是双方商标的第一个字，原告使用的是“培”，而两被告使用的是“欧”。原审法院认为，虽然原、被告使用的商标有这一个字的差别，但由于两被告生产的内衣产品的包装袋上有醒目的“欧罗蒙名牌内衣”字样，而事实上“欧罗蒙”商标尚未被核准注册，更非名牌，故当相关消费者只用一般的注意力，看到“名牌内衣”的字样，再结合两被告使用的“欧罗蒙”商标的上述特征，很容易联想到原告的“培罗蒙”知名品牌，而不容易立即发现两者的差别。因此，相关消费者会产生对商品来源的混淆，将两被告的产品误认为是原告的产品。综上所述，两被告未经许可，在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标，其行为已经构成对原告注册商标专用权的侵犯，应当承担相应的民事责任。对两被告关于“欧罗蒙”商标与“培罗蒙”商标不构成近似，不会引起消费者混淆的辩解，原审法院不予采纳。由于两被告的侵权行为发生在商标法修改决定施行前，故应当适用修改前商标法的规定。原告要求两被告停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失的诉讼请求于法有据，原审法院应予支持。关于赔偿数额，由于两被告在本院证据保全时未提供有关财务帐册、销售记录，故其因侵权所获得的利益无法准确确定，由原审法院根据原告的申请，结合两被告侵权行为的性质、情节、原告商标的声誉以及原告为制止两被告侵权行为所支出的合理费用等因素酌情确定。鉴于两被告的侵权行为涉及江苏省无锡市、常熟市等地，故应当在侵权行为的影响范围内公开向原告赔礼道歉。据此判决如下：一、被告上海旗枪公司、江苏旗枪公司停止侵犯原告培罗蒙公司“培罗蒙”注册商标专用权(商标注册证为第145725号)的行为;二、被告上海旗枪公司、江苏旗枪公司于本判决生效之日起30日内在《扬子晚报》除中缝以外的版面上刊登声明(内容须经本院审核)，就其侵权行为向原告培罗蒙公司赔礼道歉，费用由两被告共同负担;三、被告上海旗枪公司、江苏旗枪公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告培罗蒙公司经济损失人民币12万元。判决后，江苏旗枪公司不服，上诉称：(一)一审法院强调产品的形状、图案、整体效果、组合，主要是外观设计的认定，与商标侵权的认定相混淆。(二)一审判决认定商标侵权不当。首先，被上诉人的“培罗蒙”商标一直用于西服，从未用于自己生产的内衣，上诉人生产内衣所需的原料、销售渠道、消费对象不同于被上诉人的西服，西服和内衣不应认定为类似产品。其次，在同种商品上使用与注册商标相近的商标，不一定构成侵权，主要理由有：“培罗蒙”和“欧罗蒙”在音、形、义方面有本质区别，上诉人使用“欧罗蒙”商标不具有主观恶意，在内衣商品上“欧罗蒙”的知名度并不比“培罗蒙”低，欧罗蒙“商标以及”欧罗蒙“内衣商品的使用、设计均在先，上诉人的商标在商品包装上的使用与被上诉人不同，不足以构成消费者误认，原审判决上诉人赔偿12万元没有法律依据，原审判决上诉人在《扬子晚报》上道歉，超出了侵权地域等。(三)企业的商标权和知名商标均受法律保护，如”罗蒙“商标并未对”培罗蒙“商标构成侵权等。故请求撤销一审判决，驳回被上诉人的诉讼请求。本院经审理查明，原审法院查明的事实属实。本院认为，被上诉人培罗蒙公司作为“培罗蒙”商标的所有人，其注册商标专用权依法受法律保护。未经注册商标所有权人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，系侵犯注册商标专用权。江苏旗枪公司上诉称，一审法院在外观设计和商标侵权的认定上相混淆。经查，该上诉理由没有事实依据，本院无法采信。上诉人又称，一审法院认定商标侵权不当。对此本院认为，“培罗蒙”系西服商品上的驰名商标，对于注册驰名商标的保护范围，不仅及于类似商品，还及于非类似商品，况且，“欧罗蒙”商标注册核定使用的范围是服装，包含内衣和西服。原审法院从“欧罗蒙”与“培罗蒙”的字体、字形等主要部分，以及文字组合后的整体结构分析，考虑“培罗蒙”商标的知名度，以相关消费者的一般注意力为标准，认定“欧罗蒙”商标与被上诉人的“培罗蒙”注册商标近似，符合法律的规定。故上诉人未经被上诉人许可，在内衣商品上使用“欧罗蒙”商标的行为，侵犯了被上诉人的注册商标专用权。上诉人认为，其行为不具有过错。本院认为，“培罗蒙”商标于1