专利无效检索的策略

浅析无效专利检索的策略 一、无效检索的价值 专利无效检索，有时也被称为无效证据检索、授权专利检索、专利有效性检索、专利 权稳定性检索等;对企业知识产权专业人士来说，这是一类较为常见的专利检索活动，是指 针对某一授权专利的权利要求，检索能够破坏其新颖性、创造性的专利或非专利类文献的 行为。 专利无效检索的开展一般具有较强的场景性和目的性。场景性是指专利无效检索一般 用于反击竞争对手的攻击性行为(如专利侵权起诉中)，或者用于企业的主动进攻行为(如专 利市场维权前);目的性是指专利无效检索的目的很单纯，就是尽力寻找能够破坏目标专利 新创性的证据文献。 专利无效检索的有效运用，能给企业带来“知己知彼，百战不殆“的效果。所谓“知己 “，指的是企业在主动维权前，即在利用企业自身专利起诉市场竞争对手的产品侵权之前， 通过针对自身专利所做的专利有效性检索，来了解自身“攻击性武器“的威力和稳定性，以 帮助企业作出是否采取维权行动的决策;“知彼“指的是企业在遭遇竞争对手的专利攻击时， 即对方起诉企业某产品侵犯其某项或某几项专利权时，通过针对对方起诉所依据专利的无 效证据检索，来搜集能无效其专利的文献证据，以帮助企业在无效宣告程序中取得胜利， 从而扭转其在专利侵权纠纷中的不利局面。 据笔者所在单位统计及估算，无效检索工作的平均耗时占整个无效宣告准备工作的 60%以 上，而其对无效宣告的结果影响率则高达 75%以上。可见，无效检索工作在企业处理和应 对专利纠纷中能发挥的作用和价值不言而喻。 二、无效检索的流程 无效检索是一种技术方案检索，一般技术方案检索对前案或对比文件的要求是“不求最 全，只求最准“。然而，现实情况下往往很难找到某一篇“最准“的证据文献，所以在实操中， 我们一般会把无效检索的目标调整为寻找“最佳“的证据组合。 当下我们经常会听到或看到别人以调侃的语气说：“请多一点真诚，少一点套路。“而 笔者认为，企业中专利无效检索工作的开展还是需要遵循一定套路的。这里的“套路“是指 无效检索工作开展的一个基本流程或指引。下面就简单分享一下笔者所在单位开展无效检 索工作的一个相对标准化的流程。 (1)确认目标专利的最新法律状态及权利归属情况 这是对实际检索工作没多大帮助但必须要先确认的事项，因为这关乎到后续无效检索 及无效宣告工作的意义，原因不言自明。 (2)查询目标专利的审查历史档案及文献引用情况 该阶段工作的主要目的包括：梳理清楚目标专利的权利人自己在专利说明书背景技术 部分所引用的背景文献、审查意见通知书中审查员历次引用的对比文件、权利人在专利申 请、审查过程中以及在接到专利授权通知后主动递交给专利局以协助审查员进行审查的与 该目标专利的可专利性相关的技术资料(如美国的以 IDS 形式递交的资料等)、审查员在历 次审查意见通知书中的具体审查意见及驳回理由分析，以及权利人针对历次审查意见通知 书的答复意见等。工作重点是要获取可用于评价目标专利新创性的一些证据文献以及权利 人、审查员对目标专利权利要求保护范围的解释和界定。 (3)查询目标专利的专利无效行政诉讼历史档案 虽然专利无效行政诉讼遵循“一事不再理“原则，但如果能了解到目标专利之前的无效 诉讼历史情况，特别是在历次诉讼中被原告所采用的所有证据文献及他们的证据组合方式， 对于提高我们本次无效宣告请求的胜算还是有很大帮助的。这就像是我们已经站在了巨人 的肩膀上一样，我们可以汲取前人的精华(有价值的证据文献)，抛弃前人的糟粕(无用的证 据以及证据组合方式)，最终完成前人未尽的事业(无效成功)。 (4)查询目标专利的同族专利情况及其审查历史、引用文献、无效历史 在查询目标专利的同族专利时，应查询其扩展同族，如欧洲专利局所采用的 INPADOC 专利族，目前大多数专利检索数据库都带有同族专利查询的功能。在查询每个同族专利具 体的审查历史、引用文献及无效诉讼历史等情况时，其方法和目标专利的查询是类似的， 主要还是通过各国专利局或知识产权局的官方检索渠道来查询，当然还可以通过美专局、 欧专局或国知局的全球专利档案系统(GlobalDossier)来查询几个主要国家及地区 (CN、EP、JP、KR、US、WO、CA)专利的审查历史档案。另外，如果有 PCT 途径或者欧专局 的同族专利，那么由 PCT 指定局或欧专局出具的检索报告也是我们要获取的重要的参考资 料之一。 (5)检索目标专利的权利人在先申请的所有相关专利 虽然专利权人进行重复申请专利的可能性很小，但可以理解的是，大多数的研发和创 新都是有连续性的，特别是在同一个企业中。在实操中，我们最后拿专利权人自己的在先 专利作为证据之一甚至是主对比文件的情况也不在少数。因此，检索目标专利的权利人在 先申请的相关专利并进行详细解读是专利无效检索中重要的一环。 (6)检索目标专利的权利人在市场上的主要竞争者的所有相关专利 竞争对手的技术和产品往往和专利权人的专利技术及产品有很大的相似性，因此，双 方无论是出于进攻、防御还是储备的战略考虑所做的专利布局都很有可能形成一定范围内 的交叉。所以，从竞争对手尤其是老牌竞争对手的角度切入，去检索能破坏目标专利新创 性的对比文件，是一种比较快捷的途径，有时候也能有意外的收获。 (7)分析目标专利的权利要求并提取检索要素 步骤 2-6 其实都是一种比较讨巧快捷的证据收集手段，如果通过前述步骤就能收集并 组合成有效的无效证据链，那接下来的检索工作就可以打住了。但现实往往没有那么美好， 有时甚至是残酷的。这种情况下，我们只能再启动一个常规的无效检索流程。即从分析目 标专利的权利要求开始，在对权利要求的技术特征做拆分后再提取检索要素。这里的检索 要素应尽量包括组件或组分名称、参数范围、连接关系、位置关系、工艺手段等权利要求 中的所有技术特征。 (8)表达检索要素并构建检索策略 该阶段工作的重点可以放在检索要素表的制作上，在制作检索要素表时，最能体现技 巧和经验的部分就在主题词的选择和扩展上。我们在选定了特定的几个关键词后，需要从 不同角度进行扩展，扩展角度包括但不限于同义词、近义词、错词(如“账单“和“帐单“)、 反义词、学名、俗称、缩略词、上位词、下位词等。另外，我们也需要在如何获取上述扩 展词上多下些功夫，百度、谷歌、维基百科、专业网站或论坛、图书馆、科技论文数据库、 专利数据库等都是可用的渠道，特别是通过专利数据库的初检后提取近似关键词是比较有 效率的途径。 在构建检索策略方面，根据笔者所在单位的经验，一种比较有效的检索策略是检索模 块同时包含以下五类检索式：仅用关键词构建的检索式、仅用确切分类号构建的检索式、 用关键词配合分类号构建的检索式、仅用专利权人构建的检索式及用专利权人配合关键词 或分类号构建的检索式。 (9)选择合适的专利数据库并执行检索 这个阶段比较好理解，不同的数据库在专利数据完整度上会有较大差别，特别是一些 国外专利数据。因此，专利数据库的选择会直接影响到检索结果的命中率，并可能会最终 影响到一些关键证据的获取。在一些实际案例中，有不少起关键性作用的证据文献都是一 些“非主流国家“的授权专利。 (10)筛选检索结果并进行证据组合 这是无效检索的最后阶段，也是一项经验性较强的工作，特别是如何把筛选出来的一 些对比文件有效地组合成一组证据链。面对同样的几篇或十几篇与目标专利相关度较高的 对比文件，不同的人会有不同的拣选和组合证据的方式，而不同的组合方式往往会产生不 同的效力。因此，当企业知识产权工作者在这方面并不是老司机的话，建议尽量多去尝试 几种不同的组合方式，并及时评估不同组合方式所能达到的效果。 三、无效检索的技巧 以上第二部分内容主要分享了无效检索的一些套路，但有的时候光有套路还是不够的， 还需要一些小技巧、小工具，或者仅仅是一点小运气。 文章前面提到过，数据对于无效检索的结果影响会很大，因此我们在本国及几个主流 国家、地区范围内检索无果后就要想办法去获取一些小国家、小语种的相关在先技术文献。 此时拦在我们面前的是“数据不全“和“语言障碍“两座大山，而与当地事务所合作则是一个 不错的选择，能够大大提高检索的效率和命中率。 检索工具有时候也会对无效检索起到意想不到的效果。比如以 Patentics 为代表的语 义检索功能突破了关键词的限制，不仅能拓宽检索的范围，提高检索的效率，还能按照专 利与专利之间相关度的大小进行智能排序，方便检索人员浏览和筛选出最接近的对比文件。 又比如以 Patsnap 为代表的图形检索功能打破了只能以文字/数字形式检索的限制，在专利 检索领域开辟了一条全新的途径，能够显著提高外观设计专利的检索效率和命中率