商标使用许可合同备案之效力析

商标使用许可协议备案之效力析上海大盈律师事务所李长宝律师对商标许可协议备案效力的现行法律规定商标许可使用是商标权人实现商标财产权的重要途径之一，对于“商标许可使用协议”，我国商标法第40条，商标法实行条例第43条均明确规定许可人应履行“备案”手续，但却未涉及商标许可协议备案的法律效力问题。我国最高法院颁布并于2023年10月16日施行的《关于审理商标民事纠纷案件合用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》）第十九条填补了现有法律规定的局限性，该条共有两款，即：“商标使用许可协议未经备案的，不影响该许可协议的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可协议未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。对的理解上述规定，显然是准确合用该规定的前提。二、困惑为叙述清楚，我们做如下设定：在先未备案商标许可协议为A，许可人为甲，被许可人为乙；在后经备案的商标许可协议为B，许可人为甲，被许可人为丙；依前述设定，所谓“不得对抗”至少传达出一个确切的信息，即A协议的被许可人乙不得以在先订立并存续之A协议作为主张B协议无效的抗辩理由。也即B协议应为有效，受到我国法律保护。但在此基础上，我们如何认定A协议的效力呢？“不得对抗”是否应指在B协议视为有效的情况下，A协议应视为无效呢？但如此理解，至少会存在如下疑问：（1）与上述司法解释第19条第1款“商标使用许可协议未经备案的，不影响该许可协议的效力”的规定相矛盾；（2）之所以出现在后许可协议B，往往是在先协议A的甲方违约的结果，相应的，协议A的乙方是最直接的受害人。但假如协议B不仅由于履行了“备案”手续而合法有效、协议A因未履行相应手续被认定无效，并且，更严重的是，履行协议A“备案”手续恰恰是许可人甲方的法定义务，乙方对“备案”与否无从控制，那么，由于A协议的甲方违约而导致没有任何过错的乙方承担A协议无效的后果（仅管其有权追究乙方的A协议违约责任）显然有失公平。假如A协议也有效，那么意味着A、B两个许可协议均有效并存。而我们知道，商标许可协议根据许可之权利的范围、大小可分为独占使用许可、排他使用许可及普通使用许可三类。根据此三类许可协议的性质来考察，也许留给我们的困惑会更多。例如：B两协议均为独占使用许可协议或排他使用许可协议，两者的性质从主线上决定了两协议不也许有效并存，否则，两协议的性质均将变为普通使用许可协议。再如，A协议为普通使用许可协议，而B协议为排他或独占协议，两者并存后，虽然对A协议的被许可人的商标使用权不产生影响，但无疑会损害B协议的被许可人，也即丙方的权利，如默认丙方权利遭受损害的事实，那么，无疑又与“不得对抗第三人”的立法本义相违反。三、法律分析1、《司法解释》第19条出台的因素欲考察《司法解释》第19条的合理性，了解该条出台的背景和立法初衷显然是必要的。根据最高法院知识产权庭蒋志培庭长的权威学理解释1，该条司法解释出台的背景在于：实践中存在商标使用许可协议不备案情况，并且不在少数。一旦出现纠纷，一些当事人根据自己的利益，往往以许可协议未经备案、违反法律强制性规定为由，主张该协议无效。因此做出了第十九条第一款的规定。并且，商标使用许可的备案手续，对社会公众，特别是对那些需要与该商标权人进行交易的善意第三人来说，十分重要，是一种了解该商标许可状况、保障交易安全的有效手段。因此，《若干解释》第十九条第二款的规定就为保护商标许可等协议双方当事人的合法权益，保证交易安全，同时也为规范商标许可行为和完善商标许可协议的形式要件，奠定了基础、发明了条件。2、《司法解释》第19条显然是借鉴了物权理论中的物权变动的“登记对抗主义”在传统民法理论中，知识产权作为无形财产权的一种，是与物权、债权共同置于财产权这一上位概念下的，但正是知识产权所体现出的财产性特性，如知识产权可以转让，可以设质担保等，使得借鉴物权法理论研究知识产权问题成为也许，甚至有学者直接将知识产权推定为“权利物权”。2而物权法理论中，物权公示是其一项基本原则，即为了物权取得的安全性、排除别人干预等因素而对物权变动情况采用公示方式。关于物权变动的效力，国际上一般有两种立法例，即实质主义登记，或称“生效主义”；另一种为形式主义登记，或称“对抗主义”。前一种是指登记有决定物权变动（设立、移转、变更和消灭）能否生效的作用，即不登记不生效；后一种是指物权的变动效力仅仅由当事人的行为决定，不以登记为生效要件，但是为交易安全考虑，不经登记之物权不得对抗善意第三人。很显然，我国的“商标许可协议备案”的效力采用了形式主义登记，即登记对抗主义的立法例。3、登记对抗主义的法律后果采用“登记对抗主义”立法例决定了物权变动未经登记的“不得对抗善意第三人”的法律后果。即，假如把商标许可视为权利物权（商标权）变动（许可别人使用）的一种方式的话，那么，甲与乙虽然签订了商标许可使用协议A，且此协议在法律上仍然有效，但由于未依法进行备案，那么，对于任何善意第三人而言，此商标许可协议A并不发生任何权利物权（商标权）变动（许可使用）的效力，而仅具有规范甲、乙两方当事人协议权利义务关系的债权效力。事实上，上述结识与我国最高院《关于合用<中华人民共和国协议法>若干问题的解释（一）》第九条的规定是完全一致的。该《解释》第九条规定，法律、行政法规规定协议应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响协议的效力，协议标的物所有权及其他物权不能转移。由于“公示手续”是物权变动（广义上讲，涉及权利物权）的规定，所以上述规定明确了未依法登记的后果不是“协议不生效”而是“协议标的物所有权及其他物权（如商标使用权）不能转移”。在合用上述司法解释第19条规定期，笔者认为关键问题集中于下述：如何界定善意第三人一方面，“第三人”应指所有对该商标使用许可协议的标的------商标权的各项权能具有现实利益关系的该许可协议当事人以外的任何人。如该商标权的受让人、质权人、其他被许可人等。只是由于实践中出现的最为集中的“第三人”是在后许可协议之被许可人，所以，本文集中讨论“第三人”为“在后许可协议之被许可人”的情况。另一方面，所谓“善意”，是相对于“恶意”而言的，善意是指不知情3。也就是在后被许可人不知或不应知道该同一商标权已存在在先许可的事实，且此在先许可与在后许可无法共存。事实上，笔者认为，善意除了是一种主观状态外，还具有第三人民事行为合法性规定的意味，也就是说，假如在后被许可人获得商标使用权时存在违法或瑕疵的情况，例如，在后被许可协议也未备案或其他不符合法律的强制性规定的情况，则当然应推定在后被许可人不符合“善意”规定。此外，考虑善意与否时还应个案分析，但商标权人与在后被许可人的关系，在后被许可协议的许可是否有偿，以及与在先许可费用相比的高低等是应与考虑的因素。“不得对抗善意第三人”在商标许可协议效力中的合用根据前述分析，加之，商标权虽然可以视作为一种权利物权，但必竟由于商标权客体的无形性特点，从而使“不得对抗善意第三人”这一物权概念在商标许可协议的效力认定中体现出其特有的合用特点，现分述之：A，假如在后经备案的许可使用协议采用的是排他或独占的方式，则不管在先协议是何种方式，由于两者客观上无法共存，所以仅管在先协议仍有效，但由于对第三人而言，不产生物权转移（许可）的效力，所以，在先协议事实上不能履行，在先许可协议的被许可人只能根据协议约定行使债权权利，追究许可人的协议违约责任。B，假如在后许可协议采用了普通许可方式，那么：a,假如在先协议采用的也是普通许可方式，则，由于两者可以共存，事实上对“善意”第三人并不发生对抗作用，所以两者完全可以同时履行；b，假如在先协议采用的是排他或独占方式，则两者无法共存，在后协议效力优先，在此基础上在先协议的效力，根据在先协议被许可人的选择，有二种解决方式，第一是在先协议的被许可人规定解除协议，并规定违约的许可人承担协议违约补偿责任，另一种是在先协议的被许可人希望继续履行原协议，但原协议性质由于在后协议的存在，事实上不得不变更为普通许可协议，对此，在先协议的被许可人仍可以规定许可人承担协议违约补偿责任。此外，现实中也不排除在先和在后许可协议均未备案的情况，在此情况下，如何解决两者之间的关系呢？笔者认为，如两协议均未备案，则两个协议均不能对抗“善意第三人”，但该两协议的被许可人均不能被视为“善意第三人”。就该两协议而言，如两者性质均为普通许可，则两协议共存，继续履行。但如两者也许存在冲突，则应保护在先协议的履行，但必须澄清的是，之所以保护在先订立之协议，其理由并非是该协议订立在先，而是由于许可人在订立了在先协议后，其事实上已无权订立在后之与在先协议相冲突的许可协议，也即许可人存在“无权处分”的事实。注释：1，《如何理解和合用<最高人民法院关于审理商标