2013专利代理实务(无效).ppt

专利无效代理实务专利无效代理实务 专利复审委员会专利复审委员会 刘鹏刘鹏 2013.82013.8 大纲要求 无效宣告请求书 大纲要求：（1）正确选择无效的法律依据，将条款项作为 独立理由提出、突出重点。 （2）针对性论述，具体指明何种缺陷，详细论述为什 么不符合有关规定。 （3）请求书的表述方式，词语规范、有理有据、条理 清楚、逻辑清晰。 针对无效宣告请求的意见陈述书 大纲要求：（1）对无效理由的判断、对证据的判断。 （2）制定策略针对证据、针对理由（对所有无效 理由和证据均予以回答）。 （3）必要时进行修改。 （4）意见陈述的表述，词语规范、有理有据、条理清 楚、逻辑清晰。 历年考试回顾 l 07 专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求 书、简述指南中关于权利要求修改的要求 l 09 专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求 书 （包括对补充理由陈述意见）、简述口审核实 当事人身份的要求 l 11 请求人 撰写无效宣告请求书 l 12专利权人 修改权利要求书、答复无效宣告请求 书 目录 l 无效宣告请求书撰写框架 l 阅看专利文献时的注意问题 l 无效理由的选择与确定 l 无效理由的具体阐述 l 阅看请求书时的注意问题 l 证据举例 l 意见陈述书撰写框架 l 针对无效理由的答复 无效宣告请求书框架 根据相关证据,确定法律依据 一、无效宣告请求的内容 请求人根据专利法第四十五条及专利法实施细则 第六十五条的规定，请求宣告专利号为、名称为、 专利权人为的发明专利全部无效。 二、无效宣告请求所依据的证据（包括对证据的真实性、合 法性、关联性、公开性、如何形成证据链等情况进行说明） 三、被请求宣告专利权无效的发明专利的保护范围 四、结合证据具体说明理由 （1）权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性 （2）权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备 创造性 无效宣告请求书框架 五、结论 综上所述，该发明专利的权利要求1不符合专利法条 款关于的规定、权利要求2不符合专利法条 款的规定。因此，请求人请求专利复审委员会宣告该专 利权全部无效。 请求人 日期 在阅看专利文献时的注意问题 1、申请日、公开日、授权日、优先权日。 2、专利类型 3、对比文件的相关日期 4、代理机构 5、列出来的都要关注，无用的一般都略 6、各个实施例的技术方案 7、首先依据证据判断新颖性创造性（重点和趋势），其 次判断要无效的专利本身是否存在撰写缺陷 8、排除客体、二十五条、实用性、修改超范围（一般题 干会提供原始申请文本）等无效条款 9、重点考虑得不到支持、不清楚、缺少必要技术特征、 公开不充分等撰写缺陷 10、避免三篇对比文件、两篇加公知常识的结合。 8 3、无效理由的选择与确定 专利法第2条 其中的“新的技术方案”、“新设计”是对专利客体的一 般性定义，不是判断发明或实用新型三性以及外观设计专 利性的具体审查标准。 对于发明或实用新型，依据该法条主要审查是否属于保护 客体。新颖性、创造性和实用性应当依据专利法第22条提 出无效宣告请求。 对于外观设计，依据该法条主要审查保护客体和能否适于 工业应用。专利性应当依据专利法第23条提出无效宣告请 求。 9 3、无效理由的选择与确定 l 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完 成的发明创造，不授予专利权（A5） 法律，是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和 规章。 不包括本身不违法，但被滥用而违法的。 不包括仅其实施为国家法律所禁止的（R10）。如：武器 不包括因滥用而可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在 某种缺点的。 10 3、无效理由的选择与确定 l 专利法第25条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维 、表述、判断和记忆的规则和方法。 既没有采用技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题 和产生技术效果，因而不构成技术方案。 如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则属 于专利法第25条不授予专利权的范畴。 如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容， 又包含技术特征，则就整体而言，不能将其认定为智力活 动的规则和方法。 11 3、无效理由的选择与确定 同样的发明创造只能授予一项专利权（A9.1）。 对于申请日不同的两件以上的专利，应以专利法第 22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。 对于申请日相同的两件以上的专利，不能依据专利 法第22条第2款或第23条第1款进行审查的，适用该 法条。 对于发明或实用新型，是指两件以上专利中存在保 护范围相同的权利要求。 对于外观设计，是指两件以上外观设计专利相同或 实质相同。 12 3、无效理由的选择与确定 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的 ，专利权授予最先申请的人（A9.2）。 当对比文件是现有技术或现有设计时，应以专利法 第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。 当对比文件申请在先公开在后时，对比文件构成抵 触申请，应依据专利法第22条第2款或第23条第1款 提出无效宣告请求。 13 3、无效理由的选择与确定 新颖性和创造性（A22.2和A22.3）。 区别程度不同: 新颖性是否相同的比较 创造性差异大小的区别 比较对象不同: 新颖性现有技术+抵触申请 创造性现有技术或组合 比较方式不同: 新颖性单独对比 创造性可以组合对比 14 3、无效理由的选择与确定 实用性和公开不充分（A22.4和A26.3）。 实用性强调能够在产业上制造或使用，即具有在产 业上被制造或使用的可能性，是一种理论上的可实 施性。具有实用性不能违背自然规律并应具有再现 性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引 起的，与说明书的公开程度无关。 实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为 依据，不仅仅局限于权利要求书 实用性和公开不充分（A22.4和A26.3）。 实用性与发明创造的历程或是否已实施无关 充分公开中的“能否实现”取决于说明书的公开 程度，即不能实现是由于说明书没有充分公开 所需要的技术内容导致的本领域技术人员不能 实现。 16 3、无效理由的选择与确定 专利法实施细则第20条第2款 必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技 术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成 区别于背景技术的其他技术方案。 必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题 出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单 地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技 术特征。 17 3、无效理由的选择与确定 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发 明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书 和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件 的修改不得超出原图片或者照片表示的范围（A33） 。 专利法第33条是一个重要的无效理由，应充分利用 ，事半功倍。 实用新型和外观设计可通过查阅案件获取原专利申 请文件。 发明一般可参考公开文本初步进行判断，必要时， 通过查阅案件的方式获取原专利申请文件。 18 3、无效理由的选择与确定 无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性 各有不同，但它们是有关联的，对某一具体事实来 说可能会适用其中不止一个条款，请求人出于其对 法律的理解以及不同的考虑，也会就同样的事实以 不同的条款提出无效宣告请求。 一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无 效理由的，专利代理人应当认真权衡分析，选择其 中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由， 突出予以阐述，避免平均使用笔墨，缺乏重点。 19 3、无效理由的选择与确定 ！注意：当针对同一权利要求存在多个无效 宣告理由时，应当优先选择无效可能性大的实 质性条款进行重点论述。 无效理由的具体论述 重点理由的论述 1、有关专利不具备新颖性的论述 （1）简要描述无效宣告理由所涉及的权利要求的主题； （2）明确所使用的证据，并描述其公开的相关内容，包括 指出所批露的技术方案以及所引用的内容在证据中的具体 位置； （3）将专利权利要求的技术方案与证据所公开的技术方案 进行对比，客观地指出技术方案、技术领域、所解决的技 术问题和技术效果相同或实质上相同；或者将专利权利要 求的技术方案与证据所公开的技术方案进行对比，客观地 指出两者技术方案相同或实质上相同，根据所述技术方案 可确定两者适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题 ，并具有相同的技术效果。 （4）给出相关结论和法律依据，即指出权利要求不具备新 颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。 2、有关专利不具备创造性的论述 （1）简要描述无效宣告理由所涉及的权利要求的主题； （2）描述构成最接近的现有技术的证据的相关内容，包 括指出该证据所批露的技术方案以及所引用内容的具体位 置； （3）将专利权利要求与该证据公开的技术方案进行对比 ，指出区别技术特征，根据该区别技术特征所能达到的技 术效果确定发明实际要解决的技术问题，论述在现有技术 中存在技术启示，使得本领域技术人员有动机将所述区别 技术特征应用到最接近的现有技术中解决所述技术问题以 获得要求保护的技术方案，即该权利要求的技术方案对本 领域技术人员来说是显而易见的； （4）给出相关结论和法律依据，即对于发明专利，指出 权利要求不具有突出的实质性特定和显著的进步，对于实 用新型专利，指出权利要求不具有实质性特点和进步，不 符合专利法第22条第3款的规定。 3、对于说明书未充分公开权利要求所要求保护的技术方 案的论述 （1）概述权利要求所要求保护的技术方案及该方案所解 决的技术问题； （2）针对该方案所要解决的技术问题，指出说明书缺少 哪部分内容或者哪部分内容描述得不清楚； （3）分析所缺少的或不清楚的内容导致本领域技术人员 无法实现该技术方案的原因； （4）给出相关结论和法律依据，即指出说明书未清楚和/ 或完整地公开与实现有关权利要求所要求保护的技术方案 的相关内容，导致本领域技术人员无法实现该技术方案， 不符合专利法第26条第3款的规定。 4、对于权利要求书没有以说明书为依据的论述 （1）简要描述权利要求的主题和专利要解决的技术问题； （2）具体指出权利要求中得不到说明书支持的技术特征； （3）描述说明书对相关内容的记载； （4）结合说明书对相关内容的记载以及本领域普通技术人 员所应具有的普通技术知识具体分析权利要求中的上述特 征得不到说明书支持的理由； （5）给出相关结论和法律依据，即指出该权利要求没有以 说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。 5、对于权利要求未清楚限定要求专利保护范围的论述 （1）具体指出权利要求中存在的不清楚的内容； （2）分析该内容为何导致权利要求未清楚地限定要求专 利保护的范围； （3）给出相关结论和法律依据，即指出权利要求的保护 范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。 6、对于独立权利要求缺少必要技术特征的论述 （1）简要描述权利要求的主题和所要解决的技术问题； （2）结合说明书的整体内容进行分析，指出其中哪些技 术特征是解决技术问题所必需的，为什么缺少这些技术特 征就无法解决所述技术问题； （3）在此基础上指出独立权利要求中未记载上述必要技 术特征，从而得出该独立权利要求不符合专利法实施细则 第20条第2款的规定的结论。 在阅看请求书时应该注意的问题 （1）请求人主体资格及代理人资格（排除外观设计） （2）所提法律依据是否是无效的法定理由 （3）是否具体说明理由 （4）证据形式的分析：证据的中文译文、公证认证手续 （5）证据资格分析：证据的真实性、合法性、关联性、公 开性、证明力的合理质疑，进一步判断是作为抵触申请还 是现有技术，重点预测证据链形式的证据 （6）在某一无效理由明显成立时或部分成立时，是否有通 过修改权利要求来维持有效的可能，继而制定修改策略（容 易忘记的一个重要考点，进行修改的代理人要有特别授权 ） （7）补充理由和证据是否超期限，是否进行了具体说明 （8）充分理由确认证据不予考虑，可直接得出结论，如果 仅仅存在异议，应该在提出异议的同时，对依据该证据能 否使无效理由成立进行分析。 证据链形式的证据举例 请求人以如下证据说明中国历史博物馆藏有清代花楼蜀锦 织机并为公众提供照片以证明该织机构成本专利的现有技 术： （1）一张织机照片，其右上角有蓝墨水标注的“清代花 楼蜀锦织机照片”字样； （2）一张盖有中国历史博物馆财务专用章的收据原件， 其上记载内容为“成都蜀锦绣艺坊的文物照片资料费100 元”； （3）一个在信封发件人位置处印有“中国历史博物馆”字 样的信封，其收件人是“成都蜀锦绣艺坊王某”； （4）一张中国邮政汇款收据，汇款人为王某，收款人为 中国历史博物馆图片资料室杨某； （5）一张中国历史博物馆冲印照片登记表。 无关联性的证据举例 例1：请求人在宣告A专利无效时，以专利复审委员会作 出的针对B专利的无效宣告请求审查决定作为证据，认为 A专利与B专利类似，是关联案件，是对同一技术的改进 ，也应该宣告专利A无效。 意见陈述：仅需要指明上述证据与该专利A是否有效不具 有关联性。 例2：一项电热水袋的实用新型专利，该专利的电热水袋 采用的是在电解液中通过交流电使其发热的技术方案，请 求人在针对该专利提出的无效宣告请求中，引用大量的有 关在电解质溶液中通入直流电电解产生气体的现有技术证 据，证明该专利的技术方案不具备实用性。 意见陈述：在电解质溶液中通入直流电和交流电产生气体 的原理完全不同，因此请求人提交的证据与该专利是否具 备实用性之间不具有关联性。 证据真实性举例 例1：在针对一件实用新型专利提出的无效宣告请求中， 请求人提供的用于证明该专利权利要求不具备新颖性的现 有技术文件的公开日期存在明显的涂改痕迹，则可据此对 该份证据的真实性提出质疑。 例2：在针对另一实用新型专利提出的无效宣告请求中， 请求人提交了两张发票作为公开销售的证据，经过对其进 行分析发现，这两张由同一公司开具的发票的销售日期与 发票号码存在矛盾，可据此对其真实性提出质疑。 证据公开性举例 对于专利文献，本身标注有公开日期。 对于公开发行的书籍、科技杂志等出版物，其印刷日期即 视为公开日，印刷日期只写到月份的，推定其公开日为该 月的最后一天，印刷日期只写到年份的，推定其公开日为 该年的12月31日。 没有印刷日的，出版日为公开日。 同版次多印次或者多版次多印次的图书类出版物，一般应 当将该印次的印刷日视为公开日。但有证据证明实际公开 日的，应当以实际公开日为准。 例1：汽车底盘设计与构造一书，虽上面记载印刷日 ，但有证据证明该书因印刷错误导致未实际在印刷日发行 ，该书的公开日为实际发行日。 证据公开性举例 例2：计算机数据结构的底页上标有1996年10月第1 版1998年6月第2次印刷的字样，该书的公开日一般应该 认定为1998年6月30日。但有证据证明该书在1996年10 月第一次发行以来未经任何修订或者对所引用使用部分未 经任何修订的，应当将公开日认定为1996年10月31日。 例3：通信原理的底页上标有1998年10月第3版1999 年6月第2次印刷的字样，通常该书的公开日一般应该认定 为1999年6月30日，但当有证据表明该书的第1版第1次印 刷时间为1996年4月，并且从未进行过任何修订或者对所 使用部分未经任何修订，应该将公开日认定为1996年4月 30日。 例4：通信原理的底页上标有1998年10月第3版的字 样，其公开日一般认定为1998年10月31日。 意见陈述书撰写框架 一、关于修改/修改说明/权利要求书的修改 二、关于证据 例如证据的提交期限、是否真实、公开日是否在申请日前 等，因此证据应当不予考虑。 三、关于修改后的权利要求1是否符合规定（例如清楚） 的问题 四、关于修改后的权利要求1的新颖性和创造性 （1）关于新颖性 （2）关于创造性 五、关于修改后的权利要求2的新颖性和创造性 六、不予考虑的理由（未具体说明理由或超期限） 针对几种典型无效宣告理由的答复 对于不符合专利法第2条第3款有关实用新型定义的无效宣 告理由： 如果权利要求中包含的方法特征属于以现有技术中已知方 法的名称限定产品的形状、构造的，则不属于对方法本身 提出的改进；如果权利要求中包括的材料特征属于现有技 术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，则不属 于对材料本身提出的改进。 对于新颖性的答复： 点出区别技术特征即可。 对于创造性的答复： 点出最接近对比文件，区别技术特征，总结的实际解决的 技术问题，另一篇对比文件未公开区别技术特征，未给出 技术启示，具有有益效果。 6、无效程序中对专利文件（权利要求书）的修改要求 修改原则： （1）不得改变原权利要求的主题名称（例如摄影机改为摄像机 ，自行车改为自行车座，或改为自行车的制造方法） （2）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围（ R69.1）（例如删除授权权利要求中的技术特征） （3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围（A33） （4）一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征 即不得从说明书中引入权利要求中没有记载的技术特征作进一 步限定 外观设计专利权人不得修改其专利文件（R69.2） 6、无效程序中对专利文件的修改要求 修改方式： 一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删 除。 技术方案的删除：从同一权利要求中并列的两种以 上的技术方案中删除一种或一种以上的技术方案。 权利要求的合并： （a）在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的从属 权利要求 （b）相互无从属关系 （c）新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的 全部技术特征 （d）在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从 属权利要求进行合并式修改 注：只要按照合并的修改方式来修改，必然满足原则（ 1）、（2）、（4），对于是否一定满足（3）则需另 行判断。 注：不管合并还是删除，都需要特别授权。 例1：权利要求的删除 授权的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A、B、C。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：D。 3、如权利要求2所述装置，其特征在于：E。 修改后的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A、B、C、D。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：E。 例2：权利要求的特征组合（）新权利要求应当 包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征 权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A 。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：B、C。 3、如权利要求1所述装置，其特征在于： D、E。 修改后的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A、B、E。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：C。 3、如权利要求1所述装置，其特征在于：D。 例2：权利要求的特征组合（）新权利要求应当 包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征 权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A 。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：B、C。 3、如权利要求1所述装置，其特征在于： D、E。 修改后的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A、B、 C 、E。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：D。 例3：权利要求的合并 授权的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于： B、C 。 3、如权利要求1所述装置，其特征在于： D 、E 。 修改后的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A、B、C、D、 E。 例4：权利要求的合并 授权的权利要求书： 1、一种装置，其特征在于：A 、B、C 。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：D 。 3、如权利要求2所述装置，其特征在于： E。 修改后的权利要求书（）： 1、一种装置，其特征在于：A、B、C、E。 2、如权利要求1所述装置，其特征在于：D。 例5： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：D 。 3、根据权利要求2所述的装置X ，其特征在于：E 。 4、根据权利要求3所述的装置X ，其特征在于：F 。” 修改后的权利要求书为： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、 E。 2、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于：F 。” 例6： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：D 。 3、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于：E 。 4、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于：F 。” 修改后的权利要求书为： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、 E。 2、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于：F 。” 例7： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于： D。 3、根据权利要求2所述的装置X ，其特征在于： E。 4、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于： F。” 修改后的权利要求书为： “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、 E。 2、根据权利要求1所述的装置X ，其特征在于： F。” 例8： 权利要求书包括14，权利要求24分别从属于 权利要求1。 在先生效决定宣告权利要求1、3无效，维持2、4 有效。 在再次提出的无效请求中，专利权人将权利要求2 和3合并形成新的独立权利要求1，将权利要求2 和4合并成新的独立权利要求2。 例9： 授权公告的权利要求书为： 1、一种木器成型的热压模具，其特征在于： 该模具通过将废木屑和薄木片一次热压成型，由上模、中 模、下模组成而成；中模内孔的轮廓形状与下模凹槽外缘 轮廓形状相同，其高度大于下模凹槽的深度；上模高度大 于中模高度与下模凹槽深度的总和。 2、根据权利要求1所述的热压模具，其特征在于：下模凹 槽的形状与所压制产品一面形状相反，上模下表面形状与 所压制产品另一面形状相反。 3、根据权利要求1所述的热压模具，其特征在于：中模固 定安装于下模之上。 4、根据权利要求1所述的热压模具，其特征在于：中模一 侧绞接于下模上或者中模与下模采用分离结构。 5、根据权利要求1至4任