从实践到理论：我国商标俗称保护规则的演变分析.docx

从实践到理论：我国商标俗称保护规则的演变分析 社会公众多方利益的商标俗称、简称、昵称、译名等纠纷中，相关利益的归属及分配问题在司法实践中颇有争议。为协调商标法中制造商激励与消费者保护两大价值目标的冲突，我国近来由商标主动使用论转向了被动使用论，美国司法实务则创造了公众使用规则。然而，对我国而言，被动使用论实不可取，美国公众使用规则仅有些许参考价值。实际上，纷繁复杂的表象背后仍是商誉、识别性和显著性等问题。唯有拨开迷雾，探究俗称保护的本质、正当性和必要性，才能合理界定我国商标俗称的保护范围和条件，在此基础上探寻与我国传统商标法理论及现行立法和谐融洽的裁判规则。 关键词：俗称；被动使用；公众使用；消费者保护 中图分类号： DF523.3 文献标志码：ADOI：10.3969/j.i一、商标俗称引发的纠纷及司法困惑 （一）商标俗称的概念 商标俗称是社会公众对某一商标的通俗性称呼或习惯性称呼。商标俗称大体可分为四类：一是商标本身的简称，如索尼爱立信简称索爱、American Cinema Editors简称ACE；二是外文商标的民间音译，比如，美国辉瑞公司的药品商标VIGRA在我国俗称为伟哥，汽车商标LANDROVER的民间俗称为路虎或陆虎；三是商标加其他限定词，如广州本田俗称广本；四是图形商标的俗称，如法国佩里埃儒埃（英文Perrie Jouet）香槟股份有限公司的C字藤蔓花卉图形商标其别称为巴黎之花。 （二）商标俗称的法律特征 商标俗称的产生往往是社会民众约定俗成或拟制，其既不是商标的正式、官方名称（全称或译名），最初也并非经注册登记的商标。然而，其与元商标的类似性在于，俗称有可能成为一种具有特定所指的商业符号，获得某种区别性功能。 商标俗称的法律特征有：第一，商标俗称若具有显著性，主要源于使用它的社会公众，而非元商标权人，元商标权人往往很少或从未使用，甚至公开拒绝使用该俗称来指代元商标；第二，商标俗称与元商标的表现形式有明显差异，甚至截然不同；第三，商标俗称与元商标指向同一来源的商品或服务，对该俗称的使用在客观上增添或强化了俗称的对应主体本文中的俗称的对应主体，即该商标俗称所指向的主体，一般是经营者，或称制造商。在现实中，该经营者往往是元商标权人，但少数情况下也可能是第三方主体。如在一案中，公众使用March Madness同时指代两个主体的篮球联赛活动，结果法院判令两个主体均不得排除对方的使用。的商标的显著性George Co. v. Imagination Entertainment 第四，元商标往往是知名度较高的商标，甚至是驰名商标。 （三）商标俗称权益保护的司法困境2010年至今，在我国，商标俗称（含中译名）问题在学界引起了较多关注。代表性论文有：李琛.对商标俗称恶意注册案的程序法思考J.知识产权，2010（5）；邓宏光.为商标被动使用行为正名J.知识产权，2011（7）. 商标俗称所隐含的商业利益不容忽视，但基于俗称自身的特殊性，较难适用传统的商标法规则，司法实务中的适用标准也不统一。 在司法实务中，当某俗称被元商标权人以外的第三方主体申请注册时，矛盾便十分凸显：一方面，商标俗称基于公众使用而产生，俗称的对应主体并未对其进行投资，若在司法实践中直接肯定其对俗称的权益包括阻却第三方主体申请注册该俗称的权利。，可能被视为不劳而获，欠缺正当性；另一方面，俗称经由公众使用与俗称的对应主体的商品或服务产生了特定联系，若准许第三方主体经由注册取得该俗称的商标权，客观上难免导致消费者误解或混淆，对元商标权人似乎有失公允，元商标权人的商誉有被搭便车的危险。 在我国，商标俗称纠纷如何选择适用商标法或者反不正当竞争法？在商标法框架中，俗称的对应主体能否基于公众使用而取得对该俗称的商标权益，该权利范围如何？俗称的第三方主体在对俗称进行注册申请时，俗称的对应主体能否阻却其注册申请？若能阻却，其根据何在？ 二、我国的方案：从主动使用到被动使用的转变 （一）我国的案例梳理 （二）我国既有案例的裁判规则 上表中的案例可大致分为两类：一类是以索爱、伟哥和巴黎之花等案为代表以下简称案例群1。，终审判决结果均是准许或维持了第三方主体对俗称的注册，元商标权人所主张的权利则被驳回，元商标权人对第三方主体申请注册俗称的阻却请求也被驳回；另一类是以广本、路虎和广云贡饼等案为代表以下简称案例群2。，终审判决结果是支持了元商标权人的诉求。 1.案例群1：主动使用论的集中体现 伟哥案中，法院指出，辉瑞公司在其药品上使用万艾可标识进行商业宣传，而伟哥则是公众对其药品的称呼，不等于公司自己使用了伟哥标识。索爱案中，最高人民法院认为：本案中的争议商标索爱，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源；在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为该公司创设受法律保护的民事权益。最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）。案例群1中，终审裁判结果大多认为，只要元商标权人没有主动使用 商标俗称进行宣传，那么即使该俗称经由媒体和社会公众的使用而与元商标权人商品服务形成了对应关系，也不构成商标获得或侵权意义上的商标使用。这一主动使用论是我国的传统观念，核心内涵在于：商标的使用即主动使用，单纯的社会公众或第三方主体对商标俗称的使用行为不可能成为俗称的对应主体在此，元商标权人并非商标俗称的实际使用者。主张其对该俗称享有商标权益的根据或理由。 2. 案例群2：承认和肯定被动使用的新趋势 在案例群2以及索爱案的一审、路虎案的一审中，法院却认为：消费者与媒体对商标俗称的使用，在客观上产生了区分产品来源的实际效果，只要元商标权人未明确拒绝该俗称与自己的产品或服务之间的指代与被指代关系，便可解释为元商标权人使用了该俗称，并因此对商标俗称享有了相应权益。 在路虎案中，北京市高级人民法院主张：即使并未主动宣传，但从媒体对宝马公司有关负责人的采访文章中可以看出，该公司认可中文路虎对其LANDROVER越野汽车商品进行指代，便可证明其在中国将中文路虎作为LANDROVER的商品名称进行使用。在广云贡饼案中，一审法院甚至直接在裁决文书中将行政主管机关和行业协会向广东茶叶公司颁发的奖项中使用广云贡饼的行为界定为商标的被动使用行为，以证明广云贡饼作为未注册商标已在先使用并具一定影响，其产生的权益应由广东茶叶公司享有。 （四）简评 在我国司法实践中，2011年的路虎案则是重大转折点。2010年的索爱案是最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）中的经典案例。在广本案中，法院驳回了他人对商标俗称的注册申请，但同时回避了对商标使用问题的定性，而是援引了商标法第28条，基于商标近似规则进行了裁判。然而，从2011年的路虎案开始，法院却一改主动使用论，广云贡饼案更是明确提出被动使用论，引起了学界的密切关注。 主动使用论有利于制造商激励价值目标的实现，而肯定被动使用的效力则能更好地实现消费者保护的目标，防止消费者的误认或混淆。客观地看，上述转变有利于保护商标俗称与经营者之间的客观联系，淡化实际使用主体的影响。然而，如何完善具体规则，避免走向另一个极端，尚需进一步探讨。 二、美国的经验：公众使用规则 我国学界集中介绍美国公众使用规则的成果并不多，经检索主要有2篇：陶安安.论美国商标俗称司法实践中的公众使用规则J.成都理工大学学报（社会科学版），2014（1）；智凤云.商标俗称法律保护之研究以中美案例比较分析为视角D.上海：华东政法大学，2013.笔者本部分的论述主要是基于本人对美国诸多判例的研究，部分观点上与国内学者不同，判例介绍和述评也有区别。普通法视角下的衡平 （一）公众使用规则的内涵 美国20世纪初即已出现商标俗称权益纠纷，司法实践中形成了一项公众使用规则1136，核心内涵为： 本文由提供， 网专业代写教育教学论文和以及发表论文服务，欢迎光临.com商标俗称如果仅凭公众、媒体的使用而在消费者心目中与特定商事主体的产品产生了对应性和一致性，则即使该商事主体未曾将该俗称用于商业宣传，也可就该俗称享有商标权利。Coca-Cola Co. v. Busch， 44 F. She abbreviation of the trademark which the public has used and adopted as designating the product of the Coca-Cola Co. is equally as much to be protected as the trademark itsxpress Co.， 207 U.S.P.Q. 356 （T.T.A.B. 1980）； Big Blue Products， d 1072 （T.T.A.B. 1991）（IBM may be able to prove that the designation BIG BLUE was a trade name identifying IBM because of use in the trade， news media， and public even prior to first actual use as a trademark by IBM in 1988）； National Cable Television Assn v. American Cinema Editors， uch public use by others inures to the claimants benefit and， where this occurs， public use can reasonably be deemed use by that party in the sense of a use on its behalf.）.经由司法经验的沉淀，公众使用规则在平衡多方利益的若干判例中，发展出了诸多适用条件或范围的限定。我们有必要对其进行梳理，了解该规则的产生与发展轨迹。 （二）公众使用规则的发展历程 1.COCA-COLA系列案Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.， 235 F. 408， 409 （D. A （9th 1942）； The Coca-Cola Company v. Christopher， 37 F. S公众使用问题的萌芽 在Coca-Cola Co. v. Koke Co. of Am.案中，可口可乐公司未使用过KOKE，但公众长期用KOKE指代可口可乐，形成了对应关系。经三级法院审理，美国联邦最高法院最终以反不正当竞争中的保护消费者原则禁止被告注册KOKE这一俗称。在这一阶段，法院仅在反不正当竞争法范围内为俗称利益提供有限救济。 2.Bunny Clubq uo;等案公众使用规则的酝酿与初步确立 1970年代开始，美国陆续出现Bunny Club案Pieper v. Playboy Enterprises， 系列案Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard， 175 U.S.P.Q. 563， 564 （N.D. rk Aktiengesellschaft v. Smith， 471 F. S. The Bug Hospital， ngesellschaft v. Hoffman， 489 F. S大多涉及类似使用问题商标权人虽未在产品上使用俗称，但在广告宣传中使用，或作为分级标识、商号中的显著性部分、企业名称的缩写等进行使用，并与产品建立对应关系时，可能被视为商标法意义上的使用207 U.S.P.Q. 356 （T.T.A.B. 1980）. at 363.。 在Bug系列案件中，1980年的大众公司诉Hoffman案Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Hoffman， 489 F. S具有重要意义。该案首次明确将公众使用规则确定为商标法的一项规则；而且明确了，只要元商标权人不反对公众使用商标俗称来指代自己，即使未使用过该俗称，元商标权人也可获得俗称的商标权。这标志着公众使用规则的初步确立。 3.ACE案National Cable Television Association， 此处简称为ACE案。公众使用规则的正式确立有学者认为，St. Louis Rams案（即Johnny Blastoff， r. 1999）是美国公众使用规则的确立之诉。（参见：陶安安.论美国商标俗称司法实践中的公众使用规则J.成都理工大学学报（社会科学版），2014（1）.）但笔者认为，1991年的ACE案才是公众使用规则正式确立的标志。 1991年的ACE案是公众使用规则正式确立的标志。此前，公众使用作为一项规则的地位并未正式确立，也未获得普通认可此时，美国部分法院甚至并不认可公众使用对商标权益产生的影响。 ACE是公众对美国电影编辑协会的简称。起先，American Cinema Editors向TTAB申请撤销National Cable Television Association在有线电视上的服务商标ACE，理由是在被申请人注册之前、该标志已经公众使用与自己建立了联系，自己对ACE享有权利。TTAB支持了申请人的撤销请求。National Cable Television Association不服，向美国联邦上诉法院起诉。法院认为，若公众使用商标俗称是为了俗称的对应主体的利益，则即使不存在自身的使用而仅有公众的使用，也可以认定俗称的对应主体在该俗称上享有商标权，此时公众的使用可视为俗称的对应主体自身的使用937 F.2d 1572 （法院还认为，仅有公众使用也可认定俗称的对应主体对俗称享有商标权。 之后，美国联邦第七巡回法院等也在1999年的St. Louis Rams案Johnny Blastoff， r. 1999）. 有学者称之为洛杉矶公羊足球公司商标俗称纠纷案。该案的重要意义，一是表明了美国联邦第七巡回法庭对公众使用规则的肯定态度，二是扩展了公众使 本文由提供， 网专业代写教育教学论文和以及发表论文服务，欢迎光临.com用规则的适用范围。等多起案件中确认了公众使用规则。 4.March Madness案等公众使用规则的深化、发展和完善（1）俗称对应主体的态度问题 在1980年的大众公司诉Hoffman一案Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Hoffman， 489 F. S中，法院认为，只要俗称对应主体不反对或拒绝公众用俗称指代自身，则其即使未实际使用过俗称，也能获得对俗称的商标权。可见，适用公众使用规则时的限定条件是：不反对或拒绝公众的俗称使用行为。 （2）禁反言规则其本质和精神与英美契约法中的弃权与禁反言（waiver and estoppels）规则相同。 第一，Harley-Davidson Inc.案Grottanelli， 164 F. 3d. at 813-14. 该案原告为Harley-Davidson Inc.。20世纪50年代起公众用Hog一词指示原告的产品，原告在几番犹豫后接受，于1983年创立了车友俱乐部Harley Owners Group或H.O.G.并将Hog用于品牌商品（非摩托车）上，于1987和1988年将Hog注册为商标。原告发现被告将The Hog Farm用于维修店并在广告中使用Harley-Davidson，遂起诉被告侵权。被告辩称，Hog被公众和媒体广泛使用后已成为大型摩托车的通用名称。 美国联邦第二巡回法院认为，无论Hog之前的显著性如何，其后已成为通用名称，部分原因在于原告的努力区分行为。法院还指出，在公众用其指代原告产品前，Hog即为指代大型摩托车的通用名称。最后，法院判令被告不得使用原告的商标（Harley相关标识），但可在不混淆且不含有原告商标元素的前提下使用Hog。Grottanelli， 164 F. 3d. at 813-14.显然，原告若干年的区分（否定）态度起了重要作用；法院还认为原告不得反言。 第二，Kellogg Co. v. Exxon Corp.案Kellogg Co. v. Exxon C 该案法院认为，俗称的对应主体在对俗称主张权利上的懈怠延迟不能成为被告的充分抗辩理由，只有俗称的对应主体以积极的行为方式明确拒绝用俗称指代自己商品与服务时，才是充分的抗辩理由。Kellogg Co. v. Exxon CMadness案Illinois High School Association v. GTE Vantage 年的March Madness案涉及通用名称问题，有一定特殊性。1940年起，伊利诺伊中学联合会以下简称IHSA。使用March Madness指代其篮球联赛活动 该活动于每年3月开始举办，持续到4月初。，并许可特定经销商在与相关商品上使用。1982年美国一播音员使用其指代另一篮球联赛NCAA的 其举办时间与IHSA相同。此后其被公众和媒体广泛用于指代NCAA和IHSA的篮球联赛。1993年，NCAA许可经销商（包括Vantage）使用该标识。1994年，IHSA诉称Vantage侵犯了商标权。 地方法院认为，March Madness已成为通用名称。后原告上诉主张，该俗称未成为通用名称。美国联邦第七巡回法院认为，原告的标记已进入公有领域，不可能重新成为商标。法院指出：不论如何称呼，它都是公众指代其他东西，而非IHSA的名称，当公众用同一词指示两个对象且均产生联系时，其已成为双方共用词，IHSA丧失了其商标权；因此双方均不得禁止对方使用。 （三）简评 对以上判例进行简单梳理：Bug案中，支持俗称对应主体的依据主要是公众使用+关联企业使用（类似使用）；Hog案中，支持第三方主体的依据主要是通用名称+禁反言；而在ACE案中，支持俗称对应主体的依据赫然变成了公众使用=自身使用=在先使用。可见，美国的公众使用规则是经过历史积淀才逐渐形成的判例法规则，仍然处于不断发展中2009年的LCR案（George Co. v. Imagination Entertainment 就涉及该规则的反向适用问题，是最新发展。 三、探寻商标俗称保护的本质 （一）商标俗称自身的一般性与特殊性 俗称本来仅是一个俗语，与其他词语一样仅在语言交流、沟通的层面上发挥作用。从构成要素上讲，俗称本身在成为一个商标无论是否提交注册。之前，仅对社会公众（含消费者）的听觉起作用，是一个抽象的符号。因此，俗称的使用本属公共领域的问题，不会牵涉商业利益、竞争或者搭便车。 然而，当某一俗称被商业活动参与者，尤其是存在竞争关系的第三方主体商业使用时，情况可能发生变化。元商标权人将会十分关注相关使用行为的正当性及其被不当利用、搭便车的危险。可见，俗称的使用仅在被第三方主体进行商业使用时，才会发生所谓的保护问题，其背后仍是俗称所指向的元商标的商誉、含义、识别性等商标权的客体。 另一方面，任何术语（含俗称）都可能在历史发展过程中产生或衍生出多种含义，这与使用主体（可能是媒体、公众、消费者或经营者等）的具体使用过程、使用意图等密切相关。而且，某俗称的具体含义可能是一个动态发展的过程，必须具体分析，且严格划定其保护条件及范围。 因此，即便是在商业使用环境下，要想论证第三方主体使用某俗称行为的不法性，要么须论证其主观心态或使用意图的不法性，如搭便车、驰名商标淡化、被冒用、被侵占的恶意等，要么须论证该行为客观效果的不法性，如导致混淆、消费者欺骗或淡化等。无论如何，唯有在严格限定的条件和情形下，商标俗称才有可能在法律层面上被上升为元商标权人的一种应受保护的利益。 从这种意义上说，在欠缺其他法定条件的情况下，若仅凭社会公众的使用行为和事实，商标俗称本身并非一种商标权，也非元商标权人在先使用且有一定影响的商标；对于俗称，元商标权人既不能当然享受类似于商标专用权的保护，也不能基于公众使用事实便当然享受相当于先用权（即在先使用权）的保护。可见，俗称不仅不是一种固有的权利，而且也并非元商标权法律效力的自然延伸或衍生品。 （二）商标俗称保护的本质和正当性 商标俗称原本属于公有领域的范畴，经过公众使用才产生外部性外部性（externalities）是经济政策理论中的一个重要概念，是指某些成本或收益外在于行为人的事实状态，其本质是，给别人带来的好处或损失不被计算在价格之中，交易不能严格按照等价交换来开展。具体到知识产权领域中，知识具有社会性和专用性的双重属性，是一种不可能通过完美界定产权来消除外部性的物品，权利的初始界定始终具有不完美性。，俗称的对应主体并未对俗称符号付出专有性投资。因此，与将商业符号作为一项独立财产予以保护的商标淡化案件不同，商标俗称纠纷中所应保护的不是俗称符号的标记价值，而是其区分价值消费者建立的俗称的对应主体与俗称之间的特定联系；所以，将俗称的权益分配给俗称的对应主体，必须具有正当性。 与其说商标俗称纠纷中保护的是消费者所建立的俗称的对应主体与俗称之间的特定联系，不如说是俗称对应主体的商标经过长期投资使用获得的公众认可和信赖，由于其具有了知名度和影响力，产生了新的价值（外部性）。为防止他人对该商标进行搭便车等类似的寄生性使用，商标禁用权的范围便扩展到其俗称之上。从经济分析角度看，若不对第三方使用俗称的行为予以规制，搭便车者将利用少量成本攫取与强势商标相关联的利润，这就损害了一个商标所体现出的信息资本，而且，搭便车的可能性将消除尽早开发出一个有价值商标的激励。 若经公众使用，某一俗称与元商标之间形成了（唯一）对应关系，则公众的使用将不断强化元商标的商誉，不断增加元商标的显著性；此时，若随意允许第三方主体对该俗称进行商标性使用或其他商业使用，可能会导致市场混 淆、侵占元商标商誉等消极后果。 因此，我国司法实践十分重视对俗称与元商标之间对应关系的考察，而美国司法实践则注重公众对俗称的使用是否增添了元商标的显著性；二者本质上是相同的。惟有在俗称使用增添了元商标显著性的前提下，将俗称所蕴含的商誉或利益分配给元商标权人才是公平、公正和合理的。 （三）商标俗称保护范围的合理限定 不仅俗称的保护是有条件的，其保护范围也是有限的。即使是站在消费者保护的价值取向立场上，单纯的公众使用也并非元商标权人对俗称本身获得或享受类似于商标权保护的正当原因。 因此，除非具备其他的法定条件比如，元商标权人的公开明确承认，或者自身实际使用否则，仅凭社会公众的使用行为和事实，在法律上，商标俗称并不足以构成一种商标权，也不足以成为元商标权人在先使用且有一定影响的商标；此时，对于俗称，元商标权人既不能当然享受类似于商标专用权的保护，也不能基于公众使用的事实便当然享受到相当于先用权的保护。 四、我国商标俗称保护规则的重构 （一）我国商标俗称保护规则的价值取向 1.两大价